Sentencia CIVIL Nº 578/2018, Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5, Rec 1081/2017 de 06 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

SENTENCIA núm 000578/2018
Presidente
D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER
Magistrados
D. ALFONSO Mª MARTÍNEZ ARESO
Dª. MARIA SAENZ MARTINEZ (Ponente)
En Zaragoza, a 6 de septiembre de 2018
En nombre de S.M. el Rey,
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los
Autos de Procedimiento Ordinario 0000044/2017 - 00, procedentes del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº
1 DE ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN)0001081/2017
, en los que aparece como parte apelante , Martina , representada por la Procuradora de los tribunales,
MARIA BLANCA PRADILLA CARRERAS; y asistido por el Letrado JUAN MANUEL VIVES LUZÓN; y como
parte apelada , Mónica , representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA DEL PILAR ARTERO
FERNANDO; y asistido por la Letrada Dª. ENRIQUE GARASA TURRAU, siendo el Magistrado-Ponente el
Ilmo. SR MARIA SAENZ MARTINEZ

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 13 septiembre 2017 , cuyo FALLO es del tenor literal: 'Que desestimando la demanda interpuesta por Martina contra Mónica debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos de la parte actora, con expresa condena en costas de la demanda a la parte demandante.'

SEGUNDO .- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante y dado traslado a la parte contraria, se opuso, elevándose los autos a esta Sala donde se registraron al nº de rollo arriba indicado, señalándose día para deliberación, votación y fallo el 18 de mayo de 2018.



TERCERO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales oportunas.

Fundamentos

PRIMERO.- PLANTEAMIENTO DEL RECURSO La parte actora, Martina , es titular de la marca nacional 'ANTIPRINCESAS', nº 3576417, clase 16 del nomenclátor.

En su demanda insta el cese de uso de la marca 'ANTIPRINCESAS', para referirse real o virtualmente a los productos que se comercializan bajo la marca 'OTRAS PRINCESAS', de conformidad con los artículo 34 , 41 y 42 y concordantes de la Ley de Marcas .

La parte demandada niega que se den los presupuestos de la infracción alegada.

La Sentencia desestima la demanda, considera que no hay vulneración del uso de la marca al entender que queda acreditado que la demandada no es responsable del uso de metadatos utilizados por terceros, puesto que ello escapa de su control, ni ha obligado a hacerlo y, además, en cuanto a la referencia realizada de la marca en las páginas personales de la demandada, la misma es de carácter informativo y solo podría dar lugar a rectificación.

La Sra. Martina recurre la sentencia y alega que: La demandada mantiene el uso de la marca 'antiprincesas' en las descripciones de sus productos, en los metadatos y en el código fuente en su web, y en empresas importantes del tráfico comercial web.

La demandada usa de forma ilícita, sin título ni derecho, la marca 'antiprincesas' en detrimento de la actora, sin que haya realizado actuación alguna para impedirlo, sin hacerlo con la finalidad de efectuar comparación dentro de un marco de leal competencia.

El uso ilegítimo de la marca supone que su titular deba ser resarcida, conforme se justifica.

La parte demandada se opone a la estimación del recurso y insta la confirmación de la sentencia, ya que considera que la demandada no vulnera ningún derecho marcario de la actora, como así acredita la pericial judicial realizada a instancia de la actora, y demás argumentos expuestos en su contestación a la demanda.



SEGUNDO.- DERECHO EXCLUSIVO DE MARCA El artículo 34 de la Ley de Marcas señala que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El titular podrá prohibir, entre otras actuaciones, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Las marcas permiten que los consumidores puedan asociar un determinado producto o servicio a un origen empresarial o profesional determinado, lo cual reduce sus costes de búsqueda gracias a la información que la marca le transmite sobre la calidad del mismo y, especialmente, en los productos y servicios cuyos atributos no son fáciles de advertir con su simple observación, esa identificación estimula a los fabricantes a invertir en calidad y reputación. Todo lo cual redunda en definitiva en una mayor transparencia e integridad del mercado.

Como cualquier derecho de propiedad intelectual, el derecho de marca, en tanto que permite excluir el uso de la misma o de un signo similar a terceros en el tráfico económico bajo ciertas condiciones, acarrea también ciertos costes. De ahí que los legisladores hayan tratado de paliar ese efecto introduciendo limitaciones o excepciones al derecho de exclusión que la marca concede a su titular (la exigencia de que tenga carácter distintivo, la obligación de uso, las prohibición de registrar signos descriptivos, la doctrina del agotamiento del derecho...).

La STS de la Sala 1ª, de 26 de febrero de 2016 , analizó un supuesto en el que la compañía 'Maherlo Ibérica, S.L.', dedicada a la venta directa al público y a distancia (vía telefónica e internet) de calzado que aumenta la altura de sus usuarios, al llevar insertas en su interior unas cuñas de 3 centímetros, titular de dos marcas comunitarias figurativas registradas ambas para las clases 18, 25 y 35 , interpuso demanda por violación de tales marcas contra la empresa 'Charlet, S.A.M.', por haber seleccionado como palabras clave ('keywords') los signos 'Masaltos' y 'Masaltos.com', en el servicio remunerado de referenciación adwords de Google.es, lo cual en caso de que el usuario introduzca tales términos en el cajetín del buscador hace que aparezca entre los resultados de la búsqueda.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Recurrida ésta en apelación, la Audiencia Provincial de Alicante desestimó el recurso, ratificando plenamente las consideraciones de la sentencia apelada. El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por la demandada y confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Alicante de 5 de diciembre de 2013.

La cuestión más relevante que el Tribunal tuvo que resolver, fue determinar si la selección y uso por la demandada de los signos 'Masaltos' y 'Masaltos.com', como palabras clave ('keywords') en el servicio remunerado de referenciación adwords de Google.es , que tras ser introducidos por el usuario en el cajetín del buscador hacía aparecer en la parte superior de los resultados de la búsqueda un enlace patrocinado que contiene el anuncio antes reseñado constituía una infracción de las marcas comunitarias de la actora bajo el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre Marca Comunitaria (en adelante RMC).

Es doctrina establecida por el TJUE, que la selección de un signo incompatible con una marca anterior como palabra clave, bien para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios de su titular, bien para inducirles a confusión sobre el origen empresarial de sus productos o servicios, haciéndoles creer que proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste, constituye un uso en el tráfico económico para los productos o los servicios del competidor (v. por todas, SSTJUE 12 de julio de 2010, asunto C-324/09 , 'L ' Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros', 25.3.2010 'Die BergSpechte, 23.03.2010, asuntos acumulados C-236/08 - C-237/08 y C-238/08 , 'Google France y Google', 8.7.2010 'Portakabin'). Por consiguiente, es claro que el uso que las demandadas hicieron de las marcas controvertidas era, a la luz de esa doctrina, un uso marcariamente relevante a los efectos del artículo 9.1 b) del RMC y así lo consideró el Tribunal Supremo.

La noción legal de marca, según el artículo 4 de la LM o el artículo 5 del RMC, ha de servir para identificar en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de otras. Existe la posibilidad de que el empleo de un signo incompatible con una marca anterior como keyword pueda llegar a transmitir información acerca del origen empresarial de los productos o servicios del tercero que emplea el signo. Si así fuera, en su caso debería enjuiciarse bajo parámetros de la Ley de Competencia Desleal, que es bajo la cual han de examinarse los casos de uso no marcario de una marca ajena.

Como señala el TS, al igual que en este caso, es exigible el uso a título de marca, esto es, para distinguir productos o servicios propios o ajenos de los de otros en el mercado, para considerar el uso de un signo como un uso marcariamente relevante.

En este caso se enjuicia principalmente la infracción del derecho marcario, por el uso o selección de la misma como palabra clave, con especiales circunstancias que se expondrán.

No obstante, el uso de un signo incompatible con una marca para productos o servicios no es, con todo, bastante para estimar la existencia de una infracción de la misma. El TJUE tiene sentado que ese uso tiene que perjudicar o poder perjudicar los intereses específicos del titular de la marca en cuanto tal, que se han concretado en aquellos directamente relacionados con la preservación de las funciones de la marca; esto es y según el TJUE: la función indicadora del origen empresarial, la función publicitaria y a la de inversión. Y ello, precisamente, porque como advierte el Tribunal Supremo, siguiendo lo que ya estableciera el TJUE (v.

por todas, SSTJUE de 3 de marzo de 2016, asunto C 179/15 y 6 de febrero de 2014, asunto C-65/12 , cit.

supra) ' el derecho (de marca) no es absoluto y está sometido a determinadas limitaciones. Entre otras cosas, porque el derecho de exclusiva consustancial a la marca, llevado a sus últimas consecuencias, puede originar determinadas disfunciones en el mercado; por un lado, al restarle transparencia, y, por otro, al lesionar los legítimos intereses de los competidores, por servir de obstáculo para su desempeño comercial lícito' .

En la Sentencia de 26 de marzo de 2016, el TS confirma que no se lesionan ninguna de las funciones de la marca antes mencionadas. De modo que las marcas controvertidas no han sido infringidas. En efecto, respecto de la a función de indicación de origen de la marca, el Tribunal estima que ' la sentencia de la Audiencia excluye correctamente que pueda haber riesgo de confusión (que incluye el de asociación), porque los términos denominativos de las marcas mixtas 'Masaltos' y 'Masaltos.com' no aparecen ni en el título ni en el texto del anuncio, ni en el nombre de dominio al que dirige dicho anuncio'.

Como recuerda el TS, de acuerdo con el TJUE ( SSTJUE 12 de julio de 2010, asunto C-324/09 , 'L ' Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros'22.09.2011 C-323/09 'Interflora ', 25.3.2010 'Die BergSpechte, 23.03.2010, asuntos acumulados C-236/08 - C-237/08 y C-238/08 , 'Google France y Google',), con dichas circunstancias, difícilmente puede menoscabarse la función esencial de la marca, ya que ello se produce cuando ' la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero '.

Por tanto, la sentencia reconoce explícitamente el derecho de marca no es absoluto.

En este caso, ni siquiera la parte demandada ha utilizado como keyword la marca de la actora, sino que se asocia dicho signo distintivo por los buscadores de la web, debido a que en otros países hispanoamericanos se utiliza el signo distintivo 'antiprincesas' para libros infantiles, con anterioridad a que la actora registrara la marca española, la cual en la actualidad, ni desde su registro, ha sido utilizada para distinguir productos como los que comercializa la demandada.



TERCERO.- USO DE LA MARCA 'ANTIPRINCESAS'.

La parte actora reconoce que la demandada, Mónica , no ha utilizado la marca de la que es titular en términos de comparación, no obstante pretende impedir que utilice dicho signo distintivo en redes de comunicación telemática.

La demandada coedita en España, junto con la Editorial Chirimbote, una colección de libros infantiles argentina, que en otros países de Hispanoamérica se comercializa bajo la marca 'ANTIPRINCESAS', y en España al estar registrada dicha marca nacional, lo hace bajo la marca 'OTRAS PRINCESAS'. No obstante, la actora considera que se vulnera su derecho de marca al mantenerse el entramado cibernético subyacente, concretamente se refiere a metadatos, código fuente, descripciones...

Según la actora, la vulneración de su derecho de marca se produce cuando en cualquier buscador de internet, como por ejemplo Google, Bing, o Yahoo, se pone la palabra 'ANTIPRICESAS', y dicha búsqueda redirige a las páginas del producto de 'OTRAS PRINCESAS', como así acredita la pericial informática aportada al efecto. La Sra. Martina entiende que la demandada se apodera así de su marca, vulnerando su derecho.

Los hechos controvertidos fijados fueron de una parte, si la demandada utilizaba la marca de la actora en España, y de otra, si en la página web de la de la demandada denominada 'maimemujer', existen metadatos que relacionan 'ANTIPRINCESAS', marca nacional de la actora, con 'OTRAS PRINCESAS', marca nacional de la demanda.

De la prueba practicada cabe destacar los siguientes hitos relevantes: En mayo de 2015, Chirimbote edita en Argentina una colección de libros infantiles llamados 'ANTIPRINCESAS'.

El 2 de septiembre de 2015, la Sra. Martina , también de argentina, solicita el registro en España de la marca 'ANTIPRINCESAS' para el nº 16 del nomenclátor, es decir, para libros infantiles y otro tipo de libros e ilustraciones.

El 12 de enero de 2016, la demandada suscribe un contrato de 'impresión y comercialización' con Chirimbote, con el fin editar la colección argentina de 'ANTIPRINCESAS' en España.

El 14 de enero de 2016, la Sra. Mónica solicitó el registro de la marca MAINE MUJERES, y el 25 de enero de 2016, de 'OTRAS PRINCESAS', para el nº 16 del nomenclátor.

El 26 de mayo de 2016, la demandada recibe un requerimiento del Letrado de la actora para que cese en el uso de la marca de esta, por tanto no fue a raíz de dicho requerimiento cuando se empezó a comercializar bajo la marca 'OTRAS PRINCESAS', sino desde el inicio de su actividad, pese a tratarse de la comercialización de la colección de libros para niños argentina denominada 'antiprincesas'.

En atención a lo expuesto y a la prueba practicada, yno puede entenderse que se haya vulnerado el derecho de marca de la actora: En primer lugar, queda acreditado, y la parte actora reconoce, que los libros editados y distribuidos por la Sra. Mónica a través de Maime Mujer, no utilizan la expresión 'antiprincesas'.

En segundo lugar, la confusión con los productos de la actora en ningún caso ha podido producirse porque la parte afirma y reconoce que a través de su tienda on-line 'universoburbuja.es', vende tazas ilustradas, pañuelos ilustrados, carcasas de móvil..., pero no utiliza la marca 'antiprincesas' para libros infantiles, pese que puede hacerlo al tener dicha marca resgitrada para ese tipo de productos. Además, tampoco está dada de alta como editora de libros, según la documental aportada.

En tercer lugar, en cuanto a la posible vulneración de su derecho marcario a través del uso de metadatos o robots de búsqueda con la expresión antiprincesas, y a la existencia de páginas webs en las que se hace constar la palabra 'ANTIPRICESAS'.

La prueba pericial judicial practicada a instancia de la actora, con el fin de acreditar tal vulneración, realizada por un funcionario del Servicio de Tecnologías de la Información e Infraestructuras de Justicia de la Dirección General de Justicia de Aragón, es concluyente y determina que la demandada no usa etiqueta alguna o metadato con la denominación 'antipricesas'. Es decir, determina que la demandada es ajena a cualquier vinculación que realicen las páginas de búsqueda de internet entre su marca y la de la actora.

En el informe pericial al analizar el código fuente de la página www.maimemujer.com, concluye que no hay uso de la palabra clave 'antiprincesas' en las metaetiquetas que pudieran servir a los robots para su indexación. Tampoco se encuentra dicha palabra en el código fuente de la página.

De otra parte, el hecho de que inicialmente en la página de maimemujer se advirtiera de que iba a editar en España la colección 'antiprincesas' de la Editorial Chirimbote de Argentina bajo la denominación 'antipricesas', no supone un infracción marcaria, ya que no produce confusión sino lo contrario, puesto que aclara la situación entre las marcas en atención a una realidad que existe y que va más allá de las fronteras de un estado. Con ello se ha limitado a dar una información precisa y clara. No puede obviarse que existe un comercio global a través de internet en el que las barreras son entendidas de diferente forma, y se trata de una marca nacional que no es de carácter renombrada, y que esta registrada en otros países.

Asimismo, el informe del perito judicial señala que no parece que la demandada, Sra. Mónica , titular de la marca 'otras princesas', incluya metadatos en su página web que fomenten la indexación de su colección de libros a la palabra 'antiprincesas' en buscadores.

El informe pericial verifica que dichos productos aparecen referenciados sobre todo en páginas de venta como Amazon o Casa del Libro, por citar algunas, lo que sugiere que son esas empresas, a través de los buscadores, quienes han asociado el término 'antiprincesas' a la colección de libros 'otras princesas', debido a los motores de búsqueda que tienen dichas empresas, que posiblemente han extendido el término 'antiprincesas' a 'otras princesas', al cambiarse su nombre en España. El perito ha aclarado en juicio que dichas páginas web solo las controlan sus titulares, y que en nada ha incidido la demandada.

Por tanto, en atención a la valoración de la prueba practicada y de la legalidad vigente, no cabe hacer responsable de tal circunstancia a la demandada, ni entender que haya vulnerado el derecho de marca de la actora, por lo que el recurso ha de desestimarse

CUARTO.- COSTAS.

Desestimado el recurso, de acuerdo con el artículo 398 LEC , procede imponer las costas a la recurrente.

En virtud de lo expuesto,

Fallo

La Sala acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por Dª. Martina , contra la sentencia de 13 de septiembre de 2017 dictada por la Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Zaragoza , al que el presente rollo se contrae, y en consecuencia, confirmamos el fallo de la resolución recurrida, con imposición de costas del recurso a la parte recurrente.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir dada la desestimación del mismo.

Contra la anterior Sentencia cabe, en su caso, recurso de casación y extraordinario por interés casacional ante esta Sala en el plazo de veinte días, del que conocerá el Tribunal competente, debiendo el recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado, un depósito de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4887) del Banco de Santander, debiendo indicar en el recuadro 'Concepto en que se realiza' 06 Civil- Casación, y sin cuya constitución no se admitirá a trámite.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo,