Sentencia Civil Nº 59/2011, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4, Rec 793/2009 de 04 de Febrero de 2011

Encabezamiento

SENTENCIA

Iltmos. Sres.-

PRESIDENTE: Dona Emma Galcerán Solsona

MAGISTRADOS: Dona María Elena Corral Losada

Dona María Paz Pérez Villalba

SENTENCIA

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a 4 de febrero del 2011

VISTAS por la Sección 4a de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas en los autos referenciados (Juicio Ordinario 62/2008) seguidos a instancia de EDITORIAL PRENSA CANARIA S.A., parte apelada, representada en esta alzada por la Procuradora D a Rita Rodríguez Guerra y asistida por el Letrado Don Angel A.Montesdeoca García, contra RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A., parte apelante, representada en esta alzada por el Procurador Don Manuel Teixeria Ventura y asistida por el Letrado Don Juan Manuel Otero Lastres, siendo ponente la Sra. Magistrada D a María Paz Pérez Villalba, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. de lo Mercantil número 1, se dictó sentencia en los referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece: « Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Rita Rodríguez Guerra en nombre de la entidad mercantil Editorial Prensa Canaria SA, contra la entidad Radio Pública de Canarias SA, representada por el Procurador Manuel Texeira Ventura, condeno a la demandada:

1.-Que se abstenga de difundir ( editar, publicar y distribuir) y cese definitivamente todo anuncio o publicidad que contenga el término ' CANARIAS RADIO' en forma gráfica, escrita, sonora, visual o audiovisual, ya se difundan dichos anuncios o publicidad por el medio de comunicación, soporte o modalidad o difusión que sea incluso en soporte Internet o digital.

2.-cese y se abstenga, en general, de realizar cualquier acto de confusión comparación e imitación de la marca y denominación 'RADIO CANARIAS' que genere riesgo de asociación con 'CANARIAS RADIO'.

3.-Ordeno la publicación de la presente sentencia en idéntica forma, soportes y relevancia que aquella en la que se publicitó 'CANARIAS RADIO' a costa del demandado. »

SEGUNDO.- La referida sentencia, de fecha 9 de junio del 2009 , se recurrió en apelación por la parte demandada, interponiéndose tras su anuncio el correspondiente recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la parte contraria presentó escrito de oposición al recurso alegando cuanto tuvo por conveniente y seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se senaló para discusión, votación y fallo tras haber formulado las partes las conclusiones que estimaron oportunas sobre las resoluciones judiciales aportadas como documental en esta Alzada..

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la entidad actora se presentó demanda en ejercicio de una acción de publicidad ilícita y acción de competencia desleal alegando en síntesis que es titular de la concesión administrativa que la habilita para la emisión de radio F.M RADIO CANARIAS en la fase 1 a del plan Transitorio Nacional de Ondas Métricas con Modulación de Frecuencias, estando inscrita en el registro de empresas radiodifusaras y que tal emisora viene desarrollando su actividad con normalidad y publicitándose como RADIO CANARIAS, siendo titular de las siguientes marcas: 1- RADIO CANARIAS número 1.001.742/7 de la clase 38 con fecha de concesión 18 de abril de 1983, 2- RADIO CANARIAS SOL número 1.919432/3 de la clase 38 con fecha de concesión 12 de diciembre de 1996 y RADIO CANARIAS NOTRE número 1919431/5 de la clase 38 con fecha de concesión 12 de diciembre de 1996. Así mismo se alega en el escrito rector de demanda que la entidad demandada Radio Pública de Canarias S.A que es una entidad mercantil participada en la totalidad de su capital social por la entidad pública RADIO TELEVISIÓN CANARIA S.A. creada al amparo de la Ley de Radiodifusión y Televisión Canaria 8/84, comenzó con fecha 30 de mayo del 2008 la emisión de su programación bajo el acrónimo o signo distintivo CANARIAS RADIO lo que supone un ilícito publicitario y un ilícito competencial por emplear como signo diferenciador del producto o servicio los mismos e idénticos vocablos que emplea la entidad actora produciendo una identidad conceptual y fonética entre ambos servicios. En los fundamentos de Derecho de la demanda se alega que se ejercitan tanto una acción de cesación y rectificación de publicidad ilícita por desleal amparada en el artículo 6.b de la Ley 84/1988 General de Publicidad en relación con el artículo 29 de la Ley 34/1988 y una acción declarativa de competencia desleal, de cesación de los actos de competencia desleal y de remoción de los efectos de dichos actos al amparo de lo dispuesto en el artícul 5 y 6 de la Ley 3/91 de Competencia Desleal en relación con el artículo 18 del mismo cuerpo legal pues la conducta de la demandada en cuanto emplea el signo distintivo CANARIAS RADIO, cuando preexistía el de RADIO CANARIAS de la actora con el que se anunciaba, supone una conducta desleal de la demandada quien con ello explota un nombre ajeno originando confusión en el consumidor que incide en su conducta económica máxime cuando las partes del proceso concurren en un mismo sector de la activididad económica, la radiodifusión.

Frente a la demanda se alza la entidad demandada RADIO PÚBLICA CANARIAS oponiendo en síntesis que la actora no ha ejercitado correctamente las acciones que le corresponden pues cuando se invoca la supuesta infracción de derechos de marca, en concerto la marca número 1.001.743 'RADIO CANARIAS' y el riesgo de confusión o asociación que puede surgir en los usuarios por la utilización por la entidad demandada de la denominación 'CANARIAS RADIO' para su emisión radiofónica, la norma aplicable es la Ley de Marcas de suerte que no se pueden invocar ni aplicar la Ley de Competencia Desleal o la Ley General de Publicidad que se aluden en la demanda. En definitiva sostiene la entidad demandada que las normas de competencia desleal y general de publicidad no pueden sustituir a la legislación marcaria, tal y como ha senalado la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así mismo se alega en la contestación a la demadna que la utilización por la entidad demandada de la denominación 'CANARIAS RADIO' no puede ser considerarda ni como acto de competencia desleal ni como un acto de publicidad desleal pues el ente que la participa en un 100% tiene registrada en la Oficina Espanola de Patentes y Marcas la marca denominativa número 2.800.152 'CR CANARIAS RADIO'.

La sentencia apelada estima íntegramente la demanda pues partiendo de la prueba practicada constaba acreditado que la demandante tiene registrada a su nombre la marca denominativa 'Radio Canarias' con fecha de concesión el 18 de abril de 1983, comenzando la entidad demandada el 20 de mayo del 2008 la emisión de su programación con el signo distintivo de 'CANARIAS RADIO', teniendo registrada tal marca con fecha de concesión 7 de abril del 2008, siendo los servicios prestados por ambas partes los mismos, la radiodifusión y dirigidos al mismo espacio geográfico de Canarias, rechazando la Juez a quo las alegaciones de la entidad demandada de que en el presente caso no cabía hablar de competencia desleal ni de publicidad ilícita al estar las marcas de ambas partes registradas, pues según motiva la sentencia, la marca registrada no puede autorizar un ilícito de competencia desleal y de publicidad y en el supuesto enjuiciado estaríamos tanto en presencia de un ilícito de competencia deselal como ante un ilícito publicitario por cuanto confrontada la marca de la actora 'RADIO CANARIAS' con la de la demandada 'CANARIAS RADIO' no cabe duda que entre ellas se da una rotunda similitud gráfica, fonética y conceptual, hasta el punto de que se utilizan idénticos vocablos y en igual número con la sola salvedad del orden entre los dos que lo componen, a lo que hay que anadir que los servidios prestados son los mismos de la radiodifusión y dirigido al mismo espacio geográfico. Así mismo se motiva en la sentencia apelada que la actuación de la demandada con la utilización de la denominación marcaria 'CANARIAS RADIO', cuando conocía, por notorio el registro de la marca RADIO CANARIAS a favor de la demandante, no puede sino reputarse de desleal, pues constituye un compartamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, artículo 5 de la Competencia Desleal, amén de ser igualmente desleal por resultar idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento de la demandante y provocar riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación artículo 6 de la misma Ley .

Frente a la sentencia apelada se alza la entidad demandada reiterando los argumentos expuestos en su contestación a la demanda alegando que la sentencia apelada viola la Jurisprudencia del Tribunal Supremos según la cual al denunciarse en el procedimiento un ilícito marcario la actora debió invocar necesariamente la ley de marcas y no solo la de compentencia desleal y general de la publicidad por el principio de especialidad de la Ley, alegándose así mismo violación del artículo 34 de la Ley de marcas pues la entidad demandada tiene registrada una marca y en tanto no se declare su nulidad su titular se haya facultado para utilizarla en el tráfico económico y su conducta amparada por una marca registrada nunca puede reprocharse de desleal o de publicidad ilícita.

La parte apelada por su parte solicita la confirmación íntegra de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Centrados en el anterior fundamento los términos del recurso de apelación, esta Sala vista toda la prueba obrante en autos, incluída la documental aportada en este Rollo de apelación, ya adelanta que va a desestimar el recurso de apelación al no apreciar que la sentencia apelada viole la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el artículo 34 de la Ley de Marcas y efectivamente, existe la Jurisprudencia que cita la parte apelante basada en la teoría de los círculos concéntricos ( BERCOVITZ A. 'La formación del Derecho de la competencia ADI 1975) según la cual la Ley de Competencia Desleal no resulta de aplicación cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado ante la Oficina Espanola de Registro y Marcas a favor del titular del mismo y éste puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario, de tal forma que cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las Leyes Especiales que regulan la Propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo pues ésta solo sería aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquél.

Ahora bien, la doctrina senalada no es aplicable al supuesto enjuiciado pues a parte de que en los pleitos en los que se aplicó se denegaron las acciones sobre competencia desleal y pubilicidad ilícita porque al haberse ejercitado conjuntamente con las acciones de infracción marcaria esta última había sido desestimada, la especialidad del supuesto enjuciado radica en que paralemante al presente pleito se tramita un pleito contencioso administrativo iniciado un día después del emplazamiento de la entidad demandada y antes de su contestación a la demanda, en la que la entidad actora ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Resolución de la Dirección General de la Oficina de Patentes y Marcas de fecha 7 de abril del 2008 por la que concedió a la entidad que participa a la sociedad demandada en un 100 %, la inscripción de la marca 'CR Canarias Radio' ( marca 2.800.152-4 concedida entre otros para la clase 38) por riesgo de confusión con la denominación protegida ' Radio Canarias' ( marca número 1001743/7 concedida el día 18 de abril de 1983 para la clase 38), tal y como se desprende de la sentencia dictada por la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 18 de junio del 2010 , que si bien en primera instancia ha declarado inadmisible el recurso contencioso administrativo sin entrar a conocer sobre el fondo de la litis al no haberse agotado la vía administrativa con un recurso de alzada, la misma ha sido objeto de recurso de casación tal y como se desprende de la documental aportada en esta alzada.

Ello así, y permitiendo la legislación actual al titular de una marca protegida acudir no solo a la vía civil sino a la vía contencioso administrativa para defenderla, habiendo optado la entidad actora por esta última vía, vía

contencioso administrativa en la que no pueden acumularse acciones de competencia desleal y publicidad ilícita, mal puede sostener la parte demandada y apelante un erróneo ejercicio en las acciones ejercitadas en la presente demanda.

La segunda alegación básica del recurso de apelación se basa en la infracción por parte de la Sentencia apelada del artículo 34 de la Ley de Marcas , pues según se alega en el escrito de recurso de apelación la entidad demandada está autorizada para utilizar la denominación CANARIAS RADIO al habérsele concedido la marca número denominativa 2.800.152-4 y según la Jurisprudencia que se cita nunca habría ilícito competencial y publicitario con la utilización de una denominación si la misma viene amparada por un título marcario, alegación que procede rechazar pues con independencia de que será en el pleito contencioso administrativo en el que deba resolverse si la marca que tiene registrada la entidad ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CANARIA como marca denominativa CR CANARIAS RADIO produce riesgo de confusión con la marca denominativa RADIO-CANARIAS de la entidad actora, olvida la apelante que lejos de estar utilizando en el espacio radiofónico la marca que se la ha concedido CR CANARIAS RADIO, está utilizando como puede escucharse en los soportes sonoros anteriores al auto de dictado de medidas cautelares, sólo la denominación CANARIAS RADIO sin las iniciales CR, no empleando en consecuencia en los espacios radiofónicos los únicos elementos diferenciadores de la denominación RADIO CANARIAS, denominación esta última que no se discute en autos ha utilizado la entidad actora para la emisión de su frecuencia modulada antes de que la entidad demandada comenzara sus emisiones de radio, no pudiendo dudarse del claro riesgo de confusión para todo oyente sobre el origen empresarial de la emisión radiofónica y es que si bien la captación de radioyentes en el siempre competitivo sector audiovisiual es una conducta concurrencialmente lícita, pues la entidad actora no tiene la exclusividad sobre los radioyentes porque precisamente el principio de libre competencia implica que todo cliente o consumidor puede recibir ofertas de productos, servicios o prestaciones de cualquier empresa y aceptar libremente aquélla que mejor le convenga, sin embargo, la actividad concurrencial radiofónica de una empresa que se introduce en el mercado, tiene como límite que los medios empleados para ello revelen confusión o aprovechamiento de la fama ajena, que es lo que claramente sucede en el supuesto enjuiciado pues la introducción de la entidad demandada en el sector audiovisual, y decimos introducción, pues consta acreditado en autos que la emisión de la entidad demandada se produce por primera vez en el espacio radiofónico Canario en mayo del 2008 con una previa campana de lanzamiento según es de ver en los documentos escritos y sonoros que constan en autos, decíamos, la introducción en el mercado de la frecuencia de la entidad demandada la ha realizado utilizando para su denominación 'CANARIAS RADIO' esto es, la misma denominación que con anterioridad venía utilizando la entidad actora 'RADIO CANARIAS' con una simple alteración de los vocablos y sin la utilización de los signos diferenciadores CR que se anteponen a dicha denominación en la marca que se le concedió y que judialmente está cuestionada en vía contencioso- administrativa, por lo que claramente existen los ilícitos competenciales y publicitarios que se denunciaron en la demanda.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia, con expresa imposición de costas a la parte apelante, tal como prescribe el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no apreciarse en el caso serias dudas de hecho o de derecho.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1a Instancia no de lo Mercantil número 1 de fecha 9 de junio del 2009 en los autos de Juicio Ordinario 62/2008, confirmando dicha resolución, con expresa imposición de costas al apelante.

Llévese certificación de la presente resolución al rollo de esta Sala y notifíquese a las partes, y con certificación de la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de Procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente la Ilma. Sra. Dona María Paz Pérez Villalba, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.