Sentencia Civil Nº 59/2013, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 819/2012 de 14 de Febrero de 2013

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000819/2012 CR SENTENCIA NÚM.: 59/13 Ilustrísimos Sres.: MAGISTRADOS DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA DOÑA MARÍA ANTONIA GAITÓN REDONDO DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA En Valencia a catorce de febrero de dos mil trece.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA, el presente rollo de apelación número 000819/2012, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 001034/2011, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA, entre partes, como apelantes a Jose Miguel y Arsenio , representados por los Procuradores de los Tribunales IGNACIO TARAZONA BLASCO y EVA BADIAS BASTIDA, y asistidos de los Letrados MONICA FERNANDEZ NOCHE y ROCIO VALERO CANTERO en virtud del recurso de apelación interpuesto por Jose Miguel y Arsenio .

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA en fecha 31/7/12 , contiene el siguiente FALLO: 'Que desestimando todas y cada una de las peticiones contenidas en el petitum de la demanda promovida por el Procurador de los Tribunales, D. IGNACIO TA

Fundamentos

Se aceptan los de la resolución apelada PRIMERO .- La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia de 31 de julio de 2012 desestima la demanda instada por DON Jose Miguel contra DON Arsenio al que absuelve de las acciones ejercidas contra él por infracción de marca. El magistrado 'a quo' tras invocar la normativa aplicable y la doctrina científica y jurisprudencial que la interpreta, así como con análisis de la actividad probatoria desplegada en la instancia, concluye que en el supuesto enjuiciado no concurren los presupuestos legales para apreciar la existencia de una infracción de la marca de la actora en relación con las clases 9, 38 y 41 a los que se extiende la protección, lo que permite la coexistencia pacífica entre la marca y el dominio del demandado, quien aglutina a los apasionados de la música de los años 80-90 con un evento anual gratuito. Añade a lo anterior la inexistencia de mala fe en el demandado atendidas las fechas en que se accede al dominio controvertido en relación con las fechas en que el actor obtiene la marca y la inscripción de su propio dominio, al tiempo que destaca la inexistencia de advertencia de la solicitud de marca al ser los requerimientos practicados tardíos en el tiempo sin que sirva de justificación el desconocimiento del domicilio del demandado, que no era tan difícil de conseguir.

Contra la expresada resolución se alza la representación de DON Jose Miguel - folio 421 y siguientes de las actuaciones - alegando, en síntesis, los siguientes motivos de apelación: 1.- Infracción de los artículos 1 a 9 , 34 , 37 y concordantes de la Ley de Marcas y de los requisitos contemplados en el mismo. Y subsidiariamente - por inexistencia de alteración de causa petendi - de la Ley de Competencia desleal, no siendo de aplicación la doctrina jurisprudencial de la marca comercial dado que la misma es diferente de la marca, tal y como la propia Ley de Marcas referencia, y no siendo SONIDO DE VALENCIA un nombre comercial sino una marca registrada no es de aplicación la doctrina que sobre nombres comerciales aplica el Juzgador 'a quo', reiterando al efecto los fundamentos de su escrito de demanda y los relativos a la sentencia en aquello que no se opone a sus pretensiones. La cuestión que debe tratarse - con arreglo a la normativa y a la doctrina judicial que alega - es la relativa a si la marca sonido de valencia puede o no impedir el uso en el tráfico económico y concretamente en los medios telemáticos por vía Internet del dominio de la parte demandada sonidodevalencia.com.

2.- Error en la valoración de la prueba al haber acreditado que la marca sonido de valencia pierde su razón de ser con la coexistencia de sonidodevalencia.com por la grave confusión que ocasiona a todos los usuarios clientes directos (salas o discotecas) e indirectos (personas que acuden a las salas o discotecas por la celebración de un evento) y a la producción, comercialización de eventos y promoción de DJS valencianos que forman parte de la marca sonido de valencia, y pese a ello, persistiendo la demanda en su actitud, lo que denota existencia de mala fe y ausencia de derecho e intereses legítimos por parte del titular del nombre del dominio. Analiza al efecto la prueba de interrogatorio de parte y la testifical para argumentar la existencia de confusión y perjuicio económico, así como al propio reconocimiento judicial de las páginas de sonidodevalencia.com y sonidodevalencia.net para comprobar in situ si es perceptible a simple vista cuál de las dos webs o dominios corresponde a la marca sonido de valencia. Y destaca la misma actividad en la misma zona geográfica.

Y solicita la estimación del recurso de apelación y de la demanda con expresa imposición de costas, y para el supuesto de desestimación de sus pretensión se aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho para lo no imposición de costas a la recurrente, manteniendo el pronunciamiento de la sentencia recurrida relativo a las costas y aplicando la misma postura en cuanto al presente recurso.

La representación adversa también interpuso recurso de apelación - folio 440 de las actuaciones - para solicitar la revocación del pronunciamiento absolutorio en materia de costas y postular la condena al abono de las causadas en la instancia al demandante aplicando el principio de vencimiento del artículo 394 de la LEC por razón de la desestimación íntegra de la demanda. Y se opuso al recurso de apelación - folio 445 de las actuaciones - argumentando no ser cierta la afirmación efectuada de adverso en orden a que por razón de la convivencia con su dominio la actora no pueda realizar eventos en uso de su marca por riesgo de confusión, dado que se ha acreditado en autos que tal extremo no es cierto porque ha creado y promocionado numerosos eventos. El derecho de marcas sólo prohíbe el uso de una misma marca en relación con productos o servicios competitivos y en el caso que nos ocupa tal no se produce porque sonidodevalencia.com no forma parte del tráfico mercantil sino meramente cultural y sin ánimo de lucro, sin que reporte ningún tipo de ingreso a su representado, teniendo por objeto únicamente ofrecer música de los años 80 y 90 a los usuarios que quieran participar en la misma, frente al demandante que es un auténtico empresario. Añade a lo anterior que el demandado registró el nombre de dominio el 2 de enero de 2008 cuando no estaban todavía registrados ni el dominio ni la marca del demandante, quien lo único que pretende es conseguir el dominio .com del demandado. Añadió a lo anterior la inexistencia de la pretendida confusión y la falta de prueba de la competencia desleal que se alega de contrario, interesando la desestimación del recurso con expresa imposición de las costas de primera instancia y de apelación al demandante.

A su vez, el actor se opuso al recurso planteado en relación a las costas de primera instancia para insistir en la imposibilidad de coexistencia pacífica de dominio del demandado y dominio y marca del actor (que se demuestra en la oferta de venta por el precio de venta de 9.000 euros), la mala fe del demandado al ocultar el domicilio de contacto a efecto de requerimientos e incorporando a su escrito diversos 'pantallazos' relativos al uso de la denominación sonido de valencia, destacando el esfuerzo económico de su representado para el presente procedimiento, por lo que interesaba - por la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho - la desestimación del recurso de apelación deducido de adverso.

SEGUNDO.- Es doctrina reiterada del T.S. (SS 21.4 y 4.5.93 y 14.3.95 ) la de que los tribunales de alzada tienen competencia no solo para revocar, adicionar, suplir o enmendar las sentencias de los inferiores, sino también para dictar respecto de todas las cuestiones debatidas el pronunciamiento que proceda, resultando del artículo 456,1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 que ' en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el Tribunal de primera Instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación .' Partiendo de cuanto se ha expuesto, este Tribunal ha procedido de nuevo al examen de las alegaciones oportunamente deducidas, la documental aportada y la prueba practicada en el acto de juicio (interrogatorio del demandado y testificales propuestas a instancia de cada una de las partes litigantes) y como consecuencia de tal examen revisor hemos llegado a las conclusiones que pasamos a exponer en los siguientes apartados.

2.1. Recurso promovido por DON Jose Miguel .

La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de Octubre de1 998 declara que cuando '...la resolución de primera instancia es acertada, la de apelación, que la confirma, no tiene porque repetir o reproducir los argumentos de aquélla, pues basta, en aras de la economía procesal, la sola corrección de lo que, en su caso, fuera necesario, según tiene declarado reiteradamente esta Sala respecto a la fundamentación de la sentencia por remisión (aparte de otras, SSTS 16 octubre 1992 [RJ 1992826 ], 5 noviembre 1992 [RJ 1992221 ] y 19 abril 1993 )' . En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de 22 de mayo de 2000 , añadiendo la afirmación relativa a que: 'una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juzgador ' ad quem' se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya utilizadas por aquélla ( STS de 5 de noviembre de 1992 ).' En el supuesto que se somete a nuestra consideración, la sentencia apelada está plenamente fundamentada tanto desde el punto de vista normativo y jurisprudencial, como desde la perspectiva de la valoración de la prueba practicada en la instancia, compartiendo este Tribunal de apelación las conclusiones que se expresan en la misma y que se plasman de forma clara y contundente en el Fundamento Jurídico Quinto de la resolución controvertida por el apelante Sr. Jose Miguel .

No obstante la remisión a la fundamentación de la Sentencia apelada, en aras a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 218 y 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pasamos a dar respuesta a los concretos motivos de apelación articulados en el recurso: a) No apreciamos la infracción que se denuncia de los preceptos de la Ley de Marca relativos al ámbito de aplicación de la norma, adquisición del derecho, legitimación, concepto de marca y prohibiciones de registro, todas ellas en relación con el artículo 34 que confiere al titular de la marca registrada la facultad de prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico los signos que se relacionan en los aparatados a) b) y c) del apartado 2 del precepto, pues tanto en el 1 como en 2 indicado se hace expresa referencia a la utilización de los signos en el 'tráfico económico'. En las presentes actuaciones - como declara contundemente la Sentencia y resulta de la prueba practicada en las actuaciones - el demandado, titular del domino 'sonidodevalencia.com' no opera el tráfico económico, sino que la actividad se desenvuelve en el marco de un hobby compartido por la música de los años 80 y 90 entre particulares que se reúnen esporádicamente para una cena o para la celebración de un aniversario, soportando cada uno de ellos el coste correspondiente, a tenor del resultado de la testifical practicada tanto en la persona de DON Maximino (copartícipe en el dominio hasta el momento en que la parte actora contactó con el mismo y se plasmó la controversia) o de DON Jose Francisco , DON Ambrosio o DON Enrique .

El mismo razonamiento de ausencia de participación del demandado en el tráfico económico es suficiente para desestimar la pretensión subsidiaria de 'competencia desleal'.

b) No apreciamos el error de valoración probatoria alegado por el recurrente ni la pretendida mala fe que se alega respecto del demandado. De la prueba practicada en la instancia - documental - se desprende que el iter temporal fue el siguiente: 1) el demandante solicita la marca SONIDO DE VALENCIA el 1 de julio de 2007. 2) Sin que haya constancia alguna de que el demandado fuera conocedor de dicha solicitud, el Sr. Arsenio en su propio nombre y en relación con cinco personas más, obtiene el dominio sonidodevalencia.com el 2 de enero de 2008. 3) La concesión de la marca al actor tiene lugar el 30 de mayo de 2008, y éste no obtiene el dominio sonidodevalencia.net hasta el 25 de febrero de 2010. 4) El demandado no tiene conocimiento de la situación hasta el 4 de abril de 2011 en que recibe la primera notificación, momento en el que se pone en contacto con el demandante y se celebra una reunión (comida a la que asistieron su esposa Dª Sacramento , D. Maximino y por la parte actora la abogada directora del asunto y la testigo Dª Carmen según resulta de la testifical practicada), con el ánimo de obtener una solución amistosa que no se alcanza. En dicho contexto negocial tiene lugar el correo electrónico remitido por el Sr. Arsenio (desde la propia página) a la Sra. Carmen , fijando un precio para la adquisición del dominio controvertido por 9.000 euros a repartir entre quienes eran 'participes' en aquel momento (el demandado, su esposa y el Sr. Maximino ), ofreciendo incluso una posibilidad de colaboración si no querían adquirirlo (folio 74) pero sin plegarse a las pretensiones del demandante.

Por lo demás, reiteramos lo indicado precedentemente en orden a que mientras que el actor desarrolla una actividad empresarial, el demandado no participa en el tráfico económico ni en el sector en el que el primero despliega su negocio, por lo que no cabe más que la confirmación de la sentencia apelada.

Siendo así, la desestimación del recurso implica la imposición de las costas de la apelación al recurrente (398 de la LEC) y la pérdida del depósito constituido para recurrir a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

2.2. Recurso promovido por DON Arsenio .

La Sentencia de Primera Instancia - confirmada por esta Sección a tenor de lo razonado en el apartado precedente - desestima íntegramente la demanda formulada por el Sr. Jose Miguel , y declara en su Fundamento Jurídico Séptimo que no procede la imposición de costas 'por las serias dudas de hecho y de derecho que envuelve el proceso jurídico', de manera que aplica la excepción contemplada en el artículo 394 de la LEC relativo al principio de vencimiento.

En Sentencia de esta Sección de 19 de abril de 2011 (Roj: SAP V 1874/2011 ) razonábamos lo siguiente: 'Tiene declarado al respecto la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Valencia en Sentencia de 8 de junio de 2010 (Roj: SAP V 3665/2010 .Pte. Sr. Ortega Llorca): 'Las concretas decisiones judiciales en aplicación de la legislación sobre costas procesales competen enteramente al Juez o Tribunal que conoce del correspondiente juicio o recurso, mediante resolución que ha de calificarse de estrictamente discrecional aunque no arbitraria ( SSTC 147/1989 , 134/1990 y 146/1991 ). Con carácter general se estableció para los juicios declarativos el criterio del vencimiento en materia de costas, en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en virtud de la reforma introducida por la Ley 34/1984 de 6 de agosto, criterio que ha mantenido la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 394 , con la única excepción de que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho, es lo que se denomina discrecionalidad razonada. Con ello se trata evitar que el sistema del vencimiento sea una consecuencia fatal y automática; pero el criterio general es el de la imposición de costas, de modo que sólo la aplicación discrecional de la excepción debe justificarse, pues exige que concurran circunstancias de extraordinaria importancia, que han de razonarse en su aplicación; mientras que la imposición de las costas ha de entenderse como la consecuencia ordinaria del proceso declarativo. La imposición de las costas a quien pierde no es una sanción a éste por su temeridad procesal, sino una aplicación del principio de indemnidad, que predica la contraprestación de los gastos ocasionados al que obtuvo la victoria, para garantizar que quede inalterado su patrimonio por los gastos de un proceso, que ha tenido que padecer para conseguir la efectividad de su derecho ( Sentencia TSJ núm. 11/2004 Navarra (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª), de 1 abril ).

Así pues, el principio general en materia de imposición de costas en nuestro proceso civil sigue siendo el objetivo del vencimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 394.1 de la LEC de 2000 . Esta desviación del principio general del vencimiento debe aplicarse con el mismo carácter excepcional que contemplaba el viejo art. 523 de la LEC de 1881 , pero con un ámbito menos genérico y más restringido para el arbitrio judicial, dado que ya no sirve apreciar cualquier «circunstancia» excepcional y la Ley impone la necesidad de considerar la existencia de dudas «serias» y objetivas sobre la solución del litigio, al margen del enfoque subjetivo que del mismo hagan las partes o el Juez, debiendo estar tales dudas basadas en la jurisprudencia sobre casos similares cuando afecten a su vertiente jurídica (art. 394.1, párrafo segundo). Esta libertad de apreciar estos motivos que hagan quebrar el principio general supone una discrecionalidad razonada, que corresponde ser apreciada por el Juzgador de instancia (en este sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abrily 2 de julio de 1991 ).

En relación con las dudas de derecho expresamente se alude a la jurisprudencia recaída en casos similares al contemplado, de donde se induce que en aquellos supuestos en los que existan varias soluciones jurisprudencialmente recogidas, la adopción de una de ellas no ha de suponer el perjuicio de la parte que, al menos, se ha apoyado en una dirección jurisprudencialmente admitida. Mayores problemas se plantean en cuanto a la determinación de las dudas de hecho. Se trata, de realizar un juicio de razonabilidad sobre la posición de la parte que, en definitiva, pudiera ser condenada al pago de las costas procesales. Ese juicio lo que viene a determinar es si cabe, desde un punto de vista objetivo y a la luz de lo que resulte conocido de la parte, sostener la pretensión que a ella le asista.' En el caso de autos, la sentencia recurrida no contiene ningún razonamiento que permita apreciar 'serias dudas' ni de hecho ni de derecho, sino que se limita a indicar su existencia, no haciendo pronunciamiento impositivo a la actora. La concurrencia de tales dudas de hecho o de derecho no se compadece con el Fundamento Jurídico Quinto de la resolución apelada en la que el magistrado 'a quo' razona, en cuanto a los hechos, la absoluta contundencia de la prueba practicada en ordena la falta de presupuesto de la acción sobre infracción de marca ejercitada por el actor y la 'carencia más absoluta de acreditación' de que el demandado haya registrado y utilice de mala fe el nombre del dominio, entre otros argumentos igualmente contundentes.

Tampoco se relacionan ni se contienen referencias jurisprudenciales en las que que sustentar las dudas de derecho, por lo que en tales circunstancias debemos acoger el recurso de apelación. Y tal estimación determina, en relación al pronunciamiento sobre costas de la apelación y de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la LEC , que respecto del recurso promovido por el Sr. Arsenio , cada una de las partes soporte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

VISTOS los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación,

Fallo

PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación de DON Jose Miguel contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia de 31 de julio de 2012 que se confirma, con imposición al recurrente de las costas de la apelación, y la pérdida del depósito constituido para recurrir.

SEGUNDO.- ESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación de DON Arsenio contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia de 31 de julio de 2012 que se revoca en el particular relativo al pronunciamiento sobre costas, que se imponen a la parte actora DON Jose Miguel . Respecto de las costas de la apelación cada parte soportará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el art. 207.4 L.E.C ., una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.