Sentencia Civil Nº 59/2015, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 25/2015 de 25 de Marzo de 2015

Encabezamiento

TRIBUNAL DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA N.º 25 ( C 3 ) 15.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 312 / 2012.

JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 59/15

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veinticinco de marzo del año dos mil quince.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Dibujos y Modelos Comunitarios; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por D. Lázaro , apelante por tanto en esta alzada, representado por la Procuradora D. ª CARMEN BAEZA RIPOLL, con la dirección de la Letrada D. ª MAGDALENA ENTRENAS ANGULO; siendo la parte apelada S. TOUS, SL y TOUS FRANQUICIAS, SAU, representadas por la Procuradora D. ª AMANDA TORMO MORATALLA, con la dirección del Letrado D. DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Dibujos y Modelos Comunitarios, se dictó Sentencia, de fecha 14 de octubre del 2013, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles TOUS, S.L. y TOUS FRANQUICIAS, S.A. contra la mercantil ARTURO RODRÍGUEZ E HIJOS, S.L. y Lázaro y en consecuencia:

A) Declaro:

- Que la sociedad TOUS, S.L. ostenta derechos de exclusiva sobre las marcas comunitaria 1.755.636, 8.127.128 y 8.127.144 y sobre los diseños COMUINITARIOS NO REGISTRADOS DENOMINADOS Ivy, Crochet, Odiliay Majorelle.

- Que la demandada ARTURO RODRÍGUEZ E HIJO, S.L. con fabricación y/o comercialización, de los productos recogidos en el cuerpo de la demanda, ha infringido tales derechos de exclusiva.

- Que el demandado Lázaro con comercialización, de los productos recogidos en el cuerpo de la demanda, ha infringido tales derechos de exclusiva

- Que los demandados ARTURO ROFRÍGUEZ E HIJO, S.L. y Lázaro vienen obligados a abstenerse en la fabricación y/o comercialización de cualquier artículo o producto de los referidos.

- Que ARTURO ROFRÍGUEZ E HIJO, S.L. ha incurrido en actos de competencia desleal al infringir las normas que regular la actividad joyera.

- Que como consecuencia de ello han producido daños y perjuicios a las demandantes.

B) Condeno a las demandadas:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones y a la abstención en el futuro de fabricar, distribuir, y/o comercializar, y/o almacenar para tales fines, sea a través de cualquier medio posible , productos idénticos a los referidos.

- A indemnizar solidariamente a las actoras en concepto de infracción de los derechos de Propiedad Industrial en concepto de daños y perjuicios en la cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS Y CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (208Ž51€) más el importe de una regalía hipotética en los terminos descritos en el Fundamento de Derecho Quinto de la presente.

- A pagar solidariamente las costas del procedimiento.'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 3 / 3 / 15, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento del litigio. Resolución del Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios. Ámbito de la apelación.-

Ejercitadas en la demanda acciones por infracción de varios diseños comunitarios no registrados (aplicados a productos de bisutería y joyería, tales como pendientes y anillos) sobre la base del Reglamento CE 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDMC), la sentencia apelada resuelve, dicho sea en síntesis, y en lo que exclusivamente interesa al objeto del recurso interpuesto por uno de los codemandados, lo siguiente:

1º) El régimen de protección de los diseños comunitarios no registrados viene establecido en el art. 11 RDMC, que ha de ser aplicado en consonancia con la presunción de validez que, para los mismos, cumpliéndose ciertos requisitos, establece su art. 85.2.

2º) La parte demandante ha alegado la concurrencia de las condiciones precisas para que los diseños invocados tengan la condición de diseños no registrados, sin que ello haya sido negado de contrario y sin que la parte demandada haya aportado prueba alguna en contra. De ahí, que merezcan la protección dispensada por el RDMC.

3º) El acto infractor que se imputa a la parte apelante es el siguiente: con relación al diseño denominado por la actora 'MAJORELLE' (aplicado a pendientes, colgante y pulsera) la codemandada ARTURO RODRÍGUEZ E HIJOS, SL comercializaba por internet productos idénticos, que le habían sido suministrados por ISOGEMA ( Lázaro ), que había actuado como mayorista, suministrando a aquélla de una serie de piezas.

4º) Por tanto, la 'roseta' en que consiste el diseño no registrado MAJORETTE ha de presumirse 'diseño no registrado válido', resultando infringido por la actuación antedicha, al producir los diseños distribuidos por la ahora apelante la misma impresión general en un usuario informado.

5º) El fallo de la sentencia declara que Lázaro , con la comercialización de tales productos, ha infringido el derecho de exclusiva de la parte actora sobre el diseño en cuestión, debiendo abstenerse de fabricar o comercializar dichos productos y debiendo indemnizar a la parte actora, solidariamente con la otra codemandada, en la cantidad de 208,51 € en concepto de indemnización de daños y perjuicios, más el importe de la regalía hipotética, en los términos del fundamento de derecho quinto de la resolución.

Contra dicha decisión se alza la otrora demandante, manteniendo en esencia las alegaciones vertidas en la primera instancia y solicitando la revocación de la resolución recurrida y el dictado de otra favorable a sus pretensiones, estimando la demanda.

SEGUNDO.-

No existe defecto procesal en el modo de proponer el recurso de apelación, por referirse el precepto invocado por la parte apelada (el art. 459 LEC ) al recurso fundado por infracción de normas o garantías procesales, que no es el caso que nos ocupa. El escrito de interposición del recurso de apelación es completo y permite claramente identificar su objeto y finalidad.

Con relación a la cuestión de la legitimación activa de TOUS FRANQUICIAS, SL, la sentencia recurrida consideró (pronunciamiento no impugnado por la otrora parte actora) que la cuestión había quedado sin objeto con la aclaración realizada por las demandantes en el acto de la audiencia previa. Sin embargo, el fallo de la sentencia no distingue entre las dos actoras. Se podría haber intentado corregir el fallo mediante aclaración o corrección, pero se ha articulado como motivo de recurso

Por tanto, se ha de partir de la falta de legitimación activa de la citada sociedad, lo cual, sin embargo, poca trascendencia tendrá, en la medida en que, como se verá, el recurso de apelación será completamente estimado.

TERCERO. La protección que dispensa el Reglamento sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios a los modelos no registrados.-

Siguiendo las líneas marcadas en los Considerandos del Reglamento, en algunos sectores industriales, entre los que se encuentra el de la joyería, se crean un gran número de dibujos y modelos que, con frecuencia, tienen una vida comercial muy breve, por lo que requieren protección, sin necesidad de registro, cuyos trámites podrían ser, naturalmente, más lentos. Son, en todo caso, decisiones estrictamente empresariales las que motivan que los dibujos y modelos sean o no registrados, por lo que son los empresarios los que han de asumir, por tanto, las consecuencias inherentes a la decisión que hayan adoptado al respecto.

Y entre esas consecuencias aparece como fundamental la de la protección dispensada por el Reglamento n.º 6/2002, que distingue según los modelos hayan sido o no registrados. Así, mientras el dibujo o modelo comunitario registrado ofrece una mayor seguridad jurídica y recibe una protección a largo plazo (Art. 12 , ' Duración de la protección del dibujo o modelo comunitario registrado'), el dibujo o modelo no registrado recibe una protección más limitada, como se verá, y de menor duración (Art. 11, ' Duración de la protección del dibujo o modelo comunitario no registrado').

Cuando se trata de un dibujo o modelo registrado, su novedad y su singularidad se presumen por el mero hecho del registro (art. 85.1 RDMC) y es al demandado al que corresponde aportar la prueba que destruya esa presunción iuris tantum. La dicción del precepto es meridianamente clara: ' Artículo 85. Presunción de validez - Defensa en cuanto al fondo. 1. En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad'. El mencionado artículo establece una obligación para el Tribunal, la de considerar que el dibujo o modelo comunitario registrado es válido, por el solo hecho del registro, en los litigios por infracción, salvo que su validez se haya impugnado mediante una demanda de reconvención: habrá de ser el demandado el que, si estima que no se reúnen los requisitos de protección del art. 4, haya de interesar, en su caso, la declaración de nulidad mediante reconvención, o excepción. La cuestión de a quién pertenece la carga de la prueba se resuelve con una norma procesal española, el art. 217 LEC , de modo que habrá de ser el demandado reconviniente el que alegue y pruebe la falta de novedad y singularidad de los dibujos o modelos registrados.

No está de más, de cualquier modo, efectuar alguna breve disquisición sobre el procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios, pues ello se conecta con la presunción de validez de los mismos. Ciertamente, examinado el procedimiento de registro regulado en los arts. 45 y ss RDMC, se aprecia como, una vez producido el examen de los requisitos formales para la presentación (art. 45, que prevé la fiscalización del cumplimiento de los requisitos de los arts. 36, 37 y 39), en el caso que no se aprecien defectos subsanables (art. 46), se procederá a la inscripción de la solicitud en el Registro como dibujo o modelo comunitario registrado (art. 48), salvo que, en el curso del examen a que se refiere el art. 45 , se advierta (art. 47) que el dibujo o modelo comunitario cuya protección se solicita sea contrario al orden público o a las buenas costumbres o no se ajuste a la definición de la letra a) del art. 3 , en la que se define al dibujo o modelo como ' la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o su ornamentación'. Por tanto, no existe un trámite en el procedimiento de registro en el que se valore la novedad o singularidad del dibujo o modelo, requisitos éstos que, acumulativamente, se establecen en el art. 3 como requisitos de protección. Esa ausencia de un examen sustantivo sobre estos dos aspectos ya es advertida en la propia Exposición de Motivos del Reglamento.

Ahora bien, en el caso de modelos comunitarios no registrados (art. 85.2), que es el caso ante el que nos encontramos, su validez quedará supeditada a que el titular demuestre que se cumplen las condiciones previstas en el art. 11. Así, el art. 85.2 establece que ' En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra que se cumplen las condiciones previstas en el art. 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario. No obstante, el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad'.

Quiere ello decir que, a diferencia de lo que sucede cuando el modelo ha accedido al registro de la OAMI, no existe una obligación por parte del Tribunal de considerar su validez, salvo que se den dos circunstancias, cumulativas:

a) La primera, que el titular demuestre que se cumplen las condiciones previstas en el art. 11, es decir, y de conformidad con el número primero de dicho precepto, que ' cumpla los requisitos establecidos en la sección 1', que son, según el art. 4 (' Requisitos de protección'), la novedad y el carácter singular. Por tanto, la carga de la prueba del cumplimiento de estos requisitos, según la dicción literal del precepto, corresponde al titular.

b) La segunda, el titular (demandante) debe también indicar en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario. Por tanto, el demandante titular habrá de alegar qué circunstancias son las que motivan que su dibujo o modelo produzca, en los usuarios informados, una impresión general que difiere de la producida por otros dibujos o modelos hechos públicos antes del día en que el primero se haya hecho público por primera vez (art. 6.1). Esta obligación de indicación que establece el precepto que nos ocupa no es inane, pues al identificar el/los elementos que confieren la singularidad a su modelo no registrado, permite centrar el debate y posibilita la discusión del demandado sobre aquél/los.

La falta de prueba de la novedad y/o carácter singular del dibujo o modelo, o la ausencia de la indicación del porqué posee esa singularidad (correspondiendo, en ambos casos, la carga de alegación y prueba a la parte que pretende, sobre la afirmada validez de su dibujo, la protección que le dispensa en RDMC), ha de motivar que no se tenga como válido y que no pueda ser protegido conforme al Reglamento que nos ocupa.

A sensu contrario, la demostración de la novedad y del carácter singular del dibujo y modelo, y la indicación de en qué posee esa singularidad, obliga al tribunal a tenerlo por válido y le permite obtener la protección dispensada por el RDMC: el principio fundamental que rige esta protección se expresa, con meridiana claridad, en el Considerando 21 del Reglamento: ' el dibujo o modelo comunitario no registrado debe conferir únicamente el derecho a impedir copias del mismo'. El art. 11.1 RDMC es claro cuando somete la protección de los dibujos o modelos comunitarios al cumplimiento de los requisitos establecidos en la sección primera; protección que lo será por un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo haya sido hecho público por primera vez dentro de la Comunidad.

CUARTO. Aplicación de la doctrina precedente al caso que nos ocupa.-

En la demanda, la parte actora (folio 13) alegó que la protección de los diseños no registrados está sujeta a los mismos requisitos de los diseños registrados (novedad y carácter singular), reproduciendo fotográficamente (folios 19, 20 y 21) el diseño MAJORELLE, indicando sus características generales (' dicho diseño se caracteriza...'). Con los documentos n.º 52 y 52 bis se pretendía acreditar la fecha de divulgación.

De inmediato, llama la atención a este Tribunal que, impetrándose la protección de unos diseños no registrados, aplicados a productos de joyería, la parte actora se haya limitado a reproducirlos mediante meras fotografías (algunas de ellas borrosas) en la demanda, acompañando diversa documental en la que también aparecen fotografiados, pero sin presentar, en la mayor parte de los productos que nos ocupan, los originales, pues si de confrontar el diseño con los que se dice infractores se trata, qué duda cabe que la cuestión se vería enormemente facilitada con la posibilidad de contrastación directa de los productos (tridimensional) más que la comparación fotográfica (bidimensional). Igual obstáculo se presenta en orden a la comprobación de su novedad y carácter singular. En cualquier caso, esta materia se encuentra absolutamente regida por los principios sobre la carga de la prueba que establece el art. 217 LEC , y a la demandante deberá perjudicar la duda que esa adecuada probanza de la apariencia del producto pueda producir en el Tribunal, habida cuenta, además, la tremenda facilidad y disponibilidad probatoria de que ha dispuesto dicha parte para aportar al procedimiento los productos en los que se aplican esos diseños no registrados.

Pues bien, en la demanda, y con relación a la prueba de la novedad y carácter singular, la actora alegó que ello era extraordinariamente complicado de probar, al tratarse de un hecho negativo y que '... en el presente caso existen indicios irrefutables que prueban tanto la novedad como la singularidad de las piezas de joyería indicadas anteriormente. Dicha novedad y singularidad, viene acreditada por sus novedosas formas, de manera que dichas piezas de joyería gozan de la protección conferida por el Reglamento ... '.

En la contestación a la demanda (de escasa contundencia jurídica) se objetó vagamente sobre la falta de novedad y carácter singular de uno de los diseños no registrados, haciendo alegatos muy genéricos sobre el que ahora nos ocupa.

Sin embargo, la cuestión (que ya era objeto del proceso desde el momento de su introducción en la demanda) fue abordada ya con amplitud en el acto de la audiencia previa, con la aquiescencia de las partes y del juzgador, y objeto de prueba.

En la apelación, uno de los motivos de recurso es, precisamente, la falta de novedad y carácter singular del diseño no registrado que nos ocupa.

Discrepamos de la interpretación jurídica y de la decisión adoptada al respecto en la resolución recurrida pues, como se ha dicho con anterioridad, el RDMC es claro en el sentido de que, para que un Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios tenga por válido un diseño no registrado es preciso que su titular demuestre no sólo su novedad sino la singularidad, y para que tales circunstancias puedan ser examinadas (particularmente la segunda) el art. 85.2 le impone también la carga de indicar en qué posee carácter singular; es decir, hubiera sido preciso que, en la demanda, se indicara qué es lo que, en el sector de la joyería en que nos encontramos, confiere carácter singular al diseño en cuestión. No basta con presentar un diseño no registrado, describirlo de un modo sencillo y afirmar que es nuevo y tiene carácter singular: el RDMC obliga al titular del diseño no registrado a indicar en qué poseen un carácter singular el suyo, y con una vocación de pasado (pues obliga a confrontarlos con otros dibujos o modelos hechos públicos con anterioridad, para concluir que producen una impresión general distinta en un usuario informado).

Con la exigencia (art. 85.2 RDMC) de que se indique en qué posee carácter singular el dibujo o modelo no registrado (exigencia que, de no cumplirse, según el precepto referido, conlleva que no es posible considerarlo válido) se permite al demandado negarlo o contradecirlo en la contestación (vía excepción o reconvención), y articular posteriormente la prueba precisa a tal fin.

Como hemos dicho, la parte demandante ni ha articulado prueba alguna tendente a demostrar la novedad y el carácter singular del diseño que nos ocupa, ni ha cumplido la exigencia de indicar en qué posee carácter singular. Se ha limitado a describir el diseño, diciendo sus características (alguna de ellas, claramente equivocada, pues en el folio 19 se dice que tiene forma cuadrada, cuando ello es más que dudoso, a la vista de la fotografía), pero sin indicar en qué radica su singularidad, es decir, qué es lo que confiere al diseño la peculiaridad que produce en un usuario informado una impresión general distinta de la que le pudieran producir diseños hechos públicos con anterioridad. Sin que sea suficiente la alegación (folio 53 del procedimiento), huérfana de prueba, de que '... en el presente caso se puede concluir que las piezas de joyería que han sido descritas en el relato fáctico de la presente demanda y que se encuentran protegidas como diseño comunitario no registrado, presentan unas novedosas y peculiares nuevas formas que confiere a las mismas, consideradas en su totalidad, una apariencia externa que las hace diferente de otras piezas de joyería existentes en el mercado con anterioridad a su primera divulgación y que precisamente por ello son fabricados y comercializados en exclusiva por mi representada'.

Por lo dicho, estimaremos el motivo de recurso, debiendo dictarse una sentencia desestimatoria de la demanda en lo que respecta al ahora apelante. Obviamente, negada la validez y la protección del diseño llamado MAJORELLE, los pronunciamientos declarativos y de condena de la otra mercantil codemandada, ARTURO RODRÍGUEZ E HIJO, SL, deben quedar limitados exclusivamente al resto de los diseños por los que se accionó en la demanda.

QUINTO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de estimación total de un recurso de apelación, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho; sin especial imposición de las originadas por la apelación.

SEXTO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

SÉPTIMO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con estimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Lázaro contra la sentencia dictada por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios n.º 2, de fecha 14 de octubre del 2014, en los autos de juicio ordinario n.º 312 / 2014, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución,en el sentido de dictar otra que, con desestimación de la demanda interpuesta en su contra por S. TOUS, SL y TOUS FRANQUICIAS, SAU, lo absuelve de las pretensiones deducidas en su contra, declarando, al tiempo, que los pronunciamientos declarativos y de condena que afectan a la otra mercantil codemandada, ARTURO RODRÍGUEZ E HIJO, SL, deben quedar limitados exclusivamente al resto de los diseños por los que se accionó en la demanda, imponiendo a la parte actora las costas ocasionadas al codemandado absuelto y sin especial imposición de las originadas por el recurso de apelación.

Se acuerda la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.