Sentencia CIVIL Nº 59/2020, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 2118/2018 de 31 de Enero de 2020

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2016/0012779
Materia: Marcas y competencia desleal. Extralimitación del contrato de licencia. Competencia desleal.
Complementariedad relativa.
ROLLO DE APELACIÓN: 2118/18
Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario núm. 60/2016
Órgano de procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid
Parte apelante: Enrique
Procurador: D. Juan Torrecilla Jiménez
Letrado: D. Javier Palmero Barrios
Parte apelada: RSR LIGHTING SPAIN S.L.
Procurador: Dña. María Carmen Iglesias Saavedra
Letrado: D. Francisco Talavera Martín
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. JOSÉ MANUEL DE VICENTE BOBADILLA
SENTENCIA NÚM. 59/2020
En Madrid, a 31 de enero de 2020.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los Ilustrísimos Señores D. Enrique García García, D. Alberto Arribas Hernández y D. José Manuel
de Vicente Bobadilla, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 2118/18 los autos del procedimiento
ordinario nº 60/2016 provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, el cual fue promovido
por Enrique contra RSR LIGHTING SPAIN S.L., siendo objeto del mismo acciones en materia de marcas y
competencia desleal.

Han sido partes en el recurso como apelante, Enrique y como apelada RSR LIGHTING SPAIN S.L.; todos ellos
representados y defendidos por los profesionales indicados en el encabezamiento.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 20 de enero de 2016 por la representación de Enrique contra RSR LIGHTING SPAIN S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente: '1. Declare que RSR LIGHTING SPAIN, S.L. ha realizado actos de violación de la marca de Enrique , mediante la utilización del signo distintivo 'RSR'.

2. Declare que RSR LIGHTING SPAIN, S.L. ha realizado actos de confusión y contrarios a la buena fe con la utilización de la marca de Enrique .

3. Condene a RSR LIGHTING SPAIN, S.L. a la cesación en la utilización del signo distintivo 'RSR' 4. Prohíba a RSR LIGHTING SPAIN, S.L. realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo 'RSR' o cualquier otro que incorpore la denominación 'RSR' o semejantes, que pudieran vulnerar los derechos de mi representada.

5. Condene a RSR LIGHTING SPAIN, S.L. a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo 'RSR' en su poder.

6. Condene a RSR LIGHTING SPAIN, S.L. a la modificación de la denominación social por otra denominación que no incluya los términos 'RSR'.

7. Condene a RSR LIGHTING SPAIN, S.L. a la retirada de utilización de la página web/nombres de dominio que incluyan el término de la marca de mi representada.

8. Condene a RSR LIGHTING SPAIN, S.L. a la destrucción (o a la cesión con fines humanitarios, si fuera posible, a lección del actor) de los productos ilícitamente identificados con el signo distintivo 'RSR' que estén en posesión del demandado.

9. Condene a RSR LIGHTING SPAIN, S.L., a pagar a mi representada la cantidad que se concrete en ejecución de Sentencia, de conformidad con las bases descritas en el expositivo undécimo del presente escrito.

10. Ordene la publicación de la Sentencia recaída en estos autos en dos revistas y publicaciones de difusión nacional que esta parte reseñará en el momento de ejecución de Sentencia, siendo los gastos de la publicación a costa de la demandada.

11. Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a la parte demandada, en el caso de que su postura fuera otra distinta al allanamiento total. '

SEGUNDO.- La parte demandada presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas de contrario.



TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid dictó sentencia, con fecha 11 de enero de 2018 cuyo fallo era el siguiente: 'Desestimar íntegramente la demanda interpuesta por D. Enrique contra RSR LIGHTING SPAIN, S.L., con expresa condena en costas de la parte actora.'

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de Enrique se interpuso recurso de apelación que fue admitido y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte.



QUINTO.- Recibidos los autos en fecha 16 de mayo de 2018 se procedió a la formación del presente rollo ante esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

Se han personado en esta alzada tanto la parte apelante como la parte apelada, con sus respectivas defensa y representación.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 30 de enero de 2020.



SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Manuel de Vicente Bobadilla, que expresa el parecer del tribunal.

Fundamentos

PRIMERO: PLATEAMIENTO DEL RECURSO.- 1. La representación de Enrique ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia íntegramente desestimatoria de las pretensiones deducidas en la demanda, en la que se ejercitaron las acciones declarativa de infracción del derecho de marca, cesación, retirada del tráfico de productos infractores, prohibición de actos infractores, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia, todas ellas contra RSR LIGHTING SPAIN S.L. (en adelante RSR).

2. El signo que se dice infringido es la marca mixta 2.594.923/3 'RSR' para productos de la clase 9 del nomenclátor internacional, concedida el 7 de octubre de 2004 y publicada el 16 de noviembre de 2004.

3. La sentencia recurrida desestimó las acciones ejercitadas porque RSR tenía autorización para el uso de la marca controvertida en virtud del contrato de licencia suscrito por las partes el día 1 de junio de 2012.

Comoquiera que el titular marcario no había ejercitado la correspondiente acción resolutoria, la juez 'a quo' entiende que el contrato permanece en vigor y por tanto otorga cobertura a la demandada para el uso de la marca, con independencia de que el demandado haya podido incurrir en algún tipo de incumplimiento del contrato.



SEGUNDO: LA COBERTURA DEL CONTRATO DE LICENCIA.- 4. El recurrente admite la existencia del contrato de licencia de marca y también reconoce que no ha interesado la resolución de dicho contrato, pero insiste en que el demandado no ha respetado su derecho exclusivo de marca, con la consiguiente infracción de lo dispuesto el artículo 34.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM).

5. Entiende el apelante que RSR se ha extralimitado en el uso de la marca litigiosa porque ha sido utilizada para productos de un proveedor no autorizado, a pesar de que el contrato únicamente autorizaba a usar la marca en los productos provenientes de MASSWEALTH LTD.

6. La parte demandada reconoció el cambio de proveedor, que pasó a ser la empresa búlgara V-TAC EUROPE LTD, pero defiende que se hizo con consentimiento del actor.

7. Los documentos obrantes en autos permiten colegir que, en efecto, el cambio de proveedor se hizo con consentimiento del actor. En la facturas del nuevo proveedor (folios 207 y siguientes de las actuaciones), consta como cliente, don Enrique . Asimismo consta un correo electrónico en el que V-TAC confirma al actor un determinado pedido (folio 253). Igualmente obra un albarán firmado por el titular de la marca que acredita la recepción de la mercancía suministrada por este mismo proveedor (folio 261). En el interrogatorio practicado al Sr. Enrique el actor vino a reconocer que hubo que cambiar de proveedor.

8. En esta tesitura no podemos afirmar que se haya producido infracción marcaria alguna, puesto que RSR ha hecho uso del signo litigioso con autorización del actor.



TERCERO: INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA DESLEAL.- 9. El recurrente menciona, al igual que hizo en la demanda, la comisión de diversos ilícitos desleales, concretamente los previstos en el artículo 4 (actos objetivamente contrarios a la buena fe por realización de prácticas deshonestas), artículo 6 (actos de confusión) y artículo 12 (aprovechamiento indebido de la reputación ajena).

10. Sin embargo, el recurrente no diferencia oportunamente los concretos hechos incardinables en cada una de estas figuras desleales típicas, ni tampoco distingue tales hechos respecto a aquél en que se sustenta la infracción marcaria, a saber, la utilización del signo ajeno para distinguir determinados productos.

11. Genéricamente se indica por el recurrente que el uso de la marca pertenece al derecho de Marcas y la presentación de los productos al derecho de la Competencia. Ello es así cuando la conducta que se imputa al infractor trasciende del mero uso de la marca, pero en este caso no se especifica cual ha sido esa forma desleal de presentar los productos, más allá del hecho de se presentaron marcados con el signo del actor.

12. En consecuencia, los argumentos invocados en el recurso no pueden prosperar porque el apelante no aporta los elementos fácticos y jurídicos necesarios para efectuar un pronunciamiento respetando el principio de complementariedad relativa consagrado por la jurisprudencia. Al respecto, la sentencia del Tribunal Supremo núm. 504/2017 de 15 de septiembre señala lo siguiente: '1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una 'complementariedad relativa' ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre: ' [e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

3.- En el presente caso, al decidir si concurría la infracción marcaria, el tribunal de apelación valoró si la conducta había menoscabado alguna de las funciones de la marca, y concluyó que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la identificación de la procedencia del producto, no se sugería la existencia de vínculo alguno entre el demandado y el titular de la marca, y no se atentaba contra la función publicitaria de esta. Además, descartó la semejanza entre las marcas y, consecuentemente, el riesgo de confusión. Por lo que no cabe apreciar unos efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para descartar la infracción marcaria. De lo contrario, otorgaríamos a la demandante unos nuevos derechos de exclusiva, superpuestos a los que ya le conceden sus marcas registradas, que no tendría amparo en el ordenamiento jurídico ( STS 105/2016, de 26 de febrero ). Y se utilizaría la LCD para duplicar la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos ( STS 379/2008, de 20 de mayo ).

4.- Como consecuencia de lo expuesto, no cabe apreciar las infracciones legales denunciadas por la recurrente, lo que conduce a la desestimación de este segundo motivo de casación'.



CUARTO: COSTAS.- 13. Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como prevé el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 394 del mismo texto legal.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación

Fallo

1º.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de DON Enrique contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, con fecha 11 de enero de 2018, en el seno del procedimiento ordinario nº 60/2016.

2º.- Imponemos a la parte apelante las costas ocasionadas en esta segunda instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente sentencia no es firme. Las partes podrán interponer ante este tribunal recurso de casación y/ o recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. El recurso se presentará en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.