Sentencia Civil Nº 590/2005, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 235/2005 de 29 de Julio de 2005

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 235/05 - AUTOS Nº 270/04

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 DE GRANADA

ASUNTO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

PONENTE SR. JOSÉ REQUENA PAREDES

S E N T E N C I A N Ú M. 590

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ANTONIO GALLO ERENA

D. ANTONIO MASCARÓ LAZCANO

En la Ciudad de Granada, a veintinueve de julio dos mil cinco.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 235/05- los autos de Juicio Ordinario nº 270/04, del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Granada , seguidos en virtud de demanda de Larios Pernod Ricard, S.A. contra M. Gil Luque, S.A..

Antecedentes

PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 11 de octubre de 2004 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo estimar y estimo la demanda formulada por Don Carlos Alameda Ureña, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la Compañía Larios Pernod Ricard, S.A. contra la compañía M. Gil Luque, S.A., debiendo declarar y declarando que la fabricación y comercialización por la demandada de la Ginebra Largon's, bajo la etiqueta objeto de la acción, constituye una violación de los derechos de la actora sobre su marca Larios.

Que los registros de marca nº 1.265.735 y nº 1.525.368 Largon's, son nulos por resultar incompatibles con los derechos prioritarios de la actora sobre la marca Larios y haber sido solicitados de mala fe, y que el uso por la demandada de la etiqueta de la ginebra Largon's, objeto de la acción en forma distinta a como había sido registrada, constituye un acto de competencia desleal, debiendo la demandada pasar por las antereiores declaraciones y condenando a la misma, cese de inmediato en la fabricación y comercialización de la ginebra Largon's bajo la etiqueta objeto de la acción, debiendo retirar del mercado todas las botellas de ginebra Largon's, con la etiqueta objeto de acción así como los documentos y objetos de todo tipo en los que aparezca referida etiqueta, a cesar en cualquier uso de la denominación Largon's, absteniéndose en lo sucesivo de utilizar cualquier signo que resulte confundible con la marca Larios así como a indemnizar a la actora en la cantidad de 183,492 euros, más intereses legales así como al pago de las costas procesales.

Una vez firme la presente sentencia, procédase a la cancelación registral de las marcas nº 1.265.735 y nº 1.525.368 Largon's, mediante la remisión de oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.".

SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a éste Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que, por éste Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.

Fundamentos

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- La sentencia de instancia, tal como queda transcrito en los antecedentes de esta resolución, estima íntegramente la demanda y declara la nulidad del Registro de nº 1.265.735 denominativa de la marca Largon's, y de la nº 1.525.368 comprensiva del nombre Largon's y del diseño de la etiqueta de comercialización en los términos que refleja el Doc. 16 de la demanda, ambos de la clase 33 en la categoría de ginebra, de las que es titular la sociedad demandada, a la que declarando infracción a los Derechos de Propiedad Industrial en materia de marca con realización de actos de competencia desleal frente a la sociedad demandante titular de la marca Larios, condenó a determinada indemnización (183,492 euros) y al cese tanto de la fabricación y comercialización del producto Largon's, como al cese en el uso de esa denominación.

Decisión frente a la que se alza la demandada que combate la práctica totalidad de estos pronunciamientos con excepción de la condena relativa al cese de la comercialización de la ginebra que bajo el envasado y etiquetaje denunciado en la demanda (vid F. 467) distinto del registral (vid F. 345), fue pedimento al que se allanó en la instancia cesando voluntariamente en la utilización de ese diseño distinto.

Fuera de esta mención, el recurso de la demandada ataca el resto de los pronunciamientos desde un discurso impugnatorio articulado en cuatro motivos principales, por cuyo orden, aunque no sea el más ortodoxo y sistemático, procede entrar a examinar.

El primero reprocha a la sentencia el haber estimado la demanda, pese a la insuficiencia de la prueba, que además considera contraria en sus conclusiones y valoración a la ley de marcas y a la jurisprudencia que la interpreta. Esto es admite la apelante cierta y ligerísima afinidad, pero niega que la misma llegue al resultado reprochado de similitud e identidad de la marca con intensidad suficiente como para producir la confusión y el riesgo de asociación en el consumidor al estar desprovista la denominación en controversia y la presentación del producto de la necesaria semejanza fonética y gráfica, y por tanto sin virtualidad para provocar el riesgo de confusión de apreciarse los envases a compulsar en su conjunto estético, y no de forma sesgada como hace el informe pericial, cuya validez impugna por haberse realizado el examen de forma contraria a la metodología que exige la Doctrina legal. Esto es, sin descomponer su unidad fonética y gráfica ni diseccionar de forma artificiosa los signos, sílabas y palabras.

Este motivo, así planteado, sucumbe con facilidad, como nos enseña la S.T.S. 19-junio-2003 : "La garantía de la marca, como se desprende de la definición legal que da el artículo 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 Dic., de Marcas , radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.

El riesgo de confusión lo contempla indirectamente, al conceder a su titular el derecho exclusivo, el artículo 34 de la Ley de Marcas y, especialmente, el artículo 6 al establecer las prohibiciones para el registro de marcas que puedan llevar al mismo. Y lo trata directamente, como no podía ser menos, la Ley 3/1991, de 10 Ene., de Competencia Desleal, en su artículo 6 que específicamente considera desleal el acto de confusión y en el artículo 11 que también considera así el acto de imitación cuando pueda provocar el riesgo de asociación, que es una variante del riesgo de confusión, ya que sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación.".

En ambos conceptos ahonda nuestro T. Supremo en su sentencia 10-mayo-2004 , que con cita y aplicación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 al señalar que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra lo que es función esencial de la marca en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial para los que se concede ( S.T.J. CC.EE. de 12-11-2002 ). Por ello el riego de asociación no es una alternativa de la confusión sino una consecuencia que servirá para precisar el alcance de la infracción y su idoneidad para generar la confusión comercial entre consumidores que el respeto a la marca ha de evitar al constituir la garantía específica de protección.

Riesgo que debe apreciarse, ciertamente de un modo global tomando en consideración todos los factores de cada caso concreto de manera interdependiente. Esto es, para advertir, dice la S.T.S. CC.EE. de 22-6-1999 ), "la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan, sin que quepa descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión", que siempre ha de examinarse o ponderarse en la obligada comparación de los productos y de su presentación "poniéndolo en relación con el prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria. La Sentencia de 22 de junio de 1999 . Esto es consumidor medio en relación con la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual se supone un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz, pero sin desconocer el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, tal como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 y 22 de junio de 1999 , pues el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada" ( S.T.S. CEC de 9 de abril de 2003 ).

En definitiva, como expresa nuestra jurisprudencia patria, que no se aparta de la comunitaria (por todas, S.T.S. 26-6-2003 ), el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a) facultad de aplicar la marca o producto; b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca; y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; así, la Ley de Marcas prohíbe el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Existe el riesgo de confusión cuando por ser los signos o marcas semejantes, los productos o servicios que distinguen similares y el público consumidor, perteneciente a un específico sector, lógicamente no podrán diferenciarse unos de otros ( art. 5.6 y 35 de la vigente Ley de Marcas ).

Añade la STS 14-abril-1986 , "que el estudio de la semejanza fonética y gráfica en los signos enfrentados ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el marcado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a los efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede jugar con la misma fuerza la semejanza de dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género, ya que en el primer supuesto, aún habiendo gran semejanza en las marcas, sin embargo no llegará a producir tal semejanza, ni confusión en el mercado, ni perjuicio al titular de la marca preexistente, ni beneficio al concesionario de la semejanza a costa del prestigio de que goza la primeramente registrada". De esta sentencia y de las demás que recogen esta doctrina, se pone de manifiesto que esas circunstancias complementarias para determinar la semejanza de las marcas enfrentadas vienen referidas a los productos y servicios que se distinguen con esos signos o marcas y al sector del mercado y del público destinatarios.

Por ello, la Ley 17/2001, en su artículo 5.1º.g ), establece como prohibición absoluta, al igual que antes lo hacía el art. 11 de la Ley 32/1988 , la de registrar como marcas los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, y el art. 6.1.b), como prohibición relativa la de registrar marcas o signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan existe un riesgo de confusión en el público que incluye el riesgo de asociarlo con el producto de la marca anterior.

Riesgo de confusión que en palabras de la STS 27-9-2003 , supone infracción de estas prohibiciones legales por la mera similitud o semejanza entre marcas, ya sean denominativas, gráficas o mixtas, en forma tal que el parecido pueda crear confusión en el consumidor respecto de los productos, con prohibición de nuevos signos que por su parecido fonético, gráfico o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada, puedan generar un riesgo de asociación con aquella marca protegida ( SS. TS 8-Feb.-1999 ó 21-Nov.-2000 ), siempre que la semejanza fonética y gráfica tenga entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores ( STS 20-Jul.-2000 y 21-Nov.-2000 ), sin que sea preciso que concurran cumulativamente las semejanzas fonéticas, gráficas o conceptuales, siendo suficiente una de ellas ( STS 27-Mar.-2003 ), aunque resalta el interés de atender al conjunto de los elementos que componen el signo ( STS 3-Nov.-2000 ), y la trascendental importancia de la apariencia externa, por cuanto que la forma como se presenta el producto puede producir confusión en el tipo de consumidor medio, normal o no especializado ( S. 19-Jun.-2003 ).

En el mismo sentido, S.A.P. de Madrid, Sección 25, de 20 de julio de 2004 , que destaca como trascendental la compulsa de los signos o marcas en controversia al principio de especialidad, consagrado tanto en la Ley de Marcas como en la doctrina jurisprudencial (vid. STS 28-9-2000 y 26-6-2003 ), y en cuya virtud el denominado riesgo de confusión ha de evaluarse en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca, de forma que cuanto más similares sean los productos o servicios designados por tales marcas, mayor será el riesgo de confusión entre los signos semejantes.

Pues bien, aplicada toda esta doctrina al caso de autos, los argumentos del recurrente se desvanecen sin virtualidad para alterar el sentido de la sentencia recurrida. La cuestión jurídica que determina la consecuencia anulatoria de la marca y la infracción de los derechos sobre la misma como causa generadora de actos de competencia desleal desde la imitación intencionada y fraudulenta de la marca preferente realizados contra la ahora parte apelada, resulta obligada consecuencia de la protección que impone la ley reprimiendo conductas desleales como la enjuiciada que no puede ceder desde gratuitas disquisiciones, más semánticas que reales, ni desde reproches de inexistente parcialidad a un meticuloso informe pericial no impugnado y ni siquiera sometido a contradicción a instancias de quien ahora, sin embargo tras el resultado adverso, lo combate desde la principal réplica de que entre la marca Larios y Largon's no hay una identidad fonética de entidad suficiente para apreciar la confusión que la sentencia recurrida, en definitiva, es lo que trata de evitar y garantizar.

Es más, el argumento no puede reducirse a esos términos de simpleza. La STS de 19-junio-2003 , analizando un supuesto de competencia desleal en la presentación de licores de la misma gama o especia, que es lo que aquí ocurre, razona que la marca comprende la forma en que se presenta el producto en el mercado, incluido el envase en su forma tridimensional que cuando se imita es capaz de infringir los derechos que la ley garantiza al titular de la marca desde el momento en que puede provocar la tan repetida confusión. En la misma línea de protección y reprensión contra prácticas comerciales desleales se sitúa también la etiqueta y la contraetiqueta, y la propia forma de la botella como presentación del producto con vocación diferenciadora en la que tiene especial trascendencia la apariencia externa del producto la que la ha de distinguir y diferenciar, distintividad que eluda el riesgo de confusión y de asociación errónea del producto a adquirir en una época en la que el consumidor más que solicitar el producto al comerciante, lo toma directamente en comercios o supermercados llamados de grandes superficies, razón por la que la Doctrina Legal recuerda esta última sentencia ha otorgado protección al envase, botella y etiquetas en su forma y colores ( STS 19-mayo-1993, 29-octubre-1994, 18-mayo y 5-junio-1997 ).

Pues bien, como en el caso de autos ambos litigantes fabrican y comercializan la misma clase de bebida alcohólica (ginebra), entre el producto y presentación del mismo se produce tal grado de semejanza visual, escrituaria y de signos tanto en su etiqueta como en su envase, calificado por el dictamen pericial superior en coincidencias acumulativas al 90%, que debe convenirse tal como hizo la sentencia, que el examen comparativo de los envases y presentación del producto permite a simple vista apreciar el suficiente grado de semejanza en su conjunto visual y estético, reforzado, a su vez, por la propia denominación con utilización de palabras o sílabas y formato similares o muy parecidos a los que la actora tiene protegidos con su denominación y marca tal como se desprende de forma elemental y a modo de primera impresión, que se reafirma conforme se va profundizando en el examen de comprobación y compulsa entre los dos productos hasta permitir alcanzar la conclusión de que la semejanza no fue casual sino intencionadamente buscada por la recurrente en aras a aprovechar la rentabilidad y prestigio ajeno ganado en el mercado por la marca prioritaria. Conclusión y reproche que la apelante se resiste a aceptar alegando en su recurso irrelevantes distinciones que no empañan la clara identidad en conjunto entre la marca y el producto original tan indisimuladamente imitado.

Fracasa pues este primer y extenso motivo del recurso, y lo mismo sucede con los dos siguientes que permiten respuesta conjunta. Esto, si la argumentación que se acaba de exponer en el fundamento anterior adelanta la infracción del art. 5 y 6 de la Ley de Marcas determinante de la nulidad que declara la sentencia recurrida poco interés presenta las objeciones de la recurrente sosteniendo la legalidad de las dos marcas, y por otro que su proceder desde el inicio de los trámites administrativos no estuvieron presididos por la mala fe, ni gestionados de manera subrepticia, tachando de ofensivo y precipitado el reproche de la sentencia que así califica una conducta que no hay razón en esta alzada para revisar y corregir. Todo lo contrario. Que el hecho de obtener por los cauces legales el Registro de la marca no blinda su posible declaración de nulidad y consiguiente declaración lo admite el recurrente; lo declara la Ley (art. 51.1) y lo ampara la jurisprudencia, cuando, como aquí acontece, consigue acceder al registro oficial una marca confundible con otro de signo prioritario o preexistente, para lograr, como aquí sucede, desde una inequívoca intención, burlar el ámbito de exclusividad que ampara al titular legítimo de la marca anterior, y aprovecharse indebidamente, en beneficio propio, de la ventaja y reputación comercial o industrial adquirida en el mercado por el otro titular, creando como marca y signo distintivo y comercial de su producto, uno mediante términos coincidentes y enlazados de dos marcas renombradas y prestigiosas del mismo sector y producto a identificar. Esto es, que la marca Largon's combina las marcas "Larios" de la actora y "Gordons", de otro comerciante, resulta tan evidente como indiscutido en los autos. Y si su presentación en el mercado adopta en su logotipo, signos, colores, texto y escritura, envase y demás factores característicos de la marca protegida como pormenorizadamente examinados en la metodología en contraste que ya avaló la sentencia de instancia y se vuelve a aceptar en esta alzada, resulta concluyente para la Sala que la demandada actuó de mala fe al tiempo de la solicitud de su registro (art. 51.1.b), pues por tal ha de entenderse el conocimiento de la titularidad ajena de una marca y su registro a sabiendas de ello y hasta determinar una declaración de nulidad que por este proceder previo resulta imprescriptible y salvaguardada la acción anulatoria pues, de los plazos temporales de ejercicio (vid. STS 21-7-2000 ).

Pero es más, aunque repetimos que la mala fe, resulta incuestionable por más que el recurrente lo considere inmerecido, y reiterada luego, cuando viene a utilizar etiquetas de su producto y marca al margen de la registrada (nº 1.525.368) para retirarla precipitadamente tan pronto se ve denunciada y advertida extrajudicialmente por la perjudicada, el éxito de la acción de nulidad, aún por la vía de la infracción a las prohibiciones relativas del art. 6 de la Ley tampoco se vería frenada ni impedida por la prescripción alegada, tan tibiamente reproducida en su recurso con sólo acudir a la pacífica jurisprudencia que, analizando el plazo quinquenal de prescripción, ha de entenderse referido (dice la STS 14-julio-2004 ) a la fecha en que aquella empieza a utilizarse y es conocida en el tráfico mercantil por ser entonces cuando se produce la ilícita competencia, o dicho de otra manera y haciendo aplicación analógica del art. 1.968.2 C.C ., desde que lo supo el agraviado ( STS 28-1-2004 ), y, no acreditado por la recurrente, que opuso la excepción otro día de inicio del cómputo, distinto del que alegó en su demanda la actora (año 2003) y acreditado además por la relación de ventas exhibida por la apelante (F. 385 y ss.) que la comercialización del producto con la marca imitada sólo se remota a abril de 2001, es claro que presentada su demanda tres años después el plazo de ejercicio no incurre en prescripción, por más que tuviera o pudiera tener conocimiento en su día del Registro de una y otra marca al momento de su concesión (1991 y 1993) pues ya hemos dicho que no consta su uso hasta transcurridos más de diez años de aquello tal como resulta demostrado y no debatido ni siquiera en el recurso, que por tanto ha de perecer con íntegra confirmación de la sentencia. Pronunciamiento al que no puede ser óbice, como cuestión nueva ya alegada en el acto del juicio, pero no con anterioridad, el hecho de que la actora en fecha no precisada de 2004 realizara algunas modificaciones en la presentación de su producto (botella y etiquetado) que por no demostrarse realizado con anterioridad a la demanda constituye invocación irrelevante, a los efectos procesales que proclama tanto el art. 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , como con mayor singularidad en relación a lo previsto en el art. 51.3 de la Ley de Marcas y sobre cuyo alcance ninguna prueba se ha intentado en apoyo de este último motivo del recurso, en aras a alterar el recto sentido de la sentencia de instancia que en sus demás pronunciamientos relativos a la condena por competencia desleal no fueron objeto de expresa impugnación en el recurso.

SEGUNDO.- Conforme al art. 398 de la L.E.C . procede imponer al recurrente las costas de esta apelación sin mérito para modificar tampoco la condena impuesta en la instancia en aplicación del art. 394 del mismo texto legal , que, sin referencia alguna por la sentencia a la mala fe procesal, vino a combatir innecesariamente, el recurrente al tiempo que simultaneaba esta discrepancia con la ya analizada imputación de mala fe en la solicitud y presentación de su marca en el registro.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, este Tribunal dispone, el siguiente

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto en nombre de la entidad M. Gil Luque, S.A., contra la sentencia dictada por la Iltma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Granada, en Juicio Ordinario nº 270/04, de fecha 11-octubre-2004 , debemos confirmar y confirmamos íntegramente la citada resolución, condenando a la apelante a las costas de esta alzada.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.