Sentencia CIVIL Nº 594/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 145/2019 de 13 de Mayo de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº145-U04/19

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 809/17

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-2

SENTENCIA NÚM. 594/19

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a trece de mayo de dos mil diecinueve.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 809/17, sobre infracción de marcas y caducidad de marcas, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada-reconviniente, MASTERCHEFF GALLERY COOK, S.L., representada por la el Procurador Don Luis Miguel González Lucas, con la dirección del Letrado Don Álvaro Pérez Lluna y; como apelada, la parte actora-reconvenida, SHINE TV LIMITED, representada por el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernández, con la dirección de la Letrada Doña Mónica Ángela del Corral Alarcón.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos de Juicio Ordinario número 809/17 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil SHINE TV LTD. contra la mercantil MASTERCHEFF GALLERY COOK, S.L. por lo que, en consecuencia:

Declaro:

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Que la demandada carece de derecho a usar los distintivos 'MASTERCHEF' y el símbolo en concepto de marca y que dicha utilización constituye una infracción de los derechos exclusivos de propiedad industrial que ostenta la parte demandante.

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Que la parte demandada debe abstenerse de utilizar los distintivos 'MASTERCHEF', y el símbolo y que debe retirar toda la documentación mercantil o publicitaria que lleve la referida denominación.

Que la demandada carece de derecho y debe abstenerse de utilizar el nombre de dominio https://www.mastercheff.es/o cualquier otro que incluya la denominación MASTERCHEF o similar.

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La nulidad de la inscripción en el Registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la Marca Española nº 3088993

Que la actividad desarrollada por la demandada constituye un acto de competencia desleal.

Condeno a la mercantil MASTERCHEFF GALLERY COOK, S.L.

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

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A cesar y abstenerse en los sucesivo en todo el territorio de la UE de cualquier acto de uso y explotación comercial de los distintivos 'MASTERCHEF', y el símbolo .

A pagar una multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600 euros) por cada día en que subsista la infracción desde que transcurran QUINCE DÍAS a partir de la firmeza de la sentencia.

A publicar el fallo de la sentencia mediante anuncios en los periódicos EL PAÍS y EL MUNDO o cualesquiera otros de gran circulación.

Al pago de las costas de la acción contra él dirigida con expresa declaración de mala fe.

Que debo estimar y estimo parcialmente la reconvención interpuesta por don Luis Miguel González Lucas, Procurador de los Tribunales y de la mercantil MASTERCHEFF GALLERY COOK, S.L. contra la mercantil SHINE TV LTD. Y en consecuencia:

Declaro la caducidadde la Marcas de la Unión Europea nº 007199201 y nº 006952733 'MASTERCHEF' (denominativa) en clases 16, 21 y 41 en los siguientes términos:

a) En clase 21: loza, esmaltados, salseras, bandejas, coladores, tapaderas de bandejas, exprimelimones, tapaderas de cacharros, moldes para masa, coladores de té, teteras y cafeteras, servicios de té, juegos de condimentos, caballetes, peladores de patatas, abrelatas, volteadores, trituradores de patatas, molinillo para condimentos y molinillo para especias.

b) En clase 29 para todos los productos excepto comidas preparadas, caldo de verduras y aceite.

c) En la clase 30 para todos los productos excepto alimentos en forma de platos preparados y especias.

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.'

La referida Sentencia fue rectificada mediante Auto de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

'Que debo estimar y estimo la solicitud de aclaración de la sentencia de 16 de octubre de 2018 efectuado por don Juan Carlos Olcina Fernández. Procurador de los Tribunales y de la mercantil Shine TV Ltd. En el sentido siguiente: 'Donde dice en el Fallo: Declaro la caducidad de la Marcas de la Unión Europea nº 007199201 y nº 006952733 'Masterchef' (denominativa) en clases 16, 21 y 41 en los siguientes términos: debe decir: Declaro la caducidad de la Marcas de la Unión Europea nº 007199201 y nº 006952733 'Masterchef' (denominativa) en clases 21, 29 y 30 en los siguientes términos.'

SEGUNDO.-Contra dicha Sentencia se interpuso por la demandada-reconviniente recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 145-U04/19, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día siete de mayo, en el que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda principal.

SHINE TV LIMITED invoca la titularidad de las siguientes marcas:

i) marca de la Unión Europea (MUE) número 6952733, denominativa, 'Masterchef', solicitada el día 30 de mayo de 2008 y concedida el día 2 de febrero de 2009, para designar productos y servicios de las clases:

16, Publicaciones impresas relacionadas con alimentos y cacharros de cocina;

21, Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; cuencos, platos, jarras, vasos, chinas (porcelanas), tazas, tazones, loza, esmaltados, cacharros, salseras, bandejas, útiles de cocina; azucareros, tablas de cuchillos, mantequeras, coladores, tapaderas de bandejas, hervidores no eléctricos, exprimelimones, tapaderas de cacharros, moldes para masa, platos para la mesa, coladores de té, teteras y cafeteras, servicios de mesa, servicios de té, juegos de condimentos, caballetes, prensadores de ajos, peladores de patatas, abrelatas, cucharas agujereadas, volteadores, trituradores de patatas, molinillo para condimentos y molinillo para especias;

41, Producción, presentación y distribución de trabajos y materiales de audio y vídeo, incluyendo programas televisivos, programas de radio y películas y la facilitación de información relacionada con los mismos.

ii) MUE número 7199201, figurativa, solicitada el día 28 de agosto de 2008 y concedida el día 5 de abril de 2009, para designar productos y servicios de las clases:

16, Publicaciones impresas en relación con alimentos y cacharros de cocina;

21,Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; cuencos, platos, jarras, vasos, chinas (porcelanas), tazas, tazones, loza, esmaltados, cacharros, salseras, bandejas, útiles de cocina; azucareros, tablas de cuchillos, mantequeras, coladores, tapaderas de bandejas, hervidores no eléctricos, exprimelimones, tapaderas de cacharros, cuencos para pastelería, platos de mesa, coladores de té, teteras y cafeteras, servicios de mesa, servicios de té, juegos de condimentos, cestas para verduras, prensadores de ajos, peladores de patatas, abrelatas, cucharas agujereadas, volteadores, trituradores de patatas, molinillos para condimentos y molinillos para especias;

29, Comidas preparadas; caldo de carne y verduras en forma de líquido, cubos y gránulos, aceites y grasas comestibles, purés de frutas y verduras, extractos de carne, gelatinas y mermeladas, productos lácteos;

30, Alimentos en forma de platos preparados; café, té, cacao, azúcar, arroz, pasta, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, sal, pimienta, mostaza, vinagre, salsas, especias;

41, Producción, presentación y distribución de trabajos y materiales de audio y vídeo, incluyendo programas televisivos, programas de radio y películas y suministro de información en relación con los mismos;

con la siguiente reproducción gráfica
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iii) marca no registrada notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6.bis del Convenio de la Unión de Parías , con la que se distingue un programa de televisión sobre un concurso de cocina, con la siguiente representación gráfica:
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La actora ejercita tres acciones acumuladas:

1) acción de violación de las marcas antes indicadas frente a la demandada MASTERCHEFF GALLERY COOK, S.L. por riesgo de confusión al amparo del artículo 9.2.b del Reglamento (UE) núm. 2017/1001, del Parlamento Europeo y Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, (en lo sucesivo, RMUE) y del artículo 34, apartados 2.b ) y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (en lo sucesivo, LM) en relación con lo previsto en los artículos 41 y siguientes LM , porque la demandada, a través de la página web www.mastercheff.es y, en su página de Facebook vende utensilios y maquinaria de cocina con el signo que se corresponde con la marca española mixta número 3088993, que fue solicitada en el año 2013 y transferida a la demanda en 2016, con la siguiente representación gráfica
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en el motor de búsqueda de Google se anuncia como 'Tienda Oficial Mastercheff' y ha solicitado el día 2 de febrero de 2017 el registro de la marca española mixta número 3650019, confundible con las de la actora, con la siguiente representación gráfica
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2) acción de nulidad de la marca española número 3088993, mixta, solicitada por Doña Monserrat López Domínguez el día 22 de agosto de 2013 para los productos y servicios de las clases:

7, máquinas y maquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); 11, aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; 21, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; 35, servicios de venta al mayor o menor en comercio y; tras la oposición a la solicitud fue concedido el registro en fecha 5 de febrero de 2014 únicamente para las clases 7 y 11; en fecha 25 de abril de 2016 se solicitó la transferencia a la mercantil demandada, con la representación gráfica ya reproducida más arriba:
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fundada, con carácter principal, en una causa de nulidad absoluta consistente en haber solicitado el registro de mala fe ( artículo 51.1.b LM ) y, subsidiariamente, en una causa de nulidad relativa al ser incompatible con las marcas prioritarias de las actoras según el artículo 52.1 en relación con el artículo 6, apartados 1.b , 2.a ) y d ) y artículo 8, todos ellos LM .

3) acción de competencia desleal fundada en los artículos 4 (cláusula general), 6 (actos de confusión) y 12 (explotación de la reputación ajena) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD ) al considerar que la actividad desarrollada por la demandada tiene por objeto crear confusión en el consumidor y aprovechamiento de la reputación y crédito de la actora.

La actora interesó:

i) la declaración de la infracción de sus marcas al utilizar la demandada los distintivos 'MASTERCHEF', 'MY MASTER' y el símbolo
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en concepto de marca;

ii) la declaración de nulidad de la marca española número 3088993 al estar incursa, con carácter principal, en una causa de nulidad absoluta por haber solicitado el registro mediando mala fe y; con carácter subsidiario, en una causa de nulidad relativa por ser incompatible con las marcas de titularidad de la actora;

iii) la declaración de que la actividad desarrollada por la demandada constituye un acto de competencia desleal;

iv) la condena al cese de la actividad infractora usando el mismo signo o similares;

v) la condena a retirar y destruir cualquier producto, material, documento mercantil y publicidad en los que se usen las marcas de la actora;

vi) la condena a cesar en la utilización del nombre de dominio www.mastercheff.es o cualquier otro que incluya una denominación similar;

vii) la condena a indemnizar a la actora, si una vez transcurridos quince días desde la firmeza de la Sentencia persiste en la conducta infractora, en una indemnización diaria de 600.- € por cada día;

viii) la condena a la publicación de la Sentencia en los periódicos 'El Mundo' y 'El País';

ix) la condena al pago de las costas del juicio.

SEGUNDO.- Pretensiones deducidas en la demanda reconvencional.

La demandada MASTERCHEFF GALLERY COOK, S.L. articuló una demanda reconvencional en la que interesaba la declaración de caducidad total o parcial de la MUE 6952733 en las clases 16 y 21 y; de la MUE 7199201 en las clases 16, 21, 29 y 30, fundada en la falta de uso real y efectivo en los productos de las referidas clases de conformidad con lo previsto en los apartados 1.a y 2 del artículo 58 y artículo 18 del RMUE.

TERCERO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación.

La Sentencia de instancia estimó en parte la demanda principal al acoger las siguientes pretensiones:

i) declaró que el uso por la demandada del signo 'MASTERCHEF' y del símbolo
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infringen los derechos exclusivos de las marcas de la actora;

ii) declaró la nulidad de la marca española número 3088993 al concurrir mala fe al tiempo de su solicitud y por incompatibilidad con las marcas prioritarias de la actora;

iii) declaró que la actividad de la demandada constituye un acto de competencia desleal;

iv) condenó al cese del uso de los signos infractores y a abstenerse de usar el nombre de dominio www.mastercheff.es o cualquier otro que incluya la denominación 'MASTERCHEF' o similar;

v) condenó al pago de una multa coercitiva de seiscientos euros diarios si persiste la conducta infractora en los quince días posteriores a la firmeza de la Sentencia;

vi) condenó a la publicación del Fallo de la Sentencia mediante anuncios en los periódicos 'EL PAÍS' y 'EL MUNDO' o cualesquiera otros de gran circulación;

vii) condenó al pago de las costas con expresa declaración de mala fe.

La Sentencia de instancia estimó en parte la demanda reconvencional al declarar la caducidad parcial de las MUE's números 6952733 y 7199201 en relación con los siguientes productos:

i) clase 21: loza, esmaltados, salseras, bandejas, coladores, tapaderas de bandejas, exprimelimones, tapaderas de cacharros, moldes para masa, coladores de té, teteras y cafeteras, servicios de té, juegos de condimentos, caballetes, peladores de patatas, abrelatas, volteadores, trituradores de patatas, molinillo para condimentos y molinillo para especias;

ii) clase 29: todos los productos a excepción de comidas preparadas, caldo de verduras y aceite;

iii) clase 30: todos los productos a excepción de alimentos en forma de platos preparados y especias; sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas.

Frente a la Sentencia de instancia se ha alzado únicamente la demandada-reconviniente cuyo recurso, mediante alegaciones carentes de orden sistemático, persigue la desestimación de la demanda principal y la estimación de la demanda reconvencional en el sentido de declarar la caducidad total de las MUE's 6952733 y 7199201 en las clases 21, 29 y 30 y, en cuanto a esta última, de modo subsidiario, la caducidad parcial de las referidas marcas para productos de las clases 21, 29 y 30 en un número superior al recogido en la Sentencia recurrida.

Esta falta de orden sistemático obliga a distinguir, de un lado, las acciones ejercitadas en la demanda principal y, de otro lado, la demanda reconvencional.

En relación con la demanda principal examinaremos si concurren los elementos estructurales propios de las acciones ejercitadas acumuladamente y nos detendremos en el análisis de las alegaciones del recurso que tienen por objeto impedir la estimación de las referidas acciones.

En cuanto a la demanda reconvencional, examinaremos la valoración de la prueba del uso real y efectivo de las marcas de las actoras para identificar los productos que, según el apelante, no se ha llegado a producir.

Por último, también se impugna el pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia al imponerlas a la parte demandada respecto de la estimación parcial de la demanda principal al declarar su mala fe o temeridad.

CUARTO.- La acción de infracción de las marcas de la actora.

De la demanda se desprende que el único fundamento de la acción de infracción de las marcas es el riesgo de confusión al amparo del artículo 9.2.b RMUE y del artículo 34, apartados 2.b ) y 5 LM . No se alude en ningún momento a la protección reforzada de las marcas renombradas ( artículos 9.2.c RMUE y 34.2.c. LM ) como fundamento de la acción de infracción.

No es obstáculo para el ejercicio de esta acción que el signo usado por la demandada esté registrado como marca española número 3088993 porque este registro no impide ni limita el ejercicio de la acción de violación conforme a la doctrina establecida por el ATJUE de 10 de marzo de 2015 (asunto C-491/14 ). De otro lado, la demandada no ha opuesto el derecho de intervención a que se refiere el artículo 16.2 RMUE.

El Tribunal de Justicia, para poder determinar la concurrencia del riesgo de confusión, entre otras, en la STJ de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97 , exige examinar los siguientes elementos: 1) el público pertinente; 2) la comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual a los efectos de su identidad o similitud; 3) la comparación de los productos o servicios designados por las marcas de la actora y los servicios designados con los signos infractores a los efectos de su identidad o similitud; 4) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas de la actora; 5) la posible aplicación del elemento de la interdependencia.

En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. A la vista de las alegaciones de las partes, el público pertinente serían los destinatarios de los utensilios y máquinas de cocina en general de España, por lo que podemos remitirnos a la figura del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, toda vez que no son productos especializados ni sus destinatarios son profesionales cualificados. Hemos de tener en cuenta que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. Además, el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

En segundo lugar, la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual.

Los signos a comparar son los siguientes:

MUE 7199201
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Marca española 3088993
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MUE 6952733

'Masterchef'

Marca art. 6.bis CUP
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Previamente, se impugna en el recurso la legitimación activa de la actora respecto de la marca no registrada y notoriamente conocida del artículo 6.bis CUP . El signo identifica el concurso de cocina emitido por la primera cadena de RTVE desde el año 2013 a través de la productora SHINE IBERIA, S.L.

Está legitimada la actora para invocar la marca del artículo 6.bis del CUP como infringida por la conducta de la demandada por las siguientes razones:

1) el documento número 4 de la demanda es un certificado emitido por la actora en el que se hace constar: 'SHINE TV LIMITED es parte de Endemol Shine Group. Y en la Península Ibérica, Shine Iberia es filial del mismo grupo. Shine Iberia produce y/o ha producido el programa exitoso 'MasterChef' -un formato controlado por Shine TV Limited- en el territorio de la península ibérica. Shine Iberia es también la legitimada para explotar la marca MasterChef en el mismo territorio.' En consecuencia, el uso de los signos marcarios por SHINE IBERIA, S.L. en su programa de televisión desde el año 2013 es consecuencia de la autorización prestada por la mercantil actora, en su condición de sociedad matriz.

2) la configuración del signo de la marca del artículo 6.bis CUP no es más que la conjunción de los signos de las otras dos MUE`s, en el que el elemento denominativo y el símbolo
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son de color naranja sobre un fondo negro. La casi identidad del signo de la marca del artículo 6.bis CUP en relación con los signos de las otras dos MUE's no puede obedecer más que a la autorización prestada por el titular de estas últimas que, además, es la sociedad matriz del grupo al que pertenece la productora del programa en España, SHINE IBERIA, S.L.

También se impugna en el recurso que la marca del artículo 6.bis CUP sea notoriamente conocida en España. A los efectos de la acción de infracción, la notoriedad de la marca no ha de fijarse atendiendo necesariamente al momento de la solicitud de la marca española de la demandada (agosto de 2013) sino atendiendo al momento en que se desarrolla la conducta infractora a partir del año 2016.

Sí ha de considerarse notoria en España porque la parte apelante cuestiona la notoriedad en el año 2013 con la finalidad de oponerse a la acción de nulidad absoluta fundada en la mala fe al tiempo de la solicitud de la marca, pero admite que adquirió notoriedad con el transcurso de los años y después de sucesivas ediciones del programa.

La notoriedad, además, resulta acreditada con i) la elevada cuota de audiencia media del programa en las distintas ediciones, por ejemplo, en la cuarta edición durante el año 2016, fue del 19,7%; ii) los numerosos premios recibidos que se enumeran en la página número 4 de la demanda; iii) los artículos y comentarios periodísticos que se aportan en forma de dossier en el documento número 5 de la demanda donde se destaca el éxito del programa y en los artículos periodísticos aportados con el documento número 4 de la contestación a la reconvención.

Pasando ya al examen comparativo de los signos en liza, es evidente la casi identidad del elemento fonético o literario porque las únicas diferencias son: i) se añade una 'f' al final de la palabra 'MasterChef' que carece de relevancia porque no altera la pronunciación de la palabra; ii) se añade la expresión 'Gallery Cook' que tiene por objeto describir la actividad y es tan poco distintivo que en el nombre de dominio de la página web de la demandada ni siquiera aparece.

Desde el punto de vista visual o gráfico es evidente el elevado grado de similitud porque lo más característico desde el punto de vista visual es el símbolo en forma de espiral con una letra 'm' en el centro
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y, este elemento coincide en ambos casos. La expresión 'Gallery Cook' apenas le da distintividad porque aparece en la parte inferior y el tamaño de la fuente de la letra es mucho más reducido que el elemento denominativo principal 'masterCheff'.

Desde el punto de vista conceptual, los elementos denominativos principales se refieren a la misma idea porque su significado en español es conocido por el consumidor medio español: 'Maestro de Jefe de Cocina'.

En tercer lugar, hemos de comparar los productos y servicios. Al fundamentar la acción de infracción en el riesgo de confusión, los productos comercializados por la demandada han de ser idénticos o similares a los designados por las marcas de actora como así indica el artículo 9.2.b RMUE y los apartados 2.b) y 5 del artículo 34 LM . Ya adelantamos que vamos a confirmar sustancialmente el pronunciamiento sobre la estimación parcial de la acción de caducidad por falta de uso.

Hemos de tener en cuenta que la no pertenencia a las mismas clases del Nomenclátor no impide ( STJUE 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 ) que exista similitud entre los productos y servicios confrontados si los mismos participan de la misma naturaleza, destino, forma de utilización, si compiten en el mercado o son complementarios entre sí, admitiéndose también como elementos que contribuyen a determinar la proximidad entre los productos los canales de distribución, contexto de su consumo o público destinatario (STJUE de 21 de enero de 2016). De ahí que no pueda prosperar la alegación de la apelante acerca de que no se puede infringir las marcas de la actora porque éstas no designan productos de las clases 7 y 11.

Del documento número 15 de la demanda y de la documental aportada por la actora en la audiencia previa se desprende que los productos comercializados por la demandada son electrodomésticos destinados a cocina como batidoras o 'robots' multifunciones.

Las dos MUEŽs de la actora designan en la clase 16, publicaciones impresas en relación con alimentos y cacharros de cocina y, en la clase 21, determinados utensilios y recipientes para el menaje o la cocina y, solo la MUE 7199201 designa, en particular, aceite y; de la clase 30, especias.

Además, la marca notoria no registrada del artículo 6.bis del CUP designa a un programa de televisión dedicado a un concurso de cocina en el que se utilizan necesariamente electrodomésticos y aparatos de cocina.

Tampoco podemos olvidar que la marca española de la demandada fue denegada, tras la oposición por SHINE IBERIA, S.L. de la marca española número 3057746, denominativa, 'MASTERCHEF', para designar productos de la clase 21, en concreto, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina.

En conclusión, los equipos o aparatos de cocina que comercializa la demandada son, al menos, similares respecto de los que designan las marcas de la actora porque todos ellos tienen el mismo destino: utensilios o aparatos utilizados para cocinar.

En cuarto lugar, debe valorarse el elemento de la distintividad intrínseca y extrínseca de las marcas de la actora porque a mayor distintividad, mayor es el riesgo de confusión.

En nuestro caso, la apelante considera que es escasa la distintividad intrínseca porque el término 'Masterchef' está vinculado al ámbito de la cocina y a los programas de concurso sobre habilidades. Sin embargo, sí es muy distintivo el símbolo de la espiral con la letra 'm'
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que lo identifica con claridad del resto de los competidores.

La distintividad extrínseca o elevado grado de conocimiento por el público pertinente ya lo hemos destacado con anterioridad al concluir que la actora es titular de una marca notoria no registrada prevista en el artículo 6.bis del CUP .

Así pues, las marcas de la actora presentan un elevado grado de distintividad.

Por último, ha de tenerse presente que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (SSTJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon, C 39/97, apartado 17 , y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97 , apartado 19).

Así, es posible, en nuestro caso, que puedan compensarse entre sí el distinto grado de similitud que presentan los signos y los productos o servicios como ocurre en nuestro caso donde el grado de similitud entre los productos y servicios puede ser más bajo mientras que es manifiesto el elevado grado de similitud entre los signos.

A la vista del análisis realizado podemos concluir que concurre el riesgo de confusión pues el sector del público pertinente puede creer erróneamente que los productos comercializados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los productos y servicios designados por las marcas de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los ofrecen.

No afecta al éxito de la acción de infracción el hecho de que un tercero tenga registrada la MUE número 7332208, denominativa, 'MASTERCHEF', para designar productos de la clase 11 relacionados con electrodomésticos de cocina porque elius prohibendide las marcas de la actora habilita para impedir que terceros no autorizados ofrezcan en el mercado productos similares con signos similares susceptibles de causar confusión.

En el recurso se alega la buena fe de la recurrente en el sentido de que adquirió en 2016 una marca registrada que designaba unos productos determinados tras un procedimiento de oposición y confiando en los signos externos de legitimidad que derivan de la tolerancia y aceptación por parte de la actora al aquietarse a la resolución de la OEPM, por lo que no ha hecho más que usar su marca para designar los productos para los que estaba autorizada. Sin embargo, para el ejercicio delius prohibendide los artículos 9.2.b) RMUE y 34.2.b LM basta simplemente con el riesgo de confusión con independencia del ánimo subjetivo del tercero infractor. Cosa distinta es la pretensión de indemnización de daños y perjuicios aparejada a la acción de infracción ( artículos 41.1.b y 42 LM ) en la que sí se tiene en cuenta la culpa o negligencia del infractor, pero en nuestro caso no se ha solicitado ninguna indemnización.

Por último, el efecto de la condena a la no utilización del nombre de dominio www.mastercheff.es es una consecuencia de la estimación de la acción de infracción porque a través de la página web se ofrecen los productos designados con el signo infractor como así prevé el artículo 34.3.e) LM , por lo que es procedente el referido pronunciamiento.

Confirmamos, pues, la estimación de la acción de violación de las marcas de la actora por concurrir riesgo de confusión.

QUINTO.- La acción de nulidad absoluta de la marca española número 3088993 al haber actuado de mala fe el solicitante al presentar la solicitud ( artículo 51.1.b LM ).

Hemos de partir de que la marca española 3088993 fue solicitada el día 22 de agosto de 2013 por Doña Monserrat López Domínguez (documento número 8 de la demanda) y la primera temporada del programa de televisión 'MASTERCHEF' fue emitida durante el año 2013 a través de trece programas (desde el 10 de abril hasta el día 2 de julio de 2013) con una cuota de pantalla total enprime timedel 18,6% de media durante todo ese período.

Los criterios interpretativos adoptados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la mala fe como fundamento de la petición de nulidad de una MUE, plenamente extensible a una marca nacional al tratarse la 'mala fe' de un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea vienen extractados en la STG de 7 de julio de 2016 (asunto T-82/14 ):

'26 El régimen del registro de una marca de la Unión se basa en el principio de 'el primero que registra', establecido en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 . Con arreglo a este principio, sólo puede registrarse un signo como marca de la Unión cuando no se oponga a ello una marca anterior [véase la sentencia de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T 321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 17 y jurisprudencia citada].

27 No obstante, la aplicación de dicho principio se ve matizada, en particular, por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 , en virtud del cual se declarará la nulidad de la marca de la Unión, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca (véase la sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T 321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 18 y jurisprudencia citada).

28 El concepto de 'mala fe' que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios [véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI - Fors MW (BIGAB), T 33/11 , EU:T:2012:77 , apartados 35 a 38, y las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C 529/07 , EU:C:2009:148 , punto 60].

29 Para apreciar si un solicitante actuó de mala fe, procede examinar, en particular, si pretende utilizar la marca solicitada. En este contexto, es preciso recordar que la función esencial de una marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C 529/07 , EU:C:2009:361 , apartado 45).

30 La intención de impedir la comercialización de un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca de la Unión un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado [ sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C 529/07, EU:C:2009:361 , apartados 43 y 44; y de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI - PSA Peugeot Citroën (Simca), T 327/12 , EU:T:2014:240 , apartado 37].

31 La intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe apreciarse tomando en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión. Esta motivación se demostrará normalmente tomando como referencia criterios objetivos, entre los cuales figura, en particular, la lógica comercial en la que se inscribía la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C 529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37, 42 y 53).

32 En el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 , cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, BIGAB, T 33/11 , EU:T:2012:77 , apartados 21 a 23).

33 Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo de nulidad absoluta demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta última (sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T 321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 18).'

La Sala confirma que la solicitante actuó de mala fe en el momento de la solicitud de la marca española número 3088993, fundamentalmente, si atendemos a la declaración que prestó en su condición de testigo.

De su declaración se desprenden varias circunstancias:

i) no es creíble su ignorancia sobre la repercusión pública del programa 'MASTERCHEF' sobre concurso de cocina y de los signos que lo identificaban, cuando consta la elevada audiencia media que mantuvo durante su primera edición en el año 2013 y, en especial, en su último programa emitido el día 2 de julio de 2013 que alcanzó una audiencia media superior al 30% de cuota de pantalla. El informe pericial emitido por KANTAR MEDIA, ratificado en el acto del juicio, pone de manifiesto el elevado nivel de audiencia del programa durante su primer año de emisión (2013).

ii) el signo de la marca solicitada presenta una coincidencia con las marcas de la actora que no puede calificarse como casual sino perseguida intencionadamente porque incluye el símbolo característico
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y el elemento denominativo 'MasterCheff'.

iii) la lógica comercial en la solicitud de la marca no se aprecia porque a pesar de la denegación parcial de su marca para la clase 21 (utensilios y recipientes para el menaje y la cocina) que no podía ignorar la solicitante porque consta que recurrió esa resolución ante la OEPM, decidió importar sartenes que no estaban amparadas por las clases 7 y 11, únicas para las que se concedió la marca.

iv) la testigo relató unos hechos difícilmente creíbles al afirmar que se dedicaba, incluso actualmente, al negocio inmobiliario, pero al comprobar que podía ser rentable el negocio de la venta de sartenes procedentes de China, decidió constituir una sociedad (MASTERCHEF GALLERY COOK, S.L.) y solicitar una marca (la marca litigiosa) para, a continuación, contactar con un fabricante de China (cuya identidad se ignora) para que le mandara prototipos de sartenes y, al comprobar personalmente su deficiente calidad, suspendió esta iniciativa empresarial hasta que en marzo de 2016 vendió a terceros sus participaciones en la sociedad y la marca.

Hemos de concluir que la solicitante de la marca española número 3088993, cuyo signo es prácticamente coincidente con el empleado para identificar un programa de televisión de cocina de elevada audiencia emitido con anterioridad a su solicitud, solo tenía la intención de apropiarse de una marca ajena notoriamente conocida en España sin intención de utilizarla en el mercado sino para su posterior venta a terceros a sabiendas de que le había sido denegada para productos de la clase 21: utensilios y recipientes para el menaje y la cocina.

A pesar de los desproporcionados términos empleados en el recurso para criticar la valoración de esta prueba testifical realizada por el Magistrado de instancia, al límite del legítimo ejercicio del derecho de defensa, confirmamos la esencia de esa valoración consistente en el nulo crédito que merece ese testimonio.

Así pues, al confirmar el pronunciamiento de la nulidad de la marca española número 3088993 en base al fundamento principal (actuación de mala fe del solicitante al tiempo de su solicitud), resulta innecesario examinar el fundamento subsidiario (así se indica expresamente en el encabezamiento de la página número 39 de la demanda) relativo a la nulidad relativa por incompatibilidad con las marcas prioritarias de la actora.

SEXTO.- La acción de competencia desleal fundada en los actos de confusión ( artículo 6 LCD ) y en los actos de explotación de la reputación ajena ( artículo 12 LCD ).

La Sentencia de instancia declara que la conducta de la demandada es subsumible en los artículos 6 y 12 LCD al utilizar la marca española número 3088993 para vender electrodomésticos, aprovechándose a su vez del prestigio del programa de televisión.

La apelante impugna este pronunciamiento porque se ha limitado a adquirir en 2016 y a utilizar de buena fe una marca registrada que había sido concedida tras un procedimiento contradictorio que resultó favorable a la solicitante de la marca y que devino firme en vía administrativa por ausencia de recurso de la mercantil oponente.

Estimamos esta alegación, no tanto por la concreta alegación del recurso sino por la doctrina jurisprudencial sobre el principio de complementariedad relativa que informa la compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal.

Sobre esta cuestión la STS de 11 de marzo de 2014 declara:

'Motivo primero de casación: compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal.

19. Formulación del motivo. Este motivo se basa en la infracción de los arts. 5 , 6 , 11 y 12 LCD y la jurisprudencia que los interpreta. En concreto, se denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial que entiende que las normas sobre competencia desleal tienen carácter complementario respecto de la legislación especial reguladora de la propiedad industrial, siendo aplicable a supuestos en que no lo sea esta.

En el desarrollo del motivo se argumenta que puede acudirse a la protección dispensada por la Ley de Competencia Desleal en aquellos supuestos que no están plenamente comprendidos en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de vigencia de protección marcaria y presenten por demás facetas ajenas al mismo. El recurso razona que las prestaciones objeto de la imitación que se pretende perseguir mediante una u otra normativa no son las mismas. Añade que algunas de las consecuencias de la actuación de la demandada no quedan cubiertas por los derechos marcarios, pero sí están reprimidas por la normativa de competencia desleal. Y sobre todo insiste en que la protección por la Ley de Competencia Desleal le permite impedir que la demandada utilice un bien material, que si bien no está protegido por la normativa marcaria, podría estarlo por la de competencia desleal, en concreto, el uso del color azul zafiro.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

20. Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

En nuestro caso, ni en la demanda ni en la Sentencia recurrida se describen conductas de la demandada relacionadas con la explotación de un signo distintivo que presenten una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. En la demanda se denuncia el uso de un signo que, amparado en una marca registrada, infringe elius prohibendide las dos MUE's y de la marca notoriamente conocida y no registrada de la actora, por lo que no se observan facetas específicas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Así pues, se acoge esta alegación y, en consecuencia, se desestima la acción de competencia desleal acumulada en la demanda porque la normativa de competencia desleal no sirve para reforzar o duplicar la protección marcaria.

SEPTIMO.- La demanda reconvencional por falta de uso de los productos designados con las MUE's 7199201 y 6952733.

En la demanda reconvencional se interesaba la declaración de caducidad total o parcial de la MUE 6952733 en las clases 16 y 21 y; de la MUE 7199201 en las clases 16, 21, 29 y 30, fundada en la falta de uso real y efectivo en los productos de las referidas clases de conformidad con lo previsto en los apartados 1.a y 2 del artículo 58 y en el artículo 18 del RMUE.

La Sentencia de instancia estimó en parte la demanda reconvencional al declarar la caducidad parcial de las referidas marcas para determinados productos de las clases 21, 29 y 30.

En el recurso ya no se solicita la caducidad de las MUE's respecto de la clase 16 y se denuncia la valoración de la prueba respecto del uso real y efectivo respecto de los productos que la Sentencia declara acreditada esta circunstancia en las clases 21, 29 y 30 porque considera que i) el uso no pasa de ser esporádico, testimonial o irrelevante en cuanto a volumen y cuota de mercado; ii) la inclusión de los productos en catálogos no acredita su efectiva comercialización; iii) es esencial la aportación de facturas.

La Sentencia declara acreditado el uso real y efectivo de los siguientes productos:

En relación con la MUE 6952733, clase 21, Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; cuencos, platos, jarras, vasos, chinas (porcelanas), tazas, tazones, cacharros, útiles de cocina; azucareros, tablas de cuchillos, mantequeras, hervidores no eléctricos, platos para la mesa, servicios de mesa, prensadores de ajos, cucharas agujereadas;

Respecto de la MUE 7199201 las clases: 21, Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; cuencos, platos, jarras, vasos, chinas (porcelanas), tazas, tazones, cacharros, útiles de cocina; azucareros, tablas de cuchillos, mantequeras, hervidores no eléctricos, cuencos para pastelería, platos de mesa, servicios de mesa, cestas para verduras, prensadores de ajos, cucharas agujereadas; 29, Comidas preparadas; caldo de verduras y aceite y; 30, Alimentos en forma de platos preparados y especias.

Los criterios interpretativos sobre el significado del uso real y efectivo se contienen en la STJ de 11 de marzo d 2003 (asunto C-40/01 ):

'36. Así, procede considerar que el 'uso efectivo' es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.

37. De ello se desprende que un 'uso efectivo' de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente. Tal uso puede realizarlo tanto el titular de la marca como, según establece el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, un tercero autorizado a utilizar la marca.

38. Por último, en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca.

39. La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, así, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, las características del mercado de que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente.

40. Por otra parte, en determinadas circunstancias, el uso de una marca puede revestir también un carácter efectivo con respecto a productos ya comercializados, para los cuales se haya registrado, y que ya no sean objeto de nuevas ofertas de venta.

41. Así ocurre, en particular, cuando el titular de la marca con la que tales productos se hayan comercializado venda piezas de recambio que formen parte de la composición o la estructura de esos productos ya comercializados y para las cuales haga un uso efectivo de dicha marca, en las circunstancias referidas en los apartados 35 a 39 de la presente sentencia. Dado que tales piezas son parte integrante de esos productos y se venden con la misma marca, debe considerarse que un uso efectivo de la marca para estas piezas se refiere a los propios productos ya comercializados y permite mantener los derechos del titular respecto a tales productos.

42. Lo mismo puede afirmarse cuando el titular de la marca la utiliza efectivamente, en las mismas circunstancias, para productos o servicios que no forman parte de la composición o la estructura de los productos ya comercializados, sino que se refieren directamente a tales productos y que se destinan a satisfacer las necesidades de la clientela de éstos. Tal puede ser el caso de operaciones de posventa, como la venta de accesorios o productos afines, o la prestación de servicios de mantenimiento y de reparación.

43. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, procede responder a la primera cuestión que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un 'uso efectivo' cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos.'

De otro lado, el ATJ de 27 de enero de 2004 (asunto C-259/02 ) complementa los criterios anteriores:

'27. Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones primera, segunda, tercera, cuarta y sexta que los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva han de interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un 'uso efectivo' cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca. Cuando responde a una verdadera justificación comercial, en las circunstancias anteriormente mencionadas, un uso, aun mínimo, de la marca o que sólo lo haga un único importador en el Estado miembro de que se trate puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo en el sentido de dicha Directiva.'

Hemos de tener en cuenta también que el artículo 18.2 RMUE declara: 'El uso de la marca de la Unión con el consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.'

Partiendo de los criterios interpretativos anteriores y de que el uso de la marca por los licenciatarios se considerará hecho por el titular, hemos de concluir que con la documental aportada con el escrito de contestación a la reconvención, con el escrito complementario posterior y con el oficio cumplimentado por AMAZON se ha acreditado el uso real y efectivo de los productos a los que se refiere la Sentencia recurrida a excepción de azucareros y mantequeras en la clase 21; de comidas preparadas y caldo de verduras de la clase 29 y; alimentos en forma de platos preparados.

Hemos tenido en cuenta que: i) no existe un número mínimo de venta de productos para considerar que a partir del mismo ya existe un uso real y efectivo, por lo que las cifras de ventas comunicadas por AMAZON son suficientes para acreditar el uso; ii) hemos tenido en consideración los catálogos de los productos porque ponen de manifiesto el uso de la marca para crear y conservar mercado sin que pueda equipararse a un uso meramente simbólico con el fin de mantener los derechos marcarios; iii) los catálogos y ofertas publicitarias ponen de manifiesto que los contratos de licencia aportados iban dirigidos realmente a comercializar productos con las marcas de la actora; iv) no existe una limitación en los medios de prueba para justificar el uso real y efectivo de modo que no podemos reducirlo a la sola aportación de facturas; v) la ahora apelante no impugnó en el acto de la audiencia previa la autenticidad de la documental aportada por la adversa, por lo que no puede aprovechar el recurso para alegar la posible manipulación de los documentos aportados para acreditar el uso real y efectivo; vi) no consideramos uso real y efectivo de los productos que aparecen en una simple fotografía sin ningún contexto como en los casos en que se incorporan a un catálogo o a una oferta comercial.

En conclusión, se estima parcialmente esta alegación del recurso.

OCTAVO.- Costas causadas en la instancia.

La Sentencia impugnada impone a la demandada las costas causadas en la instancia por la demanda principal a pesar de su estimación parcial porque declara que concurre mala fe o temeridad de conformidad con el inciso final del artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La apelante impugna este pronunciamiento que hemos de acoger por varias razones: i) la excepción al criterio general de no imposición de las costas cuando la demanda se estima en parte debe interpretarse restrictivamente; ii) no consta que la actuación procesal de la demandada-reconviniente haya sido obstruccionista o haya provocado actuaciones procesales superfluas o innecesarias; iii) la mala fe en la solicitud de la marca es imputable a la solicitante, Sra. López Domínguez, la cual vendió la sociedad y la marca en el año 2016; iv) la demandada utilizó la marca española 3088993 para los productos que le autorizaba la concesión del registro después de haberse opuesto a su solicitud la filial en España de la actora; v) tras la estimación parcial del recurso se ha desestimado en esta alzada la acción de competencia desleal acumulada en la demanda.

En consecuencia, procede aplicar el criterio general previsto en el artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los casos de estimación parcial de la demanda.

NOVENO.- Costas causadas en esta alzada.

Al haber estimado en parte la apelación no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada según establece el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

DECIMO.- Destino del depósito constituido.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse estimado en parte según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS:Con estimación parcial del recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 2 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, rectificada por el Auto de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemosREVOCAR Y REVOCAMOSla mencionada resolución en los siguientes particulares:

i) se desestima la acción de competencia desleal, por lo que se suprime del Fallo el último párrafo de los pronunciamientos declarativos respecto de la demanda principal: 'Que la actividad desarrollada por la demandada constituye un acto de competencia desleal';

ii) no procede efectuar especial imposición a la demandada de las costas causadas en la instancia originadas por la demanda principal con expresa declaración de mala fe, de tal manera que el último pronunciamiento condenatorio relativo a la demanda principal se debe sustituir por 'No procede efectuar especial imposición de costas.'

iii) respecto de la demanda reconvencional, la declaración de caducidad se extenderá también, en la clase 21 a azucareros y mantequeras; en la clase 29 también se extenderá a comidas preparadas y caldo de verduras y; en la clase 30 a alimentos en forma de platos preparados;

se mantienen el resto de los pronunciamientos; sin efectuar especial imposición de las costas causadas en esta alzada y; acordando la devolución del depósito constituido por la parte apelante.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales compuestos de cuatro tomos, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-