Sentencia Civil Nº 6/2010, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 441/2008 de 04 de Enero de 2010

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm 441/2008

Parte demandante: COINTREAU y CLS REMY COINTREAU

Procurador: DANIEL DABROWSKI PERNAS

Abogado: JORGE GRAU MORA y Mª ANTONIA TORRENTE TOMAS

Parte demandada: NEW LIDESPORT SL

Procurador: PERFECTO OCHOA POVEDA

Abogado: FIDEL PEREZ ABAD

SENTENCIA núm. 6/10

En Alicante, a 4 de enero de 2010

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 441/2008 promovidos a instancia de COINTREAU y CLS REMY COINTREAU representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. DANIEL DABROWSKI PERNAS y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. JORGE GRAU MORA y Mª ANTONIA TORRENTE TOMAS contra NEW LIDESPORT SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. PERFECTO OCHOA POVEDA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a FIDEL PEREZ ABAD, sobre infracción de marca comunitaria e internacional y competencia desleal

Antecedentes

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que "SE DECLARE

1.- Que los actos de la demandada reseñados en el hecho Cuarto de este escrito consistentes en la comercialización por la demandada de un licor de naranja con una presentación comercial esencialmente idéntica a la que es característica de la presentación del licor de naranja COINTREAU y que la actora tiene protegida a través de sus Marcas comunitarias nºs 633305, 695130, 697656, 4021986 y 917242 e internacional protegida en España nº. 553499, es constitutiva de violación de las citadas Marcas y de competencia desleal contra las actoras.

Y SE CONDENE A LA DEMANDADA:

2.- A estar y pasar por la anterior declaración.

3.- A cesar en la realización de los actos citados en el apartado 1 de este Suplico y de cualesquiera otros que supongan o puedan suponer violación de las citadas Marcas comunitarias nºs 633305, 695130, 697656, 4021986 y 917242 e internacional nº. 553499 y competencia desleal contra las actoras.

4.- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga el empleo de signos distintivos idénticos o semejantes a los que son objeto de las Marcas comunitarias nºs 633305, 695130, 697656, 4021986 y 917242 e internacional nº 553499 de COINTREAU.

5.- A retirar del tráfico económico las botellas de licor de naranja comercializados por la demandada con la presentación comercial a que se refiere esta demanda así como los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aquéllas aparezcan.

6.- A destruir a su costa las botellas del licor de naranja con la presentación que es objeto de la presente demanda que la demandada tuviere en stock así como de los que hubieren sido retirados del tráfico económico.

7.- A indemnizar a mis mandantes por la infracción de las precitadas Marcas y/o por competencia desleal en la cuantía que se determine, de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el fundamento de Derecho Segundo, apartado 3, subapartado c) del presente escrito.

8.- Al pago de las costas de este procedimiento"

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la formulación de declinatoria, que previo traslado a las actoras y Ministerio Fiscal, fue desestimada por auto de 5 de diciembre de 2008

En el plazo conferido se presento por la demandada escrito de contestación en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la reconvención, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 LEC , que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, e interesada por las partes la práctica de las pruebas documental, pericial y testificales escritas, se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio

Cuarto.- El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos, entre ellos concursales de preferente tramitación, ascendiendo a 1300 el número de asuntos registrados en 2009 , que supera de manera considerable el módulo de entrada de asuntos para un Juzgado de esta clase

Fundamentos

Primero: Planteamiento

1. Las entidades francesas COINTREAU y CLS RÉMY COINTREAU que explotan el licor de naranja del mismo nombre y en su condición de titulares de varias marcas comunitarias e internacional con efecto en España que protegen los elementos característicos de su presentación (botella, etiqueta y banderola), formulan demanda frente a NEW LIDESPORT SL por considerar que la comercialización de un licor de naranja fabricado por ésta -Licor PORTHOS- con una presentación comercial esencialmente idéntica a la que es característica del genuino licor COINTREAU protegida mediante los registros de marca, supone una infracción de los derechos sobre las marcas y una actuación de competencia desleal

2. Se ejercitan, en primer lugar, acciones marcarias, en un caso, derivados de las marcas comunitarias, con invocación de los art 9 en relación con el art 14 y 98 del Reglamento Comunitario (CE) Num 40/1994 , de marca comunitaria (en adelante RMC, aplicable por motivos temporales al no estar en vigor el Reglamento 207/2009 ) y en otro caso, los derivados de la marca internacional con efecto en España, al amparo de los arts 34, 40, 41, 43 y 44 de la Ley española 17/2001, de Marcas. Y en segundo lugar, acciones por competencia desleal, con alegación de los arts 1,2,3,4, 5, 6 y 12 y 18 de la Ley Española 3/1991, de 1 de enero de Competencia Desleal (en lo sucesivo LCD) al considerar que se trata de actos contrarios a la buena fe (art 5 ), de confusión (art 6 ) y de explotación de reputación ajena (art 12 )

3. Respecto de lo primero, de la extensa demanda, se extrae que son dos las líneas argumentales básicas: en primer lugar, que la presentación embotellada del licor de la demandada es prácticamente idéntica a la presentación embotellada del licor COINTREAU, induciendo a confusión, sin que la utilización por la demandada de la denominación PORTHOS lo haga desaparecer; y en segundo lugar, que aunque no concurra riesgo de confusión, hay infracción al ser las marcas de la actora renombradas y estar utilizando la demandada los elementos característicos de la presentación del licor Cointreau protegidos por sus marcas sin justa causa, obteniendo una ventaja desleal del carácter distintivo de aquellos, beneficiándose también del renombre de dichas marcas y perjudicando a su distintividad.

4. En la contestación a la demanda formulada por NEW LIDESPORT SL se solicita la absolución por entender, en sucinta síntesis, que no concurre infracción marcaria alguna por inexistencia de confusión, con invocación de la doctrina emanada de la Sentencia del TS de 21 de mayo de 2008 precisamente en un asunto instado por las actoras

Segundo.- Los signos marcarios en colisión

5. Las marcas cuya protección se reclama son las siguientes:

1º) Marca comunitaria nº 633305 solicitada en 15.9.1997 y concedida en 26.4.1999 con reivindicación de colores: cobre, negro, naranja, rojo y blanco

2º) Marca comunitaria nº 695130 solicitada en 3.12.1997 y concedida en 17.8.1999

3º) Marca comunitaria nº 697656 solicitada en 3.12.1997 y concedida en 15.3.1999

4º) Marca comunitaria nº 4021986 solicitada en 25.8.2004 y concedida en 3.1.2006 con reivindicación de colores: marrón, cobre, blanco, rojo, negro, naranja, dorado

5º) Marca comunitaria nº 917242 solicitada en 15.12.2006 y concedida en 12.4.2007

6º) Marca internacional nº 553499 solicitada en 16.5.1990 y concedida en 30.11.1993

Todas ellas protegen, entre productos y por lo que aquí interesa, bebidas alcohólicas (excepto cerveza)

Documentos nºs 8, 9, 10, 11 y 12 copias extraídas de la Base de Datos CTM on-line de la OAMI y Base de Datos SITADEX de la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como de la obtenida de la Base de Datos ROMARIN de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

6. Por su parte, la demandada comercializa una bebida alcohólica, en concreto licor de naranja, con la siguiente presentación (aportada como pieza en la contestación)

Tercero- La infracción por riesgo de confusión

7. Aunque la actora se centra en el art 9.1.c) del RMC , también invoca el art 9. 1 . b) en relación con el art 9.2 RMC , y en realidad la alegación del art 9.1c ) lo es para el caso de que no se considere la existencia de riesgo de confusión, lo que obliga, pues a su análisis inicial

8. Riesgo de confusión, que como ya ha dicho este Juzgado en otras ocasiones (entre otras sentencia de 31 de julio de 2007, 30 de abril y 1 de septiembre de 2009 ) se trata de un concepto de derecho comunitario, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del Tribuna de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea que enseñan que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI - Petit Liberto [Fifties] y de 15 de enero de 2003 , Mystery Drinks/OAMI-Karlsberg Brauerei), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG.) y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

9.Para su determinación (por todas STPICE de 25 de mayo de 2005, TELETECH HOLDINGS, Inc. contra OAMI y la jurisprudencia en ella citada) procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), siendo directamente proporcional al carácter distintivo particular de la marca anterior (STCJ de 29 de septiembre de 1998, caso Canon y caso SABEL antes citada); elevado carácter distintivo de una marca que puede deberse, bien por las cualidades intrínsecas de la marca, bien en razón de la notoriedad de que goza (sentencia del Tribunal de Justicia, caso Canon y sentencia del Tribunal de Primera Instancia, MYSTERY citada).

10. Y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Cuarto.- El consumidor relevante

11.- En el caso presente el consumidor relevante es el consumidor medio comunitario o español (según la clase de marca) de bebidas alcohólicas, que al no acreditarse especiales circunstancias, deben entenderse que son de consumo corriente, por lo que hay que concluir que nos encontramos ante un consumidor normal o medio (entre otras, la STPICE de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI-Educational Services (ELS) y STPICE de 6 octubre 2004 New Look/OHMI-Naulover (NLSPORT), sin que por la categoría de esos productos se puede predicar que su grado de atención sea especialmente elevado

Quinto.- La identidad aplicativa

12. Respecto de los productos a cotejar, no hay discusión de la identidad aplicativa, ya que el licor embotellado por la demandada se trata de una bebida alcohólica de la misma clase (licor de naranja ) que la protegida por las marcas de la actora

Sexto. La semejanza de los signos

13. En lo que atañe a la comparación de los signos, que junto con la comparación de productos conforma el juicio de confundibilidad, es constante la jurisprudencia que indica que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STPICE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)]

14. De forma concreta en el caso de marcas compuestas, el Tribunal de Justicia ha declarado que la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI y las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion y de 12 de junio de 2007 , OAMI/Shaker). A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado también que, según reiterada jurisprudencia, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencia de 12 de junio de 2007 OAMI/Shaker y sentencia de 20 de septiembre de 2007 , Nestlé/OAMI).

15. En el caso presente, los actores no efectúan un cotejo individualizado de los signos marcarios sino que en el folio 9 se denuncia la reproducción, por parte de la demandada, de la práctica totalidad de los elementos característicos de la presentación del COINTREAU, en los términos siguientes: i) la presentación de la botella: de color pardo, de forma prismática con aristas biseladas y redondeadas en su parte superior; ii) la ocupación prácticamente de la cara frontal del envase por una etiqueta rectangular colocada en idéntica posición que la de de la actora y de los mismos colores: fondo blanco con orla de color cobre metalizado; iii) la etiqueta de la demandada reproduce en el mismo color las finas líneas verticales que figuran en el interior de la etiqueta del licor de la actora; iv) el papel destacado en el interior de la etiqueta de una banderola, como en el caso de la actora; v) los colores de esa banderola: cobre con reversos en rojo, son iguales que la de la actora; vi) la colocación en el interior de la banderola de la denominación del licor y vii) la reproducción de la denominación con caracteres del mismo color: negro con reborde en blanco

16. Por su parte, la demandada, niega la confusión de signos con base a las siguientes razones: i) las marcas de las actoras no consisten en la simple forma de una botella cuadrada con bordes redondeados y de cristal oscurecido, sino que sus características distintivas radican en los relieves que contiene, en particular la firma de E. Cointreau en las dos caras laterales, en el marco formado por un rebaje en su cara frontal donde se encaja la marca gráfica y en el sello situado en la parte superior de la botella, por encima de la etiqueta; ii) que no puede ser considerado ilícito la comercialización de licores en una botella de forma cuadrada con bordes redondeados, por ser algo tan genérico que es contrario al art 7.1b) del Reglamento , inhábil para constituir signo distintivo, siendo una forma de envase muy habitual para licores y productos destilados del alcohol; iii) que las etiquetas contienen elementos diferenciadores que las hacen distintas ; iv) que su envase responde a un modelo estándar de envase de los licores empleado por muchas licoreras en España y v) que comercializa el licor en botellas de 1 litro y no de 0,70 litro como la actora, habiendo convivido durante más de 7 años en el mercado

17. Respecto de las marcas consistentes en la representación de etiquetas (las marcas comunitarias nº 633305 y nº 917242) de su cotejo con el equivalente signo empleado por la demandada, es cierto que: i) ambas son rectangulares, al ser mas altas que anchas; ii) tienen un fondo blanco, con líneas finas verticales y un reborde de color cobre; iii) que en su parte superior hay una banda oblicua en colores cobres con distintas tonalidades (la llamada orla o banderola) con pliegues o reversos en rojo y iv) que en ella se coloca la denominación, que aparece en letras negras mayúsculas con reborde blanco, si bien en una de las marcas comunitarias más bien resaltan sobre fondo blanco.

18. Pero también lo es que presentan divergencias: i) en cuanto a la forma de la etiqueta, pues aunque ambas son rectangulares, la de la actora se aprecia a simple vista que es más estrecha, sobresaliendo por los laterales más la banderola superior frente a la etiqueta de la demandada, menos estilizada; ii) la banderola de la demandada no contiene el reborde en blanco que sí figura en las marcas comunitarias y iii) en cuanto a su contenido, la etiqueta registrada de la actora (objeto de análisis) aparece más "limpia" pues lleva impresa la firma E Cointreau escrito en oblicuo ascendente en color cobrizo y un dibujo de líneas curvas a modo de alas, que no aparecen en la empleada por la demandada que, además del dibujo de unas naranjas evocativo de la clase de licor, contiene en su parte superior una especie de escudo que enmarca la letra N en blanco sobre fondo rojo sobresaliendo el adorno que lo rodea parcialmente del rectángulo, que de esta manera queda cortado, y en su parte inferior los datos exigidos de etiquetado y el código de barras; datos estos que se contienen en el envase de la actora en otra etiqueta en su parte trasera.

19. Pero sobre todo la diferencia más destacada es el elemento denominativo -COINTREAU, en un caso y PORTHOS, en otro - que aparece como predominante en la impresión de conjunto frente al resto de elementos gráficos, por su enmarque y tamaño, dominando la imagen de estas marcas y etiqueta, siendo la que el público destinatario guarda en la memoria, pues la regla general es la prevalencia en las marcas mixtas del elemento fonético. Y la diferencia entre ambos elementos denominativos es absoluta y no ofrece dudas, tanto fonética como conceptual, procedentes de lenguas latinas distintas, extremo que no se cuestiona, e incluso gráficamente solo coinciden los colores de las letras pero no su número ni grafías

20. En cuanto a las marcas comunitarias consistentes en la representación de unas botellas (marcas comunitarias nº 695.130, nº 697.656 y nº 4.021.986 e internacional 553.499 ) hay que partir de que tales marcas no protegen una botella de color pardo, de forma prismática con aristas biseladas y redondeadas en su parte superior, como parece pretenderse (o presuponerse) en la demanda, sino que lo que protege son las botellas en las formas registradas, esto es, no solo la botella de color pardo, de base cuadrada y forma prismática con aristas biseladas y redondeadas en su parte superior sino con los aditamentos específicos que contienen, ya etiquetas (marcas comunitarias nº 695.130 y nº 4.021.986) ya relieves, en particular la firma de E. Cointreau en las dos caras laterales, ya rebajes o rehundidos en la cara frontal que sirve para colocar encajada la etiqueta gráfica y el sello situado en la parte superior de la botella, por encima de la etiqueta , que se aprecian en la marca nº 697.656 con mayor precisión y también en las restantes se deduce y se comprueba con el examen de las muestras físicas aportadas por las partes, que en el caso de la marca internacional deviene necesario por la absoluta ausencia de nitidez del registro (tal y como parece en la base SITADEX de la OEPM, doc num 13 que no es el reflejado en la demanda), sin que pueda ampararse en esa oscuridad la actora para pretender que ese marca protege la botella desnuda, sin adición de elemento alguno, que en ningún momento consta que haya sido empleada en esa forma desnuda para comercializar su licor. Lo que no es admisible es que la ausencia de claridad al representar el signo tridimensional conlleve como consecuencia impedir a los competidores el uso de un envase de licor estandarizado en el mercado durante tiempo y por ende de libre disponibilidad, como se deduce de la documental fotográfica y piezas aportadas en la contestación, las distintas testificales escritas ex art 381 LEC y antecedentes fácticos reflejados en resoluciones judiciales previas (sentencia del TS de 21/5/2008, confirmatoria de la SAP de Barcelona de 28/12/2000 en un asunto instada por la misma actora) valorables como medios de prueba , a ponderar con los demás (SSTS 18/3/1987 y 20/12/1986 )

21. Rasgos que son los determinantes en el juicio comparativo, pues son los que pueden justificar su carácter distintivo, pues hay que recordar que, tratándose de marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto, y dado que los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, sólo una marca-envase que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos del ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial como indicadora del origen empresarial no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (STJCE de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI y 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI -Forma de una botella de plástico)

22. Y ninguno de estos elementes característicos concurren en la botella de la demandada, que se limita a emplear una forma de envase estandarizada en el mercado para los licores de base cuadrada, de color pardo y con bordes biselados; forma que al no ser distintiva no es determinante en el juicio comparativo entre signos, sin que contradiga lo anterior el informe aportado como doc num 7 de la demanda, consistente en un estudio "sobre conocimiento de la botella Cointreau" si tenemos en cuenta: i) que la muestra de 500 personas no reflejan al consumidor medio relevante al limitarse al consumidor de bebidas alcohólicas habitual (al menos cada 15 días) de licores tipo Cointreau, Marie Brizard , Baylyes y ii) la imagen mostrada es la botella registrada por las actoras en la OAMI en la que figuran los rebajes y relieves, en particular la firma de E. Cointreau en las dos caras laterales, por lo que se viene, en definitiva, a testar si esa botella de Cointreau se reconoce como tal , no si una botella de base prismática, de color pardo y con bordes biselados de base cuadrada se asocia como indicadora del origen empresarial de Cointreau por el consumidor medio

Séptimo.- El juicio de confundibilidad

23. La jurisprudencia ha puesto de relieve que la valoración de los distintos factores relevantes no es abstracta. Su trascendencia es relativa atendiendo a las condiciones de comercialización de los productos designados por los signos en colisión (STPICE de 3 de julio de 2003), pues en la apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia

24. Al respecto aunque no se ha aportado prueba que permita excluir la regla general de la prevalencia en las marcas mixtas del elemento fonético, que es esencial sobre todo cuando el producto se solicita al vendedor, es hecho notorio que también se trata de un producto que se encuentra a la libre disposición del cliente en estanterías o lineales de grandes superficies, en cuyo caso el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca (STJCE de 3 de septiembre de 2009, La Española contra Carbonell)

25. En el supuesto presente, a pesar de la identidad aplicativa, atendidas las divergencias entre los signos marcarios registrados y el envase de la demandada, no hay prueba de ese riesgo de confusión ya que al margen de la relativa a la titularidad de las marcas, su notoriedad (no cuestionada) y el informe adjuntado como doc num 7, nada más se aporta, y en esa tesitura no hay elemento gráfico de relevancia que compense la destacada fuerza distintiva del elemento denominativo (COINTREAU, absolutamente dispar a PORTHOS), sin que basten, a estos efectos, las semejanzas anteriores referentes a elementos secundarios como la forma rectangular de la etiqueta, que es común a múltiples licores (como se desprende de la documental fotográfica, piezas aportadas en la contestación y antecedentes judiciales citados), por lo que escaso peso puede atribuírsele. Tampoco es exclusivo en el sector de las bebidas el uso de una banda o banderola conteniendo el nombre del producto, en tanto que la combinación cromática de la etiqueta no aparece bastante per se para generar riesgo de confusión .Conclusión que no varia por la colocación de la etiqueta, pues seria ilógico no situarla en el frontal del envase (que es la parte más visible), compartiendo la tesis de la demandada de que no puede ser considerado ilícita la comercialización de licores en ese tipo de envases consistentes en una botella cuadrada de color pardo con bordes biselados por ser algo tan genérico que no es susceptible de exclusiva por contrario al art 7.1b) del Reglamento

26. Solo resta añadir que no acreditado que la SL demandada sea sucesora de la empresa contra la que formuló demanda en su día la parte actora por la comercialización de un licor también denominado PORTHOS ( ya que no se puede deducir solo de la compra de marcas) no hay razón jurídica para trasladar e imponer a la demandada las consecuencias de un litigio en el que no fue parte ni trae causa de la parte, pues ello implicaría quiebra del derecho de defensa ( art 24 CE )

Octavo. La infracción de la marca notoria

27. Rechazada la existencia de confusión, procede analizar si los actos infringen lo previsto en el art 9.1.c) del RMC con arreglo al cual el titular marcario está " habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si está fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechará indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos" , sin que se cuestione que COINTREAU sea una marca notoria en el sector de licores, lo cual exime analizar aquí si la prueba aportada referente a niveles de implantación en el mercado, su duración, volumen de ventas, publicidad y demás factores que permiten cualificar a una marca como notoria o reconocida

28. Este precepto, al igual que hace el artículo 5, apartado 2 de la Directiva , potencia la protección de las marcas "notorias" o "reconocidas" (según expresión que parece asumir el TJCE en la sentencia la STJCE de 14 de septiembre de 1999 , General Motors Corporation contra Yplon SA, en la que se inclina, siguiendo el criterio del Abogado General Jacobs, por la versión alemana de "conocida" o " reconocida", aunque la cuestión terminológica no es pacifica hasta el extremo que el Reglamento (CE) 2868/95 de la Comisión, de norma de ejecución del RMC 40/94 habla de "renombrada "en la Regla 15 y por esa expresión se pronuncia la OAMI en su textos) ya que no solo se produce la superación del principio de especialidad, sino que instaura una protección en la que expresamente no requiere la existencia de un riesgo de confusión (STJCE de 23 de octubre de 2003, Adidas Salomon AG y Adidas Benelux BV vs Fitnessworld, ) previsto en el apartado precedente, que debe ser analizado conforme a las pautas que establecen las recientes sentencia del TJCE de 27 de noviembre de 2008 (asunto Intel) y de 18 junio 2009 (asunto L'Oréal/Bellure) que enseñan que es preciso un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda.

29. A pesar de su texto y en atención a la estructura general y los objetivos del sistema en el que se inscribe dicho artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento , la protección de las marcas comunitarias renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (Sentencia del TJCE de 6 de octubre de 2009 , con cita de la sentencia de 9 de enero de 2003 , Davidoff ) , por lo que la alegación de la demandada de que no cabe su invocación en este caso de productos idénticos ( folio 7 de la contestación) ha de desechare

30. Ahora bien, y frente a la tesis de la actoras, la existencia del vínculo dicho en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente por sí misma para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 9.1 c), que constituyen el requisito específico para la protección de las marcas de renombre, y que se establecen de forma alternativa, consistentes en que el uso realizado sin justa causa pueda: a) implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad del signo ajeno ; b) implicar un menoscabo o perjuicio del carácter distintivo de signos ajeno o c) implicar un menoscabo o perjuicio de la notoriedad del signo ajeno, cuya prueba le corresponde al titular de la marca notoria, como ya se dijo en la sentencia de a 6 de Marzo de 2009 (asunto MARISTAS) y confirma el Tribunal de Marcas en sentencia de 21 de octubre de 2009, que se remite a la STJCE 18 junio 2009 (L'Oréal/Bellure) para exponer las distintas infracciones que pueden producirse a la marca notoria que, aunque referida al artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE , su contenido es sustancialmente idéntico al artículo 9.1.c RMC y que dice: " 38. Esas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 27).

39 En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 29).

40 En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos «difuminación» o «degradación», tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca.

41 El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

42 Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 28).

43 De ello se desprende que la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca puede ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos más generales, al titular de ésta"

31. Respecto a la prueba de los distintos presupuestos e infracciones la jurisprudencia comunitaria establece las siguientes pautas

32. En primer lugar, en cuanto al vínculo (presupuesto necesario pero no suficiente), consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y el signo posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, aun cuando no las confunda, el TJCE en la sentencia de 27 de octubre de 2007 indica que "la existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso... .42 Entre tales factores cabe citar: el grado de similitud entre las marcas en conflicto; la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca anterior; la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso; la existencia de un riesgo de confusión por parte del público" , precisando que cuanto más similares sean las marcas en conflicto , más probable será que la marca posterior evoque, en la mente del público pertinente, la marca anterior de renombre. Así sucede a fortiori cuando ambas marcas son idénticas. Pero que no basta si hay disparidad absoluta de productos o servicios cuyos públicos relevantes no coincidan, añadiendo que "El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, entre las marcas en conflicto"

33. En segundo lugar, la carga de la prueba le corresponden al titular de la marca anterior notoria pero "no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva . Cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal infracción, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar a que se cometa efectivamente la infracción para poder exigir la prohibición de dicho uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro" (STJCE de 27 de octubre de 2007)

34. En tercer lugar, respecto de la «dilución» o "aguamiento" " para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro" ( STJCE de 27 de octubre de 2007)

35. En cuarto lugar, para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca " ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69) (STJCE de 18 de junio de 2009)

36. Y aclara que " la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca,según dicha disposición (artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 , equivalente al art 9.1c del RMC ), no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna"

Noveno.- La infracción de la notoriedad de Cointreau

37. La traslación de las consideraciones anteriores al caso presente permiten afirmar, en primer lugar, que aunque no se confundan, sí existe un vínculo entre las marcas de la actora ( cuya notoriedad se ha dicho que es incontrovertida) y el envase en su conjunto empleado por la demandada, en virtud del cual el público relevante las relaciona, atendidas las circunstancias concurrentes en su totalidad y en especial, sus similitudes o semejanzas antes desglosadas (que no se niegan por la demandada , folio 5 , hecho cuarto); la identidad absoluta de los productos marcados, por lo que comparten público destinatario y canales de distribución, la intensidad del renombre de las marcas COINTREAU (en sus diversas variantes, ya mixtas, ya denominativas ya tridimensionales) y su fuerza distintiva como distintivos que se remontan a más de 150 años, objeto de una profusa explotación publicitaria y considerada como una de las grandes marcas del siglo no solo a nivel europeo sino mundial, y que solo en España presenta unas ventas en el periodo 2003-2007 superiores a 3.600.000 litros y 38 millones de euros y unos gastos de publicidad de más de 4 millones de euros (doc num 1 a 6 de la demanda), no contradichos de contrario

38. Y en segundo lugar, aunque no hay datos que adveren que se haya modificado el comportamiento del consumidor medio de los productos signados con las marcas COINTREAU o que exista un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro, sí se puede afirmar que con la presentación en ese envase se produce por la demandada un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas COINTREAU, a la vista de las circunstancias concurrentes, entre ellas las ya indicadas referentes a la elevada notoriedad de las marcas COINTREAU en el sector de los licores de naranja, la identidad de los productos y la semejanzas entre las presentaciones de los mismos

39. No se quiere decir con ello que no pueda la demandada ofertar su licor de naranja en una botella de base cuadrada y bordes biselados, sino que al hacerlo de la manera que lo hace, con quasiidentico tipo de recipiente, con una etiqueta que se asemeja de manera evidente a la de la actora en su configuración y combinación cromática, realce de la orla o banderola, con igual colocación e inclinación, hay un riesgo fundado de que la imagen que proyectan las marcas COINTREAU (de prestigio y calidad) obtenidas a lo largo de su dilatada existencia y esfuerzo (publicitario, entre otros), se transfiera al producto de la demandada, competidor directo, que, a pesar de las múltiples variantes que pueden existir para presentar su producto, se acerca de manera sospechosa a la forma de presentación empleado por la marca notoria en el sector de los licores de naranja, en una comportamiento que la doctrina tacha de "parasitismo» , pues de esta manera logra captar la atención del consumidor hacia su producto sin contraprestación alguna, lo cual no es conforme con unas practicas leales en el mercado, que ha de basarse en la eficiencia de las propias prestaciones y no en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

40. En definitiva se trata de impedir que el demandado obtenga una ventaja desleal del renombre de las marcas de las actoras que facilitan la comercialización de su licor, por lo que debe ser estimada la demanda por infracción de la protección reforzada que otorga el art 9.1c) RMC , sin que puedan ser atendidos los argumentos defensivos expuestos por el demandado, por las razones ya expuestas, a lo que debe añadirse que:

a) no es incompatible con la doctrina emanada de la Sentencia del TS de 21 de mayo de 2008 recaída en un asunto instado por las actoras, pues el marco jurídico era distinto y ya se encarga de precisar el TS que "... la Ley 32/1988 no protegía con las acciones de sus artículo 35 y sigs. al titular de la marca renombrada ante el perjuicio causado al renombre, la explotación del mismo o el riesgo de dilución" , a diferencia del sistema marcario comunitario (art 9.1c RMC ); vacío normativo que se colmaba en el derecho español previo la reforma de 2001 con la aplicación de la Ley de Competencia Desleal , que tampoco es analizada en la sentencia de casación ni en la de apelación, pues las pretensiones sobre competencia desleal deducidas en primera instancia, desestimadas, no fueron recurridas en apelación, y

b) que respecto de la convivencia en el mercado durante siete años, hay que decir i) que la coexistencia pacífica se invoca como argumento para excluir el riesgo de confusión, y aquí la infracción no se sustenta en dicho riesgo; ii) en todo caso debe ser analizada con cautela y de manera estricta, según las pautas que se desprenden de la jurisprudencia comunitaria recogidas en la sentencia del TPICE de 11 de mayo de 2005 , "GRUPO SADA"; iii) ha de ser pacífica, sin que se desprenda automáticamente de la no reclamación, pues lo que ello puede conllevar es la prescripción (art 45LM ), sobre todo cuando no hay prueba que permita entenderse consentida de manera duradera en el tiempo, que precisa previo conocimiento, limitándose la producción de la demandada hasta el año 2005 a unas ventas anuales que no superaban las 1000 unidades, 2.220 unidades en el año 2006 y 2.508 unidades en el año 2007, que solo se incrementan a varios miles en el año 2008 (según datos obrantes el informe pericial), que es precisamente cuando se interpone la demanda

Décimo. Las consecuencias derivadas de la infracción marcaria

41. A la vista de la infracción de la marca comunitaria de la actora y conforme al artículo 98 RMC completado en la Ley española 17/2001 de Marcas, de aplicación en virtud de lo previsto en los artículos 14, 97 y 98 del Reglamento , en concreto, los artículos 41 y siguientes en la redacción previa a la Ley 19/2006, de 5 de junio (dado que se remontan los hechos denunciados al segundo semestre de 2003 y años sucesivos, anteriores a su entrada en vigor ) hay que afirmar que proceden las pretensiones merodeclarativa, de cesación, abstención, de remoción y destrucción interesadas, si bien con varias aclaraciones, a fin de facilitar su cumplimiento, ya voluntario ya forzoso, a la vista de los términos excesivamente abiertos del suplico :

1º) su alcance se limita a lo que ha sido objeto de debate, es decir, la comercialización por la demandada de licor de naranja en la forma indicada en el apartado 6, por lo que la fórmula genérica "o de cualesquiera otros que supongan o puedan suponer violación de las marcas... "de la actora , no es válida y se rechaza por el Tribual Supremo en la sentencia de 3 de marzo de 2004 al decir que " constituye, o bien una condena inaceptable en cuanto previsión de un supuesto hipotético que no se sabe si llegará a producirse, o bien una mera declaración genérica innecesaria, que nada aporta a la pretensión «ejercitada», y por ello no puede servir de fundamento al recurso "

2º) la pretensión de remoción o retirada de las botellas y del material publicitario en el que se haya materializado la violación del derecho de marca queda limitada a aquellos que aún se encuentren en el mercado, es decir, a disposición del público, pero no a aquellos que hayan sido ya adquiridos por terceros o por cualquier otra causa no estén ya en "tráfico económico", expresión legal delimitadora del alcance objetivo de la medida

3º) en cuanto a la destrucción de las botellas, y dado que la finalidad de la norma es evitar la confusión en el mercado, hay que considerar que basta con la supresión u ocultamiento de la etiqueta con la que se presenta por cualquier medio irreversible. En caso de no optarse por ello, deberá procederse a su destrucción, que deberá verificarse con sujeción a las normas de eliminación de residuos, con preaviso a la actora con 10 días de antelación y con constancia notarial, en defecto de acuerdo de las partes

42. Para finalizar, procede resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios. Se reclaman los beneficios que el titular de las marcas COINTREAU habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación, es decir, los obtenidos por la comercialización de su licor de naranja PORTHUS, y ello al amparo del art 43.2 LM en su redacción dada por la Ley 19/2006

43. En primer lugar hay que decir que tal indemnización procede al concurrir el presupuesto del art 42.1 LM en realoin ocn le art 34.3 a) ( poner u ordenar poner el signo en su presentación) y del art 42.2 LM al tratarse de actos de violación de una marca notoria, que per se es objeto en este particular de una especial protección

44. En cambio, y en cuanto a su quantum, son varios los motivos que impiden estimar la pretensión en los términos interesados:

i) no se considera que sea posible solicitar la aplicación de una norma que entra en vigor en junio de 2006 para enjuiciar las consecuencias derivadas de actos de infracción que se remontan a varios años antes, cuando dicha norma podría implicar una ampliación de las consecuencias civiles a imponer (según se desprende del art 2.3 y Disposición Transitoria 3ª CC )

ii) aun considerándose aplicable, no se participa de la tesis que considera que fijar "las consecuencias económicas negativas " entre las que menciona "los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho" y " los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado" se puedan acumular uno y otro, como ya se ha dicho por este Juzgado en otras ocasiones (sentencia de 9/5/2008 ) que se reproduce aquí " El precepto introducido por la Ley 19/2006 que amplía los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y establece normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios es producto de la trasposición de la Directiva 2004/48 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, tiene por objetivo aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior. En concreto en este materia el art 13.1 preceptúa que "Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión". No se emplea la conjunción copulativa "y" entre uno y otro, sino que se enumeran separados por una coma, como unos de los que se deben tener en cuenta para determinar esas consecuencias económicas negativas, que es una de las circunstancias pertinentes a ponderar para la fijación de la indemnización de daños y perjuicios. Si acudimos al Considerando 26 se comprueba que se trata de una enumeración alternativa, pues al explicar el sentido de la nueva Directiva se dice "... el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate."

40. Por todo ello, y dado que las normas nacionales deben interpretarse a la luz de la letra y de la finalidad de las Directivas de las que son transposición por imperativo del principio de primacía del derecho comunitario (lo que da lugar al llamado efecto "inclinado") tanto si se trata de una relación vertical como horizontal o interprivatos ( Sentencias del TJCE en los asuntos Von Colson y Harz, de 10/4/1984) hay que concluir que para fijar la indemnización por perjuicios (ya que los daños emergentes en realidad no presentan tal problemática, aunque el art 55.2 . los mencione, lo cual ha sido objeto de crítica doctrinal) si no se acude al criterio de la regalía hipotética, habrá que estar a las circunstancias concurrentes, y entre ellas, las ganancias dejadas de obtener y beneficio ilícitamente obtenidos. En definitiva, son parámetros de cálculo, como pueden serlo otros, ya que no es una relación numerus clausus. No aparece ajustado al objetivo de la nueva norma expresado en el Considerando 26 de la Directiva ("El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación) la tesis de acumulación en todo caso y de manera automática, adicionando a un criterio estrictamente indemnizatorio uno cuya naturaleza responde mas bien a parámetros propios de la actio por enriquecimiento sin causa. Una cosa es facilitar la fijación del resarcimiento al titular del derecho de exclusiva y otra imponer al infractor consecuencias económicas punitivas al margen del resarcimiento al perjudicado. Las sanciones económicas (al margen de las consecuencias resarcitorias) no se pueden presumir, sin que quepa ante la duda optar por considerar su existencia; consecuencia que entiendo que puede conllevar la exégesis acumulativa absoluta y sin discriminación alguna pretendida de contrario, derivada de una falta de claridad de la norma legal por una transposición de normas comunitarias mejorable "

45. Consecuencia de lo anterior, hay que considerar que procede la indemnización de 9.558,27 ? que se fijan en el dictamen pericial como beneficio que hubiera podido obtener la titular de las marcas Cointreau de no haberse llevado a cabo la actuación infractora, calculado a partir del número de unidades comercializadas por la demandada por el margen comercial promediado que obtiene la actora. Importe que se estima ajustado a las circunstancias del caso por considerar que tratándose de productos de igual clase y que se presumen dirigidos al mismo consumidor no parece descabellado pensar que cada producto infractor vendido implica la no venta del producto que incorporan los signos comunitarios violados, sobre todo cuando no se acreditan especiales circunstancias que desvirtúen lo anterior (como por ejemplo tratarse de productos de lujo o distribuidos en canales selectivos), discriminando el cálculo en función de los litros, ya que lo que parece determinante es el numero de unidades comercializadas, al margen de la distinta capacidad de los envases, pues las botellas de la demandada son de tamaño superior ( 1 litro frente a 0,70 litros de la actora).

46. Parece evidente que en esas circunstancias procede la indemnización dicha no solo por aplicación de la doctrina de los daños in re ipsa (SSTS de 10/10/2001 o 3/2/2004 ) sino porque no hay datos que permitan excluir, aplicando un juicio de previsibilidad razonable (que es a lo que parece responder el texto legal trascrito en sintonía con las otras normas en materia de propiedad industrial, art 66LP y 43LM ) los cálculos efectuados en el dictamen pericial económico, recordando que como dice la doctrina más autorizada, no puede exigirse al perjudicado una prueba irrefutable y precisa del lucro cesante por la dificultad que ello acarrea

47. Cantidad de 9.558,27 ? fijada hasta el 30/6/2009 y que deberá incrementarse con la que se devengue desde esa fecha hasta la cesación de la conducta infractora con arreglo a los parámetros fijados en el informe pericial (nº botellas vendidas por la demandada x precio medio de botella COINTREAU x porcentaje de beneficios después de impuestos, calculado sobre las ventas de CLS Remy Cointreau )

Decimoprimero. La tutela concurrencial

48. Se solicita en la demanda que se declare y condene a la demandada por realizar un comportamiento concurrencial desleal, en concreto actos contrarios a la buena fe (art 5 ), de confusión (art 6 ) y de explotación de reputación ajena (art 12 )

49. No cabe examinar la posible infracción concurrencial si el mismo supuesto de hecho ya ha sido enjuiciado desde la óptica de la legislación protectora de la propiedad industria, como se ha dicho de manera reiterada por este Juzgado (sentencia de 13 de Octubre de 2006, autos JO numero 23/2006 , asunto y sentencia de 26 de julio de 2006, autos JO num. 634/2005 , entre otras) en sintonía con la tesis del Tribunal de Marca Comunitaria, entre otras, sentencia de 25 de abril de 2006 la más reciente de 5 de febrero de 2008 , y del TS en sentencia de 1 de abril de 2004

50. En consecuencia, y dado que nada se añade desde el punto de vista fáctico, y subsumidos los hechos en las normas de preferente aplicación -legislación marcaria - no cabe verificar si constituyen ilícito concurrencial al ser una norma que no entra en juego, cuando ya se ha analizado la imputación de la confusión de signos y de aprovechamiento de la notoriedad

Duodécimo. Costas

51. Al verse estimadas las pretensiones ejercidas, las costas se abonarán por la demandada (art. 394LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por COINTREAU y CLS REMY COINTREAU contra NEW LIDESPORT SL debo declarar y declaro:

1.- Que la comercialización por la demandada de un licor de naranja con la botella con etiquetas reproducida en el apartado 6 es constitutiva de violación de las marcas de la actora

Y debo condenar y condeno a la demandada:

1.- A estar y pasar por la anterior declaración.

2.- A cesar en la realización de los actos citados en el apartado 1

3.- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga el empleo de la botella con etiquetas reproducida en el apartado 6.

4.- A retirar del tráfico económico las botellas de licor de naranja comercializados por la demandada con la presentación comercial reproducida en el apartado 6 así como los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aquéllas aparezcan.

5.- A destruir las botellas del licor de naranja con la presentación reproducida en el apartado 6, en defecto de supresión u ocultamiento de la etiqueta con la que se presenta por cualquier medio irreversible con arreglo a los términos de apartado 41

6. A indemnizar a la actora en al suma de 9.558,27 ?

Esta suma deberá incrementarse con la que se devengue desde el 30/6/2009 hasta la cesación de la conducta infractora con arreglo a los parámetros fijados en apartado 47

Las costas procesales se imponen a la demandada

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 6_0483art>451 y 6_0484art>452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre ).

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe