Sentencia Civil Nº 602/2004, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11, Rec 719/2003 de 27 de Septiembre de 2004

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 11

MADRID

SENTENCIA: 00602/2004

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION UNDECIMA

SENTENCIA Nº

Rollo: RECURSO DE APELACION 719 /2003

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

D. FELIX ALMAZAN LAFUENTE

D. JESUS GAVILAN LOPEZ

En MADRID, a veintisiete de septiembre de dos mil cuatro.

La Sección 11 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID , ha visto en grado de apelación, los autos de MENOR CUANTIA 618 /2000 del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 63 de MADRID seguido entre partes, de una como apelante ANDROS FOOD, S.A., representado por el Procurador Sr. Codes Feijoo, y de otra, como apelado MCDONALD'S SISTEMAS DE ESPAÑA, INC. SUCURSAL EN ESPAÑA, representado por el Procurador Sra. Galán González, sobre infracción de derecho de marca.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 63 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 27 de enero de 2003, cuya parte dispositiva dice: "Que desestimando la demanda formulada por ANDROS FOOD SA contra MCDONALDŽS SISTEMAS DE ESPAÑA INC debo absolver a esta de las peticiones de la actora, imponiendo expresamente las costas a la instante del procedimiento" . Notificada dicha resolución a las partes, por ANDROS FOOD, S.A. se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que lo impugnó. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 16 de septiembre de 2004, en que ha tenido lugar lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JESUS GAVILAN LOPEZ .

Fundamentos

La Sala acepta y da por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia de instancia , en los términos de esta resolución.

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por la que se interesaba la declaración de infracción del derecho de marca registrada y competencia desleal por la entidad demandada , en relación con la denominación de ensaladas preparadas "McSALAD" , al considerar , a modo de síntesis , que la marca utilizada por la demandada " McSALAD SHAKER" está diferenciada tanto en la propia marca como en las características externas del embalaje , utilizada única y exclusivamente en el canal de distribución de los propios productos comercializados por la entidad demandada , no existiendo intento de aprovechamiento de la situación de confusión que genera en el tráfico respecto a la imitación de distintivos ajenos y reputación o crédito comercial de otro competidor , dada la litigiosidad existente entre ambas entidades en cuanto a tal marca , en otros procedimientos civiles y administrativos por el mismo objeto , yendo la demandante contra sus propios actos , pues antes de que se produjera la inscripción de dicha marca , había aceptado el requerimiento de la demandada para el no uso del logotipo en forma de M , característico de la misma , lo que conlleva el reconocimiento de la confusión de sus productos con los de la demandada , habiéndose apartado del acuerdo relativo al uso del distintivo Mc de las etiquetas y el color rojo , propios de la anterior.

El recurso planteado por la demandante , una vez realizada la síntesis del procedimiento en la alegación primera del recurso , se fundamenta en la infracción de los artículos 1,3,12.1,30,31 y 35 de la ley de Marcas y 5 y 6 de la Competencia Desleal -alegación segunda-, que basa , a modo de resumen comprensivo de sus alegaciones , en la prueba practicada de la confundibilidad y comparación de las marcas , riesgo de error en el mercado , no distinguiendo la ley de marcas respecto de los canales de distribución , ni ampare el uso de la marca registrada las otras registradas por la demandada o las relaciones y acuerdos previos existentes entres las partes , sin haberse analizado los motivos de inaplicación de los artículos 5 y 6 de L.C.D. reseñados , siendo suficiente el riesgo para la marca , interesando para concluir -alegación tercera- la revocación de la sentencia , dictando otra por la que se estime la demanda , con imposición de costas en ambas instancias a la entidad demandada.

De contrario se mostró su oposición al recurso planteado , interesando la confirmación de la sentencia e imposición de costas a la apelante.

SEGUNDO.- Como pone de manifiesto la reciente sentencia del T.S. de 28 de Enero de 2.004 , se considera infractor de un derecho de marcas a aquella persona que utilice, en el tráfico económico y sin consentimiento del titular la marca registrada o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud pueda inducir a errores . Al distinguir el requisito básico exigible a una marca, el artículo 1 de la Ley Española se refiere al signo o medio "que distinga o sirva para distinguir en el mercado". Es indudable que la fórmula dualista empleada por el artículo 1 de la Ley Española matiza de modo preciso que la aptitud diferenciadora de una marca puede ser inherente al signo ("sirva para distinguir") o puede ser el resultado de un uso previo en el mercado ("distinga").El último componente del concepto legal de la marca es enumerado por el inciso final del artículo 1 de la Ley Española de 1988, que dispone que el signo ha de ser apropiado para distinguir "los productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Se considera vulnerado el principio de capacidad diferenciadora del signo , de acuerdo con el artículo 4.1 de la Directiva sobre aproximación del Derecho de marcas, 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 (DOCE núm. L40/1 de 11 de febrero de 1989) , cuando la marca examinada sea idéntica a una marca anterior y los productos y servicios que pretenden distinguir ambas sean idénticos, o bien cuando por ser las marcas idénticas o similares e idénticos o similares los productos o servicios designados con ambas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior-, determina las prohibiciones relativas de registro de marca a que se refiere el artículo 12. 1 de nuestra Ley de Marcas posibilitando el ejercicio por parte del titular de las acciones por violación que recogen los artículos 30 , 31, 35 y siguientes de la misma

Pues bien , en el presente caso , constituye elemento esencial determinante del litigio en curso , la posibilidad de error que puede producirse por el uso de la marca mencionada por la demandada , frente a la inscrita por la demandante , partiendo para ello de la supuesta identidad y semejanza que pueda haber entre ellas. Ello comporta un juicio de valor con dos componentes perfectamente diferenciados : 1º) La existencia de prueba bastante de haberse producido ese error , efectivamente , en el tráfico económico de consumidores y usuarios de tales productos , y , 2º) que concurra o no esa constancia de la consumación de errores producidos , pueda desprenderse esa posibilidad de inducción al error , por la comparación y análisis de ambas marcas , aplicando los criterios propios de la racionalidad , interpretados de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia vigentes . No apreciándose en el presente caso prueba bastante de supuestos de efectiva inducción a error en terceros , que comportaría objetiva constancia del supuesto legal determinante del amparo solicitado , la valoración de la Sala en cuanto la identidad y similitud de las marcas respectivas no arroja la conclusión de ser susceptibles de producir el error invocado.

Y ello es así porque las marcas, ya sean denominativas, gráficas o mixtas, deben examinarse en su conjunto, no pudiendo descomponerse la total configuración de la misma, cuya descomposición se produce cuando la marca está formada por varios vocablos y se tiene en cuenta uno solo de ellos para realizar la comparación con la marca reclamante (Sentencias del T.S. de 4 de abril de 1991, 5 julio 1993 , 6 marzo y 16 mayo 1995 , y 29 de Septiembre de 2.003 , entre otras) , y en el caso de autos la marca registrada "McSALAD" pugna frente a la compuesta de dos vocablos , siendo el primero de ellos plenamente coincidente , pero el segundo diferenciador , al añadir la palabra "SHAKER" , que , objetivamente, confiere en su conjunto un carácter alejado de la similitud , identidad o semejanza , cuyo resultado , en debida relación de causalidad sea la posible inducción a error al consumidor del producto , sobre el origen del mismo.

A ello debe sumarse que el vocablo coincidente está compuesto , a mayor abundamiento , de la inicial partícula "Mc" propia precisamente de los productos comercializados por la demandada , dentro de la familia de marcas de dicha entidad Mcdonald's , así , Big Mac , Mcpollo,Mcnuggets , etc. , más el vocablo inglés "salad" , ensalada , en español , que tiene , evidentemente , un carácter genérico , sin que , en consecuencia , se haya producido vulneración de los artículos 1 , 3 y 12.1 de la Ley de Marcas , al no poder considerar que pudiera inducir a error o confusión en el mercado , ni crear riego de asociación con la marca anterior registrada , pues el denominativo de la demandada no es susceptible de inducir a error al público, en el sentido del artículo 3.1. g) de la Directiva 89/104/CEE , por cuanto resultare engañoso en relación con la procedencia y contenido del servicio o producto que identifica y, en tal sentido, resultase incompatible con la función informativa que han de cumplir las marcas acerca del origen empresarial de aquellos , no concurriendo asimismo ninguno de los supuestos de confusión a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal , aunque la resolución dictada no lo hubiera reseñado expresamente. Se acepta la doctrina y jurisprudencia invocada al respecto por la apelante , sin que sea de aplicación por no coincidir con el supuesto fáctico y las características específicas de la denominación de la marca y la impugnada .

TERCERO.- Es cierto que la Ley no distingue en relación con los canales de distribución de los productos , a efectos de protección de la marca , pero no puede olvidarse la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo , cuando en la Sentencia de 8 marzo 2004 pone de manifiesto que el criterio seguido por la Sala , en la reciente sentencia 42/2004, de 28 de enero de 2004, en que se sostiene que la utilización de marcas en diferentes circuitos comerciales, si bien impide la apreciación de la infracción de la normativa desleal, no puede desproteger la marca no anulada.

Esta protección viene concretada en la Sentencia de 28 enero 2004 al declarar que en este sentido , una de las pautas tradicionales que aplica la jurisprudencia española, es la concerniente a los canales de comercialización de los productos confrontados. Por un lado, el Tribunal Supremo mantiene que los productos pueden considerarse similares cuando se venden a través de los mismos canales de distribución .Y, por otro lado, afirma que los productos deben considerarse dispares cuando se distribuyen a través de diferentes canales de comercialización. Es decir, en primer lugar es necesario comprobar si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados; y debe insistirse en el peso específico y acusado relieve de esta pauta a la hora de enjuiciar la similitud de los productos y servicios parangonados.

La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado. El relieve directo de la identidad de los canales de comercialización disminuirá, en cambio, cuando los productos confrontados se venden tan sólo en establecimientos que ofrecen al público una amplia gama de productos que no están emplazados en secciones autónomas o especializadas.

Pues bien aplicando la anterior doctrina y jurisprudencia al caso enjuiciado , está acreditado , precisamente por la documental aportada por la actora , según reseña la sentencia de instancia , que el producto "McSALAD SHAKER" se ha utilizado única y exclusivamente en el marco de los canales de distribución de los productos comercializados por la demandada , lo que aleja a la demandante de la tutela interesada para su marca , de acuerdo con el criterio analizado , que afecta por esencia , al riesgo susceptible de producirse en el mercado , en el caso hipotético de similitud o semejanza que indujera a error por su consumo . Ello excluye como efecto directo la imposibilidad de hablar de aprovechamiento de la marca cuya tutela se impetra , como razona la Juzgadora de instancia , en íntima conexión con el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal , por la inexistencia de mala fe , cuando , además , constan los antecedentes relativos a las propias negociaciones y acuerdos entre las partes , antes de registrar la marca la demandante , en orden al uso por ella del logotipo y color rojo de la demandada , empleado en la letra M , como igualmente reseña la sentencia de instancia.

Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la desestimación del recurso , confirmando la sentencia de instancia .

CUARTO.- La desestimación del recurso comporta la imposición de costas a la parte apelante , de acuerdo con el artículo 398 de la L.E.C.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ANDROS FOOD, S.A., contra la sentencia de veintisiete de enero de dos mil tres dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera número 63 de Madrid, confirmando dicha resolución, con imposición de costas a la apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.