Sentencia CIVIL Nº 609/2021, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1205/2020 de 18 de Mayo de 2021

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001205/2020

K

SENTENCIA Nº 609/21

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOSROSA MARIA ANDRES CUENCA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ

En Valencia, a 18-05-2021.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA,el presente rollo de apelación número 001205/2020, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000255/2019, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a TINNOVA SL, Laureano y Leonardo, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ANTONIO BARBERO GIMENEZ, y de otra, como apelados a COLORPRINT FASHION SL y Mariano representado por el Procurador de los Tribunales don/ña VICENTE BLAS FRANCES SILVESTRE, en virtud del recurso de apelación interpuesto por TINNOVA SL, Laureano y Leonardo.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA en fecha 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, contiene el siguiente FALLO:'QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO DESESTIMAR la demanda, todo ello con imposición de costas a la parte actora.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Leonardo, Laureano y TINNOVA SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado Mercantil 2 de Valencia dictó sentencia, con fecha 3 de septiembre de 2020, que desestimaba la demanda instada por la representación de TINNOVA SL, Laureano Y Leonardo contra COLORPRINT FASHION SL y Mariano, con imposición de costas a la parte demandante.

La sentencia de primera instancia, en síntesis, tras considerar aplicable la Ley de patentes de 24 de julio de 2015, al haberse iniciado este procedimiento con posterioridad a su entrada en vigor, consideró igualmente aplicable a la primera causa de nulidad del modelo de utilidad titulado por la demandada, conforme la DT 2ª de la Ley citada, la normativa anterior; siendo asimismo aplicable la LCD en cuanto a la vulneración de secretos empresariales. Resolvió la existencia de legitimación activa, que la acción de competencia desleal había de considerarse prescrita, computando el plazo de un año desde el burofax de 12 de marzo de 2016, en cuanto del mismo resultaba el conocimiento total por parte de la demandante de los hechos que motivaban la presentación de la demanda, y, respecto de la novedad y actividad inventiva, concluyó que no cabía hablar de falta de novedad en el modelo de utilidad de la demandada comparado con la patente de la actora, siendo irrelevante su caducidad, y, en cuanto la falta de actividad inventiva, consideró que la actora no había efectuado juicio de obviedad (sí realizado en la pericial de la demandada) que permitiera concluir que la solución de la demandada sería obvia ('muy evidente') para un experto en la materia, siendo carga probatoria que le compete. Rechazó, asimismo, la nulidad instada por no ser el codemandado Sr. Mariano el inventor del modelo de utilidad, así como la acción de competencia desleal (pese a la precedente declaración de prescripción) por no considerar acreditada la violación de secretos industriales ni la titularidad de la parte actora de los mismos, rechazando los actos contrarios a la buena fe, por su carácter genérico y por falta de acreditación y de especificidad de los actos a que se refiere ni al grupo de consumidores afectado, en su caso, por los mismos.

Contra dicha resolución planteó recurso de apelación la parte actora, efectuando las siguientes alegaciones:

1) Sobre la prescripción de la acciónvinculada a las manifestaciones de dicha parte hechas el 12 y el 29 de marzo de 2016, como punto de partida para el cómputo del plazo del ejercicio de acciones y por ello, de la prescripción, al haber transcurrido un año al tiempo de presentación de la demanda. Alegó que se basaba en presentimientos, que desde que tuvo conocimiento efectivo de la actividad que consideran ilegítima por parte de COLORPRINT no había transcurrido un año hasta que presentan el modelo de utilidad en septiembre de 2016 si bien no tenían pruebas que avalaran los citados presentimientos. Pero, no obstante, alega la continuación de los mismos actos por la parte contraria, con lo que el plazo de ejercicio de la acción no habría concluido.

2) Error en la valoración de la prueba sobre la falta de novedad y actividad inventiva. Se parte por el perito de la demandada de la sola comparación con la patente, porque, según afirma, solo este documento forma parte del estado de la técnica, aunque tal afirmación no tuviese justificación alguna. El perito reconoce desconocer el estado de la técnica con que comparar y valorar el modelo de utilidad cuestionado, pese a alegar ser experto en la materia, lo que no comparte dicha parte, porque no ha querido, o sabido, integrar adecuadamente el estado de la técnica y, por ello, la pericial no tiene sentido.

Separando el preámbulo (estado de la técnica) de los elementos caracterizadores, en la reivindicación primera del modelo de utilidad, afirma la parte recurrente que la concreción de esos elementos reivindicados sería: multicapa, grosores variables, capas unidas por adhesivo y procesos mecánicos, con colores reactivos aplicados con un proceso digital, y alega lo que sigue:

* No es correcta la conclusión de la sentencia de que la patente era de procedimiento y el modelo de utilidad se refiera a un 'producto', como elemento esencial para desestimación del planteamiento de la recurrente, porque tanto el propio perito de la demandada como la misma parte se refieren a un 'trabajo' que comprende un todo, un sistema, una combinación de elementos, para formar esa estructura que dé una consistencia más adecuada que permita la impresión digital. En suma, el modelo de utilidad se identifica como un sistema para obtener un producto; porque el testigo perito Sr. Romeo indicó que lo que se patentó era un sistema de fijación dimensional de tejidos que permitía su estampación para obtener como resultado una alfombra estampada siendo esta la invención, pero el que la patente sea 'de procedimiento' y el modelo de utilidad 'un producto' no excluye que aquella anticipe a este, porque el modelo de utilidad reivindica un objeto a través de su forma de construcción y/o fabricación, ya que el propio solicitante considera que la única manera de definir el producto es a través de su proceso de fabricación, pues, de otro modo, la OEPM lo hubiera denegado. Invoca el artículo 69,2 de la Ley de Patentes indicando que, cuando lo reivindicado es un procedimiento, se entiende incluido en el ámbito de protección el objeto obtenido. Es significativo que optara el demandado por modelo de utilidad, obviando el preceptivo informe sobre estado de la técnica, si se tratara de patente.

* Combate la conclusión de la sentencia relativa a que lo que protege la patente es la forma de alcanzar la alfombra deseada y el modelo de utilidad protege la alfombra obtenida, porque la parte contraria afirma que se recoge un sistema, aunque se haya registrado como modelo de utilidad el producto mismo, ya que este describe lo obtenido al aplicar el procedimiento de la patente.

* El acotamiento de materiales no es suficiente, porque esos materiales (algodón y poliéster) ya los citaba expresamente la patente, entre otras fibras y, de hecho, incluye las fibras en el preámbulo y no en la parte caracterizadora de la reivindicación primera.

* Se dice en la sentencia que tipo sándwich no viene anticipado en la patente, porque en esta se habla de fijación dimensional y esto no implica superposición de capas, porque hasta el propio perito reconoció que la fijación dimensional es la superposición de capas de distintos tejidos hasta obtener uno único con las características de los que lo componen. No se reivindica el laminado tipo sándwich, como se afirma en la sentencia, sino el 'producto resultante de la combinación de fibras de algodón y poliéster superpuestos y unidas de forma mecánica o adhesiva y su posterior estampado mediante procesos de aplicación de reactivos', lo que, se pregunta el recurrente, resulta análogo al procedimiento para obtención de alfombras teñidas por estampación.

* Por lo demás, considera la recurrente que quedan cuestiones por resolver; considerando que no serían determinantes a los efectos pretendidos de contrario, porque:

A) La configuración del tipo sándwich que comprende al menos tres capas está anticipada en el estado de la técnica.

B) Respecto de los grosores variables: ni se acreditó tal extremo, ni se resuelve su relevancia, pues el espesor a obtener no aparece en el modelo, aunque sí se reivindican pesos concretos (pero no se pone el de la cola ni adhesivos);

C) En cuanto a la unión por adhesivos y medios mecánicos resuelven cómo obtener la laminación y está en el estado de la técnica. La sentencia no analiza su relevancia para mantener el modelo de utilidad como válido.

D) El uso de colores reactivos: Afirma que demostró que son los únicos idóneos para estampación del algodón, lo que es cuestión científica conocida en el sector textil.

E) Estampación digital: No se describe proceso novedoso, sino que está en el estado de la técnica, no hay novedad en el uso para una alfombra, y quien vendiera la máquina a Colorprint ya lo utilizaría.

* En conclusión, afirma que la sentencia se funda en la pericial, que estuvo plagada de errores, que describe, y que el perito fue incapaz de argumentar qué interactuación se da entre los distintos elementos que mejore las cualidades que ya de por sí tienen, tomados de manera individual, valorando los elementos en conjunto, haciendo un análisis de infracción en lugar de uno propio de novedad.

* No valora la nulidad parcial, pese a que se ha acreditado que se encuentran en el estado de la técnica, y como se alegó en el escrito de conclusiones.

* No se dan los requisitos necesarios para justificar la novedad y actividad inventiva, ya que, en cuanto a la novedad, comparando las reivindicaciones de forma única e individual con la patente todas están anticipadas en la patente y la mayoría en el estado de la técnica; y en cuanto a la actividad inventiva: no hay forma de afirmar que el resultado obtenido no sea muy evidente para un experto en la materia, sino que, por el contrario es el obvio y que no es correcto que esta parte no aporte un juicio de obviedadque permita valorar la actividad inventiva del modelo mediante el método problema-solución u otro, porque esto resulta de la práctica de la prueba, ya que el perito identifica que todas las reivindicaciones están en el estado de la técnica y que la aplicación de todas ellas da como resultado el esperado. Adicionalmente, afirma que la cargade la prueba se invierte desde el momento que la demandada asevera que no existe nada más en el estado de la técnica que la patente de la parte demandante y recurrente.

3) En cuanto a la nulidad por no ser el codemandado Sr. Mariano el inventor: Se remite a las declaraciones en otro procedimiento. En lo demás, incide en que la fecha para cómputo de competencia desleal se basaba en conjeturas, en la falta de actividad inventiva y novedad por lo que no se entiende de que es inventor el Sr. Teodulfo (entendemos Sr. Mariano) .

4) Competencia desleal del artículo 13 LCD El núcleo está en la fijación dimensional, que es un laminado. La patente no describe cómo ha de hacerse la fijación de capa superior (estampable) y tejido que aporta estabilidad, pero alterar su posición sí tiene cabida en el ámbito de la invención y de ahí que la patente fuera concedida, pero los requisitos de tal alteración solo pueden conocerse se ha trasladado dicha información, porque constituyen el know howde los demandantes que es lo que afirma el Sr. Mariano en el procedimiento cambiario. Se dice que no se justifica, pero se prohíbe, sin genero de dudas, el uso de la tecnología que se facilitado por TINNOVA. Existe acreditación de relaciones comerciales y posterior ruptura y reconocimiento posterior al modelo de utilidad en el procedimiento cambiario

5) Competencia desleal Artículo 4 LCD .Viene a sustentar, en difuso argumento, que existía un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, se dicen inventores de la alfombra en ferias textiles a través de la marca CUERSON que no puede vender alfombras antes de 2016, y las comercializa, y en el seno del procedimiento cambiario se niega esa comercialización. La prueba nace de las propias palabras del Sr. Mariano.

6) Sobre el pronunciamiento sobre costas.

La parte contraria se opuso al recurso, solicitando su desestimación, por las razones que adujo, a las que se hará referencia en cuanto resulte necesario, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expuestos.

SEGUNDO.- Sobre la prescripción de la competencia desleal.-

La argumentación de la parte recurrente para combatir la conclusión que, al efecto, contiene la sentencia recurrida, viene a fundamentarse en dos alegaciones: la primera, que las misivas a las que alude el juzgador, como punto de partida para el cómputo de la prescripción alegada, venían propiciadas por simples conjeturas, no por un conocimiento pleno; y la segunda, que el plazo debía computarse realmente desde la finalización de la vía administrativa, y luego la judicial planteada contra el modelo de utilidad concedido, y que, en cualquier caso, el acto concurrencial ilícito continuaba, de modo que el plazo de interposición de acciones no estaría concluido.

Tales alegaciones han de ser rechazadas, pues, por una parte, los propios términos de las comunicaciones previas (carta remitida por burofax y correo electrónico), implican la inviabilidad de la primera argumentación que, además, viene a incidir en una inaceptable subjetividad que se sustentaría en que la actora se diese, o no, por debidamente conocedora del acto, lo que no es aceptable. La lectura de la carta de 11 de marzo de 2016 (aunque por error indique 2015) según resulta del burofax remitido al día siguiente, pone de manifiesto que la demandante no se basaba en conjeturas, sino que afirmaba, contundentemente, la posesión por COLORPRINT de un procedimiento de fabricación de TINNOVA cuya propiedad intelectual corresponde a esta y no les estaba permitido utilizar; y, en el correo de 29 de marzo de 2016, lo que se expresa es, de forma concluyente, que la demandada no tenía más finalidad que la apropiación y utilización de aquel procedimiento, que ya tenía en su poder, por relaciones comerciales entre ambas mercantiles previas al conflicto.

Ahora bien, con independencia de si, tal y como mantiene la parte demandada, el recurso de alzada, primero, ante la OEPM, y el posterior recurso contencioso administrativo, suspendían el plazo para inicio de acciones civiles por competencia desleal, es obvio que una reclamación no guarda relación con otra, puesto que, mientras en aquellas se combatía la concesión del modelo de utilidad de la demandada (sin oposición de la hoy demandante) en la demanda, como resalta la parte demandada y apelada, en ningún caso se alude a que la acción por competencia desleal se halle en plazo hábil para su ejercicio, al persistir los actos derivados de la misma, sino que se alude, expresamente, a la fecha de inicio de 28 de marzo de 2018, que es la del Decreto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, por el que se declara firmeza de la resolución 000030/18 que había concedido el modelo de utilidad, pese a que la propia actora admite, en la demanda, la inviabilidad de proseguir tal recurso por falta de oposición por su parte en vía administrativa, a pesar de planteó, igualmente, recurso de alzada contra la concesión de este modelo de utilidad el día 1 de febrero de 2017 (según el propio relato de la demanda) que fue asimismo rechazado por la razón ya apuntada (falta de oposición).

No podemos acoger, por tanto, el motivo de recurso fundado, por una parte, en el cómputo de un plazo en forma distinta de la que se planteaba en la demanda y, por otra parte, porque el día inicial fijado en la demanda para aquel cómputo tampoco resulta correcto, al asumir la parte actora (basta la simple lectura de la demanda) que el inicio de la vía contencioso administrativa era estéril ante su falta de oposición en vía administrativa. Finalmente, no podemos considerar que las dos comunicaciones remitidas por la actora a la demandada, en marzo de 2016, deriven de especulaciones o elucubraciones, deduciéndose de su tenor literal y, en particular, de la relación comercial previa entre las partes y, precisamente, desarrollada en el mismo ámbito al que afecta este litigio, que la actora no tenía pleno y total conocimiento de los actos realizados o en disposición de realizar la demandada, precisamente porque ella misma mantiene que fue la que proporcionó los elementos necesarios para la realización de la alfombra que constituye el producto -modelo de utilidad- registrado.

TERCERO.- Sobre la concreta fundamentación relativa a la acción ejercitada al amparo de la LCD.-

Pese a lo anteriormente resuelto (a lo que nos referimos en el apartado precedente de esta resolución) en orden a la prescripción, el juzgador entra a analizar los dos aspectos en que se vienen a sustentar, por el demandante, los actos de competencia desleal, en los fundamentos décimo(en que se aborda la violación de secretos industriales imputada en la demanda) y undécimo(que se refiere a la acción de competencia desleal por actos contrarios a la buena fe) .

La demandante alegó la infracción por el artículo 13 de la LCD, por violación de secretos industriales, y, subsidiariamente por la cláusula general referida a actos contrarios a la buena fe. Y al respecto, hemos de compartir las conclusiones contenidas en la sentencia, a las que nos remitimos para no reiterar innecesariamente la argumentación, porque la simple lectura de la demanda pone de manifiesto la escasa precisión de qué concretos secretos o ' know how', ajenos a la patente, fueron transmitidos a la demandada, ni su relevancia en el proceso llevado a cabo, ni el carácter confidencial de los aspectos a que se alude, en ningún momento concretados. De hecho, en la demanda se alude a la 'temperatura' a los 'adhesivos' o materias primas, cuando del contenido de las preguntas efectuadas por su parte a los testigos (que luego serán objeto de valoración) más bien se infiere que todos estos aspectos formaban parte del estado de la técnica precedente y que eran ya aplicados con anterioridad (en tal sentido, declaración del testigo Sr. Romeo sobre concepto de laminación, a título meramente ejemplificativo). Si no está determinada con claridad, en la propia demanda, qué información concreta se transmitió y su carácter confidencial, mal puede hablarse de vulneración de secretos industriales, que era la alegación esencial en que se fundaba la competencia desleal. Pero -y esto es aún más relevante- la propia demanda parte de que su patente se refiere a un 'procedimiento' a un 'sistema' con 'intención de dotar al tejido de la capacidad de mantenimiento de las medidas y de su forma predeterminada' Y añade que 'Igualmente se puede obtener mantas, tela de tapicería, sábanas, cortinas... El sistema no se circunscribe a la obtención únicamente de las alfombras, sino que es válido para cualquier materia textil, efectuándose su máximo desarrollo... en la alfombra' y ahí pretende la vinculación con el objeto del modelo de utilidad que es, precisamente, una alfombra y lo que hay que valorar es el objeto de protección por el modelo cuya nulidad se postula, partiendo de que, al tiempo de su inscripción, la patente está caducada, de forma que el procedimiento, en sí, ya no es susceptible de protección. Por ello, los límites inexistentes de los conocimientos (al margen de la patente) que se dicen transmitidos, o de la tecnología -tampoco precisada- a que se alude ahora en el recurso, imposibilitan el éxito de tal pretensión, que, por ambas razones, fue correctamente rechazada.

Más difusa, si cabe es la referencia a la cláusula general que recoge el artículo 4 (en la actual redacción) de la LCD en cuanto afirma que:

'1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe'

Y resulta necesario, asimismo, referirnos al contenido, entre otras, de la sentencia del TS de 15 de julio de 2013 ROJ: STS 4498/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4498 que expone, en forma sintética, cuál es la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación del art. 5 LCD, que, en la redacción aplicable al caso (en la actualidad se corresponde con el apartado 1 del art. 4 LCD):

"Este precepto 'no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero ), sino que 'tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente, 'esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 48/2012, de 21 de febrero ). Pero sin que ello pueda 'servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas' ( sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre ).

Y continúa expresando que:

"La conducta tipificada en este art. 5 LCD es un ilícito objetivo, en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en torno a parámetros objetivos. Y al mismo tiempo, no deja de ser un ilícito de riesgo o de peligro, porque no se hace depender de concretos efectos ocasionados por la conducta enjuiciada, sino sólo de su compatibilidad con las exigencias de la buena fe objetiva.

En cualquier caso, como pone de relieve la doctrina, esta cláusula general de represión de la competencia desleal ha de ser objeto de una interpretación y aplicación funcional. Esto es, después de identificar la conducta objeto de enjuiciamiento, debemos valorar su compatibilidad con el modelo de competencia económica que tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia basado en el 'mérito' o 'bondad' (precio, calidad, servicio al cliente...) de las propias prestaciones, entendiendo por tales no sólo los productos o servicios ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer a los clientes de la bondad de la oferta.

5.Al respecto conviene traer a colación dos consideraciones, que hemos hecho en otras ocasiones, y de las que se hace eco el tribunal de instancia por constituir jurisprudencia.La primera es que 'los hechos consistentes en la mera contratación de trabajadores o de personas que realizan funciones técnicas o directivas en una empresa por otra de semejante actividad para desarrollar la misma o similar función, o el abandono por un trabajador o grupo de ellos de una empresa para constituir o integrarse en otra del mismo tráfico económico, no es suficiente para apreciar la existencia del ilícito competencial del art. 5º LCD , ni siquiera cuando se aprovecha la experiencia personal y profesional adquirida por la dedicación a igual actividad industrial o comercial. Prevalecen en tales casos la libertad de trabajo y libre iniciativa y de desarrollo de la actividad económica' [ STS de 3 de julio de 2008 , con cita de las anteriores sentencias de 11 de octubre y 29 de octubre de 1.999 y 28 de septiembre de 2.005 , 1 de abril de 2.002 , 14 de marzo de 2007 y 23 de mayo de 2007 ].

La segunda es que, a pesar del importante valor económico de la clientela, ' nadie puede invocar ningún título respecto de la misma, ni pretender una efectiva fidelización, por lo que nada obsta a su captación por otras empresas cuando ello tiene lugar de modo normal o medios lícitos ' ( STS de 3 de julio de 2008 , con cita de la anterior Sentencia de 24 de noviembre de 2006 ).

De lo hasta aquí expresado resulta la posibilidad de alegación, en general, si bien no con extensión y carácter ilimitado, de la cláusula general del artículo 4.1 (antes 5) de la LCD, debiendo abordar, seguidamente, los presupuestos concretos de la acción ejercitada en el supuesto sometido a resolución.

De un lado, en la demanda se alude, como elemento esencial al aprovechamiento del trabajo ajeno, que podría tener encaje en otro apartado distinto, por lo que tal cláusula general no sería aplicable, y, en cuanto al registro del modelo de utilidad, la existencia de una marca o la comercialización, o no, del producto por la misma, aunque lo niegue (y no sea así) tampoco comporta, respecto de la demandante, ni siquiera se intenta relacionar, un perjuicio directo en cuanto competencia desleal en el mercado, sin que especifique en qué puede este verse distorsionado o quiénes serían los afectados, en su caso.

Procede, por lo expuesto, rechazar íntegramente la acción de competencia desleal en todas sus partes, remitiéndonos, en lo demás, a lo expresado en la propia sentencia recurrida.

CUARTO.- Sobre la errónea valoración de la falta de novedad y actividad inventiva en el modelo de utilidad impugnado.

I.- Sobre la falta de novedad.-

En primer lugar, cabe destacar que la actora no ha aportado a las actuaciones sino un informe emitido por la Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoi (documento 9 de la demanda), escasamente legible en muchas de sus partes, y cuya finalidad, según se desprende de las conclusiones, es acreditar que, desarrollando determinado proceso en unas muestras de tejidos, estos no presentan los defectos que sí aparecen en otras muestras aportadas, de forma que, en conclusión, los defectos que aparecen en determinado caso obedecen a cambios en alguno de los parámetros del proceso de laminado, en cuanto a velocidad, cantidad de adhesivo, temperatura o presión ejercida.

Es obvio que tal informe no puede tener, en este procedimiento, la consideración de informe pericial, pues su finalidad no era determinar la falta de novedad y actividad inventiva en el modelo de utilidad, ni los antecedentes (patente) de la actora, a los que, en absoluto, se refiere, sino valorar los efectos del procedimiento de la demandante en la obtención de determinada muestra y, más bien (con la salvedad de la falta de legibilidad de algunas de sus partes) determinar que, siguiendo el procedimiento marcado por la demandante, la muestra obtenida (no consta procedencia) no presentaría los defectos que se observan.

La parte actora solicita la nulidad del modelo de utilidad que titula la demandada, U201631141, habiéndose acreditado asimismo la existencia de previas relaciones comerciales entre las partes, su cese en 2016, así como que la patente de la actora ES2150821B1 está caducada tal y como recoge la sentencia recurrida.

Partiendo de las reivindicaciones de la patente de la actora, que se expresan en el apartado 42 de la sentencia, como las del modelo de utilidad de la demandada (parágrafo 36) de la misma, que damos por reproducidas, y, tras visionar el acto de juicio, analizar las alegaciones de las partes en relación con el recurso planteado, consideramos que no cabe considerar que el modelo venga anticipado por la patente, al igual que concluye la sentencia recurrida, por cuanto:

7) Compete a la actora la carga probatoria relativa a tales extremos, para los que no se aporta justificación técnica alguna, basándose en sus propias conclusiones a la luz de las declaraciones de los testigos, y, en particular, las de un proveedor de TINNOVA que afirma haber visto, en una feria, el producto de la demandada, considerando que, ya años atrás, la actora realizaba alfombras similares (de pasada y de forma superficial, según expresión que él propio testigo, Sr. Andrés, utilizó) o en la declaración del testigo Sr. Romeo, que, aunque técnico, fue interrogado sobre los distintos elementos, considerados aisladamente, para entender qué es una laminación, sistemas de capas y aclaraciones de distritos conceptos tendentes a minimizar la trascendencia de la prueba pericial aportada por la parte demandada.

1) No resulta aceptable la conclusión inicial, relativa a que el propio perito habla de un 'sistema' lo que relacionaría inevitablemente el producto obtenido y protegido con el modelo de utilidad (alfombra) con el procedimiento patentado por la actora (de estampación) ya que no se encuentra otra palabra que sistemaque es, precisamente, un procedimiento, que, a su vez, es el objeto de protección de la patente, para 'fijación dimensional de tejidos' que 'permitía además su estampación' (folio 5 del recurso) habiéndose expresado en la demanda que el 'procedimiento' patentado no era exclusivo para obtención de alfombras, sino que valía para distintas clases de materia textil (podía servir para mantas, tapicerías u otros, según expresa la propia demanda). Por tanto, la patente, aunque encaminada en esencia a la obtención de una alfombra, protegía el procedimiento, que no el producto final obtenido. Si el producto obtenido -alfombra-, protegido por el modelo de utilidad, es análogo al obtenido por el procedimiento patentado es prueba que compete a la parte demandante y que no se ha practicado en este procedimiento, sin que baste, para ello, la simple comparación efectuada por la parte demandante, que, obviamente, se basa en sus propias y directas apreciaciones que no pueden tener valor probatorio en sí, ya que constituyen las alegaciones que fundamentan la pretensión planteada. Así, el recurso está plagado de conclusiones obtenidas, directamente, por la parte recurrente, que, sin embargo, construye su propia argumentación contra la plasmada en la sentencia contradiciendo, sin soporte de pericial técnica alguna, las conclusiones del dictamen emitido a instancia de la contraria, y poniendo en cuestión, incluso, la cualificación de quien lo emitió, pese a que, por su parte, a quien correspondía precisamente la carga probatoria de tales extremos, ningún informe pericial comparativo se haya aportado a estas actuaciones.

2) La parte actora parte de la certeza de sus propias alegaciones en cuanto a que cada uno de los elementos reivindicados, a efectos de novedad, pueda estar anticipado en el estado de la técnica, situándose en la posición de perito, para poner en cuestión, sin prueba análoga que pueda ser valorada por el órgano judicial, como hemos dicho, las conclusiones plasmadas en el informe pericial aportado de contrario. No cabe desconocer que las deficiencias en la prueba solo perjudican a quien viene gravado con la carga probatoria, en este caso la parte actora, puesto que la demandada cuenta con título válido a su favor y es la parte contraria (que tampoco se opuso en vía administrativa) la que viene obligada a acreditar la falta de novedad que esgrime.

3) Es errónea la afirmación de la recurrente relativa a que la sentencia afirma que existe novedad porque la superposición de capas 'sándwich' no viene reinvicada en la patente, porque esta habla de fijación dimensional, y, dice la recurrente 'este término no implica una superposición de capas'. La frase de la sentencia consideramos no ha sido correctamente interpretada, ya que lo que afirma la sentencia es que 'fijación dimensional' es un término más amplio, que no necesariamente comporta la superposición de capas, y, además, añadimos, aunque es obvio que esto no es invención de la demandada, lo relevante es cuántas capas y de qué materiales, por más que lo que considere erróneo la recurrente, en cuanto el uso de algodón y poliéster, que dice se nombran en la patente, no de forma específica, porque, se indicaría en la memoriaque 'el hilo utilizado para tejer puede ser de cualquier tipo' y, entre otros, y sin concreción alguna, se refiere a poliéster y sus mezclas y algodón y sus mezclas, y en la patente, tal y como refiere la sentencia recurrida (epígrafe 51) se habla en general de tratamiento de fibras crudas, en línea con lo que la propia recurrente expresa, con amplitud, por lo que tampoco se aprecia error de valoración en este punto.

4) En consecuencia, concluimos procede rechazar error en la valoración de la falta de novedad que aduce la parte demandante.

II Sobre la falta de actividad inventiva.

En cuanto al estado de la técnica,La STS 182/2015 de 14 de abril señala que, para resolver la cuestión no existe un único método, pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en cuenta los factores decisivos.

Como recuerda la sentencia antes citada corroborando la de 434/2013, de 12 de junio, "uno de los más frecuentes es el llamado método problema-solución o de los tres pasos, utilizado con carácter general por la O cina Europea y aceptado en España y otros tribunales de otros Estados parte en el Convenio por ser considerado un método útil para evaluar la actividad inventiva en la generalidad de los casos.

La aplicación de dicho método implica seguir tres pasos: 1) La determinación del estado de la técnica más próximo. 2) La definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento. 3) Valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia.

La determinación del estado de la técnica más próximo está representado por un documento prioritario que reúne una serie de características, tales como que se trate de un estado de la técnica dirigido al mismo propósito que la invención cuestionada, relacionado con el mismo o similar problema técnico y ha de constituir, para un experto en la materia, el punto de partida más prometedor para llegar a la invención cuestionada. ( T 650/01 , T 263/99 y T 644/97 Cámaras de Apelación de la EPO).

Para valorar la actividad inventiva, la fecha relevante es no la de divulgación de la anterioridad sino la de prioridad de la patente cuestionada. ( T 772/94 y T 971/95 Cámaras de Apelación de la EPO).

A propósito del problema técnico que se pretende solucionar, la Directriz de Examen C-VII, 5.2 dice lo siguiente:

'En el contexto de la aproximación problema-solución, el problema técnico significa la intención y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para proporcionar los efectos técnicos que proporciona la invención sobre el estado de la técnica más cercano. El problema técnico así definido es el problema técnico objetivo.'

Determinado el estado de la técnica más próximo y el problema objetivo a solucionar por la invención, hay que pasar al último paso del método problema- solución, la valoración de la evidencia o no de la solución propuesta por la patente cuestionada por un experto en la materia. Ese experto debe ser un profesional medio que tiene los conocimientos comunes a ese tipo de profesionales.

A este respecto, la sentencia de 2 de octubre de 2017 (Roj: 3472/2017 ) señala:

'Como se apunta en el escrito de oposición al recurso, en la actualidad existe una jurisprudencia de esta sala sobre lo que ha de entenderse por experto en la materia, en el enjuiciamiento de la actividad inventiva, y el papel de los peritos que intervienen al respecto. En efecto, en la sentencia 334/2016, de 20 de mayo , declaramos lo siguiente: '(E)l juicio sobre la actividad inventiva (si la solución que enseña la invención, a la vista del estado de la técnica y de los problemas detectados, era obvia), ha de hacerse desde el parámetro o punto de referencia del 'experto medio'. Este 'experto medio' es un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común general sobre la materia. Tiene acceso al estado de la técnica en su totalidad, en la fecha relevante, y en particular a los documentos del 'informe de búsqueda'. Es más, un experto en el campo del problema técnico, que en el de la solución. No es creativo, carece de especial ingenio (no es un inventor) y se ve afectado por los prejuicios entonces existentes en el estado de la técnica. 'Pero este experto en la materia no debe confundirse con el perito que informa en un pleito en el que se juzga sobre la actividad inventiva de una patente. El perito lo que debe hacer es aportar este punto de vista del 'experto en la materia''. De tal forma que, como ya habíamos a rmado en la sentencia 325/2015, de 18 de junio : 'el perito no necesariamente ha de ser un experto medio en la materia, para poder informar sobre lo que dicho experto hubiera considerado a la vista de la enseñanza de la patente y del estado de la técnica existente a su fecha de prioridad. Lo relevante no es que el perito sea un experto medio, sino que informe sobre lo que un experto medio en aquellas condiciones hubiera considerado. Lo que importa es que el perito esté capacitado para realizar esta valoración, a la vista del contenido de la invención''.

Sobre el juicio de evidencia o de obviedad, esta sentencia aclara que:

'La Audiencia reconoce que la valoración jurídica que encierra el juicio de obviedad le corresponde al juez y no a los peritos, pero entiende que no puede hacerse al margen de las explicaciones técnicas ofrecidas por estos. Frente a lo anterior, el parecer de esta sala es que, en principio, el juez podría extraer su conclusión directamente de la lectura de los documentos que conforman el estado de la técnica, pero al juzgar así corre el riesgo de que su juicio adolezca de falta de consistencia, en cuanto que no resulte suficientemente justificado el punto de referencia del experto medio y sea por ello más vulnerable a impugnaciones por vía del recurso pertinente. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. La Audiencia considera inconsistente el juicio de obviedad realizado en la sentencia de primera instancia, porque no se apoya en razones suministradas por algún perito.'

Conviene destacar que, al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o antecedentes de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor.

Pues bien, compartimos plenamente, como ya se ha anticipado, la conclusión que, al respecto, contiene la sentencia recurrida. La falta de prueba pericial de la parte actora que determine, como en el aspecto precedente, más allá de sus propias valoraciones, que la solución de la demandada es obvia o 'muy evidente' para un experto en la materia, lo que, sin embargo, en sentido opuesto, sí ha efectuado la parte demandada, no nos sirve a estos efectos. Poco cabe añadir a lo expresado, frente a lo que no pueden prevalecer los subjetivos argumentos desplegados por la recurrente que procede, por lo expuesto, rechazar.

En relación con la nulidad pretendida por no ser Mariano el inventor de la alfombra estampada, la recurrente no combate la conclusión, directamente, sino que se limita a realizar una serie de elucubraciones y preguntas retóricas que no son útiles para combatir la conclusión obtenida en la sentencia, ya que no se apoyan sino en manifestaciones efectuadas en otro procedimiento, con finalidad distinta, pero que carecen del rigor necesario para fundamentar la petición deducida. El hecho que el Sr. Mariano aparezca como inventor, guarda relación con el modelo de utilidad, y la recurrente se refiere propiamente a las relaciones previas existentes entre las partes, que serían relevantes a los efectos de la acción de competencia desleal, asimismo planteada, pero no respecto de la titularidad del modelo de utilidad, cuya nulidad pretendida se ha rechazado, al igual que en esta segunda instancia, de modo que, sentado ello, no existe prueba que comporte la concurrencia de dicha causa de nulidad en la concreta vinculación del citado Sr. Mariano al modelo de utilidad controvertido.

Por concluir, la nulidad parcial, que igualmente desliza entre sus argumentaciones la recurrente, no fue solicitada, en igual modo, en la demanda, por lo que consideramos que no procede valorar un aspecto no alegado oportunamente, sino introducido en momento inidóneo que, procede, en consecuencia, rechazar.

QUINTO.-La imposición de costas viene determinada, como regla general, al criterio del vencimiento, por lo que no se aprecia la concurrencia, en este caso, de situación excepcional que justifique otro pronunciamiento que, como resulta del tenor del artículo 394LEC debería ser, en todo caso, justificado y expresamente razonado.

A su vez, rechazados todos los motivos de recurso, y por la misma razón, es imperativa la imposición de costas a la recurrente y la pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 398,1 LEC y D.Ad. 15 LOPJ.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación de TINNOVA SL, Laureano Y Leonardo contra la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2020 por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado Mercantil 2 de Valencia, que se CONFIRMA, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.