Sentencia Civil Nº 61/2008, Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1, Rec 251/2007 de 18 de Febrero de 2008

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OVIEDO

SENTENCIA: 00061/2008

SENTENCIA NÚMERO 61/08

ROLLO: RECURSO DE APELACION 251 /2007

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE

D. José Ignacio Álvarez Sánchez

MAGISTRADOS

D. Guillermo Sacristán Represa

D. Jaime Riaza García

En Oviedo a, 18 de febrero de dos mil ocho.

VISTOS en grado de apelación por esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los presentes autos de

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 247/2005, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de OVIEDO, Rollo 251/2007, entre

partes, como Apelantes PUERTAS Y AUTOMATISMOS LA CARRERA S.L., FERRALLAS LA CARRERA S.L. y ALQUI METAL

S.L., representados por la Procuradora de los Tribunales DOÑA DOLORES SANCHEZ MENENDEZ, y bajo la dirección letrada

de DON MANUEL ANGEL GARCIA MANCEBO, y como Apelado INDUSTRIAS ALQUI S.L. representada por la Procuradora de

los Tribunales DOÑA MARIA GARCIA BERNARDO ALBORNOZ, y bajo la dirección letrada de DON MIGUEL GARCIA VIGIL.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de OVIEDO dictó Sentencia en los autos referidos con fecha 3 de mayo de 2.006 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por la representación procesal de la parte actora "Industrias Alqui, S.L." frente a las demandadas "Ferrallas La Carrera, S.L.", "Alqui Metal, S.L." y "Puertas y Automatismos La Carrera, S.L.", debo declarar y declaro: 1.- Que la demandante ostenta frente a las demandadas los derechos de propiedad industrial prioritarios y exclusivos sobre el distintivo denominativo y gráfico AI Industrias Alqui SL e IA Industrias Alqui SL, marcas M 2297996 y M 2068601 de la Oficina Española de Patentes y Marcas.- 2.- Que las codemandadas Puertas y Automatismos La Carrera SL, Ferrallas La Carrera, SL y Alqui Metal SL están infringiendo el derecho de exclusiva de la empresa Industrias Alqui SL sobre sus marcas M 2297996 y M 2068601, como signos distintivos para identificar sus productos y servicios, mediante el empleo de una letra "A" con una "I" en su interior.- 3.- Que la utilización por la demandada de Alqui Metal SL de la denominación social "Alqui Metal SL" constituye infracción de los derechos exclusivos de propiedad industrial de las marcas M 2297996 y M 2068601 de las que es titular la actora, ordenando la cesación de los actos de violación del derecho exclusivo de tales marcas prohibiendo a la demandada utilizar dicha denominación.- 4.- Se declara que la conducta llevada a cabo por "Alqui Metal, SL" descrita en el apartado anterior constituye un acto de competencia desleal.- 5.- Se condena a Puertas y Automatismos La Carrera SL y Ferrallas La Carrera SL a cesar en todos los actos descritos en el ordinal 2º de este fallo, y a cesar en el uso y retirar del tráfico mercantil y destruir cualesquiera documentos, cartas, soportes, materiales publicitarios, embalajes, etiquetas o cualesquiera otros elementos en lo que aparezca el distintivo gráfico de la actora o el indicado en el ordinal 2º, bajo apercibimiento que, de no hacerlo voluntariamente mandará hacerlo el Juzgado.- 6.- Se condena a la demandada Alqui Metal SL a cambiar su denominación o razón social de sociedad limitada "Alqui Metal" por cualquier otra que no sea confundible o asociable con las marcas prioritarias de Industrial Alqui SL y en la que no conste el vocablo "Alqui", e inscribiendo dicho cambio en el Registro Mercantil, bajo apercibimiento de, que de no hacerlo voluntariamente operará la consecuencia previstas en la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley Marcas.- 7 .- Se condena a Alqui Metal SL a cesar en el uso y a retirar del tráfico mercantil y destruir cualesquiera documentos, cartas, soportes, materiales publicitarios, embalajes, etiquetas y cualesquiera otros elementos en lo que aparezca el distintivo "Alqui Metal SL" bajo apercibimiento que, de no hacerlo voluntariamente, mandará hacerlo el Juzgado.- 8.- Se condena a las codemandadas a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, en el importe de un 1% del volumen de ventas o cifra de negocios obtenidos por cada una de ellas desde el 1 de enero de 2004 hasta que cesen por completo todos los actos infractores, todo lo cual se determinará en ejecución de sentencia.- 9.- Se condena a las demandadas a publicar a su costa el fallo de la sentencia en dos de los periódicos de mayor circulación en Asturias, recitificándose públicamente la situación creada.- No ha lugar a realizar expresa imposición de las costas causadas.-".

TERCERO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido en ambos efectos, previos los traslados ordenados, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 13 de febrero de 2.008, quedando los autos para sentencia.

QUINTO.-En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don Guillermo Sacristán Represa.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia que impugnan los demandados, ALQUI METAL SL, FERRALLAS LA CARRERA y PUERTAS Y AUTOMATISMOS LA CARRERA SL, estima en parte la demanda de INDUSTRIAS ALQUI SL, tanto en relación a los derechos de propiedad industrial sobre el distintivo denominativo y gráfico "AI Industrias Alqui SL" e "IA Industrias Alqui SL", que se reconocen, como las infracciones del derecho de exclusiva de dicha propiedad; se declaran tales actos como de competencia desleal; condenándolas en concreto al cese de actividades, retirada del tráfico mercantil de todo lo que contenga el distintivo gráfico de la actora; así como a cambiar la denominación o razón social de sociedad limitada Alqui Metal, bajo apercibimiento de que de no hacerlo voluntariamente, operará lo previsto en la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley de Marcas ; a dicha empresa a cesar en el uso del distintivo de tal nombre; a indemnizar a la actora en el 1% del volumen de los negocios obtenidos desde el 1 de enero de 2004 hasta cesar por completo en dichas actuaciones; y a publicar a su costa la sentencia en dos de los periódicos de mayor circulación de Asturias.

Son motivos del recurso el error en la valoración de la prueba respecto de varios de los contenidos de la parte dispositiva de la sentencia para sostener que no ha existido ni violación del derecho de marca ni actividad constitutiva de competencia desleal, lo que en definitiva determinaría la inadecuación también de la condena a publicar el contenido de la sentencia y a indemnizar.

SEGUNDO.- Parece conveniente dejar constancia de unos hechos que se erigen como decisivos en el análisis del recurso que se presenta:

a) INDUSTRIAS ALQUI SL es una empresa creada en el año 1979 por D. Roberto y D. Pedro Enrique, si bien la denominación obedecía a la unión de las dos primeras sílabas de dos apellidos -Álvarez y Quirós- de quienes a lo largo de muchos años habían desarrollado la actividad mercantil y comercial en la que habían trabajado los dos reseñados, y que decidieron continuarla mediante la sociedad limitada que constituyen en aquel año de 1979; b) A finales de los años 90 del siglo XX, las dos mismas personas crearon otras dos empresas, Puertas y Automatismos La Carrera SL y Ferrallas La Carrera SL; c) En los años 1997 y 2001, la mercantil INDUSTRIAS ALQUI SL registra otras tantas marcas denominativas y gráficas para distinguir servicios del nomenclator clase 6 y de la marca M2068601 -"IA Industrias Alqui"-, y del nomenclator clase 35 y de la marca M2297996 -"AI Industrias Alqui"-; d) A principios del año 2003, ambos socios deciden liquidar el patrimonio para continuar D. Roberto como titular exclusivo de INDUSTRIAS ALQUI SL y D. Pedro Enrique como titular exclusivo de las otras dos mercantiles que llevan en su denominación "La Carrera", y el primero se obliga a pagar al segundo, y lo cumplió, 300.506 euros; en el marco de tales acuerdos se autorizaba a D. Pedro Enrique a constituir y administrar una sociedad mercantil con idéntico objeto social al de PUERTAS Y AUTOMATISMOS LA CARRERA SL, concretando el motivo en "crear, mejorar y complementar las estructuras necesarias para la actividad de la misma"; e) En enero de 2004, D. Pedro Enrique constituye la sociedad ALQUI METAL SL, con idéntico objeto social al de INDUSTRIAS ALQUI SL, con la pretensión de que tan solo se trató del estricto cumplimiento de aquella autorización, sin haber conseguido el registro de la marca mixta Alqui Metal.

Es en este marco en el que deben examinarse los distintos motivos de impugnación.

TERCERO.- El recurso combate en primer término la condena a ALQUI METAL SL a cambiar su denominación social porque, dice, no ha empleado dicha mercantil su denominación social como marca o nombre comercial sino hasta que la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó en noviembre de 2004 el registro de dicha denominación como marca, y rechaza que se haya creado ninguna confusión, dado que se sitúan en lugares distintos ( en Siero Alqui SL, y en Noreña Alqui Metal SL), y de la testifical practicada no se deriva que se haya producido tal confusión.

El hecho de permitir la creación de una nueva mercantil a D. Pedro Enrique, una vez que se liquida el patrimonio que explotaban conjuntamente, desde luego no permite concluir que la denominación que se dio a la que constituye fue por casualidad ALQUI METAL; y ello porque la denominación ALQUI llevaba en aquel momento funcionando durante un prolongado periodo de tiempo, tenía una determinada dimensión en el negocio al que también se iba a dedicar la nueva empresa, y solo con la finalidad de crear confusión encaja un comportamiento de tal calibre, pues lo que llama la atención de quien vea la denominación de la empresa desde luego no es el sustantivo "metal", sino el otro que lo acompaña y precede. Es manifiesto que en el caso se trató de un abuso en la denominación que trataba evidentemente de atraer clientes por medio de un nombre perfectamente conocido en la región, y que podía -y de hecho así fue- crear confusión en los consumidores destinatarios de ese primer reclamo nominal (ni que decir tiene que el hecho de que una mercantil se sitúe en Siero y la otra en Noreña nada supone, tanto por su proximidad como porque los hipotéticos clientes de ambas son esencialmente quienes viven en el Principado de Asturias). Y en cuanto a la identidad en las denominaciones, debe señalarse que el empleo de un nombre no identificador de la actividad y que solo existe en virtud de la unión de dos sílabas de apellidos de personas que hicieron reconocible a la misma en la región ha de ser tenida por creadora de confusión en el sentido que señala el TS en sentencias como la citada por la parte apelada, de 20-2-2006 . Por último, de la testifical se deriva también con claridad tal consecuencia.

Consiguientemente, se desestima este primer motivo del recurso en atención a los arts. 34. 1 y 2 de la Ley de Marcas (L. 17/2001, de 7 de diciembre ), en cuanto el registro de la marca confiere al titular derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y a prohibir que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el mismo.

CUARTO.- La impugnación de la cesación en el uso del logotipo de la "A" mayúscula con una "I" en su interior, comienza señalando que nunca se hizo tal uso, sino que desde el año 2004 el logo empleado era una "A" mayúscula con un yunque en su interior.

Debe comenzarse por señalar que la separación de las sociedades mediante la liquidación del patrimonio se produce en febrero del año 2003, y de la documental aportada con el escrito de demanda se deriva que en enero de 2004, es decir once meses más tarde, las dos empresas que incluyen en su denominación "La Carrera" continuaban empleando el logotipo de las dos letras; que hubo de requerirlas para su sustitución en dos ocasiones, y que incluso en junio de 2004 continúa apareciendo, como se demuestra en una factura de Ferradas La Carrera (folio 250). Ello supone el expreso reconocimiento de que durante un año se empleó y que, aun cuando pueda ser ya con carácter residual, a mediados del 2004 en alguna operación se continuaba utilizando. Con carácter menos relevante, puede señalarse también que la existencia en puerta de entrada a FERRALLAS LA CARRERA (folio 237) del logotipo de considerable dimensión conteniendo las dos letras, lejos de ser un mero elemento artístico o meramente decorativo, continúa desempeñando la misma función identificadora y de reclamo, creando confusión al identificar esta empresa y la detentadora registral de dicha marca, es decir INDUSTRIAS ALQUI SL.

QUINTO.- En cuanto al uso de la denominación "ALQUI METAL SA" y la consideración en la sentencia de que se trató de un acto de competencia desleal se pretende discutir con los precedentes, es decir la pertenencia de D. Pedro Enrique a la empresa Industrias Alqui SL, cuyo prestigio, experiencia y confianza del mercado en ella fue fruto de su propio trabajo; se añade la autorización que se le daba para constituir una sociedad con idéntico objetivo industrial y eso fue lo que hizo con esta nueva mercantil.

No es preciso insistir demasiado en una realidad señalada en los antecedentes históricos de lo que ha dado lugar a la presente reclamación: a comienzos del año 2003 se liquidó el patrimonio que compartían los dos socios, titulares cada uno hoy de las empresas enfrentadas. Pues bien, dicha liquidación supuso que quien se quedaba como titular de la empresa originaria, es decir de INDUSTRIAS ALQUI SL indemnizaba al que se hacía con las otras dos empresas entonces existentes, FERRALLAS LA CARRERA y PUERTAS Y AUTOMATISMOS LA CARRERA SL, con una cantidad de considerable magnitud y que ascendía a 300.506 euros, de forma evidente para satisfacer el mayor valor que tenía, sin duda alguna la empresa origen de las otras, su posición en el mercado, clientela, fondo de comercio, etcétera, lo que significa que se abonaba suficientemente la colaboración de D. Pedro Enrique en la constitución de dichas realidades, de las que a partir de ese momento no puede pretender aprovecharse, pues había cobrado ya por ello. Pero es que si a la autorización de constituir una nueva mercantil nos referimos, y tenemos en cuenta que era para "crear, mejorar y complementar las estructuras necesarias para la actividad de la misma" (hacía mención a una de las empresas con las que se quedaba), evidentemente no es posible que con ello se autorizara el empleo de una denominación absolutamente idéntica en su parte distintiva -"ALQUI"- con aquella de la que se desgajaba. Claro es que constituye un acto manifiesto de competencia desleal de los contenidos en el art. 6 de la Ley de 10 de enero de 1991. Pero es que de existir alguna duda, el planteamiento que hace el recurso en este motivo de impugnación la despejaría ya que se pretende tener un derecho de explotación del nombre que contribuyó a crear desde 1979 hasta 2003 y que, como ha quedado expuesto, no es posible reconocer por el pago de un precio más que suficiente.

SEXTO.- Insiste a continuación el recurso en su rechazo a la publicación de la sentencia porque, dice, ninguna de las hipotéticas violaciones de los derechos de marca o de competencia (que rechaza desde el principio) tiene la suficiente entidad como para merecer una sanción de este calibre.

La vulneración de los derechos de marca que se constatan con claridad conduce, de conformidad con el art. 41. 1. f. de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre a la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Del mismo modo, de acuerdo con el art. 18. 4 de la Ley de 1991 , que se refiere a la acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas podría tener como contenido la publicidad de la resolución que declara que la actuación de una determinada empresa ha constituido un conjunto de actos de competencia desleal, como es el caso. La dimensión de las actividades es suficiente como para que forme parte de la resolución esta decisión que adopta correctamente la sentencia de primera instancia. La doctrina de la sentencia que se cita en el recurso desde luego no es aplicable, puesto que el supuesto al que se refiere la resolución que se cita era una actividad que no había tenido una repercusión en el mercado de entidad bastante, algo bien distinto a lo acreditado en este procedimiento. Pues bien, en el caso presente, naturalmente que esta repercusión se ha producido, y la misma sentencia da respuesta a lo que en estos momentos se plantea en el quinto de sus fundamentos jurídicos cuando señala que en el actuar de las mercantiles demandadas existe dolo o culpa grave, pues la confusión fue buscada de propósito para explotar la reputación de la que ya gozaba en el mercado INDUSTRIAL ALQUI SL, siendo el titular de la nueva mercantil constituida perfecto conocedor de los precedentes. Este requisito, el del dolo o culpa grave es el que la jurisprudencia del TS exige (por todas, s. de 4-7-2005) para que de acuerdo con la Ley de Competencia Desleal, resuelva la sentencia su publicación, aspecto que ni tan siquiera es exigido por la Ley de Marcas.

En consecuencia, debe desestimarse este motivo de impugnación por lo señalado.

SÉPTIMO.- Por fin, también se combate la indemnización concedida entendiendo que se ha optado por aplicar la indemnización que se prevé con carácter objetivo en la legislación de marcas.

Deberá insistirse una vez más acerca del comportamiento de las empresas demandadas, pese a no ser excesivamente necesario, que han constituido actos conscientes, voluntarios y sabedores de la ilegalidad en que incurrían, como destaca la sentencia que se impugna con rotundidad. Si tenemos en cuenta que la marca INDUSTRIAS ALQUI tiene un evidente prestigio en el ámbito del Principado de Asturias donde actúa, así como un concreto fondo de comercio debido a los largos años de actividad con tal denominación, siendo plenamente consciente el titular de las entidades demandadas por haber trabajado en la empresa originaria, haber constituido la primera de las sociedades de responsabilidad limitada que adoptó la denominación Alqui, en la que participó durante años, y habiendo sido quien también firmó la liquidación del patrimonio, recibiendo un importante capital como pago de la equiparación de las empresas que recibían cada uno de los dos que iban a continuar separados en la explotación del mismo giro económico, es manifiesto el perjuicio ocasionado durante tiempo a través del uso de una denominación que creaba confusión en los consumidores y llevaba consigo la intención de usurpar clientela, es manifiesto que también acierta la sentencia al aplicar el art. 43. 5 de la Ley de Marcas a la hora de fijar la indemnización, en relación con el 42 del mismo texto legal.

OCTAVO.- la desestimación del recurso determina la imposición de las costas causadas en esta alzada, de acuerdo con el art. 398 LEC .

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR y confirmamos en todos sus pronunciamientos la sentencia recurrida, con imposición a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.