Sentencia Civil Nº 61/2010, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 410/2009 de 09 de Febrero de 2010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 410 (C-11) 09

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 174/08

JUZGADO de Marca Comunitaria nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 61/10

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a nueve de febrero del año dos mil diez

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de diseño comunitario, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 174/08, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la entidad demandada Massimi Diseño S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Amparo Alberola Pérez y dirigida por el Letrado D. José Hernández Giménez; y como parte apelada la actora, la mercantil italiana Flos SpA, representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Eva Gutiérrrez Robles y dirigida por el Letrado D. Pascual Balaguer Arrufat, que ha presentado escrito de oposición. También se ha personado en el Rollo de apelación, en calidad de apelada la mercantil demandad, LeRoy Merlín España S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Enrique de la Cruz Lledó y dirigida por el Letrado D. Antonio Panea Yeste. Esta mercantil se allanó a la demanda, dictándose auto en tal sentido en fecha de 19 de mayo de 2008.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 174/08 , se dictó Sentencia con fecha 20 de marzo de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por Flos SpA contra Massimi Diseño S.L., debo condenar y condeno a la demandada a 1º) la cesación y prohibición de todo acto de fabricación , importación, exportación, distribución, comercialización , ofrecimiento, publicidad y/o almacenamiento para tales fines de las lámparas que incorporan el diseño del modelo comunitario registrado nº 000161146-0001 del que es titular la mercantil Flos SPA. 2º) retirar del tráfico jurídico económico y a destruir a su costa el material publicitario y soportes documentales e informáticos (catálogos, cajas de embalaje, listas de precios, instrucciones...) que incorporen fotografías o dibujos de las lámparas amparadas por el modelo comunitario registrado número 000161146-0001. 3º) pagar en concepto de indemnización la suma de cuatro mil cincuenta y ocho euros con veintiún céntimos (4.058,21 ?). 4º) notificar fehacientemente , a su costa, la sentencia a todas y cada una de las empresas minoristas a las que vendió las lámparas que figuran en el doc num. 116. Las costas de este procedimiento causadas se imponen a la demandada Massimi Diseño S.L..".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentaron el escrito de interposición del recurso , del que se dio traslado , presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 24 de julio de 2009 donde fue formado el Rollo número 410/C-11/09, en el que, por Auto de 16 de septiembre de 2009 se denegó por este Tribunal la práctica de prueba documental propuesta por la parte apelante. Confirmada dicha resolución, por auto de 11 de noviembre desestimatorio de la reposición formulada contra aquél, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 9 de febrero de 2009, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia , en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- Estima la Sentencia de la instancia la pretensión por infracción de diseño comunitario registrado nº 000161146- 0001, del que es titular para lámparas la mercantil Flos SPA, cometido por parte de la co-demandada, Massimi Diseño S.L. , por causa de la explotación de unas lámparas que había importado desde China, y que reproducían el diseño registrado titular de la mercantil italiana.

Consecuencia de tal declaración, la Sentencia estima la acción de cesación, la de remoción y destrucción, la de publicidad y la indemnizatoria que, por importe de 4.299,36 euros, reclamaba la actora conforme al criterio contenido en el apartado 2-b) del artículo 55 de la Ley 20/03, esto es , el de la regalía hipotética, si bien la cantidad inicialmente reclamada la minimiza el Juez a quo a 4.058,21 euros por razón del criterio que entiende resulta procedente considerar en el caso.

A tales conclusiones formula oposición la co-demandada Massimi Diseño S.L. que, sin hacer oposición a la declaración de infracción, solicita la nulidad de los pronunciamientos 1º, 2º y 4,º de forma subsidiaria, la nulidad por falta de motivación del pronunciamiento 3º relativo a la indemnización de daños y perjuicios e incongruencia de la Sentencia y, en su defecto , la revocación de la Sentencia, desestimando la demanda en lo relativo al pronunciamiento de daños y perjuicios.

SEGUNDO.- Plantea en primer lugar la parte apelante, un conjunto de cuatro motivos impugnatorios bajo la rúbrica general de infracción de normas o garantías procesales con producción de indefensión.

Pues bien, solicita como primer motivo de impugnación la mercantil condenada, la nulidad de actuaciones de los pronunciamientos números 1º (la cesación y prohibición de todo acto de fabricación , importación, exportación, distribución, comercialización, ofrecimiento, publicidad y/o almacenamiento para tales fines de las lámparas que incorporan el diseño del modelo comunitario registrado nº 000161146-0001 del que es titular la mercantil Flos SPA), 2º (retirar del tráfico jurídico económico y a destruir a su costa el material publicitario y soportes documentales e informáticos (catálogos, cajas de embalaje, listas de precios , instrucciones...) que incorporen fotografías o dibujos de las lámparas amparadas por el modelo comunitario registrado número 000161146-0001) y 4º (notificar fehacientemente, a su costa, la Sentencia a todas y cada una de las empresas minoristas a las que vendió las lámparas que figuran en el doc num. 116) por satisfacción extraprocesal previa a la interposición de la demanda con vulneración de los artículos 413-1-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 22 del mismo texto legal por faltar al procedimiento legalmente establecido -art 238-3º LOPJ con infracción del Derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva -art 24-1 C.E. -, nulidad que sustenta sobre la base de que los pronunciamientos que refiere ya fueron cumplidos voluntariamente con ocasión de las Diligencias Preliminares del Juicio y en las medidas cautelares solicitadas , en modo tal que debió seguirse el procedimiento establecido en el artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 22 del mismo cuerpo legal y por tanto, haber llevado a cabo la convocatoria de comparecencia en dicho precepto establecida, dictándose auto sobre la procedencia o no del juicio en relación a los particulares cumplidos anticipadamente.

El motivo se desestima.

Con antecedente en el hecho cuarto de la contestación a la demanda por la hoy recurrente (donde se señalaba que con la recepción de la demanda de medidas cautelares había cesado en la actividad de venta de las lámparas objeto de litigio y retirado de su catálogo las mismas), en el hecho noveno de dicho escrito de contestación , Massimi Diseño S.L. decía que con ocasión de las medidas cautelares, había comunicado el cese de toda comercialización y venta de dichas lámparas , habiendo incluso retirado de sus catálogos dicho producto, así como de su material publicitario y soportes documentales e informáticos que incorporen dibujos o fotografías de dichas lámparas. Todo ello se hizo (señalaba) ad cautelam, como muestra precisamente de la buena fe que siempre ha presidido su actuación (de Massimi Diseño) y ante la eventualidad de que al final, en el proceso declarativo, resultare acreditado que las lámparas vendidas eran copia servil de las de la parte actora.

Resulta evidente por tanto que el cese era voluntario y ad cautelam con ocasión de las medidas cautelares. Pero las medidas adoptadas no confieren sino un estado preventivo y condicional a un resultado definitivo -art 721-1 y 726-1 LEC -. Por tanto, habiendo Sentencia definitiva sobre la infracción, las acciones de cesación , remoción y publicidad adquirían auténtica carta de naturaleza -en las circunstancias del caso que no son objeto de debate- como parte del pronunciamiento sobre la pretensión principal de la demanda. Siendo así, el pronunciamiento judicial en Sentencia no es extemporáneo ni ajeno al proceso declarativo.

Al margen de esas razones, en cuanto al planteamiento procesal que la parte vincula al artículo 413 y 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debemos señalar lo siguiente. En absoluto podría escindirse lo relativo a una acción cuando su existencia depende de un pronunciamiento previo. En el caso de las acciones de cesación y remoción, también de publicidad , es la declaración previa de la infracción el pronunciamiento preliminar e ineludible para la existencia, en su caso , de tales acciones, de modo tal que un pronunciamiento previo sobre estas acciones en el marco de un proceso cuyo objeto es la declaración de infracción, no constituye el objeto del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dado que tal precepto viene referido o acciones principales o independientes, en ningún caso a acciones cuya efectividad es dependiente de otra previa, a la que aquellas se acumulan ya que en estos procesos, el interés legitimo promovido es aquél del que éstas dependen. En conclusión , no es posible pretender un pronunciamiento contradictorio sobre la pretensión base con apartamiento, por satisfacción extraprocesal, de las pretensiones derivadas ya que en tal petición existe una contradicción in natura insoslayable.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la proyección que en ejecución, tal Estado de cosas podría tener si la actora formulara demanda ejecutiva para la ejecución de la Sentencia, y se hiciera oposición a la misma, en relación a si los pronunciamientos que ahora se impugnan, en el entendimiento de que por estar cumplimentados de forma voluntaria, no pudieran ser objeto de dicha ejecución -art 556-1 L.E.C. -.

TERCERO.- El segundo y tercero de los motivos de impugnación formulados dentro de la categoría general de infracción de garantías procesales , es el de incongruencia de la Sentencia con vulneración del artículo 24-1 CE en relación al artículo 209-4º Ley de Enjuiciamiento Civil, y el de falta de motivación de la sentencia -art 120-3 CE con infracción del artículo 51-3 de la Ley 20/03 de Diseño Industrial . Pero dado que ambos motivos están vinculados al pronunciamiento que sobre daños y perjuicios constituye motivo específico de impugnación en el recurso por infracción del artículo 55-2 b) de la citada Ley, los analizaremos conjuntamente a fin de aportar el máximo de claridad en la exposición, dejando para este fundamento las consideraciones que merecen el último de los motivos que despliega el recurrente en la categoría de infracciones procesales.

Se trata de la infracción del artículo 217-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a los artículos 24-1 y 2 CE relativos al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa con proscripción de indefensión.

Argumenta este motivo la representación de Massimi Diseño S.L. en la inadmisión de prueba documental solicitada en la audiencia Previa y en la inversión de la carga de la prueba respecto de la acreditación de daños y perjuicios.

El motivo se desestima.

El remedio que la Ley de Enjuiciamiento Civil confiere ante la infracción de acceso a medios de prueba es el que ha sido utilizado por el recurrente, es decir, la promoción de subsanación en la alzada mediante la propuesta de la prueba que entendiera que ha sido indebidamente denegada -art 460 LEC -. Así lo hizo la parte en su recurso de apelación y sobre tal extremo, tal y como hemos dejado constancia en el factum de esta resolución, este Tribunal ya se pronunció , de modo que no cabe sino desestimar el motivo tal cual queda planteado.

En relación a la inversión de la carga de la prueba que denuncia en relación a la indemnización de daños y perjuicios poco tenemos que añadir. El argumento sobre que el juzgado de instancia da por probado un daño en importe superior al 1% de la cifra de negocios sin prueba alguna, haciendo recaer sobre la recurrente la carga de la prueba de la no producción de daños y perjuicios, no es sino una mera valoración de la hermenéutica judicial en la que no hay vulneración de Derecho alguno. Lo que expresa la parte recurrente es una discrepancia con el criterio judicial, imputa en suma error en la valoración de la prueba, pero en proceso que le lleva a tal apreciación, no se vislumbra la presunta alteración de los principios de la carga de la prueba, sin perjuicio de la crítica que le merezca a la parte la valoración de los documentos que de la parte actora hace el Juez a la hora de considerarlos para obtener datos económicos de los que extraer la cifra a la que condena a la recurrente, apreciación que en todo caso, comparte este Tribunal , valorados con arreglo a la sana crítica y tomando en consideración el conjunto de la prueba practicada y , en particular, los extremos resultantes de las Preliminares.

El motivo queda por tanto desestimado.

CUARTO.- Descendemos así a la cuestión relativa a la indemnización de daños y perjuicios que es la que ocupa mayoritariamente, la disquisición del recurrente.

Y es que a la conclusión judicial sobre tal extremo le imputa la apelante incongruencia, falta de motivación, error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 55-2-b) de la Ley 20/03 .

En cuanto a la incongruencia.

Denuncia el recurrente que la Sentencia es incongruencia porque reconociendo que la indemnización se solicita por el concepto de regalía hipotética -art 55-2-b) LDI -, desvía el criterio fijando la cuantía sobre la base del canon que la actora paga -4% del precio del producto vendido- al creador del diseño.

El motivo se desestima.

En el caso, el fallo se adecua a las pretensiones y planteamientos de las partes, de conformidad con la regla iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium (Sentencias de 19 de octubre de 1981 y 28 de abril de 1990 ), sin que haya modificación alguna de los términos de la demanda (prohibición de la mutatio libelli , Sentencia de 26 de diciembre de 1997 ). Es la confusión del recurrente entre el método de fijación de la regalía hipotética adoptado por el Juez con el concepto indemnizatorio lo que justifica el motivo como se desprende de su argumento. En efecto, el desacuerdo con el criterio utilizado por el Juez para cuantificar un precio posible de la regalía, que es hipotético porque se basa en el que pudo ser, y presunto y conjeturado , porque en el caso no hay actividad licenciataria previa, no constituye motivo de incongruencia extra petita porque no supone modificación de la pretensión de la demanda , sino exposición de un método justificativo de la cuantificación. Imputar incongruencia a la motivación, resulta contradictorio con el siguiente de los motivos que analizaremos porque el Juez podría haber llegado a la misma conclusión, mediante un razonamiento menos escrupuloso y objetivo, que es lo que pretende.

También debemos desestimar la falta de motivación que se impugna en relación al artículo 53-1 LDI . Apunta el recurrente que el Juez se limita a enumerar datos fácticos no que fundamenta ninguno de los criterios contenidos en el artículo 51-3 LDI sobre la relevancia del diseño, su incidencia en el mercado, prestigio y otros. Sin embargo en el caso , lejos de faltar la fundamentación que se dice, la expresión y valoración de los datos que expresa el Juez, constituye la mejor motivación factible. La expresión del precio que percibe el creador del diseño , los datos de precio por unidad en relación a los precios del producto infractor y al conjunto de las ventas realizadas en relación al precio total de la compra del citado producto infractor, constituyen los factores esenciales demostrativos del equilibrio entre la cuantía considerada como adecuada a la obtención de una hipotética licencia que es la ratio que debe justificarse en el marco de los criterios contenidos en el artículo 51-3 LDI y que en el caso, así se encuentran expresados con claridad en la Sentencia impugnada.

QUINTO.- Constituye finalmente motivo de impugnación, la infracción del artículo 55-2-b) LDI . Argumenta el recurrente que el criterio acogido -canon abonado por la actora al creador del diseño-, es equívoco ya que éste satisface Derechos de autor y no una licencia cuya cuantía ha de fijarse atendiendo, de no existir licencia previas, a un estudio económico pericial que pondere diversos factores que, en el caso, no están referenciados , faltando por tanto los datos y presupuestos para fijar daños y perjuicios en función de la licencia hipotética.

El motivo se desestima

Dice la ST.S. de 9 de marzo de 2009 que el reconocimiento del Derecho del titular de la marca a ser indemnizado con causa en la llamada licencia hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por las dificultades que normalmente genera la necesidad de probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor. Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes -manifesta non egent probatione-. Al respecto, Sentencias de 21 de abril de 1.992, 23 de febrero de 1.998, 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005, 5 de febrero de 2.008, 2 y 4 de marzo de 2.009 .

Pues bien, en el caso, es manifiesta la infracción del modelo por la entidad demandada que importó lámparas diseñadas según el modelo registrado previamente por la actora y sin el consentimiento de ésta y , con ello, de aplicación del principio señalado en la Jurisprudencia manifesta non egent probatione.

Por otro lado, tampoco cabe negar trascendencia al hecho de que por dicho modelo la actora está abonando por producto vendido, un canon del 4% la creador del diseño por lo que es lógico que, dado que no consta que se hubieran dado licencias previas, tomar en consideración, por al similitud en lo que de abono por cesión hay de Derechos, el citado canon para fijar el posible precio de una licencia.

En consecuencia, las bases conforme a las que procede determinar la contraprestación a que tiene Derecho la titular del diseño comunitario no son ajenas a la previsión contenida en el artículo 52-2-b) LDI , por lo que, considerándose adecuadas y proporcionadas en relación a los beneficios obtenidos por la demandada, no cabe sino confirmar el citado criterio, desestimando la apelación formulada.

SEXTO.- Finalmente, y en cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino imponerlas a la parte apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación , en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación la entidad demandada Massimi Diseño S.L., representada en este Tribunal por el procurador Dª. Amparo Alberola Pérez, contra la Sentencia dictada por el juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 20 de marzo de 2009 , debemos confirmar y confirmamos dicha Resolución; y con expresa imposición de las costas procesales a la parte apelante.

Notifíquese esta sentencia en forma legal y , en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos , mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior Resolución por el Ilmo. Sr. ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando audiencia Pública. Doy fe.-

.