Sentencia CIVIL Nº 619/2019, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1641/2018 de 15 de Mayo de 2019

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001641/2018
J
SENTENCIA NÚM.: 619/19
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA
DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN
En Valencia a quince de mayo de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo.
Sr. Magistrado DON/ DOÑA LUIS SELLER ROCA DE TOGORES, el presente rollo de apelación número
001641/2018, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000487/2017, promovidos ante el JUZGADO
DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a AJR FUTURE CAPITAL SL,
representado por el Procurador de los Tribunales don/ña RAMON ANTONIO BIFORCOS SANCHO, y de otra,
como apelados a MADRID NUIT HOSTELERIA SL representado por el Procurador de los Tribunales don/ña
JAVIER FRAILE MENA, en virtud del recurso de apelación interpuesto por AJR FUTURE CAPITAL SL.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 27-3-18 , contiene el siguiente FALLO: ' Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Fraile Mena en la representación que ostenta de su mandante MADRID NUIT HOSTELERIA S.L. contra la entidad AJR FURUTE CAPITAL S.L., se efectuan los siguientes pronunciamientos: 1.- Se declara que, como titular de las marcas nacionales M 1944230, M 2257313 y M 2812489, la demandante MADRID NUIT HOSTELERIA S.L. goza del derecho exclusivo para grafiar con tales signos los productos y servicios para los que están registradas en el trafico economico nacional.

2.- Se declara que la sociedad demandada AJR FUTURE CAPITAL S.L. ha realizado actos de violacion de las marcas de la titularidad de MADRID NUIT HOTELERIA S.L. M 1944230, M 2257313 y M 2812489, mediante la utilizacion del signo denominativo y grafico en su local sito en Valencia, Avda. Aragón 22, asi como a traves de medios publicitarios y redes sociales, sin el consentimiento del titular marcario.

3.- Se declara que con los actos de infraccion de la marca realizados por AJR FUTURE CAPITAL S.L.

causan un perjuicio a MADRID NUIT HOSTELERIA S.L.

4.- En su virtud, se condena a la parte demandada AJR FUTURE CAPITAL S.L. a estar y para por las anteriores declaraciones asi como: a) A cesar en toda actividad que viole o perturbe los derechos de marca de la sociedad demandante, en cualquier forma, aislada o junto con cualquier otro grafico o denominacion, de las marcas M 1944230, M 2257313 y M 2812489 y su signo distintivo GARAMOND para distinguir o publicitar en cualquier medio o red social sus locales, con prohibicion de reiteracion futura.

b) A retirar del trafico economico todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo GARAMOND en su poder, retirando los rotulos, cerramientos y cualquier material publicitario que haga referencia a las marcas M 1944230, M 2257313 y M 2812489 en cualquier medio, red social o local.

c) A destruir todos los productos/material ilicitamente identificados con el signo distintivo de las marcas de la actora GARAMOND que estén en posesion de la demandada.

d) A pagar a la actora la cantidad en concepto de regalia hipotetica, que se concrete en ejeucicion de sentencia, con el limite maximo del importe pretendido de 2.500.- euros/mes.

e) A la publicacion, a costa de la demandada, de la presente Sentencia, en extracto, en una revista de difusion nacional que se designará por la parte actora.

5.- Todo ello con expresa condena al pago de las costas procesales a la parte demandadda. '

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por AJR FUTURE CAPITAL SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .-Por la representación procesal de AJR FUTURE CAPITAL S.L. se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 1 de Valencia en 27 de marzo de 2018 , por la que se estima la demanda dirigida contra ella por infracción de: i) marca nacional denominativa M 1944230; ii) marca nacional mixta (gráfica, denominativa) M 2257313; iii) marca nacional mixta (gráfica, denominativa 2812489).

1. La Sentencia, después de rechazar las excepciones planteadas sobre defecto legal en el modo de plantear la demanda y falta de legitimación activa, considera que la fuerza distintiva de las marcas y signos descansa en su parte denominativa (ARAMOND) y, existiendo identidad aplicativa, concurre riesgo de confusión y declara la infracción.

Considera acreditado el carácter notorio de la marca de la actora, aunque advierte de su irrelevancia para la decisión del asunto.

Declara la infracción y condena al cese de los actos, a la retirada de tráfico de elementos infractores y su destrucción, publicación de extracto de la sentencia y, en relación a las consecuencias económicas: 'a pagar a la actora la cantidad en concepto de regalía hipotética, que se concrete en ejecución de sentencia, con el límite máximo del importe pretendido de 2.500 euros/mes.'.

2. La entidad condenada sustenta su apelación en: i) Indebida decisión en sentencia (con infracción del art. 414y sgtes. LEC ) sobre la ausencia de ejercicio de acción de competencia desleal que fue ratificada por la actora en la audiencia previa y objeto de discusión, debiendo considerarse ejercitada y desestimarse bien por defecto en su proposición, bien estimando la excepción de falta legitimación activa de la demandante al no ser la entidad que explota el signo distintivo en liza.

ii) Error de la resolución al desechar la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, en especial en relación con la indemnización solicitada para la que no se fijan bases de cálculo ni dictámenes periciales que rebatir. Se rechaza que se posponga a la ejecución de sentencia la cuantificación, cuando no se indica en la resolución siquiera las bases para ello. Esta alegación la hace durante el desarrollo del fundamento segundo de la apelación.

iii) Error en la valoración de la prueba e incongruencia omisiva de la resolución ( art. 208 LEC ) al referirse la sentencia a circunstancias y hechos diversos a los enjuiciados. Inexistencia de valoración alguna sobre la prueba documental e interrogatorio de testigo (Sr. Efrain ) y actividad probatoria de las partes en el proceso.

iv) En relación con la valoración de las marcas y signos en liza, denuncia infracción de normativa marcaria y de valoración de prueba.

- No se produce riesgo de confusión entre la marca y signo al existir: i) diferencias visuales (grafía, distribución del conjunto denominativo gráfico, colores); ii) diferencias fonéticas y gramaticales entre GARAMOND/NEW GARAMOND MADRID y GARAMOND CLUB: longitud, musicalidad, adiciones que comparten fuerza distintiva (CLUB) con GARAMOND; iii) diferencias conceptuales: una presenta una imagen más 'céltica, fantasiosa y barrica', la otra es más 'neutral, señorial y estéril'.

En relación con el ámbito objetivo y de aplicación, sostiene que 'no resulta de aplicación dado el alto nivel distintivo existente entre las marcas y la imposibilidad de asociación y/o confusión entre las mismas.'.

No se ha acreditado que haya existido riesgo de confusión o asociación por el público consumidor que califica de 'sobradamente informado'. El único reflejo es el documento 20 sin relevancia ya que se trata de la queja de una cliente de la demandada en página de Facebook sin identificación de local.

La ausencia del riesgo se sustenta también en la localización de los establecimientos: Madrid y Valencia.

- No es posible apropiarse de la denominación GARAMOND ni su explotación en exclusiva, no pudiendo impedirse su uso por tercero 'siempre y cuando su uso se halle comprendido dentro de un conjunto denominativo-gráfico diferenciable'.

- Alude a la declaración el Sr. Efrain en la que se constata que la actora trató de negociar una colaboración empresarial sin que se denunciara infracción alguna. Fue al negarse a colaborar cuando se llevó a cabo el primer requerimiento, un año después, por lo que considera que debe aplicarse la doctrina de los actos propios y la demanda se ejercita en claro abuso de derecho.

- Sobre la notoriedad de la marca de la actora, error en la valoración de la prueba. La vinculación del público se hace en la actualidad a un determinado tipo de letra y no al local de la actora. Los usos de la marca se hacen por terceros y son justificados en documentales desde 2007.

v) Para el caso de que se rechacen los anteriores motivos de apelación, interesa que se reduzcan los importes indemnizatorios al no ser posible emplear el criterio de la 'regalía hipotética', infracción del art. 43 LM al no aportarse con la demanda acreditación de licencia concedida por la actoras sobre la marca, por no explotar la marca tal y como se encuentra registrada, por no aportación de dictamen pericial que se había anunciado, por no acreditarse la existencia de daño a la actora, por ausencia de acreditación de notoriedad (desproporción de una canon de 2.500 euros/mes). Debe aplicarse por ello el 1% de la cifra de negocio si finalmente se apreciara la infracción. Finalmente, denuncia otra vez que se deje para ejecución de sentencia tal cuantificación.

3. Se opone la entidad demandante al recurso alegando: Sostiene el ejercicio subsidiario de la acción por competencia desleal, coincidiendo con el pronunciamiento de la sentencia que rechaza tanto la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda como la falta de legitimación activa.

Rechaza el error en la valoración de la prueba, generando el uso del signo por la demandada un evidente riesgo de confusión al no existir diferencia ni fonética ni gráfica ni visual prevaleciendo el elemento denominativo sobre el gráfico.

Insiste en la indemnización acordada.



SEGUNDO.- Sobre las cuestiones planteadas: Defecto legal en la forma de proponer la demanda y la ausencia de legitimación activa para entablar acción por competencia desleal al no ser la actora la que explota las marcas.

Debemos entender que el magistrado ha considerado en su sentencia que no se ejercita acción por infracción concurrencial en el mercado. Así, el útimo párrafo del fundamento jurídico primero '...Esto es, tal no se ha ejercitado, pues todos los pedimentos se deducen al amparo de la normativa marcaria, respecto de la que aquella se desenvuelve en un plano de complementariedad relativa'.

Desde luego, la demandante aludía en su demanda al ejercicio de tal acción de manera subsidiaria y, en la audiencia previa en trámite de aclaraciones (minuto 1,40) así lo refirió también, sin que por la demanda existiera oposición.

Por ello, sea porque no se ejercitó, sea porque se hizo de manera subsidiaria, las cuestiones atinentes a su planteamiento formal y legitimación activa son irrelevantes desde el momento de que se estima la acción por infracción marcaria principal.

En la audiencia previa, se resolvió igualmente sobre la excepción en el modo de formular la demanda (minuto 3,45) considerando el magistrado que no existía indefensión para la demandada. Esta formuló mera protesta y no recurso de reposición, que era el trámite procedente. En cualquier caso, el hecho de que no se fijen bases para cuantificar la indemnización solicitada es un defecto que no impide la prosecución del pleito sin perjuicio de hacer las valoraciones oportunas al amparo del art. 219 LEC al fijar los efectos económicos.



TERCERO.- Sobre las actuaciones de las partes.

1. No es discutida la legitimación activa de la mercantil demandante MADRID NUIT HOSTELERÍA S.L.

como titular de las marcas vigentes i) Marca nacional denominativa M 1944230; GARAMOND, concedida en 21 de agosto de 1995, renovada.

ii) Marca nacional mixta (gráfica, denominativa) M 2257313, concedida en 24 de abril de 2000 iii) mixta (gráfica, denominativa 2812489), concedida en 17 de junio de 2008.

2. No es discutido que la demanda AJR FUTURE CAPITAL S.L. es una sociedad mercantil constituida en 2 de febrero de 2015 (objeto social, explotación de establecimientos de bebidas y provisión de comidas preparadas para eventos) y que desde ese momento explota un establecimiento de ocio en Valencia (Avenida de Aragón 22) para cuya identificación emplea lo siguientes signos en el local, y de modo similar en redes sociales.



CUARTO.-Comparación de marcas y signos y el riesgo de confusión.

1. En nuestra sentencia de 9 de enero de 2018 (Rollo1019/2017) hacíamos acopio y resumen de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la evaluación del riesgo de confusión, nuestro Alto Tribunal enuncia en sentencia de 12 de julio de 2015 las siguientes directrices: 'i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

'iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre ).' 2. En relación con la aproximación a los signos, señalamos que debe efectuarse desde la perspectiva de un determinado tipo de consumidor, el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, del que se presume que se encuentra normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. (STJCE de 22 de junio de 1999). Este consumidor percibirá la marca como un todo, en su conjunto, sin detenerse a examinar los detalles, variando su grado de atención en función de la categoría de productos o servicios de que se trate ( STJCE Sabel, de 11 de noviembre de 1997 ; Mistery Drinks, de 15 de enero de 2003).

Aquí es muy relevante atender al tipo de productos o servicios que se designan para considerar un mayor grado de atención y conocimiento del consumidor. No es igual presentarse ante la adquisición de un producto de consumo habitual (detergente, por ejemplo) que ante un producto o servicio de coste económico importante, o prolongado en el tiempo (así, por ejemplo, enfrentado el consumidor a la adquisición de un vehículo, el TJUE en la ya citada Sentencia PICASSO- PICARO, sienta doctrina sobre el nivel de atención del consumidor).

Este especial 'nivvel de atención' no es patente en relación con los servicios que prestan la demandante y la demanda. Se trata de establecimientos de hostelería y ocio que no indican por su coste y vinculación que el cliente haga un esfuerzo especial de atención para adquirir el servicio y seleccionarlo. Siguiendo la sentencia del Tribunal de Marca español de 1 julio 2014 en el asunto Hotel BREEZES estos servicios '...se dirigen a consumidores medios en general, sin perjuicio de que unos servicios u otros puedan tener un contenido más elitista en función del lugar donde se ubica y los servicios concretos que se prestan. Pero ello dependerá del servicio concreto y no el general al que se refiere la categoría.

En lo que atañe al grado de atención del público pertinente, el propio recurrente parece referirse en su recurso a los consumidores medios y nada permite concluir a favor de una limitación del público pertinente.

Por tanto, el grado de atención es el del consumidor medio ...'.

No se puede alegar meramente como hace la apelante, que por la clase de servicios en abstracto, el grado de atención del consumidor sea especialmente elevado. Debiera haberse fundamentado con elementos de hecho y acreditado oportunamente.

3. Análisis.

A) Semejanza de los signos: En relación con las marcas denominativa y mixtas.

En la apreciación global de las marcas titularidad de la actora (dos compuestas y una denominativa) y del signo empleado por la demandada, se comprueba sin dificultad que todos ellos se componen de una parte denominativa GARAMOND (que coincide) y de una parte gráfica.

Es cierto que lo habitual es hacer recaer el peso del elemento dominante en la parte denominativa de la marca mixta. Pero ello no puede predicarse de manera absoluta '...ya que puede concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de la de las marcas mixtas.

Tal sería el caso de que el elemento denominativo tenga escasa fuerza distintiva' Sentencia del Tribunal Supremo 27/2013, de 4 de febrero .

En este caso, el signo GARAMOND, sin duda es el elemento dominante, más allá de que vaya acompañado de los términos: i) CLUB (de habitual uso en la actividad de hostelería con una clara vocación indicadora de la naturaleza del servicio más o menos selecto); ii) MADRID (mera indicación geográfica sin fuerza distintiva) o NEW (indicación de novedoso) no son relevantes por cuanto el Tribunal Supremo se ha encargado de reiterar que la comparación debe hacerse en relación con la marca tal y como se encuentra registrada y no como es usada ( STS 419/2016, de 20 de junio ).

El empleo del signo GARAMOND en hostelería no puede calificarse como habitual: i) las marcas aportadas por la demandada son también titularidad de la actora (así ha quedado demostrado); ii) no consta que, además de los intervinientes, sea empleada por otros agentes del sector sin su consentimiento.

El propio origen de la palabra (apellido francés o tipología de letra) tan alejado de la actividad de restauración a la que se aplica, justifica que posea fuerza distintiva suficiente para identificar el servicio y diferenciarlo.En este sentido la Sentencia de TPI 30 abril 2003 nos recuerda que 'el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro...'.

El empleo de este nombre de 'fantasía' en este ámbito aplicativo desde hace años por la actora, justifica tal fuerza distintiva. En este sentido las noticias de prensa aportadas como documentos 7 a 12, si bien datan de varios años atrás, la aportada en doc. 10 de la revista GQ data de octubre de 2014, constando la sala signada con la marca como una de las 10 discotecas más frecuentadas por famosos. Desde luego el artículo es muy elogioso y el medio es conocido, aunque se ignora la difusión, por lo que no es de suficiente relevancia como para considerar acreditada en este pleito la notoriedad de la marca (con la exigencia que impone el TJUE en Sentencias, entre otras, de 14 de septiembre de 1999 (General Motors); 6 de octubre de 2009 (Pago); o nuestro Alto Tribunal en sentencias de 23 de julio de 2012, 11 de marzo de 2014 o19 de mayo de 2016).

Ahora bien, es más que suficiente para justificar el uso de la marca desde hace varios años y la distintividad de la parte denominativa de la misma GARAMOND.

Esto será así advertido por el consumidor medio porque: i) nos encontramos ante un tipo de servicio que no se identifica atendiendo a la imagen del signo (el grifo o el caballero), como puede suceder, por ejemplo, en las marcas impuestas sobre productos ubicados en lineales en que el propio consumidor toma en régimen de auto servicio); ii) ni los signos en liza son confrontados por el consumidor al mismo tiempo, de manera que puede comparar las diferencias (grifo o águila... y caballero, elementos que, por otro lado, por mucho que se empeñe la demandada, tienen una gran proximidad conceptual).

Esa fuerza distintiva prevalente de la denominación GARAMOND sobre la grafía, es patente cuando el propio demandado emplea esta, sin adición alguna, en letras de grandes dimensiones en la persiana de su establecimiento o en los tiques de caja (separado de la grafía).

No cabe duda de que debe aplicarse la regla general de prevalencia de la parte denominativa ya que, a la hora de elegir el servicio, el público lo solicitará y seleccionará indicando la denominación y no por su grafismo.

El Tribunal de Marca Comunitario español ( Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª), en las sentencias de 24 abril 2007 y de 1 julio 2014 , en el asunto hoteles BREEZES, advirtió en el asunto que el elemento gráfico de un sol (contenido en las marcas mixtas de la actora) no es lo que retiene el consumidor que lo percibe como complemento accesorio del denominativo. El propio apelante hace incidir en el dragón y el caballero un sentido conceptual del servicio que se espera en el establecimiento lo que disminuye su fuerza a los ojos del cliente, al igual que ocurre con los términos CLUB o MADRID ( Sentencia de TPI de 23 de octubre de 2002, caso Fifties, asunto T-104/01 ).

B) Semejanza de los productos y servicios. La SJTCE de 29 de septiembre de 1998 (CANON) señala como factores a tener en cuenta para apreciar la semejanza de productos y servicios, '... su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario'. Es importante, a efectos de apreciar este último grado de semejanza (la complementariedad de los productos), lo expresado en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia CE de 4 de noviembre de 2003: 'Sin embargo, son complementarios en la medida en que, para el público pertinente, se incluyen en una misma familia de productos y puede considerarse con facilidad elementos de una gama general de productos... con un posible origen comercial común'.

En este caso, unos y otros servicios pertenecen al mismo ámbito, siendo que los prestados por la demandante (bajo sus marcas) y lo facilitado por la demandada bajo su signo son incardinables en la misma clase o clases muy próximas (servicios de discoteca y sala de fiestas, bar restaurante).

4. De lo anterior se infiere sin dificultad que concurre el riesgo de confusión (que incluye el de asociación) dada la semejanza de signos y la identidad aplicativa.

Concurre así el riesgo (que no es preciso acreditar que se haya materializado) de que el consumidor- cliente considere que los servicios identificados por la demandada procedan de la actora, o cuanto menos que entre unos y otros hay una vinculación de control o supervisión empresarial, cuando ésta es inexistente.

4.1. Precisamente las negociaciones habidas entre partes para colaborar en mutuo interés evidencia lo anterior.

Sobre tales negociaciones, se preocupó el testigo (socio titular del 30 % de la mercantil demandada) de excluir cualquier referencia al uso de la marca, centrándose en una colaboración exclusivamente ajustada a la obtención de mejores precios de los suministradores.

Además de la relevancia que tiene la directa y esencial vinculación del testigo con la demanda y el interés en el asunto que no puede negarse y debe ser valorado, resulta ajeno a la lógica que una sociedad que desarrolla su actividad en Madrid se comunique con una local en Valencia para alcanzar un acuerdo de colaboración si no es como consecuencia de la asociación de los signos distintivos.

El correo electrónico datado en 13 de marzo de 2015 (folio 87, muy próximo al inicio de la actividad de la demanda) expresamente refiere la prioridad en el uso de la marca como elemento de presión en la negociación. El documento 22 justifica que en noviembre de 2015 hubo comunicaciones expresamente en relación con la marca (con posterioridad ya hubo requerimientos formales de cese: doc. 21, 23).

En el ámbito del mercado relevante (servicios de restauración, hostelería, ocio nocturno) es muy habitual el empleo de una marca como elemento común a la que se la añade una indicación geográfica o de otro tipo para individualizarlo dentro del grupo de establecimientos asociados. Así, la STJUE de 16 de junio de 2011 al explicar la existencia de familias de marcas señala: ' En el caso en que la oposición se basa en la existencia de varias marcas que presentan características comunes que permiten que se las considere parte de una misma familia o serie, debe tenerse en cuenta, para apreciar si existe riesgo de confusión, que, en presencia de una familia o serie de marcas, tal riesgo resulta del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de septiembre de 2007 , Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-'3f234/06 P, Rec. p. I-'3f7333, apartados 62 y 63, y de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-'3f16/06 P, Rec. p. I- '3f10053, apartado 101) '.

4.2. El riesgo de confusión no se excluye por la ausencia de mala fe en la demandada o por la distancia entre establecimientos (Madrid- Valencia) que haría pacífica actualmente la convivencia de los signos. Lo que debe probarse es que la coexistencia se basa en la ausencia de riesgo de confusión por parte del público interesado, que no se puede delimitar geográficamente dentro del territorio español. De ser así, la protección registral de las marcas nacionales del actor quedaría disminuida de modo injustificado, limitada a no poder abrir un establecimiento en Valencia empleando su legítima marca. La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2016 señalaba así: 'La protección el registro de marca se extiende a todo el territorio nacional, y consiguientemente el ius prohibendi alcanza a dicho territorio, al margen de la extensión del uso que se haga de la marca, siempre y cuando se cumpla con la exigencia del art. 39 LM .'. También STS 28 de junio de 2013 .

5. Como conclusión. No hay atisbo del error en la valoración de la prueba llevada a cabo por el magistrado de instancia, debiendo confirmarse su decisión.

Se ha acreditado la infracción denunciada del derecho exclusivo de la actora a emplear en el tráfico económico sus marcas ( art. 34.1 LM ), conforme al art. 34. 2 b) LM al haber incurrido la demandada en las conductas, la menos, a), b), d) y e) descritas en art. 34.3 LM .



QUINTO.- El único efecto de la declaración de infracción que ataca directamente la demandada es la condena indemnizatoria. Considera que no procede al no haber fijado en la demanda la actora, ni en la sentencia, las bases sobre la que proceder a su cuantificación en ejecución de sentencia.

La demanda se limita a escoger el criterio que ofrece el art. 43.2 b) (canon de licencia hipotética) y señala 2.500 euros mes, remitiendo a la cifra que resulte de ejecución de sentencia hasta ese límite máximo.

Es patente que, señalando el demandante el importe que considera oportuno en la demanda, debiera haber hecho un esfuerzo justificativo, no solo señalando el importe de lo que considera la 'regalía hipotética', sino de las bases y criterios que fundan ese importe (2.500 euros mes). Confía esa determinación, en una notoriedad que no se ha justificado, en una pericial que no se ha llegado a practicar, y, en última instancia, a lo que se constate en ejecución de la sentencia.

Lo anterior supone un grave déficit que impide admitir el fallo de la sentencia en este extremo, al infringir el art. 219 LEC .

No basta la mera remisión al art. 43.2 b) LM ('el precio que el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia...'), sin identificar los elementos que configuran el importe de ese canon, de esa 'regalía hipotética'. Es decir, pese a que no es exigible la prueba del daño (por la doctrina ex re ipsa), si se pretende la concreción de la reparación en ejecución de sentencia (a falta de licencias concedidas), es preciso configurar las bases de tal delimitación económica.

No lo hace la demanda ni lo hace la sentencia, que no señala criterio alguno ni base para tal cuantificación.

Ha de estimarse el recurso en este extremo, si bien, no puede quedar sin reparar el perjuicio causado para lo que el propio art. 43 LM ofrece remedio consistente en el 1% de la cifra de negocio obtenida por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

Como se sabe, este criterio indemnizatorio residual se ha de conceder 'en todo caso y sin necesidad de prueba alguna', bastando para otorgarlo sin incurrir en incongruencia que se haya solicitado indemnización en la demanda ( STS 9 de diciembre de 2010 , 23 de julio de 2012 , 6 de julio de 2015 ) Es posible la cuantificación en ejecución de sentencia pues depende de la cifra de negocio desarrollada por la mercantil demandada obtenida del establecimiento abierto en la calle Aragón, 22, de Valencia, desde febrero de 2015 hasta el momento en que se cesó en el empleo de la marca titularidad de la demandante.

A tales efectos, en ejecución de sentencia, deberá aportar la documentación contable y fiscal completa de los ejercicios afectados.

SÉPTIMO.- Estimada parcialmente la apelación, no procede efectuar condena en costas en esta alzada, conforme al art. 398 LEC , y acordar la devolución del depósito constituido.

Consecuentemente se produce una estimación parcial de la demanda, reducción sustancial del importe de la indemnización solicitada, que debe tener su reflejo en al ausencia de condena en costas conforme al art. 394 LEC .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de AJR FUTURE CAPITAL S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil Nº 1 de Valencia en 27 de marzo de 2018 que revocamos en el único extremo del pronunciamiento indemnizatorio, y, ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA CONDENAMOS a la mercantil infractora al pago a la demandante del 1% de la cifra de negocios obtenida en el establecimiento sito en calle Aragón 22 de Valencia desde su apertura, en febrero de 2015, hasta que se constate el cese de uso de la marca de la actora.

A tal efecto, la mercantil demandada deberá, en ejecución desentencia, aportar la documentación contable (cuentas anuales, balances e inventarios) así como fiscal y tributaria de la explotación que identifique tal concepto 'cifra de negocio'.

No se efectúa condena en costas.

No efectúa condena en costas en esta alzada, procediendo la devolución del depósito constituido.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.