Sentencia Civil Nº 62/2011, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 791/2010 de 08 de Febrero de 2011

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000791/2010

CR

SENTENCIA NÚM.:62/2011

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA MARÍA ANTONIA GAITÓN REDONDO

DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a ocho de febrero de dos mil once.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA, el presente rollo de apelación número 000791/2010, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000233/2009, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Jacinto y CAPELLINO SEGURIDAD SL, representado por el Procurador de los Tribunales ANA ISABEL SERNA NIEVA, y asistido del Letrado don ALICIA MONTANER SANZ, y de otra, como apelados a CAPELLINO SISTEMES DE SEGURETAT SL, Leopoldo y Marcelino , representado por el Procurador de los Tribunales IGNACIO MERINO CHELOS, y asistido del Letrado don JOSE MORERA CAÑAMAS, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Jacinto y CAPELLINO SEGURIDAD SL.

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 2-7-2010, contiene el siguiente FALLO: "Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Serna Nieva en la representación que ostenta de sus mandantes D. Jacinto y la entidad CAPELLINO SEGURIDAD .SL debo absolver y absuelvo a los demandados D. Leopoldo , D. Marcelino y la mercantil CAPELLINO SISTEMES DE SEGURETAT SL. de las pretensiones deducidas en su contra, imponiendo a la parte actora el pago de las costas procesales causadas."".

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Jacinto y CAPELLINO SEGURIDAD SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO. - Por su relevancia ha de tenerse presente que no obstante ser dos los demandantes; uno de ellos, Jacinto entabla acciones basadas en la competencia desleal contra Capellino Sistemes de Seguretat SL, Leopoldo y Marcelino al amparo del artículo 18 de la ley 3/1991 , pero sin especificar el precepto legal del acto ilícito concurrencial, solicitando, se declare desleal la captación de clientes por medio de engaño, inducción a la infracción contractual, violación de secretos e infracción de normas, con el cese por los demandados en tales actos y prohibición de realizarlos en el futuro, obligando a los demandados a comunicar la sentencia que se dicte a cada uno de los clientes captados y a abonar en concepto de daños y perjuicios 111.500 euros y a cargo de Capellino Sistemes de Seguretat SL el pago de la publicación de la sentencia.

El otro demandante Capellino Sistemas de Seguridad SL interesaba la nulidad de la inscripción de la marca Capellino Sistemas de Seguretat SL al haberse operado con mala fe y al amparo del artículo 51 .1-b de la Ley de Marcas .

Los demandados presentaron contestación a la demanda alegando respecto a la competencia desleal, la prescripción de la acción, la falta de legitimación activa y no concurrir acto de competencia desleal alguno. En cuanto a la acción de marcas, la falta de legitimación pasiva de Leopoldo y no concurrir la mala fe invocada de contrario.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia rechaza la prescripción de la acción y la falta de legitimación y desestima la demanda tanto en la acción de competencia desleal como la de nulidad de marca.

Se interpone recurso de apelación alegando, en esencia y sumario, que la pretensión de competencia desleal se basaba en un trasvase de clientela con unas circunstancias objetivas determinantes de la deslealtad y que la prueba practicada pone de manifiesto que los clientes fueron captados con confusión en cuanto a la procedencia del servicio; con violación de secretos en el uso del código de instalador que Marcelino conocía al haber sido trabajador de la demandante; violación de normas de seguridad y acreditación con la documental del daño causado. En cuanto al registro de la marca resultaban afectados los demandantes al inscribirse un signo ya existente y conocido en el sector; razones por las que interesaba la revocación de la sentencia por otra que estime la demanda.

SEGUNDO. El Tribunal en cumplimiento del artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil revisado el contenido de los autos, pruebas practicadas y visto los soportes de grabación audiovisual ha de confirmar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil al no apreciarse error fáctico ni de aplicación normativa.

En cuanto a la competencia desleal el Tribunal ha de indicar que ante la falta de designación en la demanda del precepto concreto en que se basa la tipificación de la conducta imputada, a tenor de los hechos y primer suplico de la demanda, la captación de clientes, está basada en el artículo 7, 13, 14 y 15 de la Ley Competencia Desleal , es decir, se imputa a los demandados obtener tal clientela de otro competidor, al caso Jacinto por medio de actos engañosos, con violación de secretos e infracción de normas, por lo que es indudable la legitimación de aquel para accionar por esta vía, pues a ello es irrelevante la relación negocial habida en su día entre Leopoldo y la entidad Capellino Sistemas de Seguridad SL; el actor concurre en el mercado con actividad análoga a la de los demandados y por ende ostenta legitimación para tal acción.

La Sala dada la parquedad de la sentencia recurrida en la valoración de la probanza practicada, pone de manifiesto las siguientes circunstancias de interés en la solución litigiosa:

1º) No es objeto de discusión que Leopoldo y su esposa, únicos socios de Capellino Sistemas de Seguridad SL, fundada en 1993 vendieron todas sus participaciones sociales en 2004; nada se dice en tal escritura o documento anejo sobre pactos de no concurrencia, clientela o fondo de comercio.

2º) Capellino Sistemas de Seguridad SL suscribe con Jacinto en 16-2-2007 un acuerdo de cesión de cartera de clientes y servicios, percibiendo aquella una comisión.

3º) A finales de diciembre de 2007 o principios de enero de 2008, Capellino Sistemas de Seguridad SL deja de tener actividad comercial como así se conformó en el acto de la audiencia previa y por ende es hecho admitido y sobre el que no hay controversia.

4º) Leopoldo empleado de Capellino Sistemas de Seguridad SL fue despedido por causas objetivas con efectos desde el día 1-12-2007, notificado el día 30-11-2007 (Doc. 15 demanda), con ofrecimiento de indemnización. Ello desdice la afirmación de la legal representante de Capellino Sistemas de Seguridad SL, Ángeles , que fue por baja voluntaria. Marcelino no es empleado ni ostenta relación laboral con Jacinto . En fecha de 1-1-2008 Capellino de Seguridad SL remite a todos sus clientes carta (Doc. 16) anunciando que el técnico Marcelino había dejado de prestar servicios en la empresa.

5º) Capellino Sistemes de Seguretat SL se constituye en fecha de 9-1-2008 siendo su administrador único Salvador Capellino SL con domicilio social en Oliva y con un objeto social idéntico al de Capellino Sistemas de Seguridad SL. A partir de julio 2008 (asi reconocido en la pag.7 de demanda) clientes que fueron de Capellino Sistemas de Seguridad SL pasan a ser de Capellino Sistemes de Seguretat SL, ochenta según la demandante, más según la demandada.

6º) De las cuatro testificales practicadas, en aplicación del artículo 376 de la Ley Enjuiciamiento Civil , se prescinde de Luis Manuel y Modesta , por desconocer ambos la relación contractual entre el titular de la tienda en el que el primero trabaja de dependiente y la empresa de seguridad que asiste a la misma. En cuanto a Agustín que es el invocado en el recurso de apelación afirma que Marcelino le dijo que había roto su relación laboral y cambió de trabajo y le ofreció un nuevo contrato, desconociendo si le cambió la placa y el otro testigo Bartolomé afirmó su negativa para cambiar de empresa, siendo cliente de Jacinto .

TERCERO . A tenor de tal probanza expuesta no se justifica los actos de competencia desleal, pues el mero trasvase de clientes entre competidores no constituye por si ilícito concurrencial, siendo inherente al devenir del propio principio de libertad de mercado, a la propia sustancia de un mercado competitivo y de libertad de competencia dado el sistema de libertad de empresa en el marco de un estado social (artículo 1 Constitución Española) en el que se garantiza la defensa y protección de los consumidores y usuarios( artículo 41 Constitución Española).

La aplicación del artículo 14 exige que esa captación del cliente por el competidor se efectúe de manera torticera, ilícita o con engaño, pues como sienta la sentencia del Tribunal Supremo 8 octubre 2007 "En principio la lucha por la captación de la clientela es lícita y razones de eficiencia económica la justifican". La deslealtad vendrá determinada a por los medios utilizados en tal captación, como así expone la sentencia Tribunal Supremo 24 de noviembre 2006 al decir "que los medios empleados revelen confusión, engaño, denigración, comparación, imitación, aprovechamiento de fama ajena, explotación de secretos" , circunstancias que no concurren en el caso presente y el demandado no se ha prevalido de secreto industrial alguno para derivar la contratación hacia su persona.

Pues bien la confusión o engaño que se imputa sobre la procedencia de la empresa de servicios cuando se interviene en la captación de clientes no se justifica desde el momento en que reconocido que tal huida de clientes acontece en junio de 2008, resulta que conforme a palabras de la demanda y documento adjunta todos los clientes de Capellino Sistemas de Seguridad SL conocían que Marcelino ya no trabajaba para la sociedad demandante e incluso el propio testigo en que se basa la recurrente afirma que además se lo dijo; por lo que todos eran conocedores de que tal técnico no derivaba sus servicios hacia la demandante ni por supuesto hacia Jacinto con el que no ostentaba relación laboral ni de dependencia y por ende cuando suscribieron la resolución del contrato con aquella y formalizaron la nueva eran plenos conocedores de lo que firmaban. Por otro lado de los contratos aportados con la demanda (doc. 25 y siguientes), se establece como plazo temporal de duración, un año prorrogable, constando la voluntad del cliente de no seguir con tal relación y por ende con la manifestación válida de no querer prorrogar el contrato.

En cuanto a violación de secretos, nada se ha justificado; el mero dato de que el extrabajador Marcelino conociese por su dependencia laboral los códigos de instalador no es suficiente para rellenar tal tipo que exige la divulgación o explotación de tales secretos, circunstancia no demostrada.

Respecto a la infracción de norma, el artículo 15 Ley Competencia Desleal regla dos supuestos diferentes según el carácter y función de la norma infringida. El primer apartado exige violación de una Ley que conlleva una ventaja competitiva de importancia significativa. El segundo apartado de dicho precepto, refiere a la infracción de norma concurrencial ordenadora de la competencia que de por si lleva implícita y conlleva la ventaja competitiva del infractor. La sentencia del Tribunal Supremo de 24 junio 2005 (Ponente Villagómez Rodil) ha expuesto los presupuestos legales del artículo 15 - 1 de la referida ley y se dice: "Ahora bien la mera infracción normativa no constituye por sí sola conducta desleal, ya que se exige que la ventaja competitiva represente efectiva ventaja significativa y al utilizar el término "prevalerse", se está refiriendo a que ha de tratarse de ventaja real y no potencial, debiendo de darse el necesario nexo causal entre la infracción y la ventaja alcanzada. El denunciante en estos casos ha de demostrar además de la infracción de las leyes, que el infractor ha obtenido la ventaja efectiva que le permite una mejor posición competitiva en el marcado, y que la ventaja concurrencial(significativa) no se presume ni automáticamente se produce por el hecho de infringir las leyes, lo que, de suyo no reviste carácter desleal"

Al caso se rechaza su aplicación por cuanto ni se invoca ley alguna reguladora del mercado, sólo una genérica designación de normas administrativas de seguridad sin mayor especificación y en segundo lugar porque nada refieren al desarrollo del mercado, amen de siquiera explicitarse qué ventaja ha obtenido el competidor con el no cumplimiento de la norma administrativa.

En cuanto a la confusión de los actos consistentes en la forma de las placas de Capellino Sitemes de Seguretat SL con Capellino Sistemas de Seguridad SL, indudablemente visto los documentos fotográficos (doc. 13 y 14 demanda), su contenido y forma es prácticamente idéntica e indudablemente genera confusión; ahora bien, en este aspecto es esencial que quien demanda la deslealtad no es Capellino de Seguretat SL sino Jacinto con el que tales placas obviamente, dada su no mención y ser persona física, no genera confusión alguna, mas cuando al momento de emitirse tal placa por la demandada la sociedad codemandante carece de actividad. La demanda se basaba en que se produce una confusión con el nombre comercial (signo aparante) de la actora Capellino Sistemas de Seguridad SL, pero ésta no entabla la acción de competencia desleal y además resulta admitido que ha cesado en su actividad comercial, luego si el signo calificado de nombre comercial no opera en el tráfico, deja de concurrir confusión e incluso actividad concurrencial de la entidad demandada con la de la sociedad actora que es requisito ineludible conforme al artículo 2 de la ley para poder apreciar la conducta desleal y así la sentencia del Tribunal Supremo de 14 julio de 2003 que recoge la doctrina del alto tribunal plasmada en sentencias precedentes dice "... es evidente que hablar de "competencia desleal" "ab initio", como así se llama la Ley, aduce a una concurrencia mercantil en el mercado, en el que se presenta la actividad de las empresas intervinientes y, que, afín con el principio constitucional de libertad de mercado -ex artículo 38 Constitución Española - esa "competencia" o concurrencia o coparticipación ha de ser libre o sin cortapisa alguna, en el bien entendido, siempre que se respete la del otro o la de los demás, y de ahí que se hable de "desleal" o no leal, esto es no respetuoso con los intereses de los demás, cuando el comportamiento del concurrente discurra en actos irregulares o perjudiciales para los demás o contrarios a esa "lealtad" que, claro es, determinan que se condene lo que así se obtenga no dentro del juego de l libertad competitiva, sino por el empleo de ardides que aprovechen para sí o que se ha logrado con el esfuerzo de los otros. ".

CUARTO. En orden a la nulidad de la marca la sentencia del Juzgado de lo Mercantil la rechaza porque no se justifica la mala fe de la parte interpelada. Los alegatos en el recurso referentes a estar afectado por tal registro Jacinto cuando dicha persona no entabla la mentada acción, están fuera de lugar.

Ciertamente asiste razón al demandado Leopoldo en presentar una falta de legitimación pasiva pues resulta evidente que tal acción marcaria sólo puede venir dirigida contra el titular de la marca registrada que al caso no es el mentado demandado.

Uno de los principios del ordenamiento marcario es la buena fe que ya el Legislador en la Exposición de Motivos de la Ley, da especial relevancia y significado al ser una regla imperativa de comportamiento que modera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, configurando como una causa de nulidad del registro de la marca, autónoma e independiente de las demás, la mala fe al momento en que opera la solicitud de dicho registro de marca. Por consiguiente es a ese momento de solicitud al cual hay que estar para apreciar esa mala fe que la jurisprudencia del Tribunal Supremo cataloga en las sentencias de 21 julio 2000 y 22 noviembre 2001 , como el conocimiento por el solicitante de la titularidad ajena de una marca y su registro a sabiendas de ello.

Respecto a la codemandada Capellino Sistemes de Seguretat SL, de la documentación aportada consta que lo operado es una solicitud de marca; no consta en autos el registro de tal marca, primer obstáculo para poder estimar la acción que exige el registro de la marca. En segundo lugar se acepta la razón del Juez de no apreciarse mala fe que debe ser acreditada por quien pretende su nulidad de acuerdo con el artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil . En tercer lugar conforme se desprende de la propia documental en que se apoya la demanda, Doc.177, la solicitud lleva fecha de 28-2-2008, cuando Capellino Sistemas de Seguridad SL ha cesado en su actividad comercial y concurrencial, por lo que el acto de solicitar la marca, en tal tesitura, no puede llevar ese aprovechamiento ilícito de la actora que ha cesado de operar en el mercado.

QUINTO . La desestimación del recurso de apelación determina la imposición de las costas procesales de la alzada a la parte apelante por mor del artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 2-7-2010 dictada por el Juzgado de lo Mercantil 1 Valencia en proceso ordinario 233/2009 , confirmamos dicha resolución imponiéndose las costas de la alzada a la parte apelante.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.