Sentencia CIVIL Nº 62/2018, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 1177/2017 de 02 de Marzo de 2018

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 62

En Valencia, a dos de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 1177/2017 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad ALUCOAT CONVERSION S.A., representado por el Procurador Sra. Aparisi Muñoz y asistido del Letrado Sr. Zarobe Watine, como parte demandante y la entidad ALSAN-ALVAREZ SCHAER S.A., representado por el Procurador Sra. Gómez-Ferrer Bonet y asistido del Letrado Sr. López Gutierrez, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se adoptasen los siguientes pronunciamientos:

Se declare la nulidad de la marca numero 3.592.744 (5) en relación con todos los productos respecto de los cuales está registrada en las clases 1, 2 y 7 en aplicación de lo dispuesto en el art. 9.1 letra d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y condene a la parte demandada a estar y pasar por las precitadas declaraciones y al pago de las costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte dias compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldia, y verificado que fué en legal forma, y seguidamente y previo traslado a la parte actora para alegaciones, quedaron los autos conclusos para sentencia por providencia de fecha 2 de marzo de 2018.

TERCERO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante sostiene pretensión frente a la entidad mercantil aquí demandada aquí demandados denunciando la violación del signo distintivo que viene usando desde antiguo, mediante el recurso a la solicitud de registro de signos distintivos sustancialmente idénticos al del actor, para un ramo de actividad coincidente.

La parte demandada ha promovido y obtenido el registro de la marca nacional numero 3.592744, para productos de las las clases 1, 2 y 7 del nomenclator internacional, cuyo grafico es

a saber, esencialmente coincidente con el de la actora en cuanto que éste viene utilizando a titulo de marca la mención ALUCOAT de su denominación social. Con tal fundamento se ejercita ahora en esta sede la acción de nulidad de la marca ex articulo 52.1 en relación con el articulo 9 de la Ley de Marcas.

La parte demandada ha comparecido en las actuaciones y se ha allanado a las pretensiones de la parte contraria, interesando la no imposición de las costas procesales.

SEGUNDO.- Frente al supuesto de las prohibiciones absolutas de registro, que impiden la protección de signos que, en atención a su naturaleza y propiedad intrínsecas, carecen de carácter licito en cuanto que no sirven a la finalidad que les habría de ser propia, las prohibiciones relativas tienen por objeto evitar el registro de signos incompatibles con derechos anteriores vigentes. Esto es, con carácter general puede sostenerse que así como las prohibiciones absolutas encuentran su fundamento en la tutela de intereses de carácter general, las prohibiciones relativas responden a la necesidad de proteger, básicamente, los intereses privados de los titulares de signos que están en disposición de entrar en conflicto con la marca que irrumpe posteriormente al registro y al tráfico económico.

El artículo 6 de la Ley de Marcas enuncia que 'no podrán registrarse como marcas los signos ... b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

En este orden de cosas, son marcas anteriores las siguientes:

1.- Las marcas ya registradas que tuvieran una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud del signo que se reputa infractor, y que pertenezca a alguna de las categorias siguientes:

Marcas españolas

Marcas internacionales que surtan efectos en España

Marcas comunitarias.

2.- Las marcas comunitarias registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la de la solicitud del signo controvertido, hubieren reivindicado válidamente la antigüedad de una marca española, o de una marca internacional que surta efectos en España, aun incluso cuando ésta ultima hubiere sido objeto de renuncia o se haya extinguido.

3.- Las solicitudes de marcas españolas, internacionales y comunitarias, si vinieren finalmente registradas.

4.- Las marcas no registradas que, en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

Y se trata de hacer un juicio comparativo en orden a apreciar la potencialidad de que exista un riesgo de confusión en el público que incluye asimismo el riesgo de asociación con la marca anterior. La Sentencia del TJCE de 11 de noviembre de 1997, c. Sabel, en consonancia con el Considerando Décimo de la Directiva 89/104/ CEE, ha enunciado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Y asi, en la jurisprudencia española, cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004. Esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Y como dice la doctrina más autorizada, el riesgo de confusión ha de establecerse siempre desde la perspectiva del publico de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. La Directiva 89/104/CEE, tanto en el subapartado b) del apartado 1 del articulo 4 como en el subapartado b) del apartado 1º del articulo 5, consigna explicitamente esta pauta.

En el plano de la confrontación que debe realizarse en esta sede, es claro que estamos en el supuesto de signos similares para servicios coincidentes, amén de la esencial coincidencia en cuanto al ámbito geografico de prestación de los servicios de que se trata, ademas de que tal extremo viene superado en estos tiempos dada la potencialidad del comercio de los productos o servicios identificados con el signo por medio de internet. En este sentido, además, ha de recordarse que el nomenclator en este orden de cosas no debe contemplarse de un modo radicalmente estático, sino que unicamente ha de desplegar una virtualidad orientadora del ramo o sector de actividad, de producto o de servicio, para el que se destina el signo de cuyo registro se trata.

TERCERO.- El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999, c. Lloyd, de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997, señala que 'a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el organo jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos'.

Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:

De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.

De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.

De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.

Más arriba ya hemos apuntado que la confrontación de los signos en litigio debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE de 22 de junio de 1999, STS de 10 de mayo de 2004).

Pues bien, en este caso, planteada diatriba entre el signo del actor, y el signo cuyo registro ha sido solicitado por la demandada, la solución a dispensar es precisamente rotunda en esta sede en el marco de la tutela marcaria que viene impetrada, bien entendido que ninguna diferencia conceptual cabe advertir entre ambos conforme a lo ya indicado en el fundamento juridico primero de esta sentencia.

CUARTO.- La actora funda su pretensión frente al signo distintivo registrado por la demandada en la identidad con su denominación social, anterior en el tiempo a la solicitud de registro de aquélla, y que viene usando en el trafico económico para identificar los productos que fabrica y comercializa.

Tal eventualidad, esto es, tratarse de denominaciones sociales y no de marcas, no puede suponer, de suyo, tacha alguna a la viabilidad de dicha pretensión si es que tal cualidad es apreciable, pues este respecto no puede dejar de señalarse que lo decisivo radica en la circunstancia de venir a usarse en el tráfico económico a titulo de marca, con independencia de que formalmente ostente el rango de tal tras su inserción en el especifico Registro de Marcas.

Esto es, siendo clara la distinta función que desempeñan, en abstracto, las denominaciones sociales, las marcas y los nombres comerciales, no resulta indiferente, sino antes bien todo lo contrario, que en el tráfico económico se gire con la denominación social para identificar productos o servicios, pues ésta es la función específica de la marca a diferencia del supuesto de la denominación social que sirve para identificar al empresario. El legislador no es indiferente a este planteamiento, y así, amén del tradicional efecto normado al articulo 417-2 del Reglamento del Registro Mercantil, hoy podemos hacer mención de la especifica previsión contenida a la Disposición Adicional 17ª de la Ley de Marcas.

Los signos distintivos de la empresa tienen por objeto permitir la actuación competitiva en el mercado al facilitar la relación entre la empresa y su clientela. Por medio de ellos el empresario identifica sus productos o servicios (marcas), su empresa (nombre comercial) o su establecimiento (rótulo). De ahí que resulte esencial que dichos signos no provoquen un riesgo de confusión con otros signos prioritarios o, en orden a otras funciones diversas que efectúan, que no se aprovechen de la reputación o del renombre que disfrute el signo anterior.

Por el contrario, la denominación social es un elemento indispensable para la regular constitución de la sociedad mercantil y su finalidad viene a ser la de identificar a la nueva persona jurídica en el tráfico económico y permitirle, gracias a ello, ser sujeto de derechos y de obligaciones. Por ello, lo único que impone la legislación mercantil es la prohibición de que las denominaciones sociales de distintas sociedades sean idénticas ( artículos 407-1 del Reglamento del Registro Mercantil, 2-2 de la LSA y 2-2 LSRL).

La realidad, no obstante, muestra la existencia de fricciones entre ambas órbitas y ello, en primer término, por el distinto sistema de registro a que obedecen unos y otros. Así, la OEPM compara el signo que pretende acceder al registro con marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento prioritariamente registrados y la comparación gira alrededor del eventual riesgo de confusión que pudiera existir entre ambos o de una posible explotación de la reputación ajena, en tanto que el Registro Mercantil Central establece la comparación de la nueva denominación social que se solicita con las denominaciones anteriormente inscritas y sigue, para ello, el criterio de la identidad. Es éste, así, campo abonado para la existencia de fricciones que la legislación marcaria solventa con no pocas dificultades y acudiendo, muchas veces, a una técnica imprecisa.

Tratándose de denominaciones sociales y no de marcas, es claro que lo decisivo radicaría en la circunstancia de venir a usarse en el tráfico económico a titulo de marca, con independencia de que formalmente haya llegado a ostentar el rango de tal tras su inserción en el especifico Registro de Marcas. Esto es, siendo clara la distinta función que desempeñan, en abstracto, las denominaciones sociales, las marcas y los nombres comerciales, no resulta indiferente, sino antes bien todo lo contrario, que en el tráfico económico se gire con la denominación social para identificar productos o servicios, pues ésta es la función específica de la marca a diferencia del supuesto de la denominación social que sirve para identificar al empresario.

Por todo lo expuesto, procede la estimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones, y bien entendido que para su efectividad, firme que sea esta sentencia, procederá expedir mandamiento de cancelación del registro marcario de cuya nulidad se trata.

QUINTO.- Que habiéndose operado supuesto de allanamiento a la demanda, y como quiera que la actora no se ha opuesto a la misma en el trámite conferido al efecto, es procedente ahora en esta sede hacer aplicación de los artículos 394 y 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no se hace expreso pronunciamiento en materia de costas procesales.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Aparisi Muñoz en la representación que ostenta de su mandante ALUCOAT CONVERSION S.A. contra la demandada ALSAN-ALVAREZ SCHAER S.A. se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, la nulidad de la marca numero 3.592.744 (5) en relación con todos los productos respecto de los cuales está registrada en las clases 1, 2 y 7 del nomenclator internacional.

2.- En su virtud, se condena a a la parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración. Para su efectividad, firme que sea esta sentencia, librese mandamiento al Registro de Marcas de la OEPM a fin de que se proceda a la cancelación del registro declarado nulo.

3.- Todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales causadas.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del deposito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.