Sentencia CIVIL Nº 629/2020, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 1039/2019 de 23 de Abril de 2020

Encabezamiento

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120188003441

Recurso de apelación 1039/2019 -1

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 278/2018

Parte recurrente/Solicitante: GALLETAS ARTIACH S.A.U.

Procurador: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Jorge Grau Mora, Ma Antonia Torrente Tomas

Parte recurrida: LA FLOR BURGALESA, S.L.

Procurador: Angel Joaniquet Tamburini

Abogado/a: Jose Carlos Erdozain Lopez, Laura Isabel Montoya Teran

Cuestiones.- Acción de infracción marcaria y competencia desleal.

SENTENCIA núm. 629/2020

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En Barcelona, a 23 de abril de 2020

Parte apelante:GALLETAS ARTIACH S.A.U.

Parte apelada:LA FLOR BURGALESA S.L.

Resolución recurrida:Sentencia

-Fecha: 3 de abril de 2019

-Demandante: GALLETAS ARTIACH S.A.U.

-Demandado: LA FLOR BURGALESA S.L.

Antecedentes

PRIMERO.-El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

'Desestimo la demanda interpuesta por la sociedad de capital GALLETAS ARTIACH S.A.U. y, en consecuencia:

1. Absuelvo a la sociedad de capital 'LA FLOR BURGALESA S.L.' de las pretensiones que en su contra se habían deducido en este juicio.

2. Condeno a la sociedad demandante a que abone las costas procesales de primera instancia'.

SEGUNDO.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.-Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 9 de enero de 2020.

Es ponente el Ilmo. Sr. Don José María Ribelles Arellano.

Fundamentos

PRIMERO.-Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia. Hechos probados

1.La entidad demandante GALLETAS ARTIACH S.A.U. (en adelante, ARTIACH) interpuso demanda por infracción de derecho de marca y, de forma subsidiaria, por competencia desleal, contra LA FLOR BURGALESA S.L. (en adelante, FLORBU). Para la adecuada resolución del recurso estimamos conveniente partir de la siguiente relación de hechos no controvertidos:

1º) La demandante ARTIACH es una empresa que fabrica y comercializa en España galletas y otros productos de pastelería y panadería, que es titular de marcas emblemáticas como 'Chiquilín', 'Filipinos' o 'Marbú Dorada'. En lo que interesa a este procedimiento, es titular de las siguientes marcas:

-Marca internacional núm. 619.627, denominativa, ' DINOSAURUS', solicitada el 21 de junio de 1994 y concedida el 15 de septiembre de 1995 para 'galletas de cereales' (clase 30).

-Marca española 2.790.850, solicitada el 20 de septiembre de 2007 y concedida el 11 de junio de 2008 para productos de la clase 30 (pan, bizcochos, galletas (dulces o saladas, barquillos, gofres, repostería, pastelería, siendo todos estos productos naturales y/o bañados y/o rellenos y/o aromatizados):

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-Marca española mixta nº 3.565.112 'DINOSAURUS A CUCHARADAS', solicitada en 4 de junio de 2015 y concedida el 20 de octubre de 205, para productos de la clase 30 (preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería creps (filloas) pasteles, tartas saladas, galletas, galletas con chocolate; galletas con cereales, masa para productos de pastelería y repostería; productos de confitería).

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-Marca española mixta n° 3.565.114 'DINOSAURUS A CUCHARADAS', solicitada en 4 de junio de 2015 y concedida en 21 de octubre de 2015 para productos de la clase 30 (preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; creps (filloas); pasteles; tartas saladas; galletas, galletas con chocolate; galletas con cereales; masa para productos de pastelería y repostería; productos de confitería).

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-Marca española gráfica n° 1.582.344, solicitada en 25.7.1990 y concedida en 5.12.1991 para 'galletas'.Clase 30.

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-Marca española gráfica n° 1.582.345, solicitada en 25.7.1990 y concedida en 5.12.1991 para 'galletas'Clase 30.

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-Marca española gráfica n° 1.582.346, solicitada en 25.7.1990 y concedida en 5.12.1991 para 'galletas'Clase 30.

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-Marca española gráfica 3.565.248 solicitada en 5.6.2015 y concedida en 20.10.2015 para 'preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; creps (filloas); pasteles; tartas saladas; galletas; galletas con chocolate; galletas con cereales; masa para productos de pastelería y repostería; productos de confitería'Clase 30.

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-Marca española gráfica n° 3.565.255, solicitada en 5.6.2015 y concedida en 21.10.2015 para 'preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; creps (filloas); pastel/tartas saladas; galletas; galletas con chocolate; galletas con cereales; masa para productos de pastelería y repostería; productos de confitería'Clase 30.

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-Marca española gráfica 3.565.267, solicitada en 5.6.2015 y concedida en 27.10.2015 para 'preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; creps (filloas); pasteles; tartas saladas; galletas; galletas con chocolate; galletas con cereales; masa para productos de pastelería y repostería; productos de confitería'Clase 30.

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2º) La demandada FLORBU, por su parte, es una empresa de carácter familiar fundada en el año 1948, que se dedica a la fabricación y venta de galletas y barquillos, especialmente integrales y sin azúcar. Destina la cuarta parte de su producción a fabricar productos de marca blanca para distintas cadenas (Día, Carrefour, Alcampo...).

3º) En concreto y por lo que se refiere a los productos supuestamente infractores, la demandada ha lanzado el producto identificado con la marca 'GALLE SAURUS', que comercializa en cuatro variantes:

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4º) La forma elegida para las galletas de la marca 'GALLESAUROS', al igual que las de la actora, coincide con la de conocidos dinosaurios (brontosaurus, stegosaurus, triceratops o diplodocus).

5º) El 5 de junio de 2017 la demandada solicitó ante la EUIPO la marca europea núm. 1.680.226, figurativa, que fue concedida sin oposición el 20 de septiembre de 2017, para productos de la clase 30 (Productos de panadería; Productos de pastelería; Productos de confitería; Bombones, caramelos; Pasteles; Chocolate; Helados; Confitería con jalea; Preparados con una base de cacao; Bollería; Galletas), que reproducimos a continuación:

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2.La parte actora, tras invocar en el escrito de demanda el carácter notorio de sus marcas, dado que son generalmente conocidas por el público interesado, alegó que la demandada infringía sus derechos de marca en un doble sentido:

(i) Por un lado, la incorporación en las galletas que fabrica y comercializa la demandada, en distintos formatos y variedades, bajo la denominación 'GALLESAUROS' y en los embalajes con los que se comercializan, de unas formas prácticamente idénticas a las propias e identificadoras de las galletas de ARTIACH de la gama que ésta comercializa bajo la marca 'DINOSAURUS', infringe las marcas españolas figurativas núms. 1,582.344, 1.582.345, 1.582.346, 3.565.248, 3.565.255 y 3.565.267 (las marcas gráficas sobre distintas formas de dinosaurios).

(ii) Por otro lado, la comercialización de galletas bajo el distintivo 'GALLESAUROS', por ser similar al signo 'DINOSAURUS', infringe la marca internacional denominativa 'DINOSARURUS' núm. 619.627, la marca española gráfico denominativa 'DINOSAURUS' núm. 2.790.850, y las marcas españolas 'DINOSAURUS A CUCHARADAS' núms. 3.565.112 y 3.565.114.

De igual modo alegó, de forma subsidiaria, que los actos de la demandada eran constitutivos de competencia desleal por infringir los artículos 6, 11, 12 y 20 de la LCD.

Por todo ello solicitó que se condenara a la demandada al cese en la actividad infractora y al pago de los daños y perjuicios causados.

3.La demandada, por su parte, se opuso a la demanda. Alegó que la actora no puede pretender monopolizar el concepto 'dinosaurio', que se utiliza frecuentemente en el mercado como reclamo comercial para determinado público (especialmente, para el público infantil). Rechazó, por otro lado, que las marcas de la demandante tengan el carácter de marca notoria. A partir de ahí, tras reseñar que en el mercado se comercializan distintos productos de confitería o repostería con la forma de dinosaurio (apartado 4.1 de la demanda), la demandada alegó que existen diferencias entre los distintivos de ambas partes y que no existe riesgo de confusión. Por todo ello solicitó que se desestimara tanto la acción marcaria como la de competencia desleal.

SEGUNDO.-De la sentencia, el recurso y la oposición.

4.La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda. Tras valorar la prueba practicada, el juez a quoconcluye que las marcas de la demandante no son notorias. Por otro lado, confronta las marcas, tal y como constan inscritas, con el signo utilizado por FLORBU, desde la triple perspectiva fonética, gráfica y conceptual, llegando a la conclusión, a los efectos establecidos en el artículo 34 de la Ley de Marcas, que no existe riesgo de confusión. Por último, en atención al principio de complementariedad relativa, descarta que sea aplicable la Ley de Competencia Desleal.

5.La sentencia es recurrida por la entidad demandante. Alega errónea valoración de la prueba en relación con el carácter notorio de la marca 'DINOSAURUS'. Por otro lado, en cuanto a las acciones de infracción de marcas, insiste en la doble similitud entre los términos 'GALLESAUROS' y 'DINOSAURUS', de un lado, y entre las formas de las galletas, de otro. Por tanto, considera que la demandada infringe el artículo 34.2º, apartado b), de la Ley de Marcas, dado que existe riesgo de confusión (que incluye el riesgo de asociación), así como el artículo 34.2º, apartado c) (en su redacción vigente cuando se interpuso de la demanda), dado que, atendido el carácter notorio de la marca, existe la posibilidad de que se establezca algún tipo de conexión entre los productos de una y otra parte, así como aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca. Por último, reitera que la demandada ha cometido actos de competencia desleal.

6.La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

TERCERO.-Sobre el carácter notorio de las marcas de la demandante.

7.Alterando el orden seguido por la sentencia apelada, analizaremos, en primer lugar, la notoriedad de las marcas de la actora y ello por cuanto, en el marco de la acción de infracción, la notoriedad o el renombre de la marca es muy relevante, dado que, de ser notoria la marca, se amplía significativamente el ámbito de protección. Junto a la posibilidad de prohibir el uso por un tercero de un signo ' que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público, que incluye el riegos de asociación'(artículo 34.2º, apartado b/), el titular de la marca notoria puede también prohibir el uso de ' cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada'(artículo 34.2º, apartado c/).

8.Por marca notoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2º de la Ley de Marcas (en su redacción aplicable al presente caso), se entiende ' la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca'.

9.El Tribunal Supremo (Sentencia de 11 de marzo de 2014, ECLI ES:TS:2014:1107 ), con cita de la STJUE de 14 de septiembre de 2009 , señala que el concepto de marca notoria 'supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente', añadiendo que este grado de conocimiento 'debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca' (apartado 24 de la STJUE de 14 de septiembre de 2014, a la que se remite). 'Para ello, 'el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (ap. 25).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.'

10.La propia resolución apelada se hace eco de la 'Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas' aprobada por la Asamblea General de la OMPI (en adelante, Recomendaciones de la OMPI), que establece los siguientes criterios que pueden ser tomados en consideración de los que inferir que la marca es notoriamente conocida (letra b del artículo 2.1º):

'En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca'

11.Pues bien, revisado todo el material probatorio, no podemos compartir las conclusiones de la sentencia apelada. Estimamos que la marca 'DINOSAURUS' (la marca internacional denominativa núm. 619.627 y la marca española mixta 2.790.850) es generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos (compradores de galletas destinadas a un público infantil). En efecto, tanto por el volumen de ventas, la inversión en publicidad y, en general, el conocimiento alcanzado por el público destinatario de los productos, cabe concluir que la marca es notoria en el sentido exigido por el artículo 8.2º. De este modo, por lo que se refiere al volumen de ventas, no se cuestionan los siguientes datos globales que figuran en el informe Nielsen de 12 de enero de 2018 (documento 16 de la demanda), que refleja más de 82 millones de euros en ventas en los ejercicios 2015 a 2017, desglosados de la siguiente manera: 24.370.058 euros en el año 2015, 27.043.328 euros en el año 2016 y 30.602.875 euros en el año. El informe pericial elaborado por Julio Cervillo a instancias de la demandada (documento seis de la contestación) critica que el volumen de venta se exprese en términos absolutos y sin especificar la cuota de mercado. Se trata de una crítica razonable, que no desmerece por completo el valor de los datos brutos, que seguimos considerando significativos, máxime cuando la actora aportó un informe complementario de la misma empresa en el acto de la audiencia previa (documento 60) en el que se indica que esas ventas representan un 2,5% sobre el total de ventas de galleta dulce y que la cuota se eleva a un 23,8% en relación con el total de galletas dulces de desayuno infantil.

12.También estimamos muy relevante la inversión en publicidad. El informe de Havas Media (documento 17 de la demanda) certifica que GALLETAS ARTIACH ha invertido en publicidad 8.875.718 euros entre los años 2013 a 2017, la mayor parte de ellos en anuncios televisivos en la práctica totalidad de las cadenas nacionales y autonómicas. De igual modo es apreciable la presencia de la marca en los catálogos de supermercados y grandes superficies, tal y como resulta de la información obtenida de la base de datos Publinfo (documento 21 de la demanda).

13.En cualquier caso, por encima del volumen de ventas o la inversión en publicidad, mayor importancia reviste el conocimiento real de la marca por el público consumidor, conocimiento que en este caso se ha adquirido por el tiempo en el que la marca está presente en el mercado español y por abarcar todo el territorio nacional. En este caso, los resultados de los estudios de mercado elaborados por la empresa TEST & THINK son muy elocuentes (documentos 22 y 23 de la demanda). El hecho de que no se elaboraran exprofeso para este procedimiento y que no se encargaran exclusivamente por la demandante otorga, a nuestro entender, mayor crédito a ambos estudios. El primero de ellos analiza la evolución del conocimiento de distintas marcas, entre ellas la marca DINOSAURUS (la denominativa y la mixta), entre octubre de 2013 y noviembre de 2014. El conocimiento sugerido de la marca (en la pregunta a los encuestados sobre el conocimiento de la marca se incluye el nombre) supera el 85%. No compartimos los reproches del perito de la demandada (página 46 del informe) sobre el tamaño de la muestra, que estimamos suficiente, a estos efectos (300 encuestas y 160 de mujeres con niños). El segundo de los estudios (documento 23), que analiza el 'conocimiento y favoritismo' de la marca DINOSARUS en el año 2017, a partir de 900 entrevistas realizadas a lo largo del año, refiere un conocimiento espontáneo de la marca que alcanza al 36,3% de los niños entre 5 y 8 años (baja al 15% en la franja comprendida entre los 8 y 16 años). El conocimiento sugerido sube al 98,8% en el año 2017 (la práctica totalidad de los encuestados), mientras que alcanza al 90,2% en los niños entre 8 y 16 años. Por otro lado, el 52,1% de los niños entre 5 y 8 años señala las galletas DINOSAURUS como una de sus favoritas. No estimamos que las 'debilidades metodológicas' en las que se extiende el perito de la demandada impidan tomar en consideración unos datos que se revelan como muy contundentes y que resultan, por otro lado, coherentes con el resto de la prueba practicada.

14.Menor relevancia tiene, a nuestro entender, el informe IPSOS (documento 24 de la demanda), que más que acreditar el grado de conocimiento de la marca DINOSAURUS, persigue establecer el nivel de asociación de dos imágenes de galletas con las marcas enfrentadas en este procedimiento. No tiene gran interés la vinculación de un producto con una marca concreta, vinculación que, lógicamente, ha de favorecer a la marca más conocida, cuando los productos se comercializan con distintas marcas y en distintos envases.

15.En definitiva y como conclusión, consideramos que la marca DINOSAURUS es generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos ( artículo 8.2º de la Ley de Marcas en su redacción anterior al Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de trasposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas). En todo caso, el registro como marca del envase que la demandada emplea en la comercialización de los productos no impide el ejercicio de la acción de violación. La tesis de la inmunidad registral fue sostenida por el Tribunal Supremo hasta las Sentencias de 14 de octubre de 2014 (ECLI ES:TS:2014:5089 ) y 28 de octubre de 2014 (ECLI ES:TS:2014:5562 ), que cambian de criterio, ajustándolo a la jurisprudencia comunitaria, a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2013, que interpreta que el artículo 9.1º del Reglamento CE 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (el homólogo para la marca comunitaria del artículo 34 de la Ley de Marcas ) en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

CUARTO.-Infracción del derecho de marca. Protección reforzada de la marca notoria.

16. Como hemos expuesto en el fundamento anterior, el artículo 34.2º de la Ley de Marcas (en su redacción anterior a la Reforma de 2018, aplicable en el presente caso) establece que el 'titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.'

17. Este último apartado, reservado para las marcas notorias y renombradas, es la trasposición al Ordenamiento Español del artículo 5.2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, a que habilitaba a cualquier Estado Miembro para para 'disponer que el titular -de la marca- esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos'.

18. La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015 ( ECLI:ES:TS:2015:4245 , asunto Oreo), cuyas consideraciones se reiteran en la Sentencia de 2 de febrero de 2017 ( ECLI:ES:TS:2017:330 ), delimitan el alcance de la protección de la marca notaria la luz de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicha Sentencia parte en su análisis de la STJUE de 23 de octubre de 2003 (asunto Adidas-Fitnessworld), que entendió que 'la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca'.

19. La STJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C.252/07, Intel-CPM) puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que 'cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior'; y concluye después que 'el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo'.

20. Ahora bien, como recuerda la STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto C-487/07 , LŽOreal),'(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre'. Esto es, como aclara el Tribunal Supremo, cuyas consideraciones reproducimos, para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ('Intel-CPM')], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

21. En todo caso, precisa el Tribunal Supremo en las Sentencias citadas, la infracción, al igual que en el caso del riesgo de confusión del apartado b) del art. 34.2 LM , no exige que se haya materializado el aprovechamiento desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca de la demandante, sino que basta con que la conexión (la evocación de la marca notoria) 'pueda implicar' dicho aprovechamiento desleal, pues se trata de una conducta de riesgo y no de resultado.

QUINTO.-Infracción de las marcas gráficas o figurativas.

22. ARTIACH denuncia en su demanda una doble infracción de sus derechos de marca. De un lado, la similitud entre las formas de las galletas, que infringiría las marcasespañolas figurativas núms. 1,582.344, 1.582.345, 1.582.346, 3.565.248, 3.565.255 y 3.565.267, esto es, los signos gráficos que reproducen los dibujos de dinosaurios. De otro lado, la similitud entre los términos 'GALLESAURUS' y 'DINOSAURUS', que infringen las marcas denominativas y mixtas de la demandante que incorporan dicho vocablo, en la medida que el uso que realiza la demandada de la marca puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o la notoriedad de la marca 'DINOSAURUS'.

23. Entrando a analizar la infracción de las marcas figurativas, debemos destacar, de entrada, que en el ámbito de la acción marcaria la comparación debe realizarse entre la marca, tal y como ha sido registrada, y los signos empleados por el demandado contra el que se dirige la acción. No es posible, por tanto, confrontar los productos en sí mismos considerados. Por ello no podemos aceptar la comparación que nos propone la demandante en el escrito de demanda (página 23) y en la que insiste en el recurso, esto es, un conjunto de galletas extraídas de la variedad de 'DINOSAURUS A CUCHARADAS' frente a otro conjunto de galletas con idéntica disposición de una de las variedades de la demandada. En concreto, la comparación que realiza la actora es la que sigue:

Fotografía A Fotografía B

Gallletas de Artiach Galletas de Florbú

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24. La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2016 (ECLI ES:TS:2016:627 ), en un supuesto similar al enjuiciado (infracción de una marca consistente en la forma del producto -el mocho de un fregona-), establece con claridad que la comparación debe 'hacerse entre la marca de quien ejercita la acción marcaria, tal como ha sido registrada, y los signos empleados por los competidores contra quienes dirige la acción, no entre los productos en sí mismos considerados'.Reproducimos a continuación los pasajes que estimamos más relevantes de esa Sentencia:

'10.(...) Por tanto, la primera comparación que exige la apreciación del riesgo de confusión de acuerdo con lo previsto en el art. 34.2 LM y el art. 9.1 RMC (signo idéntico o semejante a la marca) hay que hacerla entre los signos que sean aptos para indicar el origen del producto. Esto es, ha de hacerse la comparación entre la marca de quien ejercita la acción marcaria, tal como ha sido registrada, y los signos empleados por los competidores contra quienes dirige su acción, no entre los productos en sí mismos considerados.

El examen de las alegaciones de Mery y Celim muestra que el derecho de exclusiva que invoca, con base en las marcas española y comunitaria que tiene registradas, no lo hace recaer sobre un signo indicativo del origen del producto, sino sobre el producto en sí. La demandante no realiza correctamente el primero de los exámenes necesarios para apreciar el riesgo de confusión, la confrontación del signo registrado con el signo utilizado por la demandada en su producto. Realiza la comparación entre el producto que ella comercializa, puesto que considera que ha registrado como marca la forma tridimensional del producto, y el producto comercializado por la demandada. En su demanda, destaca que no solo coincide el color y la forma de la fregona sino también el material utilizado en su fabricación.

11. Como se ha dicho, el otro término de comparación no debe ser el producto comercializado por Betis Textil, sino el signo que esta utiliza en sus productos, que sirve para identificar su procedencia y distinguirlo de otros productos.

(...)

15. Como conclusión a lo expuesto, lo que Mery y Celim ha registrado como marca es un signo figurativo de carácter bidimensional, consistente en la vista frontal de un mocho de fregona con los cordones extendidos, en forma aproximadamente triangular, con una combinación de colores, distintos tonos de lila.

Ese es el signo protegido como marca española y como marca comunitaria y que ha de servir como primer término de comparación en el juicio de confusión necesario para decidir si ha existido una infracción marcaria.

16. Hay que fijar el otro término de la comparación, esto es, cuál es el signo utilizado por Betis Textil para indicar la procedencia de sus productos, puesto que, como ya se ha dicho, lo que puede infringir el derecho de exclusiva que a la demandante otorga las marcas que tiene registradas no es el producto comercializado por Betis Textil, sino el signo que utiliza a título de marca.

Se trata por tanto de identificar cuál es la característica exterior de los productos de la demandada, o de su presentación, que, por su carácter distintivo, sirve para identificar su procedencia y distinguirlos de los productos que tienen otro origen empresarial.'

25. Desde esta perspectiva, las marcas figurativas registradas por la actora consisten en unos dibujos en blanco y negro de animales prehistóricos, con un trazo muy detallado y estilizado. Por el contrario, la demandada comercializa sus productos en un envase con un signo denominativo (GALLE-SAUROS) que aparece destacado y descompuesto en dos vocablos situados uno encima del otro. Junto a ese elemento denominativo aparecen otros, como el nombre comercial de la demandada (FLORBU) O la indicación 'vitaminas, hierro, 5 cereales y miel', así como otros elementos gráficos, como un gran tazó de leche o imágenes de las galletas. La confrontación de los signos registrados (recordemos que son seis marcas distintas) y los utilizados por la demandada, es la que sigue:

MARCAS REGISTRADAS SIGNO DE FLORBU

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26. Confrontados los signos registrados por la actora y los empleados por la demandada, tomando en consideración todos sus elementos (y no solo los dibujos de los dinosaurios), es evidente que no existe riesgo de confusión. Recordemos que únicamente reconocemos el carácter notorio de la marca denominativa o de la marca mixta con el vocablo 'DINOSAURUS'. Los estudios de mercado en los que hemos justificado fundamentalmente nuestra conclusión vienen referidos exclusivamente a la marca denominativa. De hecho, el primero de ellos (documento 22) es anterior, incluso, al registro de las marcas figurativas. Y en el segundo (documento 23) se pregunta a los encuestados por la marca mixta 'DINOSAURUS' (con la conocida grafía de letras que alterna los colores rojo, azul, amarillo y verde). Por tanto, la infracción no puede justificarse en la conexión o vinculación con la marca notoria (apartado c/ del artículo 34.2 de la LM ), sino únicamente en la existencia de riesgo de confusión (apartado b/ del artículo 34.2), que estimamos no concurre en este caso.

27. Es cierto que, tratándose los signos de la demandante de marcas figurativas que reproducen la forma de las galletas, esto es, en la medida que el signo registrado se confunde con el propio producto, cabría concebir un uso infractor de la marca registrada directamente con los productos del infractor. Ahora bien, tal posibilidad quedaría acotada a los casos en los que el demandado utiliza el propio producto como marca y ese uso del producto a título de marca es percibido por el consumidor, lo que no ocurre en el presente caso. El demandante propone la comparación de galleta con galleta o, mejor dicho, de cada una de las galletas comercializadas por la demandada con la forma registrada de la galleta que más se le asemeje de entre las seis marcas registradas, lo que no podemos aceptar en este caso. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2016 , antes citada, es preciso identificar cuál es el elemento que por su carácter distintivo sirve para identificar la procedencia empresarial del producto y distinguirlo de los productos que tienen otro origen empresarial, que en este caso es el término GALLESAUROS y los múltiples elementos denominativos y gráficos que aparecen en el envase.

28. Además, aunque aceptáramos comparar únicamente la forma de las galletas, tomando en consideración las figuras que aparecen en el envase de la demandada, aisladas del resto de elementos, o las propias galletas que se encuentran en su interior, estas son de tamaño pequeño y tienen una forma de dinosaurio muy simple, con trazos gruesos que exigen un mínimo de atención para percatarse de que, efectivamente, representan ese tipo de animales. Las galletas o los dibujos del envase aparecen en distintas gamas del color marrón, según la variedad del producto. De hecho, son varias las figuras del envase y alguna de ellas totalmente alejadas de las formas registradas por la actora, dibujadas todas ellas con un trazo muy elemental. Por el contrario, las marcas registradas (insistimos, distintos dibujos de un único dinosaurio en blanco y negro), como hemos dicho, tienen un trazo mucho más definido, apartándose significativamente de las formas empleadas por la demandada.

29. Además, la demandante no puede pretender, mediante el registro como marca de la reproducción en dos dimensiones de la forma del producto, obtener el monopolio de la comercialización de galletas con forma de dinosaurio, cualquiera que sea su aspecto exterior. En línea con lo afirmado por la demandada en el escrito de contestación, en productos destinados al público infantil se utilizan frecuentemente como reclamo figuras tales como princesas, hadas, coches, peces o todo tipo de animales. Esa forma de atraer al público infantil también se utiliza de forma recurrente en el mercado de las galletas. En concreto, en España y en otros países se comercializan o se han comercializado galletas que reproducen dinosaurios o animales similares, como dragones. La actora admite en su recurso que alcanzó acuerdos con las empresas que comercializaban en España galletas con forma de dinosaurios con las marcas OGRAN y SANTIVERI (documento 10). No es controvertido, por otro lado, que GULLÓN comercializa las galletas DIBUS DRAGONS, galletas en forma de dragones, que son similares a los dinosaurios de la actora. Y CUÉTARA, por su parte, comercializa las galletas TOSTA TICA CHOCO GUAY, en cuyo dorso aparecen dibujos de dinosaurios, al igual que en el envase. La recurrente utiliza como descargo que CUÉTARA y ARTIACH pertenecen al mismo grupo.

30. Ciertamente, dado que la forma de dinosaurio no viene impuesta por el tipo de producto, las marcas de las demandantes no están incursas en la prohibición absoluta del apartado e) del artículo 5 de la Ley de Marcas . De hecho, la demandada no cuestiona la validez del registro. Ahora bien, para evitar que la demandante se apropie en exclusiva del concepto mismo de galletas con forma de dinosaurio, el ámbito de protección de la marca vendrá definido por las características específicas del dibujo y la apariencia o configuración particular de la marca registrada. En este caso, valorando la forma y los detalles de uno y otro signo (solo del elemento figurativo), no apreciamos riesgo de confusión.

En consecuencia, descartamos que el producto de la demandadainfrinja las marcas españolas figurativas núms. 1,582.344, 1.582.345, 1.582.346, 3.565.248, 3.565.255 y 3.565.267

SEXTO.-Infracción de la marca notoria 'DINOSUARUS'.

31. En segundo lugar, la parte actora considera que la comercialización de las galletas de la demandada con el distintivo 'GALLESAURUS', por ser similar al signo 'DINOSUARUS', infringe las marcas notorias de la demandante que incorporan dicho término. Hemos reconocido la notoriedad de la marca 'DINOSAURUS', con toda la connotación conceptual del signo. Que la demandante no puede monopolizar la comercialización de otras galletas con forma de dinosaurio, no impide que pueda aprovecharse en exclusiva de la natural asociación que el consumidor establece entre la marca notoria y las galletas con esa forma concreta.

32. Hemos señalado en los fundamentos anteriores en qué consiste la protección reforzada de la marca notoria a la luz de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En resumen, la protección no está supeditada a que se aprecie un grado tal de similitud entre el signo supuestamente infractor y la marca registrada que conlleve riesgo de confusión. La protección se amplía, pues es suficiente con que la proximidad entre los signos genere un vínculo entre la marca notoria y el signo del demandado, aunque ese vínculo no implique riesgo de confusión. Por 'vinculo', a estos efectos, se entiende el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio. Ahora bien, no basta con la mera evocación, sino que es necesario un aprovechamiento indebido o menoscabo para el titular de la marca, esto es, que se dé alguna de las situaciones contempladas en el apartado c) del artículo 34.2º: (i) perjuicio al carácter distintivo de la marca; (ii) perjuicio a la notoriedad de la marca; o (iii) ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca.

33. En este caso, la sentencia apelada analiza la controversia a la luz del apartado b) del artículo 34.2 de la Ley de Marcas , esto es, prescindiendo del carácter notorio de la marca 'DINOSAURUS', llegando a la conclusión de que no existe riesgo de confusión. Al entender del juez de instancia median diferencias suficientes desde la perspectiva fonética (no coinciden los prefijos) y gráficas (difieren la disposición de las sílabas, los colores y la grafía). Tampoco advierte semejanza conceptual, dado que la demandante no reivindica una marca tridimensional y por cuanto la especie dinosaurio pertenece al dominio público y no es susceptible de ser apropiada en exclusiva por la titular de la marca.

34. Pues bien, aceptando que no existe riesgo de confusión, consideramos que el grado de similitud entre el signo de la demandada 'GALLESAUROS' y la marca notoria de la actora 'DINOSAURUS' es suficiente para producir como efecto que el público consumidor establezca un vínculo entre ambos signos, que se concreta en la forzosa evocación de la marca notoria 'DINOSAURUS' en el consumidor medio del producto 'GALLESAURUS'. La semejanza entre los signos es evidente. La marca de la demandada está compuesta por el término 'GALLE', que aplicado a galletas es descriptivo, y el término 'SAUROS', en clara alusión a la palabra 'dinosaurios' que integra la marca notoria de la actora. Aunque las grafías difieren, aplicado el signo a galletas con forma de dinosaurios, es obvia la estrecha sintonía de ambas marcas en el plano conceptual.

35. También apreciamos aprovechamiento indebido de la marca notoria. La Sentencia del TJUE de 18 de junio de 2009 (asunto C-487/07 ) señala que 'para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayor sea el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos'(apartado 44).

36. Estimamos que la demandada, al aproximar intencionadamente el signo que utiliza a la marca notoria de la demandante, persigue obtener de forma desleal las ventajas asociadas a la notoriedad. Es obvio que se produce una asociación natural e inevitable entre la marca notoria 'DINOSAURUS' y el producto al que se aplica (galletas con forma de dinosaurio), asociación de la que también pretende beneficiarse la demandada. Junto a la semejanza semántica y conceptual de los signos, el grado de proximidad entre los productos es máximo. 'DINOSAURUS' y 'GALLESAURUS' no sólo se utilizan para identificar galletas, sino que se aplican a galletas con una forma determinada (entre las muchas por las que se puede optar), como es aquella que liga directamente con los términos 'DINOSAURUS' y 'GALLESAUROS' (la forma de dinosaurio). El grado de conocimiento y difusión de la marca 'DINOSAURUS' es muy elevado, por lo que también es intensa la evocación de la marca notoria por parte del consumidor del producto 'GALLESAURUS'.

37. En consecuencia, estimamos que la comercialización por la demandada de los productosobjeto de la demanda identificados con el signo 'GALLESAURUS', infringe la marca notoria 'DINOSAURUS' de la actora, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.2, apartado c), de la Ley de Marcas , por lo que debe ser condenada al cese en la actividad infractora, en los términos contemplados en el suplico de la demanda. Estimada la acción principal, no entramos a la analizar la acción por competencia desleal, que se plantea de forma subsidiaria y con fundamento en los mismos hechos.

SÉPTIMO.-Daños y perjuicios.

38. La demandante reclama, en concepto de daños y perjuicios, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 43 de la Ley de Marcas , el 1% de las ventas de los productos ilícitamente marcados durante los cinco años inmediatamente anteriores a la interposición de la demanda y hasta que se haga efectivo el cese en la comercialización, salvo que la cantidad resultante sea inferior al criterio contemplado en el apartado a) del artículo 43.2, esto es, el beneficio que hubiera obtenido la demandada con los productos infractores. Como parámetros a considerar, la demanda señala el 'beneficio medio unitario' por el número de packs comercializados.

39. Recordemos que el artículo 42 de la Ley de Marcas establece que quienes ' sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados'.Para el cálculo de la indemnización, que comprende no sólo las pérdidas sufridas sino también las ganancias dejadas de obtener, el perjudicado podrá optar por alguno de los criterios contemplados en el aparatado segundo del artículo 43 (en este caso, los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación). El apartado quinto del artículo 43 añade que ' el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'.

40. En este caso, la demandada niega la existencia de la infracción, no tanto que, declarada esta, haya causado perjuicios. La realidad de los daños se revela, en cualquier caso, ex re ipsa, como una consecuencia necesaria de la violación. Ahora bien, en los términos en los que se ha planteado la reclamación, estimamos procedente fijar la indemnización de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.5º de la LM (el 1% de la cifra de negocios). Como señala la jurisprudencia ( STS de 9 de diciembre de 2010 (RJ 6388/2010), se trata de un canon mínimo que rige 'ope legis', y se impone al infractor'en todo caso y sin necesidad de prueba alguna'.Sólo si el titular de la marca prueba que la violación le ocasionó daños y perjuicios superiores podrá reclamar una indemnización mayor, prueba que no puede relegarse al trámite de ejecución. Además, la demandante se limita a mencionar el criterio legal del artículo 43.2, apartado a/ (beneficios obtenidos por el infractor), sin precisar las bases en los términos exigidos por el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (nada añade a estos efectos la alusión en la demanda al ' beneficio medio unitario, antes de impuestos, por pack comercializado').

OCTAVO.-Costas procesales

41.No se imponen las costas de primera instancia al estimarse en parte la demanda ( artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

42. De igual modo y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC, no se imponen las costas del recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de GALLETAS ARTIACH S.A. contra la sentencia de 3 de abril de 2019, que revocamos. En su lugar, estimamos la demanda interpuesta por GALLETAS ARTIACH S.A., contra LA FLOR BURGALESA S.L., acordando:

1º) Declarar que la demandada ha infringido la marca internacional denominativa 'DINOSARURUS' núm. 619.627 y la marca española gráfico denominativa 'DINOSAURUS' núm. 2.790.850, mediante la comercialización del producto denominado 'GALLESAURUS' en cualquiera de sus variantes.

2º) Condenar a la demandada a que cese en la actividad infractora y a retirar del mercado los productos infractores, embalajes, material comercial y cualesquiera otros documentos utilizados en la comercialización de esos productos.

3º) Condenar a la demandada al pago del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente marcados durante los cinco años inmediatamente anteriores a la interposición de la demanda y hasta que se haga efectivo el cese en la comercialización, a determinar en ejecución de sentencia.

4º) No imponer las costas de primera instancia.

Sin imposición de las costas del recurso y con devolución del depósito constituido para su interposición.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación o bien desde el levantamiento de las medidas de suspensión de los plazos procesales, caso de que la notificación se practique antes.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.