Sentencia Civil Nº 63/2013, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 325/2012 de 11 de Febrero de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 325/2012-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 390/2009

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 63/13

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN F. GARNICA MARTÍN

DON LUÍS GARRIDO ESPA

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a once de febrero de dos mil trece.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 390/2009 ante el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, a instancia de DON JAVIER SEGURA ZARIQUIEY, procurador de los tribunales y de DON Adrian , EMBOTITS ELEBOECK S.A., INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A., INVERSIONS BERNAT S.A., contra DON Juan Pablo , ISMA EGARA S.A. y BADALONA IMER S.A., representados por la procurador de los tribunales DOÑA JUANA Mª MENEN AVENTIN sobre infracción de marcas y competencia desleal.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de 2011 .

Antecedentes

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: 'Desestimo la demanda promovida por Adrian , INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A., INVERSIONS BERNAT y EMBOTITS ELEBOECK S.A., por lo que absuelvo a Don Juan Pablo y las sociedades BADALONA IMER S.A. e ISMA EGARA S.A.

Estimo parcialmente la reconvención formulada y declaro que Juan Pablo es propietario de la marca nacional mixta núm. 1615105 para la clase 42 'CASA VALLÉS FRANKFURTS' y del rótulo de establecimiento R 260852 'FRANKFURTS PEDRALBES'. No hay condena en costas.'

Con fecha 3 de febrero de 2012 se dictó auto de complemento que es del siguiente tenor; 'acuerdo subsanar y complementar la omisión de pronunciamiento de la sentencia de 20 de diciembre de 2011 estimando la acción declarativa de uso ilícito de la marca mixta CASA VALLÉS FRANKFURTS por los demandados en reconvención y CONDENO a cesar en ese uso y ORDENO la retirada del mercado de cualquier material o producto fabricado, publicado, difundido por ellas que incluya el signo CASA VALLÉS FRANKFURTS tal y como figura registrado como marca mixta 1.615.105 para la clase 42'.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición e impugnación al recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el 16 de enero de 2013.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

Fundamentos

PRIMERO .- Para la adecuada resolución del recurso ha de partirse de los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia y que no han sido impugnados, a los que añadiremos otros que tampoco han resultado controvertidos. Esos hechos son los siguientes:

1º) Don Adrian abrió en 1960 un primer establecimiento de restauración en la calle Gavatxons 16 de Terrassa, dedicado a la venta de comida rápida -frankfurts y otros productos cárnicos-. Posteriormente incorporó otros locales, de tal suerte que en el año 1989 era titular de los siguientes establecimientos:

- El local de la c/ Gavatxons 16 de Terrassa.

- Un local en la c/ Alfambra 20 de Barcelona.

- Un local en la c/ Portal de Sant Roc núm. 52 y 54 de Terrassa.

- Un local en la c/ del Mar 1 de Badalona.

- Un local en la c/ del Mar 123 de Badalona.

- Un local en la calle Jordi Girona 4 de Barcelona.

En el año 1997 se incorpora a la cadena un último establecimiento en la calle Gran de Gracia 84 de Barcelona.

2º) Para garantizar el suministro de productos, en el año 1984 Don Adrian adquiere la fábrica de producción de jamón cocido LEO BOECK. La fábrica se aporta a la también demandante INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A., sociedad constituida ese mismo año.

En el año 2006 Adrian constituye EMBOTITS ELEBOECK S.A., que se dedica a la distribución de los productos fabricados por INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A.

3º) En el año 1982 el demandado Don Juan Pablo , hijo del demandante, se incorpora al negocio familiar.

4º) El 30 de octubre de 1.989 Don Adrian y Don Juan Pablo constituyen la sociedad ISMA EGARA S.A., cuyo capital se distribuye de la siguiente manera: Don Adrian 8.000 acciones, Don Juan Pablo 1.999 acciones y Don Jose Ángel una sola acción. Don Adrian es designado administrador único, aportando a la sociedad los dos negocios de restauración en Terrassa (documento uno de la contestación).

El mismo día 30 de octubre las mismas personas y con idéntica distribución del capital social constituyen la sociedad BADALONA IMER S.A., a la que Don Adrian aporta los negocios de restauración sitos en Badalona (documento dos de la contestación).

5º) El 22 de diciembre de 1989 Don Adrian y Don Juan Pablo constituyen INVERSIONS BERNAT S.A., con un capital de 332.960,71 euros. Don Adrian suscribe 5.179 acciones, aportando los locales de la c/ Gavatoxns 16 y Portal de Santo Roc de Terrassa, el local de la c/ del Mar 123 de Terrassa y el local de la calle Alfambra de Barcelona. Don Juan Pablo suscribe 357 acciones, que son desembolsadas en metálico, y Jose Ángel 4 acciones (documento tres de la contestación). Don Juan Pablo es designado administrador único de la sociedad, cargo que ocupa hasta su cese el 25 de enero de 2007.

INVERSIONS BERNAT S.A., que pasa a ser una sociedad patrimonial, el 1 de enero de 1990 suscribe contratos de arrendamiento con ISMA EGARA y BADALONA IMER de los locales de Badalona y Terrassa explotados por dichas sociedades (documentos cuatro a seis de la contestación). El 1 de enero de 1994 se suscribe contrato de arrendamiento del local de la c/ Alfambra entre INVERSIONS BERNAT, como arrendadora, e Adrian , como arrendatario (documento siete). Y el 29 de marzo de 1994 se firma contrato de arrendamiento entre INVERSIONS BERNAT S.A. y BADALONA IMER S.A. del local de la calle Gran de Gracia 84 (documento ocho).

6º) En el año 2003 Don Adrian decide transmitir el negocio de restauración a su hijo Don Juan Pablo . A tal efecto, mediante escritura de fecha 5 de septiembre de 2003, autorizada por el Notario Don Miquel Tarragona Coromina, dona 7.452 acciones de BADALONA IMER S.A. y 6.913 acciones ISMA EGARA S.A. (documento nueve). El mismo día y ante el mismo Notario, ambas partes otorgan sendas escrituras públicas de compraventa del resto de las acciones de esas dos sociedades (documento diez y once). A partir de ese momento Don Juan Pablo pasa a ser socio único y administrador de BADALONA IMER S.A. e ISMA EGARA S.A., adquiriendo, en definitiva, los negocios de restauración de los locales sitos en Badalona y Terrassa, y del local de la c/ Gran de Gracia 84 de Barcelona.

También mediante escritura de 3 de septiembre de 2003 Adrian dona a Juan Pablo el negocio de frankfurt de la calle Alfambra 20 (documento dieciocho de la demanda y catorce de la contestación), en la que los otorgantes valoran el fondo de comercio del negocio en 452.234,87 euros. La donación se conviene modal o retribuida, toda vez que el donatario se obliga a abonar una pensión vitalicia de 18.030 euros mensuales, actualizable conforme al IPC anual. Caso de fallecer el donante, la pensión se habría de abonar a su viuda Doña Hortensia hasta un máximo de 9.016 euros. La parte actora no ha cuestionado que la cantidad total abonada por el demandado en concepto de pensión vitalicia hasta julio de 2009 importa la cantidad de 1.554.364,88 euros. Y la parte demandada acompaña a su contestación un informe pericial elaborado por Don Santos que valora la pensión vitalicia en 3.649.528,19 euros (documento 140).

Por último, en la indicada fecha de 3 de septiembre de 2003 Don Juan Pablo adquiere de su hermana María Rosa el establecimiento de la calle Jordi Girona 4, que hasta entonces era explotado por Adrian . El demandado abonó como precio 480.809,66 euros, valorando los contratantes el fondo de comercio en 387.909,66 euros (documento quince de la contestación). La Sra. María Rosa admitió en el juicio que el negocio 'fue puesto a su nombre' en el año 1992 o 1993 y que con su venta a su hermano éste adquiría la totalidad de los locales y del negocio de restauración (minutos 44 y 45 del primer vídeo).

Por tanto, el 3 de septiembre de 2003 Juan Pablo adquiere el negocio de restauración formado por siete establecimientos que hasta entonces explotaban, a título individual o por medio de sociedades, el propio Juan Pablo y su padre Adrian . El negocio se identificaba con los signos 'CASA VALLES FRANKFURTS', 'CASA VALLÉS' o 'FRANKFURT VALLES'. Es un hecho no controvertido, por otro lado, que en las cuatro escrituras no se hizo constar expresamente que se transmitían las marcas que identificaban el negocio.

7º) Don Adrian es titular registral de la marca mixta 1.615.105 'CASA VALLES FRANKFURTS', solicitada el 1 de febrero de 1991 para servicios de la clase 42; el rótulo de establecimiento núm. R 253309 'FRANKFURT'S PEDRALBES VALLÉS', solicitado el 5 de junio de 1995; el rótulo de establecimiento núm. R 260852 'FRANKFURT'S PEDRALBES'; la marca denominativa núm. 2.855.355 'FRANKFURT'S PEDRALBES', solicitada el 4 de diciembre de 2008 para servicios de la clase 43; y la marca mixta 'CASA VALLÉS', solicitada el 3 de julio de 2008 para productos de las clases 29 (embutidos y fiambres, entre otros) y 30 (café, té, mostaza...).

INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A. es, a su vez, titular registral de la marca mixta 1.613.416 'Internacional de Embutidos S.A.' para productos de la clase 29, solicitada el 24 de enero de 1991; y de la marca mixta 2.611.067 'L B LEO BOECK', solicitada el 13 de agosto de 2004 para productos de la clase 29.

Por último INVERSIONS BERNAT es titular de las marcas mixtas 2.835.955 'INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS' y 2.835.997 'LEO BOX', solicitadas el 3 de julio de 2008 para productos, respectivamente, de las clases 29 y 30.

Todo ello resulta de los documentos once y doce de la demanda. Las marcas mixtas aparecen reproducidas en las páginas 10 a 13 de la demanda.

8º) En el año 2007 se deterioran las relaciones entre los miembros de la familia Adrian Juan Pablo María Rosa . Ello determina la renuncia el 25 de enero de 2007 de Juan Pablo , a instancias del socio mayoritario, como administrador único de INVERSIONS BERNAT S.A. Posteriormente también se ve obligado a cesar como administrador de INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A. y EMBOTITS ELEBOECK S.A. (documento 158 de la contestación).

En el mes de septiembre de ese mismo año INVERSIONES BERNAT S.A., a través de su administradora María Rosa , comunica a ISMA EGARA S.A. y BADALONA IMER S.A. su decisión de no prorrogar los contratos de arrendamiento de los locales de Terrassa y Badalona, y del local de la c/ Alfambra 20 de Barcelona (documentos 143 a 143 de la contestación), dando a las arrendatarias un plazo para el desalojo que finalizaba el 31 de diciembre de 2007 y que posteriormente se prorrogó hasta el 30 de marzo de 2008. Ante el ultimátum, Juan Pablo , ISMA EGARA S.A. y BADALONA IMER S.A. interponen demanda de juicio ordinario contra Adrian e INVERSIONS BERNAT en la que se postula se declare que los arrendamientos tienen una duración indefinida o, subsidiariamente, un plazo de 20 años a contar desde la fecha de la trasmisión del negocio. De la demanda conoce el Juzgado de Primera Instancia 5 de Terrassa (documentos 154 a 157 de la contestación).

9º) Es un hecho no controvertido que en noviembre de 2008 las demandadas rompen la relación de distribución y EMBOTITS ELEBOECK deja de suministrar productos a los locales de Juan Pablo . Las partes discrepan sobre las causas y circunstancias que rodearon el corte de suministro.

SEGUNDO.- La demandante sostiene en su demanda que el uso por los demandados de los signos distintivos de los actores lo fue con el consentimiento tácito o por mera tolerancia de éstos. Por ello, rota la relación de suministro y, por extensión, la relación familiar de confianza y colaboración mutua hasta entonces existente, requirió a los demandados para que cesaran en el uso de los signos distintivos de su titularidad.

En definitiva, la parte actora solicita en la demanda se declare que los demandados infringen los derechos de marcas de los actores y que el uso de los signos distintivos, al igual que la resolución del contrato de suministro, infringe la Ley de Competencia Desleal. Por ello interesa se condene a la parte demandada a que cese en el uso de los signos 'CASA VALLES', 'LEO BOECK', INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A.' y 'FRANKFURT'S PEDRALBES', con los pronunciamientos inherentes, incluida la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Los demandados, por su parte, se oponen a la demanda al entender que en el año 2003 Don Adrian transmitió el negocio de restauración y la explotación de todos los locales, lo que conlleva, por mor de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Marcas , la transmisión de los signos 'CASA VALLÉS FRANKFURTS' y el rótulo 'FRANKFURT'S PEDRALBES'. Por ello formula reconvención reivindicado la propiedad de esos derechos, así como la nulidad absoluta, por mala fe en la adquisición, o relativa, por existir riesgo de confusión, de las marcas mixtas registradas en el año 2008 'CASA VALLÉS' y 'FRANKFURTS PEDRALBES'. Asimismo, vía reconvención, solicita se condene a los actores reconvenidos a que cesen en el uso de los signos 'CASA VALLES FRANKFURTS', 'CASA VALLÉS', 'FRANKFURTS'S CASA VALLES' y 'FRANKFURT'S PEDRALBES', y al pago de los daños y perjuicios causados.

TERCERO.- La sentencia de instancia, tras precisar las pretensiones de una y otra parte, concluye, conforme a lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Marcas , que con la transmisión del negocio se transmitió también la titularidad de los signos distintivos, por lo que, acogiendo la pretensión de los demandados reconvinientes, declara que la marca 'CASA VALLES FRANKFURT' y el rótulo de establecimiento 'FRANFURT'S PEDRALBES' pertenecen en propiedad a Juan Pablo . A partir de ello, desestima las acciones de infracción de marcas y competencia desleal formuladas en la demanda.

Asimismo desestima la pretensión de nulidad de las marcas mixtas 'CASA VALLÉS' y 'FRANKFURTS PEDRALBES', formulada en la reconvención, al concluir en el fundamento de derecho quinto que ha habido una comunidad familiar en la que, independientemente de quien fuera titular de los signos, todos sus integrantes los han utilizado indistintamente.

Por último, por auto de complemento, el juez a quocondena a las demandadas de reconvención a que cesen en el uso de la marca 'CASA VALLES FRANKFURT'S', desestimando, por el contrario, la pretensión de condena al pago de los daños y perjuicios causados.

CUARTO.- La sentencia de instancia es apelada por la parte demandada, en tanto en cuanto no acoge la pretensión de nulidad de las marcas mixtas registradas en el año 2008 'CASA VALLÉS' y 'FRANKFURT'S PEDRALBES', y la condena a la indemnización de los daños causados por el uso del signo 'CASA VALLES'.

La parte actora se opone al recurso de apelación e impugna todos los pronunciamientos que le son desfavorables, esto es, la desestimación íntegra de la demanda y los pronunciamientos estimatorios de la reconvención. En su escrito de impugnación la demandante alega que la prueba ha sido valorada incorrectamente y reproduce los argumentos de su escrito de demanda.

QUINTO.- Fijados los hechos probados y delimitados los términos del debate, debe analizarse, en primer lugar, si, como afirman los demandados y sostiene la sentencia de instancia, con la transmisión de los locales destinados a restauración se transmitieron también al demandado sus signos distintivos, extremo que se cuestiona en el escrito de impugnación y que condiciona todos los pronunciamientos de la sentencia de instancia.

El juez a quoargumenta en los fundamentos tercero y cuarto de la sentencia, para llegar a tal conclusión, que los distintos contratos de donación y compraventa, suscritos en unidad de acto el 3 de septiembre de 2003, responden a una misma concepción, esquema y causa fundamental, cual fue transmitir el negocio de explotación de los locales de restauración; que el negocio iniciado en los años sesenta por Don Adrian comprende dos líneas de actividad claramente diferenciadas, la de restauración, distinguida con los signos reivindicados CASA VALLES FRANKFURT'S y FRANKFURT'S PEDRALBES, y la de fabricación y distribución de materia prima, distinguida con las marcas LB LEO BOECK y LEO BOECK; que la suma abonada por Don Juan Pablo en contraprestación -3.960.450,17 euros, suma que comprende el precio de compraventa y el valor atribuido a la pensión vitalicia- sólo se explica si la transmisión incluye también los signos distintivos, que forman parte del fondo de comercio; y que, por ello, a pesar de no figurar en los inventarios y balances, ha de entrar en juego la presunción contenida en el artículo 47 de la Ley de Marcas .

Pues bien, revisado el material probatorio, este tribunal no puede sino corroborar los argumentos de la resolución recurrida. En efecto, ha de partirse en el análisis de la presunción contenida en el artículo 47 de la Ley de Marcas , por el que la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso. Ello no pone en cuestión el principio de libre disponibilidad de la marca, con independencia de la enajenación de la totalidad o parte de la empresa, que contempla el artículo 46.2º de la citada Ley . La presunción entra en juego en aquellos supuestos, como el enjuiciado, en los que la venta de la empresa no contempla expresamente la transmisión de las marcas. En tal caso se adquiere también la propiedad de los signos distintivos, como indica la sentencia de instancia, aunque la transmisión no acceda a los registros públicos.

El negocio, iniciado por Don Adrian y continuado conjuntamente con su hijo Juan Pablo , a título particular y a través de distintas sociedades familiares, en realidad comprendía dos líneas de negocio claramente diferenciadas; la de restauración, distinguido con la marca mixta CASA VALLÉS FRANCFURT'S y el rótulo FRANCFURT'S PEDRALBES, y la de fabricación y distribución de productos cárnicos, en la que se utilizan las marcas LEO BOECK y LB LEO BOECK. Compartimos la valoración de la prueba que realiza el juez a quo,que descarta un uso indistinto y confusorio de las marcas para identificar uno y otro negocio. Así, las actas notariales de presencia que se acompañan con la demanda como documentos 31 a 36, prueban que en el exterior de los locales y en las cartas del interior únicamente aparecen los signos CASA VALLÉS, CASA VALLÉS FRANKFURT'S o FRANCKFURT PEDRALBES. Sólo en el local de la c/ Gran de Gracia el notario da cuenta de la existencia de servilletas con la marca 'Leo Boeck'. Una de ellas se une al acta -lleva fecha de 5 de marzo de 2009- (documento 30 bis), deduciéndose sin ninguna dificultad que el sello de la empresa LEO BOECK identifica la procedencia del embutido que se dispensa en dicho establecimiento. Los vehículos estacionados que llevan como logo aquellas marcas, a los que también hace referencia el Notario, nada prueban a tal efecto. En definitiva, como afirma la sentencia de instancia, siendo las servilletas un elemento meramente accesorio o secundario, unido al hecho de haberse localizado en un único local, no podemos admitir que en el negocio de restauración se emplearan indistintamente todas las marcas en cuestión.

Lo mismo cabe decir del negocio de fabricación y distribución de embutidos. De las facturas aportadas con la contestación (documento 24 y 27) y de las acompañadas con la propia demanda (documentos 26 a 28), resulta un uso en esa línea de negocios de las marcas INTERNACIONAL D'EMBOTITS S.A. y LEO BOECK. La actora aporta con la demanda (documentos 5 a 10 y 19 a 23) una serie de anuncios publicitarios, cajas de cartón, blocks de notas, sobres corporativos y bolsas de plásticos en los que aparecen las marcas CASA FRANCKFURT'S VALLES y LEO BOECK. Sin embargo, opuesto por los demandados que dichos documentos y muestras son posteriores a la resolución del contrato de suministro y, en definitiva, a que estallara el conflicto en el seno de la familia, la actora no ha logrado acreditar ese uso conjunto en el periodo relevante, esto es, en el inmediatamente anterior a la transmisión.

SEXTO.- Por tanto, aun articulándose en tres actos jurídicos, el 3 de septiembre de 2003 Adrian transmitió a Juan Pablo el negocio de restauración, que ha de entenderse, a estos efectos, como una empresa en su totalidad, distinta de la de producción y distribución de embutido. Por tratarse, como venimos exponiendo, de dos líneas de negocio claramente diferenciadas e identificadas con sus propios signos, cabe hablar de dos empresas, entendidas como conjunto organizado de capital y trabajo destinado a la producción de bienes o de servicios para el mercado - según la definición que en términos generales sigue la doctrina-.

La transmisión se formalizó en tres escrituras públicas con número de protocolo sucesivo, que no pueden considerarse de forma aislada, sino como parte de un único negocio de venta de empresa. Con la donación y venta a Don Juan Pablo de todas las acciones de las sociedades BADALONA IMER S.A. e ISMA EGARA S.A., que pasaron a ser unipersonales, hasta entonces propiedad de Adrian ; la donación modal o retribuida de éste a aquél del local de la calle Alfambra 20; y la venta por parte de María Rosa a su hermano Juan Pablo del establecimiento de la calle Jordi Girona 4, el demandado adquirió todos los locales destinados a la restauración y, en suma, un único negocio, que ha de tomarse como tal, formen parte o no los locales de lo que comúnmente se conoce como una 'misma cadena'.

Como acertadamente destaca la sentencia de instancia, el elemento decisivo que acredita que la venta del negocio de restauración comprendió todos los elementos, también sus marcas, es la contraprestación dada por el adquirente Juan Pablo . Aun cuando la pensión vitalicia quedó vinculada formalmente a la donación modal del establecimiento de la calle Alfambra, único explotado a título personal por Adrian , en realidad esa pensión formó parte del precio total satisfecho por el demandado. El objeto de la donación fue valorado en la escritura en 489.740,24 euros, cuando es un hecho no controvertido que por la pensión mensual Don Juan Pablo había abonado hasta julio de 2009 a Don Adrian 1.554.364,88 euros.

En este contexto ha de atribuirse pleno valor probatorio a los informes periciales elaborados por Don Santos (documentos 138, 139 y 140 de la demanda), sobre valoración del negocio de restauración, coste de adquisición de la unidad de negocio y valoración de la pensión vitalicia. El perito valora en 3.649.528,19 euros la pensión vitalicia -actualmente supera los 21.000 euros mensuales-. Ello, unido al valor de las acciones donadas y el precio del negocio de la c/ Gran de Gracia 80, determina que el coste total de la adquisición para Don Juan Pablo (3.960.450,17 euros) sea coherente con la horquilla de valoración del negocio en su conjunto dada por el perito a partir de los fondos propios y de los estados financieros de las compañías (entre 2.941.060 euros y 3.809.417 euros).

Aun cuando en el escrito de impugnación se cuestionan esas valoraciones, sosteniendo que su valor es mayor, no obra en autos prueba alguna que avale semejante afirmación. También coincidimos con el juez a quoen su crítica a las conclusiones del perito Sr. Simón (documento uno de la contestación a la reconvención). En su dictamen no efectúa un análisis contable, sino que realiza una serie de consideraciones sobre cómo deben contabilizarse los derechos de marca y cómo debe hacerse constar el activo caso de procederse a su enajenación. El perito, en una labor más propia de juristas que de un experto contable, examina el contenido de las escrituras y los registros oficiales, concluyendo que no existen 'indicios' de que las partes hubieran tenido la intención de transmitir la marca y el rótulo del establecimiento.

SÉPTIMO.- En el escrito de impugnación la parte actora alega que el artículo 47 de la LM contempla la transmisión junto con la empresa en su totalidad de los signos distintivos, no que el accionista persona física venga obligado a ceder con la enajenación las marcas registradas a su favor. En este caso Don Adrian , titular registral de los signos distintivos, donó sus acciones de ISMA EGARA S.A. y BADALONA IMER S.A., así como el negocio de la calle Jordi Girona a su hijo Juan Pablo . No cabe, por tanto, entender que se transmitió una empresa y mucho menos unos signos distintivos propiedad del accionista.

Sin embargo, como venimos exponiendo, la transmisión del negocio de restauración, articulada en tres contratos formalizados en un único acto, ha de ser considerada como una única operación de venta de Adrian al adquirente Juan Pablo . Al margen de titularidades formales, fue Don Adrian quien se desprendió de la parte del negocio que no detentaba en favor de su hijo. Y fue Don Adrian quien percibió la contraprestación pactada, fundamentalmente la pensión vitalicia, que excedía con mucho del valor del establecimiento de la calle Jordi Girona 4. El hecho de que el donante se reservara en la escritura de donación de este establecimiento un derecho de adquisición preferente, caso de que se enajenara a un tercero, carece de cualquier relevancia a estos efectos.

Insiste la recurrente en destacar que las marcas no se incluyeron en el inventario de activos y en el balance de negocios en el momento de la transmisión, ni en la diligencia de subsanación, circunstancia que sólo pudo obedecer a la voluntad de las partes de excluirlas de la transmisión, tesis que no compartimos. El artículo 47 presume, salvo prueba en contrario, que la transmisión de la totalidad de la empresa conlleva también la transmisión de las marcas, aunque no se mencionen expresamente por los contratantes cuando se formaliza la enajenación. Y las circunstancias concurrentes, a las que nos hemos referido, permiten deducir que esa fue la voluntad de las partes.

La recurrente alega, por otro lado, que Don Adrian continúa abonando las tasas registrales, extremo que alega como un 'acto propio' que acreditaría que no operó la transmisión. Pues bien, al margen de no probar que, efectivamente, abone las tasas registrales, ello podría explicarse sin ninguna dificultad por el hecho de continuar figurando como titular formal en el Registro, por la escasa cuantía de las tasas y por el clima familiar y de convivencia que ha reinado entre las partes hasta el año 2007.

Por último la demandante considera que la ausencia de transmisión del rótulo del establecimiento 'FRANKFURT'S PEDRALBES es todavía más evidente, dado que el único local identificado con dicho rótulo, el de la c/ Jordi Girona 4.1º, fue enajenado por María Rosa , que no es titular registral. Sin embargo, como venimos sosteniendo, la venta de ese establecimiento no puede analizarse de forma aislada, dado que se enmarca en una operación global de venta de una empresa, en la que como transmitente intervino Don Adrian -titular del signo distintivo- y como adquirente Don Juan Pablo . Ese local fue formalmente donado por Adrian a su hija en el año 1992, si bien no se ha cuestionado que éste continuó con la explotación del negocio. Buena prueba de ello es que el rótulo del establecimiento fue solicitado en el año 1998 por Don Adrian . Por tanto dicho signo ha de entenderse que se enajenó con el conjunto de la empresa.

Por todo ello, debe confirmarse el pronunciamiento de la sentencia de instancia que declara que la marca mixta 1.615.105 'CASA VALLÉS FRANKFURTS' y el rótulo de establecimiento R 260.852 'FRANKFURT'S PEDRALBES' son propiedad del demandado María Rosa .

OCTAVO.- Confirmado que Juan Pablo es el propietario de las marcas, debe confirmarse también la desestimación de la acción de infracción de dichas marcas formulada por los demandantes, que se sustentaba, precisamente, en la titularidad registral de los signos 'CASA VALLÉS FRANKFURTS' y R 260.852 'FRANKFURT'S PEDRALBES' por parte de Adrian , así como la pretensión de nulidad del nombre de dominio 'frankfurtcalles.com'.

También debemos confirmar el pronunciamiento desestimatorio de la acción de infracción de las marcas 'LEO BOECK' e 'INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A.'. Esas marcas únicamente se localizaron en vehículos de reparto de las propias demandantes y en unas servilletas del local de la calle Gran de Gracia 84. Los empleados de los locales manifestaron que se les dio la orden de retirar las servilletas en cuestión y no se ha puesto en duda que, rota la relación de suministro, se ha eliminado cualquier referencia a esos signos en la página web y en los distintos elementos de los locales. Por tanto, tal y como sostiene el juez a quo,en uno de los locales se hizo un uso marginal y accesorio de aquellos signos, auspiciado por los lazos familiares y por la relación de suministro entre la empresa productora y la de restauración.

NOVENO.- Ese uso de las marcas LEO BOECK e INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A. en servilletas, vehículos y otros elementos, conjuntamente con las marcas CASA VALLÉS y FRANKFURT'S PEDRALBES, unido a otras circunstancias, como las referencias a la trayectoria personal y profesional de Don Adrian o al origen de los productos en la web de la demandada, y el listado de productos en la tabla de precios o en las cartas, considera la parte actora que infringe, además de la Ley de Marcas, los artículos 6 , 7 , 12 y 15 de la Ley de Competencia Desleal . Acotado en los fundamentos anteriores en qué consistió ese uso, meramente residual y accesorio, motivado por una convivencia familiar en armonía y una relación de suministro en exclusiva por el que los restaurantes adquirían sus productos de las demandantes, debemos confirmar el criterio del juez de instancia, que desestima íntegramente la acción de competencia desleal.

Basta añadir que el contenido de la web que se reproduce en el acta notarial acompañada como documento 29 es el previo a la ruptura total de las relaciones entre las partes. El 19 de diciembre de 2008 se modificó el archivo correspondiente, apareciendo la indicación 'FRANKFURT CASA VALLÉS en reconstrucción'. La página principal desde entonces no está operativa, como se indica en el informe del Consultor de Sistemas Don Valentín (documento 165 de la contestación a la reconvención), sin perjuicio de que, en un principio y de manera provisional, se pudiera acceder al contenido originario de la web a través de buscadores como Google y otros.

Dado que no se ha constatado infracción de la Ley de Marcas, tampoco se advierten actos de confusión ( artículo 6 de la LCD ) o de explotación de la reputación ajena (artículo 12), preceptos en los que la parte actora subsume ese mismo uso supuestamente no consentido de signos marcarios. La lista de productos, traída a colación por la recurrente (hamburguesa moruna, butifarra de bolets, bockswurts...) no dejan de ser productos muy comunes que se dispensan en multitud de locales como los de la parte demandada.

Por otro lado, rota la relación entre las partes, la demandada ha eliminado cualquier referencia a las empresas suministradoras o a la persona de su fundador, tampoco se advierte actos de engaño (artículo 7). En los locales explotados por las demandadas no se han difundido indicaciones incorrectas o falsas de sus productos o de sus servicios. Las alusiones a las suministradoras o al fundador, amén de venir referidas a un tercero, sólo se mantuvieron mientras permaneció vigente la relación de suministro. Y, por los mismos motivos, tampoco incurrió la demandada en publicidad engañosa ( artículo 3 de la LGP, en relación con el artículo 15 de la LCD ).

DÉCIMO.- Por último la parte actora insiste en el escrito de impugnación que la resolución del contrato de suministro operada por el demandado Juan Pablo en noviembre de 2008, llevada a cabo 'repentinamente, de forma injustificada y sin preaviso', constituye un acto contrario a la buena fe objetiva del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal , tesis que la sentencia de instancia rechaza. La apelante sostiene que ya a principios de 2008 los demandados contactaron con un nuevo proveedor y que dejaron impagadas algunas facturas, generando graves problemas económicos a INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS y a EMOBOTIS ELEBOECK, como paso previo a la rescisión.

Como es sabido, el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal (hoy artículo 4) reputa desleal 'todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe'. El Tribunal Supremo (sentencia de 15 de diciembre de 2008 -RJ 6676/2008-, que cita otras muchas) tiene sentado que el precepto comprende 'los actos realizados en el mercado (trascendencia externa) con fines concurrenciales (idóneos para promover o asegurar la difusión de las prestaciones propias o de un tercero) que, no estando tipificado, suponga una deslealtad por ser objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe objetiva, la cual actúa como un estándar o patrón de comportamiento justo y honrado reconocido en el tráfico a las circunstancias concretas, es decir, conforme a los valores de la honradez, lealtad y justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena( SS. 16 de junio de 2.000 ; 15 de junio de 2.001 ; 19 de febrero de 2.002 ; 14 de julio de 2.003 ; 21 de octubre de 2.005 ; 14 de marzo de 2.007 ). Se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no 'mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan la estructura competitiva del mercado o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado'( SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 )'.

La pretensión tampoco puede ser acogida. La actora aduce una resolución injustificada y sin el correspondiente preaviso de la relación de suministro, que operó el 8 de noviembre de 2008. Sin embargo y como muy bien señala la sentencia de instancia, la resolución tiene lugar cuando el conflicto familiar, iniciado con el cese de Juan Pablo como administrador de INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A. y EMBOTIS ELEBOECK S.A., se hallaba en su momento más álgido, al haber requerido las demandantes a los demandados de desalojo. Según se ha reseñado en el hecho octavo de la relación de hechos probados, el 20 de septiembre de 2007 INVERSIONES BERNAT S.A., como arrendadora, requirió a BADALONA IMER, ISMA EGARA y al propio Juan Pablo para que desalojaran los locales el 31 de diciembre de 2007, plazo que posteriormente se amplió hasta el mes de marzo de 2008 (documentos 143 a 153 de la demanda). Sólo el inicio de un procedimiento judicial por los arrendatarios, del que conoce el Juzgado de Primera Instancia 5 de Terrassa, ha evitado, de momento, que se hiciera efectivo el desalojo. No cabe, por tanto, hablar de resolución 'injustificada' y 'sin preaviso', cuando las propias demandantes previamente habían requerido a los demandados para que abandonaran los locales.

UNDÉCIMO.- Confirmada la íntegra desestimación de la demanda, resta por analizar el recurso de apelación interpuesto por Juan Pablo , ISMA EGARA S.A. y BADALONA IMER S.A. La parte demandada recurre, en primer lugar, que no se haya acogido la pretensión de nulidad de la marca nacional 2.835.947 'CASA VALLÉS FRANKFURT'S', solicitada por Don Adrian el 3 de julio de 2008 para distinguir carnes, pescados, embutidos y otros productos de las clase 29 y 30, así como de la marca nacional 2.855.355 'FRANKFURT'S PEDRALBES', solicitada por Don Adrian el 4 de diciembre de 2008. La primera es idéntica a la marca 1.615.105, registrada para servicios de restauración y la segunda es idéntica al rótulo de establecimiento R 260.852 'FRANKFURT'S PEDRALBES'. Como se ha expuesto, uno y otro fueron transferidos a Juan Pablo en septiembre de 2003, extremo reconocido en la sentencia de instancia y corroborado en esta de apelación.

La demandada reconviniente postula la nulidad, con carácter principal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51.1.b), por el que el registro de la marca 'podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'. Dicho precepto tiene su precedente inmediato en el artículo 3.2º de la Directiva de Marcas , en cuya virtud cualquier Estado miembro podrá prever que 'el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante'.

Esta Sala, en Sentencia de 16 de julio de 2008 (ROJ 8108/2008 ), analiza el precepto antes trascrito, señalando que 'la mala fe es un concepto jurídico indeterminado que convierte al art. 51.1.b) de la LM en una cláusula general de nulidad absoluta. La LM no define qué debe entenderse por mala fe a efectos de la solicitud del signo distintivo. Sin embargo, de conformidad con la doctrina científica, cabe definirla como una práctica desleal contraria al estándar de conducta comercial exigible a persona razonable y experimentada. La División de Anulación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en la Decisión de 20 de abril de 2004, asunto 'RABOLU', recogiendo la doctrina de la División, contenida en las Decisiones de 25 de octubre de 2000, 7 de septiembre de 2001, 11 de diciembre de 2001, 3 de mayo de 2001 y de 28 de marzo de 2000, afirma que 'el concepto es restrictivo. Mala fe es lo contrario a la buena fe. En general implica, entre otras cosas, un fraude real o potencial, una intención de engañar o de inducir a error a otros, o cualquier otro motivo perjudicial. Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una intención deshonesta'. Este concepto ha sido confirmado por la Sala de Recursos de la OAMI en la reciente Resolución de 21 de noviembre de

Pues bien, en contra del criterio seguido en la sentencia de instancia, entendemos que el pleno conocimiento por Don Adrian , en el momento de la solicitud, de que los signos distintivos pertenecían a su hijo, al habérselos transferido conjuntamente con la empresa de restauración, implica mala fe y, en consecuencia, que deba declararse la nulidad y cancelación de ambos registros.

Las marcas se registran, respectivamente, en julio y diciembre de 2008, en un momento de enfrentamiento enconado entre los miembros de la familia y sus empresas. La propia sentencia de instancia declara acreditado que las dos líneas de negocio -la de producción y distribución de embutidos, de un lado, y la de restauración, de otro- se identificaban con sus propios signos distintivos -INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS y LEO BOEK, la primera, y 'CASA VALLES FRANKFURT'S y FRANKFURT'S PEDRALBES, el negocio de restauración-. No se dio un uso indistinto y confusorio de las marcas, ni tan siquiera durante los años de convivencia pacífica entre las partes. El registro de signos, por tanto, ha de enmarcarse en ese contexto de grave enfrentamiento y mutuas acometidas.

Declarado en sentencia que Juan Pablo adquirió el dominio de los signos CASA VALLES FRANKFURT'S y FRANKFURT'S PEDRALBES, y condenada la demandada reconvenida a que cese en el uso de esos signos, no parece coherente mantener la titularidad registral de esas mismas marcas, que se adquirieron en el año 2008 con el propósito evidente de perjudicar al demandado y, en consecuencia, de mala fe.

Por todo ello, debe estimarse el recurso de apelación y declarar la nulidad del registro.

DECIMOCUARTO.- Restan por analizar dos aspectos de la acción de infracción ejercitada por la parte demandada vía reconvención. La sentencia de instancia -en concreto, el auto de complemento- estima la acción y condena a la parte actora a que cese en el uso ilícito de la marca mixta CASA VALLÉS FRANKFURTS. La parte actora admitió en la demanda que EMBOTITS ELEBOEK S.A. e INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A. utilizaban dicho signo, conjuntamente con la marca LEO BOECK, en las cajas de cartón utilizadas en la distribución, en los carteles publicitarios, en las notas y sobres corporativos, y en su página web. No cuestiona en su escrito de impugnación al recurso que exista identidad entre los signos, semejanza aplicativa y riesgo de confusión, a los efectos establecidos en el artículo 34 de la Ley de Marcas . Sin embargo, niega la infracción por entender que el uso estaba amparado en las marcas registradas a favor de Adrian . Por tanto, acogida la acción reivindicatoria de la marca 1.615.105 por la sentencia de instancia, marca que fue transferida a Juan Pablo , y declarada en esta sentencia la nulidad del registro de la marca 2.855.355, no cabe sino confirmar el pronunciamiento de cese en el uso de la marca CASA VALLÉS FRANKFURT'S por parte de las demandantes EMBOTITS ELEBOEK S.A. e INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A.

DECIMOQUINTO.- Por último, la demandada reconviniente recurre en apelación el que se haya desestimado la pretensión de condena al pago de los daños y perjuicios causados. En la reconvención solicitó, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el '30% de la cifra de negocio realizada por EMBOTITS ELEBOECK S.A. e INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A. desde el 8 de noviembre de 2008, después de cesar la relación de distribución con Juan Pablo , ISMA EGARA y BADALONA IMER, hasta el día que cese en el uso de los signos distintivos de las actoras de reconvención'. Anunciaba que, para cuantificar dicho importe, aportaría un dictamen pericial.

El auto de complemento de la sentencia rechaza la pretensión de daños y perjuicios 'a la vista de que es totalmente arbitrario establecer como cuantía el 30% de la cifra de negocio realizada, al no determinarse parámetro alguno que justifique ese porcentaje'.

En el recurso la demandada reconviniente alega que, acreditada la infracción del derecho de marca y sin necesidad de ninguna otra prueba, 'procedería automáticamente, como mínimo, la indemnización del 1% de la cifra de negocio del infractor', tal y como dispone el artículo 43.5º de la Ley de Marcas .

La actora se opone a tal pretensión, de un lado, por cuanto niega la infracción y, de otro, por entender, en línea con lo sostenido por el juez a quo,que el daño no estaba acreditado y que el 30% de la cifra de negocio es absolutamente desproporcionado y arbitrario.

DECIMOSEXTO.- Delimitados los términos del debate, ha de recordarse que el artículo 41 de la Ley de Marcas , en términos generales, atribuye al titular cuyo derecho de marca sea lesionado acción para reclamar por la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. El artículo 43 determina los criterios para el cálculo de la indemnización. En el apartado quinto, citado por la apelante para exigir, cuando menos, el 1% de lo facturado por las demandantes, se establece que 'el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.'

Interpretando dicho precepto, la STS de 9 de diciembre de 2010 (RJ 6388/2010) señala que 'bajo la Ley de Marcas de 1.988 el criterio predominante en la doctrina jurisprudencial en la materia era similar al que se seguía con carácter general en sede de indemnización de daños, de modo que la existencia y cuantía de los daños y perjuicios debía ser probada por el interesado, con posibilidad de aplicación puntual de la doctrina 'in re ipsa'. El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir 'en todo caso' la existencia de un daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados ( art. 43.5 LM ). Se trata de un canon mínimo que rige 'ope legis ', y se impone al infractor 'en todo caso y sin necesidad de prueba alguna'. La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina 'in re ipsa'.

El precepto claramente habla de 'en todo caso' y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.'

En definitiva, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta, deben acogerse los argumentos de la apelante. Carece de todo fundamento una indemnización equivalente al 30% de la cifra de negocio de las demandadas, porcentaje que se fija de forma arbitraria y sin sustento probatorio alguno. Por el contrario, el 1% de la facturación opera de forma automática, como indemnización mínima, dado que se no se ha acreditado mayor daño. El perito Santos cifra en 7.630.410,19 euros la cifra de negocios de EMBOTITS ELEBOECK hasta el 17 de febrero de 2010 y en 5.485.950 euros la de INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS, por lo que la primera debe ser condenada al pago de 76.304 euros y la segunda a 54.859 euros. Asimismo deben ser condenadas a la cantidad adicional que se determine en sentencia, de acuerdo con el mismo parámetro -el 1% de la cifra de negocios- desde aquella fecha hasta que cesen en el uso de la marca.

El que el uso de la marca estuviera amparado en un registro que posteriormente ha sido declarado nulo en ningún caso excluye el resarcimiento. La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2007 (ROJ 797/2007 ), que cita otras como la de 22 de septiembre de 1.999 y 23 de mayo de 1994, señala que son reclamables los daños y perjuicios cuando la nulidad de la marca ha sido declarada con fundamento en la mala fe del titular registral.

DECIMOSÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no es procedente imponer las costas de la apelación principal, al estimarse parcialmente el recurso, condenando a la parte actora al pago de las costas de la impugnación.

Fallo

Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 20 de diciembre de 2011 , y desestimar íntegramente la impugnación formulada por la parte actora. En consecuencia, revocamos parcialmente dicha sentencia y acordamos;

1º) Declarar la nulidad de la marca mixta núm. 2.835.947 'CASA VALLES FRANKFURTS' y la marca 2.855.355 'FRANKFURT'S PEDRALBES', ordenando la cancelación de los registros en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2º) Condenar a EMBOTITS ELEBOECK S.A. al pago de 76.304 euros, más la cantidad que se determine en ejecución de sentencia de conformidad con los parámetros que se determinan en el fundamento decimoséptimo.

3º) Condenar a INTERNACIONAL DE EMBUTIDOS S.A. al pago de 54.859 euros, más la cantidad que se determine en ejecución de sentencia de conformidad con los parámetros que se determinan en el fundamento decimoséptimo.

No se hace imposición de las costas de la apelación principal, condenando a la parte actora al pago de las costas procesales de la impugnación.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos

y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.