Sentencia Civil Nº 64/2011, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 391/2011 de 01 de Marzo de 2012

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE Y DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

C/Pardo Gimeno,43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: Juicio Ordinario núm 391/2011

Parte demandante:Pirelli& C SpA

Procurador: FRANCISCA CABALLERO CABALLERO

Abogado: FRANCISCO J. BEJAR GARCIA

Parte demandada: LICENSING PROJECTS SL

Procurador: DANILO ANGELINI

Abogado: OSCAR SANCHEZ RUBIRA y JOSEP CARBONELL CALLICO

SENTENCIA núm. 64/11

En Alicante, a 1 de Marzo de 2012

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 391/11 promovidos a instancia de Pirelli& C SpA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a.FRANCISCA CABALLERO CABALLERO y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. FRANCISCO J. BEJAR GARCIA contra LICENSING PROJECTS SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. DANILO ANGELINI y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a OSCAR SANCHEZ RUBIRA Y JOSEP CARBONELL CALLICO ,sobre infracción de marca comunitaria

Antecedentes

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que se acuerde 'Primero.- Declarar la imposibilidad de uso y explotación por parte de LICENSING PROJECTS S.L. de las marcas titularidad de PIRELLI & C. S.p.A., en concreto, la marca denominativa 'PIRELLI', marca logo y marca logo .

Segundo.- Condenar a la demandada como consecuencia de lo anterior:

1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.- A la cesación de los precitados actos de infracción marcaria, condenando, en concreto, a la compañía LICENSING PROJECTS, S.L.:

a) A cesar y abstenerse de toda utilización, directa o indirecta, actual o futura, de las marcas titularidad exclusiva de PIRELLI & C. S.p.A., en concreto, la marca denominativa 'PIRELLI' y las marcas logo y .

b) A cesar y abstenerse de toda actividad encaminada a crear una falsa apariencia de que LICENSING PROJECTS o cualquier empresa o persona relacionada ostenta cualquier derecho sobre las marcas titularidad exclusiva de PIRELLI & C. S.p.A.

3.- A la remoción de los efectos de la infracción marcaria condenando en particular a la compañía LICENSING PROJECTS, S.L. a la retirada del tráfico económico de todo elemento al que se le hayan aplicado las marcas titularidad de PIRELLI & C. S.p.A.

4.- A la destrucción de todo elemento al que se le haya aplicado las marcas titularidad de PIRELLI & C. S.p.A., a costa de la demandada, facilitando a tal fin al Juzgado el listado de las empresas o personas físicas a las que haya suministrado los referidos elementos, productos o materiales.

5.- A la destrucción, a costa de la demandada, de los 600 pares de zapatos retenidos por las autoridades aduaneras de Barcelona, conforme a lo previsto en el Reglamento CE 1383/2003, del Consejo, de 22 de julio de 2003, que incorporan las marcas titularidad de PIRELLI & C. S.p.A., y que se encuentran actualmente depositados en los almacenes de BOFILL & ARNÁN, S.A., en Avenida Portsd'Europa, 72-80, Zona de ActivitatsLogístiques, Z.A.L., 08040 Barcelona.

6.- A abonar a la actora las costas de la presente instancia.'

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 LEC , , con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y diferida la cuestión procesal de litispendencia y cosa juzgada a su resolución en auto aparte, se fijaron los hechos no controvertidos e interesada por las partes la práctica de las pruebas documental, testifical e interrogatorio, se acordaron las primeras, rechazándose las demás por innecesarias/impertinentes, y sin señalamiento de juicio, se concedió a las partes el plazo de 5 días para valoración por escrito de la prueba documental, que evacuaron en tiempo y forma , quedando los autos vistos para sentencia

Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación, ascendiendo a más 1030 y 300 el número de asuntos registrados y sentencias dictadas en 2011 y mas de 60 las sentencia dictadas en 2012 a fecha del dictado de la presente resolución

Fundamentos

Primero: Planteamiento

1. La mercantil italiana PIRELLI &C.S.p.A ( en adelante PIRELLI) ,en su condición de titular de las marcas comunitarias num 3733086, 319319 y 2242402 , que protegen, entre otros productos, prendas de vestir, calzado y sombrerería, con una línea de calzado de gran éxito y prestigio entre los consumidores, particularmente la conocida como línea PZERO, formula demanda frente a LICENSING PROJECTS, S.L. por considerar que la utilización sin su autorización de las marcas PIRELLI supone una vulneración de sus derechos marcarios, con invocación de los arts 3, 34,40 y 41 de la Ley española 17/2001, de Marcas

2. Expone, en síntesis, que LICENSING PROJECTS SL, con la que suscribió contrato de licencia el 18/12/2001, tras la resolución del mismo efectuada según carta de 13/4/2007, confirmada por laudo del Tribunal arbitral de Cámara de Comercio Internacional de Paris de 19/10/2009, se mantiene en el uso de las mismas, al pretender la explotación de la licencia de las marcas de PIRELLI a través de un tercer operador ( según aparece en la propuesta de convenio aprobada en el concurso de acreedores seguido respecto de la misma en el Juzgado Mercantil num 2 de Barcelona, pendiente de apelación) e importar 600 pares de zapatos procedentes de China con las marcas de PIRELLI, retenidos por las autoridades aduaneras

3. En la contestación a la demanda se solicita la absolución por los motivos, que en sucinta síntesis, son los siguientes: 1º) litispendencia : a) respecto del procedimiento seguido ante la Corte Arbitral de la Chambre de Commerce Internationale de Paris y b) respecto del procedimiento concursal instado ante el Juzgado Mercantil Nº 2 de Barcelona ; 2º) subsidiariamente, cosa juzgada si se considera que el laudo arbitral produce efectos de cosa juzgada ; 3º) la legitimación para usar las marcas PIRELLI hasta la fecha de terminación del contrato de licencia en marzo de 2013, ya que no prevé la rescisión unilateral por el licenciante ni existe resolución judicial ni arbitral con efectos en España que haya acordado la resolución contractual, con invocación del art 1256 CC , y jurisprudencia que lo interpreta y art 7 y 1091CC , sin que haya incumplimiento contractual de la demandada y 4º) la invalidez e inejecutabilidad en España del laudo dictado por la Corte Arbitral de la Chambre de Commerce Internationale de Paris

4. Las cuestiones procesales de litispendencia y subsidiariamente, de cosa juzgada han sido objeto de resolución en auto aparte, con arreglo al art 421.3 LEC , si bien devienen carentes de objeto en gran parte cuando el laudo dictado por la Corte Arbitral de la Chambre de Commerce Internationale de Paris ha sido anulado en fecha 17 de noviembre de 2011, por lo que no hay proceso pendiente, ni subsidiariamente resolución con fuerza de cosa juzgada, que de cobertura a las excepciones invocadas. Por igual razón sobrevenida carece de eficacia el submotivo 4º

Segundo.- El marco fáctico relevante

5. De la prueba aportada y de la fijación de hechos realizada en la audiencia previa hay que dejar constancia de los siguientes datos de relevancia:

i) la actora es titular de las marcas comunitarias num 3733086, 319319 y 2242402 denominativa PIRELLI y marca logo y marca logo que protegen, entre otros productos, prendas de vestir, calzado y sombrerería

ii) dichas marcas protegen una línea de calzado de gran éxito y prestigio entre los consumidores, particularmente la conocida como línea PZERO

iii) el 18/12/2001 suscribieron un acuerdo de licencia, con modificaciones en 2005 (doc nº 5-6 y bis)

iv) dicho contrato fue resuelto por PIRELLI según carta de resolución de 13/4/2007 dirigida a la demandada ( doc nº 7-7bis) al amparo de lo previsto en la cláusulas 26 y 28 del contrato por incumplimientos graves de la licenciataria

v) Dicha resolución contractual no fue aceptada por la licenciataria, e instado proceso arbitral por PIRELLI por laudo del Tribunal arbitral de Cámara de Comercio Internacional de Paris de 19/10/2009-doc num 8-8bis- fue declarada procedente la resolución por incumplimientos contractuales; laudo que fue anulado por resolución judicial de 17 de noviembre de 2011 (aportada en audiencia previa) por defectos procesales

vi) LICENSING PROJECTS SL ha sido declarada en concurso de acreedores por el JM num 2 de Barcelona por auto de 11 de julio de 2007 (autos 355/2007) en el que se ha aprobado convenio basado en la explotación de la licencia de las marcas de PIRELLI a través de un tercer operador, pendiente de apelación ( doc nº 9, 17,18 y 19)

En dicho concurso ha sido reconocida como acreedora PIRELLI por importe de 1.393.000€ por royalties impagados (admitido)

vii) LICENSING PROJECTS SL ha importado 600 pares de zapatos procedentes de China con las marcas de PIRELLI, comunicada el 25/5/2001 por autoridades aduaneras, con retención de la misma -docnum 20 a 24

viii) La Admon Concursal en el concurso citado expone que durante el concurso LICENSIGN PROJECTS ha realizado operaciones de comercialización de zapatillas con las marcas objeto de esta litis contraviniendo lo acodado por el Juzgado mercantil y sin la intervención preceptiva de la AdmónConcusal lo que ha agravado la insolvencia en 208.954,93€ (folios 44 a 47 del escrito de calificación aportado en la audiencia previa)

Tercero.- La infracción marcaria

6. Con arreglo al art 9. 1 a) en relación con el art 9.2 del Reglamento Comunitario (CE) Num 207/2009, de marca comunitaria (en adelante RMC, con idéntico contenido a la anterior versión del Reglamento 40/2009), que sorprendentemente no se citan por la actora sino los correlativos de la Ley de Marca española, que no son los directamente aplicables, el titular de la marca está ' habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico.... de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada'

7. Aquí no se discute la doble identidad de signo y aplicativa sino si el uso que hace la demandada del signo es legitimo por estar autorizado

8. Según la tesis de la demandante, no hay consentimiento porque procedió en 2007 a comunicar a la demandada la resolución de pleno derecho del contrato de licencia de las marcas PIRELLI antes indicadas suscrito en 2001.En cambio, para la demandada está legitimada para usar las marcas PIRELLI hasta la fecha de terminación del contrato de licencia en marzo de 2013, ya que no existe resolución judicial ni arbitral con efectos en España que haya acordado la resolución del contrato

9. El que después de planteada la demanda se haya anulado el laudo del tribunal arbitral de Paris no implica alteración de la causa de pedir, como denuncia la demandada en la audiencia previa y en sus alegaciones, pues este procedimiento nunca ha tenido por objeto la ejecución de ese laudo sino determinar si hay infracción marcaria por ausencia de consentimiento porque el licenciante lo ha revocado

10. Frente a la tesis de la demandada, su comportamiento sí constituye una vulneración del derecho de exclusiva del titular de las marcas comunitarias consagrado en el art 9 del Reglamento al realizarse sin autorización del titular marcario, pues el que el uso fuese lícito en su día (como derivado del contrato de licencia) no significa que se mantenga esa licitud tras el requerimiento resolutorio, pues desde entonces queda claro que no hay autorización, y sin ésta el uso es ilegítimo, al margen de las consecuencias que en el orden contractual pudieran derivarse en caso de que la resolución de dicho contrato no sea ajustada. Y ello es así por varias razones:

11. En primer lugar, la existencia de plazo de duración hasta 2013 no significa que no puede activarse el mecanismo resolutorio unilateralmente. Si concurre incumplimiento por una de las partes, la otra puede (cláusula 28) poner fin a la relación contractual, previendo el contrato tal posibilidad 'con efecto inmediato 'mediante la comunicación escrita al licenciatario, reiterando la cláusula 29 el cese 'inmediato ' en el uso de la marca, que da apoyo a la tesis de la actora

12.En segundo lugar, y aunque el contrato se rige por el derecho italiano, ninguna de las partes acredita su contenido y vigencia ( art 281.2LEC ) por lo que acudiendo al ordenamiento patrio, como enseña la jurisprudencia, la resolución contractual -modalidad de ineficacia por causa sobrevenida- se produce por el mero ejercicio de la facultad resolutoria, operando sus efectos desde entonces, sin que sea necesaria una declaración judicial específica que reconozca o constituya tal efecto, pues la resolución es acto del contratante (SS. de 17 de enero de 1986 y 4 de abril de 1990). En caso de que la otra parte del contrato se oponga o la impugne sí será preciso acudir a los Tribunales para obtener el reconocimiento del derecho, es decir, para que se declare si el ejercicio de la facultad resolutoria es o no conforme al ordenamiento jurídico (si la resolución ha sido bien hecha o si ha de tenerse por indebidamente utilizada; SS. de 28 de febrero de 1989 , 4 de abril de 1990, 30 de marzo de 1992 , 15 de febrero de 1993 , 20 de octubre de 1994 , 29 de diciembre de 1995 , 17 de febrero y 28 de marzo de 1996 y 29 de abril de 1998 entre otras), aunque la resolución que se acoja, en su caso, es simple proclamación de la ya operada (SS. de 14 de junio de 1988 y 4 de abril de 1990).

13. En tercer lugar, la naturaleza 'intuituspersonae' del contrato de licencia, según doctrina y jurisprudencia pacífica (entre otras Sentencia del Tribunal de Marcas de 8 de septiembre de 2010) y la naturaleza inmaterial del objeto sobre el que recae, que concentra el goodwil, justifica que la revocación del consentimiento de uso produzca efectos inmediatos, pues mantener, sin más, el derecho a su utilización por terceros contra la voluntad del titular hasta la decisión judicial sobre la procedencia de la resolución extrajudicial (normalmente durante un tiempo relativamente largo), puede conllevar daños irreparables para la imagen y reputación de la marca licenciada, sobre todo en el caso presente cuando se reconoce que se trata de productos con un alto estándar de calidad y prestigio, sin que conste control alguno del licenciante sobre la actuación de la licenciataria ,que inclusive no parece haber siquiera observado los límites en su actuación derivadas de su situación concursal, según expone la Admón concursal

14. En cuarto lugar, en este sentido parece apuntar el art 22 RMC que permite al titular de la marca ejercitar las acciones derivadas de la marca frente a incumplimientos del contrato de licencia, sin que establezca como requisito previo la resolución de dicho contrato, compatibilizando la infracción de marca con la infracción contractual

15. Por ultimo, este es el parecer del Tribunal español de marcas de 23 de octubre de 2008 (asunto DAF contra Talleres Sureste Automoción) según el cual 'Desde el momento en que el titular de la marca comunitaria ha manifestado, explícita y manifiestamente, su prohibición de uso por parte de la demandada, este uso deviene, en principio, ilegítimo. El derecho absoluto del titular lo faculta para ello. Cosa distinta es que, existiendo entre las partes una relación que facultara a una de ellas a usar de la marca comunitaria ajena (que no es el caso que nos ocupa, pues el contrato del que nacería el derecho a usarla no se ha concertado), el titular, incorrectamente, negara ese uso a la otra., piénsese por ejemplo en el caso de una licencia. En tal situación, nacería un derecho del licenciatario a percibir la indemnización de los daños y perjuicios que la arbitraria decisión del titular le ocasionara; pero no estaría facultado para usar de la marca, contra la decisión de su titular'

16. Consideraciones aquí aplicables, pues aunque en el caso DAF no había contrato de licencia resuelto por el licenciante, el Tribunal se encarga de exponer cuál es su parecer en el caso de licencia, de manera que en el conflicto de intereses entre licenciante (que pretende impedir el uso de la marca) y licenciatario ( que pretende seguir usándola) debe primar desde el punto de vista marcario el primero porque así lo impone la necesidad de protección de ese intangible, susceptible de menoscabo por un uso inadecuado, sin perjuicio, por supuesto, de que si se declarara judicialmente la improcedencia de la resolución contractual, la privación sin causa del uso de la marca generará un derecho del licenciatario a percibir la indemnización de los daños y perjuicios causados En este sentido, y en contratos de concesión es doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1996 , 18 de julio de 1997 y 12 de junio de 1999 ) la que permite la aplicación de la norma del artículo 1101 del Código Civil cuando se ha producido la resolución unilateral por parte de la concedente de manera que resulte arbitraria y con daño para la otra parte, por no haber incurrido la concesionaria en incumplimiento contractual

17. Por tanto, no hay quiebra del art 1256CC invocado, pudiendo apuntar además que ante una actuación arbitraria del licenciante, el licenciatario siempre puede reaccionar pidiendo judicialmente el cumplimiento del contrato (en nuestro derecho via art 1124 CC ), con la tutela cautelar procedente en su caso, sin que conste debidamente instada en el supuesto que nos ocupa

18. No desdice lo anterior la anulación del laudo, pues la resolución judicial no se pronuncia sobre la improcedencia de la resolución extrajudicial por inexistencia de los graves incumplimientos contractuales denunciados, sino que se deja sin efecto por cuestiones procedimentales, quedando imprejuzgada la controversia

19. Por último, no puede afirmarse como abusiva ( art 7CC ) la actuación de PIERELLI cuando ejercita un derecho conferido por el ordenamiento jurídico ante una actuación que violentan sus marcas al prender la demanda su uso para productos sin ningún mecanismo de control por parte de aquélla, y aunque no es objeto de este litigio determinar la procedencia de la resolución contractual , lo que no parece es que se pueda tildar como arbitraria su voluntad resolutoria para 'eliminar ' a la demandad del mercado cuando consta reconocido como adeudado en el concurso de esta última más de 1.300.000 € en concepto de royaties

Quinto.- Las consecuencias derivadas de la infracción marcaria

20. Las consecuencias derivadas de la infracción de la marca comunitaria se contemplan en el artículo 101 y 102 RMC ( anteriores art 98 y 99) a completar en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional ( articulos 41 y ss de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas )

21. A la vista de dicha regulación son procedentes las pretensiones declarativas, de cesación, de abstención, remoción y destrucción interesadas, si bien limitadas a las marcas objeto de este procedimiento arriba identificadas, sin que sea válida la referencia genérica a las marcas de la actora, y ello al no haber alegado la demandada que el material afectado por la remoción y destrucción sea anterior a la comunicación de la resolución

Sexto.- Costas

22.Las costas causadas se imponen a la parte demandada ( art.394 LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por Pirelli& C SpA contra LICENSING PROJECTS SL debo:

1º) Declarar la imposibilidad de uso y explotación por parte de LICENSING PROJECTS S.L. de las marcas titularidad de PIRELLI & C. S.p.A., denominativa 'PIRELLI', marca logo y marca logo .

2º) Condenar a la demandada :

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar y abstenerse de toda utilización, directa o indirecta, actual o futura, de las marcas titularidad exclusiva de PIRELLI & C. S.p.A denominativa 'PIRELLI' y las marcas logo y .

- A cesar y abstenerse de toda actividad como entidad autorizada para el uso y explotación de las marcas de PIRELLI.

- A retirar del tráfico económico todo elemento al que se le hayan aplicado las marcas titularidad de PIRELLI & C. S.p.A.

- A destruir todo elemento al que se le haya aplicado las marcas indicadas

- A destruir los 600 pares de zapatos retenidos por las autoridades aduaneras de Barcelona que incorporan las marcas titularidad de PIRELLI & C. S.p.A.

La destrucción se realiza con sujeción a las normas administrativas de destrucción de residuos, con 10 días preaviso a la actora y en defecto de acuerdo de las partes, con constancia notarial

Las costas causadas se imponen a la demandada

Remítase copia de esta resolución al proceso concursal seguido contra la demandada ante el Juzgado Mercantil num 2 de Barcelona a los efectos de su conocimiento por los interesados en el mismo

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto 'pago recurso de apelación', sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso ( artículos 6_0483art>451 y 6_0484art>452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe