Sentencia Civil Nº 641/2010, Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4, Rec 149/2010 de 30 de Julio de 2010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 4ª

BARROETA ALDAMAR 10 3ªplanta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016665

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.04.2-09/010238

R.apela.merca.L2 149/10

O.Judicial Origen: Jdo. de lo Mercantil nº 2 (Bilbao)

Autos de Pro.ordinario L2 234/09

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Recurrente: CAD TECH IBERICA S.A , CT INGENIEROS AERONATICOS AUTOMOCION E INDUSTRIALES S.L. y CADETCH INGENIEROS DE EUSKADI S.L.

Procurador/a: JAIME VILLAVERDE FERREIRO, JAIME VILLAVERDE FERREIRO y JAIME VILLAVERDE FERREIRO

Recurrido: Sixto , Luis Alberto , Alexander , Carlos y RDT

INGENIEROS BILBAO S.L.

Procurador/a: OIHANA PEREZ VALCARCEL, OIHANA PEREZ VALCARCEL, OIHANA PEREZ VALCARCEL, OIHANA PEREZ VALCARCEL y OIHANA PEREZ

VALCARCEL

SENTENCIA Nº 641/10

ILMOS. SRES.

Dña. ANA BELEN IRACHETA UNDAGOITIA

D. IGNACIO OLASO AZPIROZ

Dña. REYES CASTRESANA GARCIA

En Bilbao, a treinta de julio de dos mil diez.

Visto en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, integrada por los Ilmos. Srs. Magistrados reseñados, el procedimiento ORDINARIO Nº 234/09, procedente del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BILBAO, y seguido entre: como parte apelante, los demandantes CAD TECH IBERICA S.A , CT INGENIEROS AERONATICOS AUTOMOCION E INDUSTRIALES S.L. y CADETCH INGENIEROS DE EUSKADI S.L., representados por el Procurador Sr. Villaverde Ferreiro y dirigidos por el Letrado D. Antonio Cueto García; y como parte apelada, que se opone al recurso, los demandados RDT. INGENIEROS BILBAO S.L., representado por la Procuradora Sra. Pérez Valcarcel y dirigido por el Letrado Sr. Carlos Suárez González, D. Alexander , representado por la Procuradora Sra. Pérez Valcarcel y dirigido por el Letrado D. Javier Irureta Fonseca, y D. Sixto , D. Luis Alberto y D. Carlos , representados por la Procuradora Sra. Pérez Valcarcel y dirigidos por el Letrado Sr. Enriquqe Pablo Domínguez Suárez.

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia de instancia de fecha 27 de octubre de 2009 es de tenor literal siguiente:

"FALLO: 1.- DESESTIMAR la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. JAIME VILLAVERDE FERREIRO, en nombre y representación de CADTECH IBERICA S.A., CADTECH INGENIEROS DE EUSKADI S.L. y C.T. INGENIEROS AERONÁUTICOS, AUTOMOCIÓN E INDUSTRIALES S.L. frente a RDT INGENIEROS BILBAO S.L., D. Alexander , D. Luis Alberto , D. Sixto y D. Carlos

2.- SE CONDENA a las demandantes al pago de las costas."

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandante se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº 149/10 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votación y fallo.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada D.ª ANA BELEN IRACHETA UNDAGOITIA.

Fundamentos

PRIMERO.- Las actoras, Cad Tech Ibérica SA, Cad Tech Ingenieros de Euskadi SL. y CT Ingenieros Aeronáuticos e Industriales SL, ejercitan acciones acumuladas de competencia desleal, por infracción de los arts. 5, 6, 11.2, 12, 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal , y de nulidad de marca, con fundamento en el art. 52.1 con relación al art. 6 del mismo cuerpo legal, respecto a la marca mixta nº 2.734.769 , contra RDT Ingenieros Bilbao SL, D. Alexander , D. Luis Alberto , D. Sixto y D. Carlos , con la pretensión de que se condene a los demandados a cesar en la realización de actos que se declaren como constitutivos de competencia desleal, prohibiéndose su reiteración; a la devolución de los documentos, archivos e información en soporte físico o electrónico y software del que se apropiaron antes de la finalización de la relación laboral; a la remoción de los efectos de los actos desleales mediante la remisión de comunicaciones a los clientes proveedores y organismos que detalla; a indemnizar solidariamente a las actoras la suma de 892.686 euros por los daños y perjuicios causados; a la publicación de la sentencia en dos diarios, uno de tirada nacional y otro local, a elección de los demandantes a su costa, y, a la sociedad RDT Ingenieros, a la anulación de la marca española nº 2.734.769 RDT Ingenieros, con publicación de la cancelación en Boletín Oficial de la Propiedad Industrial; a la cesación y renuncia de a los nombres de dominio de Internet rdingenieros.com y rdtingenieros.net, titularidad de RDT Ingenieros Bilbao SL; a retirar de la pagina web cualquier mención que sea contraria a las condenas que se establezcan en la sentencia y a las costas. La sentencia de instancia desestima la demanda al considerar prescrita la acción de competencia desleal y la de nulidad de marca, por no apreciar mala fe en los demandados ni riesgo de confusión, y, frente a la misma, se alzan las demandantes que postulan la revocación de la sentencia de instancia y el dictado de otra en su lugar que estime íntegramente la demanda, alegando la interrupción de la prescripción de la acción de competencia desleal, mediante la formulación de denuncia por los mismos hechos y subsiguiente seguimiento de procedimiento penal, e insistiendo en el riego de confusión existente entre la marca de la actora "CT Ingenieros" y la solicitada y concedida ulteriormente a los demandados "RDT Ingenieros" por la semejanza fonética existente entre ambas y la similitud de los productos que identifican y en la existencia de mala fe en los demandados.

SEGUNDO.- La primera cuestión que se analizará en el recurso recurso es la referente a la prescripción de la acción de competencia desleal, en concreto, si ha transcurrido o no el plazo de prescripción establecido en el art. 21 LCD y, en su caso, si se ha producido interrupción del plazo prescriptivo mediante la interposición de denuncia penal.

Del relato de hechos que se contiene en la demanda que, en síntesis, atribuye a los demandados la realización de diversas gestiones para la constitución de la mercantil RDT Ingenieros Bilbao SL y RDT Engineers SL., así como copias de programas, de información confidencial y de ficheros y captación de clientela y de trabajadores de las demandantes mientras trabajaba en las actoras, resulta que las diversas actuaciones en las que se enmarcan los comportamientos que la parte demandante consideran constitutivos de competencia desleal se habrían inciado en mayo de 2006 con los actos preparatorios para con la constitución de las sociedades Vivalta SL, a la que posteriormente se denominó RDT Ingenieros Bilbao SL, y Alternativas de Negocio 21 SL y habría finalizado en el mes de noviembre de 2006 (copiado de programas y archivos informaticos) y, como fecha mas tardía en enero 2007, con la suscripción de contratos de soporte o asistencia técnica para programas que comercializaban las demandantes con las empresas Matrici, Scdad Cooperativa, Dyfa, Estampaciones Bizcaya SA, Molleretch SA y Estampaciones Metalicas Egui SA, hasta entonces clientes de la parte actora demandantes.

El art. 21 Ley de Competencia Desleal 3/1991 de 10 Enero , dispone que " las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en el que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y en cualquier caso, por el trascurso de tres años desde el momento de la realización del acto. Y el inciso último, en la nueva redacción del precepto conforme a la reforma operada por Ley 29/2009 de 30 Diciembre , en vigor desde fecha posterior a la de dictado de la sentencia recurrida, establece que "... en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de finalización de la conducta".

En el caso, los demandantes tenían conocimiento, al menos desde el mes de noviembre del 2006, de la identidad de las personas que realizaron los actos concurrenciales ilícitos, según resulta de las manifestaciones que realizó D. Victorino en la denuncia que formuló contra los demandados ante la Policia Nacional, que obra unida a los autos por testimonio ,y las distintas actuaciones convergentes en el proceder calificado como competencia desleal habrían finalizado en aquel mes o, en el supuesto más favorable para la actora, en enero 2007 con la suscripción de los contratos de mantenimiento de programas con los clientes antes de la actora que se relacionan en la demanda y la demanda se presentó el 23 de marzo de 2009, cuando había transcurrido en exceso el plazo de un año desde que la acción pudo ser ejercitada.

Y como la actora sostiene que el plazo prescriptivo de un año que establece el art. 21 se interrumpió por la presentación de la denuncia penal a la que se ha hecho referencia, debe examinarse si las actuaciones llevadas a cabo en la jurisdicción penal tienen virtualidad interruptiva de la prescripción.

Respecto a la interrupción de la prescripción, la STS 11 de febrero de 2009 cuyo FD Segundo trascribe la sentencia apelada, señala que "la interrupción por la interposición de un procedimiento criminal tiene lugar cuando los hechos que afectan a ambas procedimientos son presupuesto uno del otro o bien cuando la cuestión penal tiene que ser enjuiciada antes que la civil (..).La interrupción de la prescripción no tiene lugar automáticamente por la mera existencia de un procedimiento penal, sino que se requiere que verse sobre el hecho presuntamente delictivo y que la calificación sea indispensable para el procedimiento civil. En consecuencia, se exige que se produzca una identidad de procesos sobre el mismo hecho, por lo que no tiene sentido seguir con un proceso civil que puede acabar con una sentencia coincidente o contradictoria y es por ello que se interrumpe la prescripción."

Pues bien, en el caso, como explica la sentencia apelada, en la denuncia que formuló D. Victorino en virtud de la cual se incoaron las Diligencias Previas nº 11/2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de los de Bilbao, se imputa a los denunciados un delito de administración desleal del art. 295 CP que dice la denuncia ha consistido en la gestión desleal de la empresa y en una disposición fraudulenta de sus bienes...ya que los denunciados... realizaron copias masivas de información privilegiada de las compañias..., un delito de estafa del art.248.2 CP ... ya que los denunciados de forma consciente y a través de dispositivos USB portátiles...efectuaron copias masivas de información reservada y confidencial de CAD TECH Ingenieros de Euskadi SL y CT Ingenieros AAI que están utilizando en la nueva empresa que han creado y de un delito contra la propiedad intelectual del art. 270 CP (...). En cualquier caso se trataría de propiedad intelectual licenciada a mi representada para uso interno o externo para clientes para la cual los denunciados carecen de licencia de uso.

Así, por más que en la denuncia penal se hiciera un relato extenso del acontecer que culminó con la puesta en funcionamiento por los denunciados de la empresa que tiene como objeto la prestación de servicios semejantes a los que prestan las mercantiles demandantes que comprenda buena parte de los que se relatan en la demanda, la esencia de la imputación en el procedimiento penal de los distintos delitos esta constituida por el copiado masivo de programas de los que son licenciatarias las denunciantes y de sus archivos informáticos sin su autorización, núcleo fáctico de los delitos que se imputan y la realidad de tales hechos no es presupuesto para el ejercicio de la acción de competencia desleal ni el enjuiciamiento de tal conducta es indispensable para la decisión del procedimiento civil.

Por tanto, no es de apreciar interrupción del plazo prescriptivo por la formulación de la denuncia penal.

TERCERO.- Como único argumento para apoyar la pretensión de nulidad de la marca de los demandados por mala fe prevista en el art. 51.1 B) Ley de Marcas se reitera en el recurso que la licienciataria de la marca RDT Ingenieros Bilbao conocía la existencia de la marca CT Ingenieros de la que es licienciatiaria Cad tech Iberica SA cuando solicitó la licencia cuestionada.

La Ley de Marcas dispone que el registro de la marca podrá declararse nulo cuando el presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe, pero no contiene un definición de la mala fe con relación a la solicitud de determinada marca.

La SAP de Madrid 19 de febrero de 2010 dice que para aproximarnos al concepto de mala fe a los efectos de la solicitud de signos distintivos "puede seguirse el ofrecido por la jurisprudencia con relación a la Ley de Marcas de 1988 , al analizar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad relativa de las marcas solicitadas de mala fe . Dicha jurisprudencia entendía referida esta expresión legal: "1) Tanto a la mala fe subjetiva, teñida de elementos psicológicos, que en materia de signos distintivos debemos entender en el sentido de consciencia o ignorancia no excusable de la irregularidad de la solicitud, ., bien que la inexcusabilidad nos remite a un criterio objetivo. 2) Como a la mala fe objetiva o actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas" ( sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1999 ).

En el mismo sentido, la doctrina hace referencia tanto a la mala fe subjetiva como la objetiva, lo que se contrapone a la buena fe, entendiendo por buena fe subjetiva el desconocimiento no negligente de la existencia de vicios o irregularidades en la solicitud de registro por parte del solicitante. Por su parte, la buena fe objetiva consistiría en la observancia por el solicitante de una conducta formal y materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente.

También se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate.

Más recientemente el Tribunal Supremo (sentencia de 25 de enero de 2007 ) se inclina por la buena fe subjetiva cuando señala: "La buena o mala fe que contempla el art. 48.2 de la Ley de Marcas de 1988 corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el conocimiento o desconocimiento modalizado de una situación. La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza."

Por su parte, SAP Alicante, Sección Octava, de 4 de febrero de 2009 señala que... "la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume". La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil . El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras, en sentencia de 23 de mayo de 1994 , que "no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas". La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas anteriores al momento de la solicitud."

En el caso, se pretende deducir la existencia de mala fe del solo dato del conocimiento por los demandados del registro anterior de la marca de la demandante Cad Tech Iberica SA que se aduce que es similar, pero éste solo dato es insuficiente para apreciar la existencia de mala fe.

Y con relación a la acción de nulidad ejercitada con base en la disposición contenida en el art 52.1 con relación al art. 6 b), se reitera en el recurso que existe riesgo de confusión entre la marca nacional denominativa nº 2734769 "CT Ingenieros" de la que es licenciataria Cad Tech Iberica SA y la marca nacional compleja mixta nº 2594024, de la que es licenciataria la demandada, por la semejanza fonética de los términos de una y otra y por la similitud de los productos que se ofrecen bajo una y otra, productos de la clase 42 del nomenclator.

La reciente STS 30 de marzo de 2009 , que recoge la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y otras anteriores del Tribunal Supremo, dice que "la determinación de los criterios que permiten afirmar la existencia del riesgo de confusión es afrontada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde una perspectiva comunitaria, a la luz de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 . La sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999 - C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 - señala que, a los efectos del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE , el riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; y que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance" .

Y como pautas que merecen destacarse sobre el particular indica que 1) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1997 , C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport , 22 , y de 22 de junio de 1999 , C-342/97 , 18 ¿ 2) La similitud, gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe enjuiciarse tomando en consideración la impresión de conjunto producida en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1997, C-251/95 , 23. ¿ ) Si el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, cuando ésta no goza de especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión - sentencias de 11 de noviembre de 1997 , C-251/95 , 23 y 25 , y de 22 de junio de 1999 , C-342/97 , 20-. 4)Existe una interdependencia entre la similitud de las marcas y la similitud de los productos o servicios con ellas identificados, de modo que un bajo grado de similitud entre éstos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre aquellas - sentencia de 22 de junio de 1999, C-342/97 , 19 ¿

Conforme a los criterios que se han expuesto el juicio de confundibilidad que realiza la resolución, que concluye con la inexistencia de riesgo de confusión debe ser mantenido, pues ciertamente existen notables diferencias fonéticas entre "CDT" y "RT" y se señala que, como advierte la sentencia apelada, el término "Ingenieros" no puede tomarse en consideración a efectos de comparación pues es un genérico no susceptible de apropiación, el sector al que se dirige el producto empresas altamente especializadas y cualificadas, es perfecto conocedor de las distintas empresas que operan en el mercado ofreciendo los servicios de la clase de los que prestan las actoras y la demandada, que si bien están incluidos en la misma clase -42 del nomenclator- no son idénticos y el mercado potencial es de dimensiones muy limitadas, a lo que cabe añadir que una de las marca enfrentadas es denominativa, la de CAT TECH Iberica , mientras que la de la demanda es compleja mixtas y que la grafía y diseño de la de la demandada no guarda ninguna semejanza visual con la representación que realiza la demandante de su marca denominativa, así en la marca nº 2594024, de RDT Ingenieros Bilbao SL las letras RDT destacan en sobremanera sobre el termino "Ingenieros" y encima de cada letra hay un punto de dimensión proporcional a la de las letras y es monocromática, mientras que en la marca nº 2734769 de la que es licenciataria CAD TECH Iberica las letras CT se representan con un trazo tal que requieren para su identificación un gran esfuerzo imaginativo y es de dos colores.

Así, ponderados los distintos factores concurrentes no se aprecia riesgo de confusión.

QUINTO.- Dado que lo expuesto y razonado comporta la desestimación del recurso, en aplicación de lo dispuesto en el art.398 LEC se imponen a la recurrente las costas causadas en esta instancia

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey,

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Villaverde Ferreiro, en representación de CAD TECH IBERICA S.A , CT INGENIEROS AERONATICOS AUTOMOCION E INDUSTRIALES S.L. y CADETCH INGENIEROS DE EUSKADI S.L., contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, en los Autos nº 234/09, de los que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada con imposición al recurrente de las costas causadas en esta instancia.

Modo de impugnación: mediante recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículos 477 y 479 de la LECn ).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación (artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn).

Para interponer los recursos será necesario la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número 4704 0000 00 0149 10. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al preparar los recursos (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente el día 2 de septiembre de 2010, de lo que yo la Secretario Judicial certifico.