Sentencia CIVIL Nº 650/2019, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1940/2018 de 20 de Mayo de 2019

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001940/2018
RF
SENTENCIA NÚM.: 650/19
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA
DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN
En Valencia a veinte de mayo de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo.
Sr. Magistrado DON/ DOÑA LUIS SELLER ROCA DE TOGORES, el presente rollo de apelación número
001940/2018, dimanante de los autos de , promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE
VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a GLOBAL NEW COSMETIC SL, representado por el
Procurador de los Tribunales don/ña SUSANA ALABAU CALABUIG, y de otra, como apelados a NUEVAS
INICIATIVAS COMERCIALES B&S SL representado por el Procurador de los Tribunales don/ña JOSE
LUIS MEDINA GIL, en virtud del recurso de apelación interpuesto por GLOBAL NEW COSMETIC SL.

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 30/5/18 , contiene el siguiente FALLO: 'Que estimando como estimo parcialmente la demanda promovida por el Procurador Sr. Medina Gil en la representación que ostenta de su mandante NUEVAS INICIATIVAS COMERCIALES B&S S.L. contra la entidad GLOBAL NEW COSMETIC S.L., se efectúan los siguientes pronunciamientos: 1.- Se acuerda la cesación en la utilización del diseño industrial num. 0524541 de la OEPM que es titularidad de NUEVAS INICIATIVAS COMERCIALES B&S S.L., por parte de la demandada.

2.- Se condena a la parte demandada a proceder a la destrucción de los stands que incorporan el diseño industrial num. 0524541 de la OEPM de los que hasta el momento se conocen dos, el diseñado para el Centro Comercial Plenilunio y después instalado en el Centro Comercial Islazul, y el diseñado para el Centro Comercial La Gavia.

3.- Se condena a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de TREINTA MIL (30.000.- euros) en concepto de indemnización de daños y perjuicios, con más los intereses legales de la misma.

4.- Se condena a la parte demandada a la publicación, en extracto, de la presente sentencia en los diarios EL PAIS y EL MUNDO.

5.- Todo ello con imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.'

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por GLOBAL NEW COSMETIC SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .-Por la representación procesal de GLOBAL NEW COSMETIC S.L. se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 1 de Valencia en 30 de mayo de 2018 , por la que se estima parcialmente la demanda dirigida contra ella por la mercantil NUEVAS INICIATIVAS COMERCIALES B&S S.L., por infracción de su diseño industrial registrado con el Nº 0524541; ordena el cese de uso de tal diseño por la demandada, condena a la destrucción de los stands que lo incorporan y a abonar 30.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Publicación de extracto de la sentencia y condena en costas.

Se alza la entidad condenada, después de haber solicitado aclaración de la sentencia rechazada por Auto de 6 de junio de 2018, impugnándola y alegando: Inaplicación del art. 10 de la LEC y la jurisprudencia aplicable, en virtud del art. 459 LEC . Infracción del art. 24 CE ( 469.1.4º LEC ), insuficiente motivación ( art. 218 LEC ). Ello por cuanto sostiene que la demandada no ha intervenido en la infracción que se denuncia, incurriendo la sentencia en defecto de motivación, incongruencia e ilógica condena, que no es posible cumplir por tratarse de material ajeno a la demandada.

Infracción del art. 217.2 LEC por cuanto de la prueba practicada no se desprende que la demandada haya hecho uso de los stands que incorporan el diseño de titularidad de la actora, reconociéndolo la propia sentencia.

Infracción del art. 55 de Ley 20/2003 en orden a la determinación de la condena. Incongruencia ultra petitum con infracción del art. 218 LEC , debiendo haber sido cuantificada la indemnización con la demanda al contar con los datos y documentos contables precisos, a resultas de las diligencias previas practicadas.

Infracción del art. 394.1 LEC en orden a la condena en costas.

Se opone la entidad demandante interesando la confirmación de la sentencia de instancia alegando: Concurrencia de legitimación ad causam del demandado, habiendo sido acredito que GLOBAL NEW COSMETIC cometió la infracción denunciada. Documentales 7, 10 y 11, declaración del representante legal de la demandada, publicidad desarrollada en su web, la testigo Srª Eva ...).

Suficiente motivación de la sentencia.

No infracción de las reglas de la carga de la prueba.

Adecuado acogimiento de la pretensión económica correctamente planteada (no incongruencia).

Correcta aplicación del art. 394 LEC .



SEGUNDO.- La esencia de la apelación viene fundada en la concurrencia o no de legitimación pasiva de la demandada GLOBAL NEW COSMETIC S.L. Si esta ha tenido intervención en la infracción del diseño industrial y, por tanto, debe soportar las consecuencias de tal comportamiento.

1. Sentada la titularidad del diseño industrial Nº0524541 (solicitado registro en 9/12/2016 y concedido en 12/12/2016) correspondiente a stand- mostrador de venta, la conducta infractora delimitada en la sentencia viene dada por su empleo en Centro Comercial Plenilunio ( tarsladada a Centro Comercial Islazul) y Centro Comercial La Gavia (en Madrid), sustituyendo los signos distintivos empleados por la actora sobre su diseño, por los de los productos comercializados por el demandado (MAX DREAM).

Esta es la conducta que supone una infracción del derecho de exclusiva que otorga el art. 45 de Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial .

2. Ya en la contestación, la demandada manifestó ignorar tales comportamientos, no haber intervenido en ellos, indicando que se había limitado a suministrar sus productos de cosmética a dos mercantiles a las que interesaba su intervención provocada al amparo del art. 14 LEC . Habiendo autorizado a OH PARFUMS PLENILUNIO en noviembre de 2016 a emplear su marca, siendo que aún le debía el importe de los suministros, no siendo titular de establecimiento alguno en los centros comerciales.

3. Ante la prueba practicada, el magistrado concluye la demandada no ha desarrollado comportamientos contrarios a la competencia, desleales, y rechaza las pretensiones amparadas en la Ley de Competencia Desleal.

No obstante, da un tratamiento diferente a la infracción del diseño en cuyo ámbito 'se objetiviza el reproche porque se insertan los signos de la aquí demandada sobre el soporte físico protegido, y no se altera la situación después de haber sido advertido de la situación y requerido de cesación por conducto fehaciente'.

Esta es la ratio en que funda la legitimación pasiva del demando: i) inclusión de su signo en el mobiliario que contiene el diseño de la actora; ii) no rectificación de la conducta habiendo sido convenientemente requerido.

Nótese que no incide, para declarar la infracción, en el conocimiento o no de la titularidad ajena del diseño o en la intervención activa para la sustitución, sino en la existencia de una infracción (por el hecho objetivo del uso de diseño de la actora con la marca de la demandada marca sin consentimiento de aquella) y la desatención, de la demandada, al requerimiento (momento a partir del cual no puede alegarse ignorancia).

Se deduce así una escueta pero suficiente motivación, fundada en dos hechos irrefutables a la vista de las pruebas practicadas y en la responsabilidad de la demandada ajena a elemento intelectivo (intención), 'objetivizada'.

Esta argumentación excluye la incongruencia denunciada pues es perfectamente compatible con el razonamiento dado para desestimar la acción de competencia desleal al no apreciar comportamiento voluntario de la demandada.



TERCERO.- Como se ha dicho en el fundamento anterior, esa responsabilidad 'objetivizada' (independiente del elemento intencional) es la que justifica la condena. De hecho se desecha tal intencionalidad al inicio de la conducta, concurriendo tras el requerimiento desatendido.

Y es relevante lo anterior por cuanto la apelación insiste en el desconocimiento de las relaciones contractuales de la entidad demandante NUEVAS INICATIVAS COMERCIALES S.L. con sus franquiciadas, y en la ignorancia de la existencia de un derecho de propiedad industrial sobre los mostradores, stand.

Viene a sostener la demandada que, ni intervino en la infracción se limi#to a autorizar a un tercero el uso nde su marca, pero sin controlarlo), ni tenía posibilidad de evitar la conducta realizada por un tercero.

Niega así su legitimación pasiva.

La propia sentencia, por lo que se ha dicho, descarta que tal conocimiento se diera antes del requerimiento formalmente efectuado de cesación, sin que fuera atendido, sin que la demandad corrigiera el comportamiento.

Así resulta, que la ratio decidendi de la sentencia (el hecho incontestable de que sobre un diseño industrial de la actora se impone la marca de la demandada) no es atacada. La demandada se preocupa de excluir su participación y conocimiento cuando ello es irrelevante, según la sentencia, para declarar la infracción.

Esa defectuosa argumentación y estructura de la apelación, impugnando algo que no es fundamento de la conclusión del magistrado, obliga a desestimar el recurso.

La demandada dispone así de legitimación pasiva para sostener la acción por infracción por cuanto su marca se estampa sobre el diseño de la demandante, con independencia de que conociera o participara directamente o no en el comportamiento.



CUARTO.- En relación con la indemnización acordada.

Lo esencial para reducir la indemnización acordada o para excluirla, es el hecho de que no hay atisbo de la culpa y conocimiento de que se estaba cometiendo la infracción que se denuncia, ni siquiera como consecuencia del requerimiento practicado en diciembre de 2016.

Ya se ha dicho que la sentencia de instancia objetiviza la infracción (no detectando actividad deliberada direcat y activa de la demandada), dando relevancia al requerimiento de cese practicado desatendido.

1. Es muy relevante recordar que el art. 54 LPJDI impone la obligación de indemnizar a quienes'sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos'.

No parece incardinable el hecho de incorporar la marca MaxDream al Diseño de la actora en las conductas que se describen, tal y como recoge el magistrado de instancia en el párrafo cuarto del fundamento jurídico de su sentencia: 'Y por lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, es claro que tal es procedente cuanto menos por la vía del art. 54.2 LPJDI...'.

Es así procedente considerar el apartado segundo que se refiere a 'Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado'.

En estos supuestos '...sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.' No concurriendo la culpa o negligencia por lo dicho en la sentencia, se carga la consecuencia económica en el requerimiento practicado.

2. No consta comunicación alguna con la demandada sino hasta el requerimiento practicado en el 21 de diciembre de 2016, (doc.8) en el que se le indica que está incurriendo en infracciones de derechos de propiedad industrial, debiendo 'mantener inalterado el stand, tal y como ha sido diseñado por NUEVAS INICIATIVAS COMERCIALES B&S S.L.'. Tal requerimiento no fue contestado. El propio represente legal de la mercantil demandada declaró en el juicio que lo consideró ajeno a ellos, que no le dio importancia.

Si damos lectura al texto del requerimiento observamos que se denuncia que: 'pese a tener un contrato de franquicia firmado con la mercantil Oh perfume Plenilunio SL para a explotación en exclusiva de un stand en el centro comercial Plenilunio su empresa ha incurrido en numerosos incumplimientos de la normativa protectora de la propiedad industrial e intelectual, así como de la ley de competencia desleal.'.

Señala e identifica el stand sito en el CC Plenilunio y, en lo que nos interesa, requiere para que el demando quite su marca de él, que deje de vender sus productos en él, respete la propiedad industrial e intelectual de la actora, 'mantener inalterado el stand, tal y como ha sido diseñado por NUEVAS INICIATIVAS COMERCIALES B&S, SL.'.

Debe tenerse en consideración lo siguiente: Que en 9 de diciembre de 2016 (doce días antes), se había solicitado el registro del diseño de la actora que se concedió en 24 de diciembre (tres días después del requerimiento).

Que el diseño debió de ser usado (divulgado) con anterioridad al registro con cometimiento de la actora en el CC Plenilunio a la vista de la prueba practicada, centro aperturado en verano de ese año.

Que no consta ningún otro uso anterior.

Claro está que el diseño tiene protección hasta el momento del registro como no registrado al amparo del Reglamento Comunitario que lo protege. Y claro está que, al momento de fectuar el requerimiento, el diseño no se encontraba registrado, por lo que, puesto el requeriemento en relación con la presente demanda (fundada en el derecho registrado en 24 de diciembre de 2016) resulta dificil dotarle de eficacia y evaluar las conductas anteriores en base a una acción (por infracción de siseño no registrado) que nos se ha ejercitado.

Por otro lado, se advierte al vago requerimiento que no hace identificación concreta del diseño de la actora (que aquí indica que es registrado y en base a ello acciona) 'convenientemente identificado' tal y como expresa el precepto.

En este escenario es verosímil lo declarado por el representante legal de la mercantil demandada. Si bien no se comparte el calificativo 'surrealista' si que es muy elocuente acerca de la ausencia de identificación del derecho de propiedad industrial y ausencia de la sospecha por parte de la demandada. Aunque se dice que se pusieron en contacto los abogados, la propia actora insiste en que se produjo tras la interposición de la demanda.

3. Es cierto que, si bien no puede identificarse como suficiente el requerimiento de diciembre de 2016 como adecuado para el efecto pretendido, si que consta en el expediente que se solicitaron diligencias preliminares contra el demandado ante el Juzgado Mercantil Nº 1 de Granada (doc. 12), que se practicaron mediante comparecencia de 8 de junio de 2017.

Es presumible que en la solicitud de diligencias se indicara el modelo ya registrado de la actora por lo que, una vez emplazado el demandado, este ya tuviera conocimiento cabal de que, autorizando el empleo de su marca por tercero en el stand que incorpora el diseño de la actora, se estaba cometiendo infracción.

Sin embargo, no consta en el expediente el momento en que en aquellas diligencias (14/2017) fue emplazado el demando y tuvo tal conocimiento.

Se habrá de fijar por tanto la fecha de 8 de junio de 2017, el momento en el que el demandado no puede ampararse en su ignorancia para adoptar las medidas oportunas.

Estas medidas adoptar hubieran pasado por la eliminación del signo distintivo sobre el diseño, lo que se encuentra en la mano de la demandada, prohibiendo a Demetrio , a OH PARFUMS PLENILUNIO S.L.

o a PARFUMS AND COSMETICS BISSINES S.L.(a los que había autorizado antes), el empleo de su marca de ese modo.

No lo hizo y debe responder por ello.

4. Finalmente se produce la cuantificación económica de acuerdo con el criterio dado en la sentencia del art. 55.2 b) LPJDI 'Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado.

La demandante solicita en FJ de su demanda 'CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS', letra 'A) Por la usurpación del diseño industrial', la prevista en art. 55 de modo genérico, sin establecer más criterio que el subsidiario del apartado 5 (uno por ciento de la cifra de negocios).

Es en conclusiones cuando se indica una indemnización de 96.000 euros: 36.000 euros por un canon de entrada en centro comercial la Gavia que se ha frustrado sobre la base de un croquis acompañado como documento 6 (en el que figura el nombre del CC) que no puede considerarse de ningún modo como justificante de una expectativa de ingresos tan copiosa.

Unos beneficios anuales de 30.000 euros por cada uno de los centros (Plenilunio y la Gavia). No puede encomendarse una reclamación económica de tal dimensión a la declaración genérica practicada por el asesor económico de la mercantil (sr. Eloy ). El rigor probatorio exige que, si se pretendía emplear como orientativos los ingresos de la actora en otros puntos de venta, fuera aportada tal contabilidad.

No se ha hecho y no es admisible que, en base a un criterio no contable (recordemos que se reclama el beneficio obtenido), el magistrado rebaje la reclamación a 30.000 euros.

No basta la mera remisión al art. 55 LPJDI ya que, pese a que no se exigible la prueba del daño (por la doctrina ex re ipsa), debe hacerse un esfuerzo que colme las exigencias del art. 219 LEC .

Ha de estimarse el recurso en este extremo, si bien, no puede quedar sin reparar el perjuicio causado para lo que el propio art.55.5 LPJDI ofrece remedio consistente en el 1% de la cifra de negocio obtenida por el infractor con los productos o servicios que incorporen el diseño.

Como se sabe, este criterio indemnizatorio residual se ha de conceder 'en todo caso y sin necesidad de prueba alguna', bastando para otorgarlo sin incurrir en incongruencia que se haya solicitado indemnización en la demanda ( STS 9 de diciembre de 2010 , 23 de julio de 2012 , 6 de julio de 2015 ).

En este extremo sólo habrán de tenerse en cuenta las ventas realizada por la demandada a OH PARFUMS PLENILUNIO S.L. y PARFUMS AND COSMETICS BUSSINES S.L. para su comercialización en los stands de CC Comercial PLENILUNIO (trasaladado después a CC ISLAZUL) y LA GAVIA de Madrid.

Temporalmente, tales ventas quedan delimitadas entre el 8 de junio de 2017 (a falta de identificación de un momento anterior en el expediente de diligencias preliminares) y el momento en que se acredite la retirada de los signos distintivos de MaxDream en tales stands.

De la documental aportada al expediente, no consta que se haya vendido productos a tales mercantiles más allá de: a) OH PARFUMS: 17 de marzo de 2017 (f.200) ya que la de 24 de marzo de 2017 (f.212) es una devolución; b) PARFUMS AND COSMETICS BUSSINES S.L., 29 de mayo de 2017 (f.244 y siguientes) De la declaración fiscal Modelo 347 (correspondiente al ejercicio 2017) sólo se constata relación comercial con PARFUMS AND COSMETICS BUSSINES S.L. en el primer trimestre 2.846,2 euros y 1.028,69 euros en el segundo trimestre. Este último importe se corresponde con las facturas de 29 de mayo.

En suma, no se advierte que, tras 8 de junio de 2017, la demandada haya vendido productos a OH PARFUMS PLENILUNIO S.L. y PARFUMS AND COSMETICS BUSSINES S.L., ni a otras mercantiles que comercialicen productos en los referidos stands por lo que mal puede hablarse de cifra de negocio al respeto y a fectos de la indemnización pretendida

QUINTO.- 1. En relación con la condena a destruir los stands sitos en el centro comercial Plenilunio, Islazul y La Gavia.

Así se solicitaba en la demanda y se estimó sin reparar la sentencia que, de la prueba practicada, se constata que la demanda carece de poder de disposición sobre tales stands que no le pertenecen, ni tiene vinculación con las mercantiles que los gestionan a lso efactos de atribuirle titularidad.

Como se ha dicho más arriba, a lo único que puede alcanzar es al eliminar su marca de los mismos prohibiendo su uso a OH PARFUMS PLENILUNIO S.L. y PARFUMS AND COSMETICS BUSSINES S.L.

2. En relación con la publicación en EL PAIS y EL MUNDO.

Pese a que se considera poco concreto y excesivo por esta sala, no es un extremo expresamente impugnado, por lo que ha de mantenerse tal y como consta en el fallo, intacto.



SEXTO.- Estimada parcialmente la apelación, no procede efectuar condena en costas en esta alzada, conforme al art. 398 LEC , y acordar la devolución del depósito constituido.

La eliminación de la pretensión indemnizatoria supone la estimación parcial de la demanda que, por otra parte debiera haber correspondido igualmente al rechazarse en lasentencia las acciones concurrenciales entabladas acumuladamente. En este punto también ha de prosperar el recurso.

En fin, por una y otra razón, procede revocar la sentencia también en este extremo conforme art. 394 LEC .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de GLOBAL NEW COSMETIC S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil Nº 1 de Valencia en 30 de mayo de 2018 que revocamos en parte y, Párrafo 2.- Condenamos, no a destruir los stands, sino a eliminar su marca, MaxDreams, de ellos.

Párrafo 3.- Se elimina el pronunciamiento indemnizatorio que no procede.

Párrafo 5.- Cada parte deberá satisfacer las propias costas causadas a su instancia.

No efectúa condena en costas en esta alzada, procediendo la devolución del depósito constituido.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.