Sentencia CIVIL Nº 661/2021, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 1064/2020 de 27 de Mayo de 2021

Encabezamiento

TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA N.º 1064 (U- 36) 20.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO n.º 116/18.

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 661/21

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a 27 de Mayo de dos mil veintiuno.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, ubicado en Alicante, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por la mercantil HIJOS DE EUSTAQUIO ABAD Y CÍA, SL, parte apelante, por tanto, en esta alzada, representada por el Procurador D. JESÚS MERSTRE MARTÍNEZ, con la dirección letrada de D. JOSÉ CARLOS ERDOZAIN LÓPEZ; siendo la parte apelada D. Gervasio, D. Guillermo y D.ª Camino, representada por la Procuradora D.ª MARÍA TERESA BELTRÁN REIG, con la asistencia letrada de D. ALEJANDRO BAS CARRATALÁ.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, se dictó Sentencia, de fecha 14 de abril de 2020, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: 'Que con DESESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Jesús Mestre Martínez, en nombre y representación de la entidad mercantil Hijos de Eustaquio Abad y Cia, S.L. contra don Guillermo, don Gervasio y doña Camino, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a don Guillermo, don Gervasio y doña Camino de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Hijos de Eustaquio Abad y Cia, S.L.'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo de apelación. Se señaló para deliberación y votación el pasado 4 de marzo de 2021. Se suspendió el señalamiento para resolver el recurso de reposición contra el auto de fecha 2 de marzo de 2021 que fue tramitado, siendo resuelto mediante auto de fecha 26 de abril de 2021. Y señalándose definitivamente por necesidades de la Sala en el día de la fecha.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.-

1. La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado la demanda, en la que se ejercitaban acumuladamente (acumulación objetiva y subjetiva) acciones por infracción de marcas de la Unión Europea (marca UE), de marcas españolas, de competencia desleal y de nulidad de una marca nacional, al considerar: i) la inexistencia de riesgo de confusión; ii) de los presupuestos precisos para los ilícitos concurrenciales denunciados y iii) la ausencia de mala fe, y de riesgo de confusión, en cuanto al registro de la marca nacional.

2. El recurso de apelación de la otrora demandante reitera su petición de estimación de la demanda, mediante la formulación de una serie de motivos impugnatorios, que serán abordados en los fundamentos de derecho siguientes.

3. Anticipamos que la valoración de los hechos, y la consiguiente decisión que adoptará este Tribunal, es coincidente con la del juzgador de instancia, sin que de lo alegado en el escrito de interposición del recurso se advierta motivo alguno que permita disentir del contenido de la resolución recurrida, la cual puede ser confirmada con solo dar por reproducidos, asumiéndolos, sus fundamentos. Con ello se daría cumplimiento a la obligación que el artículo 120 núm. 3 en relación con el artículo 24 núm. 1 de la Constitución Española impone a los Tribunales de motivar las resoluciones que dicten debidamente a fin de dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, y que permite, según ha señalado con reiteración la doctrina emanada del Tribunal Constitucional (sentencias 174/L987, 146/L980, 27/L992, 175/1191 autos del mismo Tribunal Constitucional 688/89, y 956/88) la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos concretos y bastantes que sustentan cumplidamente la decisión en ella adoptada.

Incidiremos, no obstante, en algunos aspectos que presentan especial interés y que corroboran la solución adoptada en la resolución recurrida.

4. La infracción procesal alegada como primer motivo de recurso (por inadmisión de prueba testifical) deviene inane, en cuanto se ha resuelto en esta alzada sobre dicho medio probatorio, inadmitiéndolo.

SEGUNDO. Inexistencia de riesgo de confusión: nulidad e infracción.-

5. La solicitud de declaración de nulidad de la marca española se funda en el art. 52.1 de la Ley de Marcas (LM), que, bajo la rúbrica ' Causas de nulidad relativa', establece que 'El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6 , 7 , 8 , 9 y 10', y en el art. 6.1.b LM, que dispone que ' No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

6. La sentencia recurrida ha desatendido la acción de nulidad (con razonamientos que extrapola a la acción por infracción), con unos razonamientos muy correctos, que se contienen en los ordinales 13 y 14, que damos por reproducidos, a fin de evitar inútiles reiteraciones; la desestimación se basa, fundamentalmente, en que, a pesar de la identidad aplicativa (las marcas confrontadas se aplican al azafrán), la similitud entre los signos es escasa, lo que impide el riesgo de confusión.

El motivo impugnatorio se desestima.

7. Este Tribunal viene razonando (desde la sentencia de 18 de marzo del 2010, en el conocido como Asunto 'Matrix - DediegoMatrix), con relación al riesgo de confusión, que ' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales'.

8. Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

9. De un lado, hemos de comparar las marcas enfrentadas. Las marcas de la demandante, anteriores, tienen la siguiente representación gráfica:

Marca española Marca española Marca UE

10. La marca española posterior, titularidad del Sr. Gervasio, cuya nulidad se pide, tiene esta representación gráfica:

11. La comparación debe efectuarse de modo separado, confrontando esta marca con cada una de las marcas anteriores, tomando para ello como base los registros marcarios, no la forma en que dichas marcas sean usadas en el mercado.

12. La actora (página 39 de la demanda, 44 del procedimiento) alegó que el elemento dominante de sus signos es la denominación 'sun' y el gráfico característico del sol de 16 puntas.

13. Pues bien, respecto de las dos marcas españolas, las diferencias son enormes: dichas marcas representan un sol con una cara (nariz, cejas, ojos, boca...), sin elemento denominativo alguno; la marca nacional posterior incluye dos palabras y no es un sol, ni hay cara alguna. Tampoco la 'estrella' tiene 16 puntas. Se trata, por tanto, de marcas absolutamente distintas. Que, en la marca posterior, se incluya la palabra 'sun' (sol, en español) es irrelevante, pues se acompaña de 'sea' (mar) y de la partícula &, y no permite evocar tales marcas anteriores.

14. En cuanto a la marca UE, el único parecido es que ambas incluyen la palabra 'sun'. Pero, nuevamente, las diferencias son grandes: en la marca española posterior el sol con cara no está, ni se insinúa en modo alguno. Además, en la marca UE la palabra 'sun' coincide con el dibujo del sol y se acompaña de otra, 'Brand'; en la marca nacional posterior, 'sun' va precedida de 'sea &'.

15. Por tanto, no existe similitud alguna entre los signos confrontados, razón por la que, a pesar de la identidad aplicativa (azafrán), compartimos el criterio de instancia de que no existe riesgo de confusión.

16. Ante la inexistencia de riesgo de confusión, no pueden prosperar ni la acción declarativa de nulidad de la marca española, ni las acciones por infracción (respecto de éstas, la conclusión es, si cabe, más clara cuando la confrontación se efectúa respecto de la marca UE, denominativa, 'HIJOS DE Gervasio SINCE 1874'), fundada, en lo que respecta a la marca UE, en el art. 9.1.b Reglamento de Marcas de la Unión Europea ('...el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca').

TERCERO.Nulidad por mala fe en el momento del registro.-

17. Recordemos que el art. 51.1.b LM establece las causas de nulidad absoluta y dispone que ' El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'. Como indica la Exposición de Motivos de la LM, 'la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe...'.

18. Es interesante hacer referencia a los razonamientos vertidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 11 de junio de 2009 (Asunto Lindt) sobre la cuestión prejudicial planteada con relación a la interpretación del art. 51, apartado 1, letra b) del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria. En este asunto, el órgano judicial que la planteó se preguntaba cuáles eran los criterios pertinentes que deben tomarse en consideración con el fin de establecer si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de un signo. Las partes mantuvieron al respecto posturas contradictorias: una de las partes mantuvo que la mala fe queda acreditada cuando el solicitante de registro como marca de un signo tiene conocimiento de la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares por un competidor que ha obtenido un derecho adquirido en al menos un Estado miembro, y solicita el registro del signo como marca comunitaria con el fin de impedir que dicho competidor continúe utilizando su signo, con lo que el registro tiene por objeto eliminar competidores; otra parte, que actúa igualmente de mala fe un solicitante que registra una marca para impedir que un competidor continúe utilizando un signo idéntico o similar, sabiendo, o debiendo saber, en el momento de presentar la solicitud de registro, que el competidor ha obtenido un derecho adquirido mediante la utilización de tal signo para productos o servicios idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión; otra parte, que basta que el solicitante haya tenido conocimiento de que otro operador económico utilizaba el signo que puede dar lugar a confusión para que se considere acreditada la mala fe. Para la Comisión de las Comunidades europeas, no constituyen elementos pertinentes el hecho de que un tercero venga utilizando un signo idéntico o similar que pueda dar lugar o no a confusión, el hecho de que el solicitante conociese dicha utilización ni tampoco el hecho que dicho tercero haya obtenido un derecho adquirido sobre el signo que utiliza. La respuesta del Tribunal de Justicia fue la siguiente: el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado; la existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso; la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante; por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe, y, desde esta perspectiva, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, al igual que el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, ya que, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios, pese a lo cual, no puede excluirse, que incluso, en tales circunstancias, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo, como pueda ser impedir que un tercero, recién llegado al mercado, pretenda aprovecharse de dicho signo copiándolo.

19. El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras en sentencia de 23 de mayo de 1994, que ' no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas'.

20. En la sentencia dictada en el conocido asunto PIQUADRO, de 4 de febrero del 2008, este Tribunal no compartió el criterio del magistrado de instancia (que consideró, a la vista de las ' extraordinarias identidades concurrentes' entre la marca registrada y la de los demandantes, que el demandado la conocía y optó deliberadamente por su registro), ya que afirmamos que 'el simple conocimiento de que el signo está registrado como marca comunitaria, y viene siendo usado en España para la distinción de ciertos productos no puede, per se, constituir mala fe, cuando el registro de ese signo idéntico se ha solicitado, y obtenido, para productos y servicios, en principio, no idénticos ni similares. Por tanto, la mera identidad del signo con el anterior registrado no es suficiente, por sí sola, para determinar la existencia de mala fe en el momento del registro'.

21. La mala fe del solicitante, en el momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume.

22. La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han señalado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición.

23. En la más reciente STJUE de 12 de septiembre de 2019, (citada en los apartados 74 y 75 de la STJUE de 29 de enero de 2020) ha incidido en que ' mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de 'mala fe' presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P).

Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)'.

24. La sentencia recurrida ha concluido que el registro de la marca española no se efectuó de mala fe, por las siguientes razones, dichas sean en síntesis: i) porque la marca tenía ' semejanzas muy débiles con la marca de HEACO', siendo que el titular pretendió diferenciar su marca posterior, por lo que no pretendió aprovecharse de la reputación o notoriedad de las previas (notoriedad y/o renombre que no ha sido probada); ii) por la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas, debido a la falta de similitud entre los signos; iii) tampoco el registro se debió a un ánimo de bloqueo de la actividad de HEACO.

25. La parte apelante insiste en que el registro de la marca pretendió ' legitimar una posición marcaria con la que comercializar un producto idéntico al que mi mandante venía distribuyendo años atrás', añadiendo que el solicitante sabía que 'el signo prioritario de mi mandante tenía un arraigo en el mercado de referencia'. Añade la similitud de los signos, causante de riesgo de confusión, y el hecho de que el solicitante sabía que 'el sol vende', en referencia al mercado del azafrán.

26. El principio dispositivo que rige el proceso civil obliga a analizar la existencia de mala fe, desde el exclusivo punto de vista de los hechos y alegatos que la sustentan, según la parte actora.

27. El motivo de recurso está abocado al fracaso. Coincidimos con la sentencia recurrida en que no se ha probado debidamente la existencia de mala fe en el momento de presentación de la solicitud de registro de la marca nacional.

28. Claro es que el registro de cualquier marca pretende legitimar el uso y defensa de un signo, en la comercialización de bienes y servicios; eso es lo propio de una marca.

Ahora bien, lo característico de la nulidad de la marca por mala fe del solicitante radica es la finalidad espuria que persigue el solicitante con su registro. En el caso que nos ocupa, las serias diferencias entre los signos enfrentados (que han impedido la declaración de nulidad, por riesgo de confusión), ponen muy en entredicho la búsqueda de un signo similar a la marca anterior. Se antoja complicado considerar que pueda existir mala fe en el registro de un signo que carece de parecido con las anteriores, como hemos razonado.

29. Según nuestro criterio, las marcas enfrentadas son perfectamente compatibles en el mercado para distinguir el azafrán y atribuirle su origen empresarial, en cada caso.

30. Que el codemandado conociera los signos anteriores, y optara por solicitar el registro de una marca diferente, lo que pone de manifiesto es la ausencia de mala fe. Nos parece interesante el proceso de creación de la marca de la demandada, según resulta de la prueba practicada (documento número 36 bis de la contestación). Al ser el producto una especia, los creadores de la marca partieron de la idea 'Ruta de las especias' y los mapas antiguos que las representan, en los cuales, recurrentemente, aparecía la rosa de los vientos. Esta rosa fue adornada con motivos ornamentales hindúes y se incluyeron las palabras 'sun' y 'sea' (sol y mar) para evocar a España, conocida en el mundo como destino de sol y playa; con ello, se dotaba a la marca resultante de un componente español, mediterráneo y de navegación, relacionado con las especias.

31. Siguiendo el hilo argumentativo de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2020, para declarar la nulidad de una marca, por mala fe en el registro, no basta con que el solicitante conozca las marcas anteriores, ni la mera semejanza entre los signos y el eventual riesgo de confusión (lo que, en el caso presente, no existe); debe concurrir algo más, que es lo que confiere el desvalor de la mala fe al registro de la marca.

32. Los antecedentes relatados permiten considerar que el registro de la marca española posterior estuvo guiado por la intención de participar de forma leal en el proceso competitivo. La marca fue registrada para ser usada, con una finalidad adecuada a las funciones que le son propias y, en concreto, para distinguir el origen del producto. Como hemos indicado antes, se registra este signo tras un proceso de creación, que concluyó en una marca atractiva, que transmitía las ideas que su titular pretendía, en relación con los productos a que se iba a aplicar. No se registró para, con ella, aprovecharse del prestigio de la demandante; esto es, su uso no conllevaba ningún aprovechamiento desleal de la reputación ajena. Tampoco se registró para obstaculizar la actividad de la demandante en el mercado español. El posible o eventual menoscabo de los intereses de la demandante, de existir, se habría llevado a cabo de un modo conforme a las prácticas leales.

33. Por lo dicho, y sin necesidad de mayores disquisiciones, desestimaremos el motivo de recurso.

CUARTO.-

34. El apelante alega que se ha producido una infracción del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, por cuanto se produjo una captación de trabajadores de la actora, a fin de prestar servicios en el entramado organizativo y económico organizado por los demandados, particularmente de la señora Camino, que conocía perfectamente el funcionamiento del negocio, hablaba inglés (el mercado del azafrán es internacional) y se comunicaba con los clientes de la empresa. Con esta actuación, los demandados adquirieron una posición de ventaja competitiva, puesto que les ahorró los costes de creación de la infraestructura.

35. El artículo 4.1 LCD ('Cláusula general') dispone que 'Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe'.

36. La sentencia recurrida, al abordar esta cuestión, comienza recordando la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cláusula general de buena fe del artículo 4 LCD (anterior art. 5), con reseña de la sentencia de 13 de julio de 2013; sobre la conducta de captación de trabajadores ( STS de 8 de junio de 2009, de 8 de julio de 2008 y de 16 de diciembre de 2011). Matiza, seguidamente, que no se ha invocado el artículo 14.2 LCD (inducción a la infracción contractual), por lo que la conducta imputada a la parte demandada no podría quedar encuadrada en este precepto.

37. A continuación, analiza la resolución los hechos que considera acreditados; a saber: i) no consta que el trasvase de trabajadores de HEACO a Gervasio tuviera lugar mientras mantenían su relación laboral con la primera; además, los tres trabajadores señalados en la demanda fueron despedidos de HEACO o se dieron de baja voluntaria, y formaron parte de Gervasio con posterioridad, sin que exista prueba alguna de que prestaran sus servicios a ésta con anterioridad a dichos momentos. ii) No consta tampoco que ese trasvase de trabajadores se realizara con aprovechamiento del esfuerzo de HEACO. iii) La cláusula de confidencialidad que firmó la señora Camino la obligaba tan sólo a guardar secreto respecto de la información de HEACO, de la que había tenido conocimiento durante los años que estuvo trabajando en ella, no a no trabajar en empresas de la competencia o en actividades propias del sector del azafrán; a mayor abundamiento, la cláusula sería nula porque ni la obligación se sometió a plazo, ni se pactó compensación económica alguna, ni se explicitó el motivo de su inclusión en el finiquito. Añadiendo, además, que la jurisprudencia ha afirmado que no basta con incumplir una cláusula de confidencialidad para cometer un acto de competencia desleal, pues es necesario además que el incumplimiento haya servido para obtener una ventaja competitiva ( sentencia AP Barcelona de 27 de enero de 2016).

38. Las alegaciones vertidas por la apelante carecen de entidad para enervar los muy correctos razonamientos del juzgador a quo, que damos por reproducidos, a fin de evitar inútiles reiteraciones. No se niega en el recurso que ninguno de los trabajadores se involucrara, en modo alguno, en Gervasio antes de la terminación de su vínculo laboral con HEACO. No se rebate, tampoco, ninguno de los razonamientos vertidos acerca de la cláusula de confidencialidad firmada por la señora Camino, pareciendo relevante, al entender de este Tribunal, que aunque no se hiciera constar el motivo por el que dicha cláusula fue incluida, se debió al interés (legítimo) de HEACO de que la información de la empresa, que aquélla había conocido, fuera conocida por terceros, y nada siquiera se alega sobre este aspecto. Que la señora Camino pueda utilizar, en el ejercicio legítimo de su actividad laboral, la formación y experiencia adquiridas en años de trabajo en un sector de la alimentación, en absoluto puede constituir el ilícito concurrencial denunciado.

39. El reciente auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 8 de mayo de 2019, sintetiza la base jurídica de la cuestión, perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, según los hechos que se han acreditado. Así, dicha resolución indica que 'los hechos consistentes en la mera contratación de trabajadores o de personas que realizan funciones técnicas o directivas en una empresa por otra de semejante actividad para desarrollar la misma o similar función, o el abandono por un trabajador o grupo de ellos de una empresa para constituir o integrarse en otra del mismo tráfico económico, no es suficiente para apreciar la existencia del ilícito competencial del art. 5º LCD , ni siquiera cuando se aprovecha la experiencia personal y profesional adquirida por la dedicación a igual actividad industrial o comercial. Prevalecen en tales casos la libertad de trabajo y libre iniciativa y de desarrollo de la actividad económica' [ STS de 3 de julio de 2008 , con cita de las anteriores sentencias de 11 de octubre y 29 de octubre de 1.999 y 28 de septiembre de 2.005, 1 de abril de 2.002, 14 de marzo de 2007 y 23 de mayo de 2007].

40. Por lo dicho, el motivo será desestimado.

QUINTO.-

41. La recurrente insiste en que se ha infringido el artículo 6 LCD ('Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos'), pues el uso de la expresión 'SINCE 1874' constituye un acto de confusión, con relación al envío de un conjunto masivo de correos electrónicos que se enviaron a clientes de la actora, que contenían referencias tales como 'continúan en el negocio del azafrán', lo que provocó la citada confusión en los receptores de dichos mensajes. La leyenda 'SINCE 1874' forma parte de su marca UE y transmite al consumidor la seguridad de que el producto que compra es de buena calidad, y la empresa fiable, pues de lo contrario no llevaría 140 años en el mercado.

42. Los hechos que integrarían este tipo competencial son el envío de mails a clientes de la actora, en que, debajo de Gervasio y debajo de ' SAFFRON AND SPICES EXPORTERS', figura la reseña 'Since 1874'.

43. Analicemos el contenido del mail: en él se informa de la fundación de una nueva compañía, Gervasio', de que se han separado de Hijos de Eustaquio Abad y Cía, SL con el objetivo de ofrecer una gama de productos diversificada y ampliada, que continúan en el sector del azafrán, que incorporan una línea gourmet, que los mantendrán informados sobre los precios del azafrán y productos; el mail incluye la marca nacional registrada y fotografías de productos.

44. La sentencia apelada, de modo muy correcto nuevamente, analiza el artículo 6 LCD desde su perspectiva jurisprudencial ( STS de 11 de marzo de 2014 y del TMUE de 15 de enero de 2016) y llega a la conclusión de que el contenido de los correos electrónicos enviados a clientes de HEACO no puede incardinarse en dicho precepto, pues no se refiere al uso de una creación formal o de un signo distintivo, sino a meras afirmaciones, que podrían ser o no falsas o engañosas acerca de la naturaleza de los productos comercializados por Gervasio y del origen empresarial, pero ello llevaría ya al ámbito de los artículos 5 y 7 LCD, no invocados en la demanda.

45. No podemos sino compartir la decisión del magistrado a quo.

El TS, en sentencia 586/2012, de 17 de octubre, argumentó que ' el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento'.

46. Es reiterada la jurisprudencia que, en el trance de deslindar los ámbitos respectivos de los arts. 6 ( actos de confusión) y 11 (actos de imitación), considera que este último se aplica, siempre que concurran los restantes requisitos exigidos por el precepto, a los supuestos de similitud entre las prestaciones, en tanto que el primero resulta aplicable a los casos de similitud en las formas de presentación de esas mismas prestaciones. Es decir, el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, características propias de estos. En tal sentido SS. 9 de junio de 2003; 11 de mayo de 2004, 7 de julio y 22 de noviembre de 2006; 30 de mayo, 12 de junio, 10 y 17 de julio de 2007; 5 de febrero de 2008. La más reciente, STS 16 de noviembre del 2011, razona que '... conforme a la doctrina general en la materia, los supuestos de los dos preceptos, aunque en ocasiones se solapan, responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6º alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos'.

47. Los hechos anteriormente indicados no generan, a nuestro entender, riesgo alguno de confusión, pues el contenido del mail informa suficientemente de la creación de la nueva empresa, desligada y distinta de la anterior, que pretende abrir nuevas (y propias) líneas de negocio, informando también, de modo aséptico, de sus productos y de sus marcas. Con esa actuación, no consideramos que se pudiera inducir a error a los destinatarios respecto de la actividad, prestaciones o el establecimiento ajeno.

48. De otra parte, la inclusión de la leyenda 'SINCE 1874', además de quedar diluida por el contenido global del mail, no responde sino a la realidad, pues la propia demandante reconoció el origen empresarial común, en ese año, de la familia Gervasio Guillermo, en que se integran también los codemandados. Su experiencia, al igual que la de la actora, se remonta, pues, a esa época, y así cobra sentido la mención, en absoluto falsa.

49. Por lo dicho, desestimaremos el motivo impugnatorio.

SEXTO.-

50. La apelante mantiene que se ha infringido el artículo 11.2 LCD ('actos de imitación', 'No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno'). El hecho imitador sería ' la apropiación creativa de la marca SEA & SUN de la demandada',ya que ' la comparación entre ambas creaciones nos lleva a la conclusión ... de que ambos dibujos son esencialmente el mismo, de modo que existe una imitación clara en el dibujo del sol'. Se insiste en que los clientes asocian el sol al origen empresarial y la imitación recae en el producto, es decir, en el azafrán, de modo que la apariencia de las prestaciones es similar.

51. La sentencia recurrida analiza completamente el ilícito del artículo 11.2 LCD (con cita STS de 11 de marzo de 2014) y llega a la conclusión, compartida por el Tribunal, de que la imitación a la que se está refiriendo la parte demandante es la de las creaciones formales y no a las prestaciones.

52. Ciertamente, el análisis de los signos enfrentados se corresponde con el ámbito marcario, abordado en fundamentos anteriores. Los actos de imitación se mueven en el ámbito de las creaciones formales y la identidad de las prestaciones es absolutamente intrascendente. El azafrán de cada empresa es comercializado por ella con sus propias marcas, lícitamente según lo dicho con anterioridad. No existe, pues, acto alguno imitador de prestaciones.

SÉPTIMO.-

53. La recurrente discute, por último, que no exista infracción del artículo 12 LCD ('Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado'. Nuevamente, en sustento de este alegato, la parte invoca extremos alegados para sustentar otros ilícitos concurrenciales: el aprovechamiento del sol, el uso de la leyenda 'since 1874', la afirmación de que se continúa en el ejercicio de la comercialización del azafrán..

54. La sentencia recurrida trae a colación la STS de 11 de marzo de 2014 y considera que no existe explotación de la reputación ajena por dos circunstancias; a saber: i) que no se ha probado la reputación de HEACO; ii) que la propia descripción de la historia de la entidad demandante, efectuada en la demanda, demuestra que es Gervasio quien posee más experiencia, conocimiento y reputación en el desarrollo de la actividad de comercialización del azafrán, que ha adquirido y que puede perfectamente transmitir a su hijo, pues se trata de un intangible. Desde esa perspectiva, no es ilícito presentarse como continuador de una saga familiar que se dedica desde hace muchos años a la comercialización del azafrán.

55. Baste para desestimar el motivo impugnatorio que no se rebate en modo alguno el segundo apartado anteriormente dicho. Los hechos que, según la actora, constituyen aprovechamiento indebido de la reputación ajena no son tales, pues encuentran legítimo acomodo en otros preceptos de la LCD, no conculcados con aquéllos. Unos mismos hechos, que consideramos lícitos desde la perspectiva de los preceptos LCD invocados por la demandante, no pueden servir para, forzadamente, integrar otro tipo distinto.

OCTAVO.-

La desestimación del recurso de apelación de GOOGLE conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ).

NOVENO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de este Auto, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer de la Sala.

Fallo

FALLAMOS:Que con desestimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de HIJOS DE EUSTAQUIO ABAD Y CÍA, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, de fecha 14 de abril de 2020, en los autos de juicio ordinario n.º 116 / 2018,debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo las costas a la parte apelante.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.