Sentencia CIVIL Nº 680/2022, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 718/2021 de 10 de Octubre de 2022

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

A CORUÑA

SENTENCIA: 00680/2022

Modelo: N10250

DE LAS CIGARRERAS, 1 (A CORUÑA)

-

Teléfono:981182091 Fax:981182089

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MP

N.I.G.15030 47 1 2019 0000336

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000718 /2021

Juzgado de procedencia:XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA

Procedimiento de origen:ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000168 /2019

Recurrente: AIRES DEL DUERO SLU, Mariola , BODEGAS RAMON RAMOS, S.L. , TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L.

Procurador: NURIA AGEITOS PEREIRA, NURIA AGEITOS PEREIRA , ANGELA MARINA CORTIÑAS RIVAS , ANGELA MARINA CORTIÑAS RIVAS

Abogado: JOSE MIGUEL HERNANDEZ-RICO BARTOLOME, JOSE MIGUEL HERNANDEZ-RICO BARTOLOME , FERNANDO JOSE MARIA-TOME GARCIA , FERNANDO JOSE MARIA-TOME GARCIA

Recurrido:

Procurador:

Abogado:

S E N T E N C I A

Nº 680/22

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA

Magistrados Iltmos. Srs:

PABLO GONZÁLEZ-CARRERÓ FOJÓN, presidente

ZULEMA GENTO CASTRO

EDUARDO FERNÁNDEZ-CID TREMOYA

A Coruña, a 10 de octubre de dos mil veintidós

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000168 /2019, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000718 /2021, en los que aparece como parte reconvenida-apelante-apelada, AIRES DEL DUERO SLU, Mariola, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. NURIA AGEITOS PEREIRA, asistido por el Abogado D. JOSE MIGUEL HERNANDEZ-RICO BARTOLOME, y como parte apelada, BODEGAS RAMON RAMOS, S.L., TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ANGELA MARINA CORTIÑAS RIVAS, asistido por el Abogado D. FERNANDO JOSE MARIA-TOME GARCIA, sobre COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCION DE MARCA.

Antecedentes

PRIMERO.-Se aceptan y se dan por reproducidos los antecedentes.

El fallo de la sentencia de instancia es del siguiente tenor:

1) ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Mariola, asistida por el Letrado Sr. Hernández-Rico Bartolomé y representada por la Procuradora Sra. Ageitos Pereira, contra la demandada TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S.L., representada por la Procuradora Sra. Cortinas Rivas y asistida por el Letrado Sr. Tomé García. En consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada:

1.-Al cese en el uso de los nombres de dominio www.airesdelduero.com,www.airesdelduero.net,www.airesdelduero.org,www.airesdeldu ero.eu,www.airesdelduero.info,www.airesdelduero.co y www.airesdelduero.eu, absteniéndose de realizar cualquier uso, comercialización o publicidad de la denominación 'AIRES DEL DUERO' o cualquier otra que resulte confundible con la marca registrada titularidad de la demandante, incluyéndose esta cesación de uso su eliminación de cualquier localizador o buscador de Internet.

2.-A abstenerse de hacer uso en el futuro de la denominación 'AIRES DEL DUERO' o cualquier otra que pueda entrar en colisión con los derechos de la parte demandante sin la debida autorización expresa y por escrito de la misma, obligándola igualmente a que retire en su caso del mercado cualquier producto, servicio o publicidad en los que aparezca la marca anteriormente citada, en tanto no cuente con el consentimiento de su legítimo titular.

3.-A indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados por la conducta infractora, que se cifran en la suma de 5.138 euros, más los intereses legales desde el primer requerimiento extrajudicial del que consta la fecha fehaciente -hecho el día 18 de mayo de 2015-y hasta la fecha de la sentencia, en que será de aplicación el art. 576 LEC.

4.-A la publicación del Fallo de la presente resolución en la página web de la sociedad TARDENCUBA S.L., que ha sido considerada autora de la infracción marcaria. Esta publicación habrá de efectuarse en la página principal de la sociedad demandada por un plazo de un año a contar desde la firmeza de la presente resolución.

Igualmente, DEBO DECLARAR Y DECLARO que la demandada TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S.L. ha cometido actos de competencia desleal con encaje en el artículo 4 LCD. Todo ello sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

2) DESESTIMO la demanda interpuesta por Mariola, contra BODEGA RAMÓN RAMOS S.L., representados por la Procuradora Sr. Cortiñas Rivas y asistidos por el Letrado Sr. Tomé García. Todo ello sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

3) DESESTIMO la demanda interpuesta por la demandante AIRES DEL DUERO S.L.U., asistida por el Letrado Sr. Hernández-Rico Bartolomé y representada por la Procuradora Sra. Ageitos Pereira, contra TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S.L. y BODEGA RAMÓN RAMOS S.L., representada por la Procuradora Sr. Cortiñas Rivas y asistida por el Letrado Sr. Tomé García. Todo ello sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

4) DESESTIMO la reconvención interpuesta por TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S.L. y BODEGA RAMÓN RAMOS S.L., representados por la Procuradora Sr. Cortiñas Rivas y asistidos por el Letrado Sr. Tomé García, contra Mariola. Todo ello con expresa imposición de costas a la demandante reconvencional.

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelación.

TERCERO.- Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON EDUARDO FERNANDEZ-CID TREMOYA.

Fundamentos

PRIMERO.-Planteamiento del litigio. La sentencia y los recursos

1.- DOÑA Mariola y la mercantil AIRES DEL DUERO S,L,U presentaron demanda contra las mercantiles TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S,L y BODEGAS RAMÓN RAMOS S,L sosteniendo que siendo la actora titular de la marca registrada nº 2.794.008,'AD AIRES DEL DUERO', mixta, para servicios de la clase 35, concedida el día 13 de marzo de 2008, las demandadas violaron la marca haciendo uso de los nombres de dominio www.airesdelduero.es y, actualmente, a través del resto de dominios, como www.ai resdelduero.es, www.airesdelduero.com,www.airesdelduero.info,www.airesdelduero.com y www.airesdeldeuro.eu. Sostuvo que se desarrolló una conducta consistente en redireccionar a los clientes que se dirigían a la demandante, a las páginas www.bodegasramonramos.com y www.tardencuba.es, a través de las que las demandadas ofrecen sus productos.

La demanda acumula a) una acción declarativa de titularidad del nombre de dominio www.ai resdelduero.es, b) una inespecífica acción de competencia desleal, en principio solo declarativa, aunque en el escrito de conclusiones también se citen las acciones de cesación de remoción de efectos y de rectificación, sin fijar el concreto ilícito de que se trata, y c) una acción de violación del derecho de marca del artículo 41 de la Ley de Marcas, que abarca las de cesación, remoción de efectos e indemnización.

2.- Las demandadas contestaron oponiéndose, excepcionado un defecto legal en el modo de proponer la demanda, la falta de legitimación activa de AIRES DEL DUERO SLU, la falta de legitimación pasiva de BODEGAS RAMÓN RAMOS S,L, la prescripción de la acción por tiempo de un año del artículo 35 de la LCD, y la prescripción de la acción de violación de marca registrada que pudo ejercitarse en el año 2014, no siendo planteada hasta el año 2019, con impugnación de la cuantía indemnizatoria solicitada.

3.-También plantearon reconvención, solicitando la nulidad de la marca nacional nº 2.794.008, cuyo creador dicen que fue don Jorge, por haber sido registrada de mala fe por la reconvenida; subsidiariamente, los reconvinientes instaron la declaración de caducidad de la marca por el transcurso de más de cinco años sin usarla. La actora reconvenida se opuso a la reconvención proponiendo el defecto legal en el modo de proponer la demanda, negando que el registro se hiciese de mala fe, y alegando la inexistencia de la caducidad al no haber transcurrido 5 años ininterrumpidos sin hacer uso de ella.

4.- La sentencia de instancia de 25 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nª 1 de A Coruña, resolvió con estimación parcial de la demanda, en los términos de su parte dispositiva que ya hemos reproducido en los antecedentes de esta resolución. La sentencia no hizo un pronunciamiento expreso sobre la titularidad del dominio www.airesdelduero.es, negó la legitimación activa de AIRES DEL DUERO S,L,U para el ejercicio de las acciones por violación de la marca, por no ser su titular, y acogió en parte la demanda de la titular doña Mariola frente a TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S, L, no así frente a BODEGAS RAMÓN RAMOS SL. La demandada fue condenada, en los términos transcritos, a cesar en el uso de los dominios señalados y cualquier otros que resulte confundible, con eliminación de cualquier localizador o buscador en internet, absteniéndose del uso futuro de la denominación Aires del Duero o cualquier otra que pueda entrar en colisión con los derechos de la actora sin la debida autorización, y con condena a indemnizar a la actora en la cantidad de 5.138€, con los intereses legales desde el primer requerimiento extrajudicial el día 18 de mayo de 2015 y hasta la fecha de la sentencia, así como los intereses procesales, con publicación de la resolución en la página principal de la sociedad demandada por plazo de un año desde la firmeza de la sentencia.

También estimó la acción declarativa de competencia desleal, únicamente en cuanto que promovida por la misma doña Mariola contra TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S, L.

5.- La demanda reconvencional fue en cambio desestimada, absolviendo a la reconvenida doña Mariola de las pretensiones deducidas de adverso, con imposición de las costas de la reconvención.

6.- Las actoras interponen recurso de apelación, mostrando su disconformidad con la acogida falta de legitimación activa de AIRES DEL DUERO S,L,U, afirmando también la legitimación pasiva y la procedente condena solidaria de la mercantil BODEGAS RAMÓN RAMOS S,L, reclamando de nuevo la condena de ambas demandadas al pago de la cantidad de los 150.000€ solicitados como indemnización de daños y perjuicios.

7.- También recurren las demandadas TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L. y BODEGAS Jorge S,L, por la desestimación de su demanda reconvencional. Insisten en la nulidad de la marca que dicen inscrita por la actora de mala fe. Sostienen que la labor comercial de Mariola era la propia de un agente comercial de vinos en el exterior, por lo que en ningún caso dicha marca representaba esa condición. Muestran su disconformidad con la indemnización de daños y perjuicios señalada, que ha tenido en cuenta el 1% de la facturación de las mercantiles demandadas, cuando lo cierto es que en su caso debería tenerse en cuenta exclusivamente la facturación exterior por la promoción de ventas en el extranjero. Insisten en que no hay apropiación indebida de clientes, que siempre lo fueron del consorcio de las tres bodegas que vendían el vino, por lo que los clientes extranjeros lo eran de las bodegas, y los clientes de doña Mariola eran las bodegas, considerando así infringido el artículo 43.5 de la Ley de Marcas. Finalmente consideran que se ha producido una condena 'extra petita' al acoger los intereses legales desde el requerimiento de 18 de mayo de 2015, porque no fueron solicitados, y porque el requerimiento previo no contenía reclamación de cantidad concreta alguna. También impugnan los pronunciamiento sobre costas, porque no obstante la desestimación de la demanda frente a BODEGAS RAMÓN RAMOS S,L, no se justifica porque no se le imponen las costas a la actora, haciendo referencia a dudas iniciales pero sin concretar de dónde surgen esas dudas, que tampoco se atisban en cuanto a la falta de legitimación activa de AIRES DE DUERO S,L,U que no es titular de la marca de conformidad con el artículo 41 de la LM, con una legitimación que no estaba explicada en la demanda inicial. Igualmente muestran su disconformidad con la imposición de costas derivadas de la desestimación de la demanda reconvencional, invocando un trato distinto al no apreciar en este caso dudas de hecho o de derecho.

SEGUNDO.- La legitimación activa de la codemandante AIRES DEL DUERO S,L,U. con relación a la acción acumulada de competencia desleal. Estimación del recurso.

8.-Es oportuno reiterar los antecedentes fácticos relevantes que la sentencia de instancia expone, y que deben considerarse aceptados en la medida en que los recursos no los discuten de manera expresa. Doña Mariola fue contratada en el año 2006 para que se ocupase de la promoción de ventas de tres bodegas en el extranjero, de manera que las tres bodegas (después se asume que solo siguió actuando en relación con la actora TARDENCUBA) terminan siendo consideradas lo que han llamado un 'consorcio', que contrató a tales efectos a la persona que finalmente inscribe y registra la marca cuestionada, con el logo y el dominio discutido. Cuestiones como lo referente a quién era el titular de la marca en función de quién fue quien creó el logo, sí don Jorge o doña Mariola, y también en función de los ordenadores desde los cuales se produjo el registro, no son ya discutidas en los recursos.

9.- Desde el punto de vista fáctico la sentencia también hace los siguientes pronunciamientos no cuestionados en los recursos.

'Rotas las relaciones comerciales con la bodega TARDENCUBA en el año 2014, Mariola no pudo continuar haciendo uso de la marca 'AD AIRES DEL DUERO' en la forma en la que lo había hecho hasta ese momento. Recordemos que los servicios de la demandante se contrataron con la finalidad de expandir el departamento de comercio exterior de varias bodegas, entre ellas la mercantil TARDENCUBA. Para desempeñar sus servicios, Mariola operaba a través de la dirección de correo electrónico DIRECCION000; además, giraba las facturas por sus servicios empleando para ello 'AIRES DEL DUERO' -v. documento nº 6 de la demanda-; las tarjetas que entregaba como responsable de exportación incorporaban el signo distintivo registrado a su nombre (documento nº 7); en el bloque documental nº 8 figuran facturas expedidas por la demandante empleando para ello el signo 'AIRES DEL DUERO'. En el acto de la audiencia previa, la demandante aportó un informe complementario sobre el estado de los dominios www.airesdelduero: en este documento, se deja constancia de que la demandante ha recuperado el dominio airesdelduero.es; después de expirar en el año 2017, fue registrado por la aquí demandante en fecha 18 de enero de 2018 y la página se encuentra operativa a fecha actual. Respecto de los restantes dominios, se indica que se dejaron caducar dos, mientras que siguen de alta desde el año 2014 los cuatro restantes; aunque no se puede saber si su titular sigue siendo Jorge, se señala que, al constar como fecha de alta la anterior de 2014, es razonable pensar que siguen controlados por él, al constar como fecha de alta la anterior de 2014, es razonable pensar que siguen controlados por el registrador antiguo'.

10.- Tras un análisis doctrinal y jurisprudencial sobre la complementariedad de las acciones marcarias y las derivadas de la legislación concurrencial, la juez expuso que en la demanda no se hizo una mejor concreción de las acciones ejercitadas al amparo de una u otra norma, pero que esto no había causado indefensión a la adversa, aunque la mejor concreción se realizase en conclusiones, teniendo en cuenta la clara exposición fáctica realizada.

11.- Finalmente, resuelve acogiendo la falta de legitimación activa de la codemandante AIRES DEL DUERO S.L.U. con argumentación proyectada exclusivamente sobre las acciones por infracción de la marca. Sostiene así que 'En relación a la falta de legitimación activa de la mercantil AIRES DEL DUERO S.L.U., debe estimarse la excepción invocada, habida cuenta que las acciones civiles que se ejercitan bajo la cobertura del art. 41 LM son las que corresponden al titular de la marca registrada -en nuestro caso, Mariola y no AIRES DEL DUERO S.L.U.- '

12.- El recurso de los actores invoca el artículo 34 de la LM para sostener que el titular de una marca puede autorizar a un tercero, en este caso a su mercantil AIRES DEL DUERO S,L,U para la utilización de la marca en el mismo tráfico económico.

13.- Que el titular de una marca puede autorizar a un tercero y en este caso a la mercantil constituida por el mismo titular para su uso, es tan cierto, como que no vemos que sea una previsión del artículo 34 de la LM invocado, que en realidad regula los derechos conferidos al titular de la marca, sin que se haya argumentado que la sociedad mercantil actora sea una licenciataria de la titular doña Mariola, sino tan solo que usa la marca con el consentimiento de su titular.

14.- Hacemos ver que la sentencia estima en parte las acciones marcarias en cuanto que ejercitadas por la titular registral, pero también la declarativa de competencia desleal que se correspondería con el ilícito del artículo 4 de la LCD, promovida por la misma doña Mariola contra TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S;L. Entendemos que, de todas las conductas descritas en la demanda, las únicas a las que la sentencia atribuye significación como conductas infractoras del artículo 4 de la LCD, son a) La creación de una dirección de correo, sin su autorización que resultó ser DIRECCION001 ; y b) el hecho de hacerse con el control de las cuentas de correo de Mariola y/o contestando desde la cuenta DIRECCION001. Estas conductas son atribuidas a TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S,L.

15.- Es claro que el artículo 33.1 de la Ley de competencia desleal autoriza el ejercicio de acciones de competencia desleal de los artículos 32.1 1º a 5º a cualquier persona cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados, o incluso amenazados, tal y como la sentencia reconoce.

16.- El recurso debe ser estimado en cuanto a la acción de competencia desleal ejercitada por la actora AIRES DEL DUERO S,L,U, porque entendemos que aunque las puras acciones derivadas de la infracción marcaria corresponden al titular, la legitimación para el ejercicio de las acciones que contempla el artículo 33 de la LCD se reconoce legalmente a toda persona que participe en el mercado ( Artículo 3) cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal ( Artículo 33. 1 LCD). Tales condiciones concurren en AIRES DEL DUERO S.L. con relación a la conducta de las demandadas -al menos, según la sentencia, de TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S.L.- descrita como 'objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe' y, por ello, constitutiva del ilícito descrito en el artículo 4 de la LCD y así declarado en la sentencia.

TERCERO.-La legitimación pasiva de la codemandada la mercantil BODEGA RAMÓN RAMOS, S.L. Desestimación del recurso.

17.- La lectura del recurso de las actoras nos hace concluir que la legitimación pasiva de la mercantil BODEGA RAMON RAMOS S,L que se defiende, se correspondería con la infracción de marca denunciada con cita del artículo 40 de la LM. Sin embargo, las conductas que se describen no son de un uso indebido de un signo, sino que se trata de 'redireccionamientos 'entendidos como el medio mediante el cual se captaban a los usuarios de una web para dirigirlos hacia donde se anunciaban los productos de BODEGA RAMON RAMOS S,L. El uso indebido de una marca implica la violación del derecho de exclusiva que pertenece al titular; es la utilización no consentida del signo, o de otro similar, para identificar productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca ha sido registrada, o para identificar productos o servicios similares, si existe un riesgo de confusión por parte del público. Consideramos, a la vista de los hechos probados, que BODEGA RAMON RAMOS S;L no utiliza el signo Aires del Duero para identificar sus propios productos, y tampoco servicios de la clase de los amparados por el registro de la marca, de modo que le ha sido correctamente negada la falta de legitimación pasiva para soportar las acciones por violación de la marca.

18.- El recurso solo se refiere a la legitimación pasiva BODEGA RAMON RAMOS S,L con relación a las acciones marcarias. No defiende, en cambio, que la ostente para soportar las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda (concretadas en la sentencia apelada en la declarativa del artículo 4 LCD), pese a que la sentencia también se la niega en este ámbito. En consecuencia, la sentencia de primera instancia debe ser confirmada en cuanto a este extremo.

CUARTO.-Sobre la invocada mala fe de la actora doña Mariola al registrar la marca. Desestimación del recurso.

19.- Los demandados/reconvinientes insisten en la mala fe de la actora justificativa de la demanda reconvencional solicitando la nulidad de la marca registrada de conformidad con lo establecido en el artículo 51 1 b) de la LM. La labor comercial de doña Mariola era la propia de un agente comercial de vinos para la venta el extranjero, y en ningún caso dicha marca representaba esa condición. Recuerdan que como dice la sentencia, la marca fue registrada de la clase 35, consistente en servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales: difusión y distribución de materialpublicitario (folletos, prospectos, impresos muestras). Servicios de ayuda a laexplotación de una empresa comercial en régimen de franquicia; servicios de emisión defranquicias relativas a la ayuda en la explotación de una empresa comercial, serviciosde ayuda a la empresa mediante estudios de mercado, investigaciones comerciales y deopinión pública, organización de empresa, servicios de asesoramiento en materia denegocios, informes comerciales e investigación, representación en exclusiva, servicios deimportación y exportación.En tales términos entienden que el radio de acción de la marca sólo tiene sentido en función del contrato de prestación de servicios de 1 de septiembre de 2006 aportado como documento nº 13, pues hasta entonces Mariola no desarrollaba actividad alguna y se limitaba a realizar un máster de formación en las bodegas, convirtiéndose en persona contratada con la finalidad de introducir, consolidar y expandir los vinos de las bodegas que formaban el consorcio en el extranjero, consorcio que la sentencia expone que estaba formado por las bodegas Arroyo y Carmelo con Tardencuba, aunque en los últimos años la relación comercial se mantuvo exclusivamente con esta última sociedad. En función de ese contrato y de este relato, lo que los demandados exponen es que Mariola no tenía por clientes a las personas físicas o jurídicas captadas en el extranjero, sino que sus clientes eran las bodegas, y las personas captadas en el extranjero eran clientes de las bodegas, porque el producto vendido era el vino, reiterando que la actividad de la demandada era la propia de un agente comercial de vinos para la venta en el exterior.

20.- De la testifical prestada por la expareja sentimental de doña Mariola, don Constantino, y por el testigo don Cristobal que actuó en representación de Bodegas Arroyo, así como de la documentación aportada, se deduce que doña Mariola propuso a las bodegas la inscripción de la marca, y que al no realizarlo las bodegas, decidió realizarlo ella. De ello deducen las reconvinientes apelantes que doña Mariola era sabedora de que estaba inscribiendo una marca que representaba una serie de productos, en concreto los vinos, de los que no era propietaria, y por ello la marca no era representativa de la labor comercial de doña Mariola, que en realidad se encuadra en la propia de un agente comercial, haciendo ver que la decisión de la inscripción no sentó bien a nadie.

21.- Reiteramos que ya no se plantean cuestiones acerca de quién creó el logo, ni se discuten las razones de la sentencia para desestimar la caducidad de la marca por falta de uso, haciendo ver la dificultad de uso teniendo bloqueados los dominios asociados a la marca. También debemos recordar que la marca registrada no es una marca de producto, sino una marca de servicios diversos para la comercialización de todo tipo de productos, no solo vinos.

22.- El escrito de oposición de las actoras y apeladas sostiene que en este punto el recurso se limita a una simple reiteración de argumentos, y a la vez denuncian la introducción de hechos nuevos que no concretan, para afirmar la prohibición de una 'mutatio libelli'.

23. - En definitiva, debemos resolver si existe mala fe al registrar en nombre propio la marca 'AD AIRES DEL DUERO', por una persona que estaba contratada por un consorcio de bodegas para promocionar los vinos en el extranjero.

La sentencia de instancia motiva de manera metódica lo relacionado con la mala fe en el registro de la marca de la siguiente manera: ' Nulidad de la marca motivada por su registro de mala fe

Esta causa de nulidad de absoluta del registro de la marca se contempla en el art. 51.1.b) LM .

La reciente STS nº 625/2020, de 23 de noviembre ,(recuerda que) El art. 51.1.b) RMC, fue interpretado por la STJUE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 (TJCE 2009, 175)), en el siguiente sentido:

'para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registrode un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita'.

Por su parte, la STJUE 27 de junio de 2013, caso Malaysia Dairy Industries (C-320/12 (TJCE 2013, 178)), en relación con el precepto equivalente de la Directiva de marcas, el art. 4.4. g) Directiva 2008/95 (LCEur 2008, 1802), después de advertir que 'el concepto de 'mala fe', a efectos de dicha disposición, constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión', respecto de la jurisprudencia anterior apostilla:

'el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para acreditar que concurre mala fe en el solicitante a efectos de dicha disposición, procede tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro. La circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la mencionada disposición, de que concurre mala fe en el solicitante'.

En la misma resolución, la Sala Primera invoca la STJUE 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik (C-104/18 (PROV 2019, 261215), para dotar de mayor concreción al concepto de mala fe en el registro de la marca. Así, se esta noción presupone una actitud o una intención fraudulentay, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico:

'Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)'.

En el presente caso, no concurren los parámetros que resultan de la doctrina jurisprudencial reproducida para que pueda apreciarse que el registro de la marca 'AD AIRES DEL DUERO' se ha realizado de mala fe.

En la reconvención se ha incidido, para justificar la concurrencia de mala fe, en dos circunstancias:

i) El previo registro del nombre de dominio www.airesdelduero.es, por parte de Jorge -representante de las mercantiles TARDENCUBA y BODEGA RAMÓN RAMOS-. Se dice que fue esta persona la que se encargó de dar de alta este dominio, así como la dirección de correo de Mariola ( DIRECCION000); por tanto, el registro del dominio se hizo en diciembre de 2006 para desarrollar la promoción de servicios a través de internet y en ningún caso se actuó por encargo de Mariola como verdadera titular del dominio.

ii) El diseño de la marca que fue registrada por Mariola se produjo desde un ordenador de Bodegas Ramón Ramos en diciembre de 2006, coincidiendo con la fecha de registro del dominio. El auténtico creador del logo fue Jorge y no Mariola. Se aporta como documento nº 5 de la contestación a la demanda y reconvención un informe pericial en el que se indica que la fecha de creación del fichero .jpg con el logo de la marca se corresponde con enero de 2007 y se almacenaba en un ordenador de BODEGA RAMÓN RAMOS S.L.

Decíamos que la apreciación de la mala fe del solicitante nos remite a un determinado momento temporal -fecha de solicitud del registro- y exige una valoración global de todos los factores pertinentes, que son precisamente los concurrentes en el momento de solicitar el registro -v. STJUE caso Malaysia Dairy Industries-. En concreto, debe prestarse especial atención a la intención del solicitante y así puede ser reveladora de la mala fe la intención de impedir que un tercero comercialice un producto o servicio. Así, por ejemplo, existe mala fe si el solicitante registra la marca sin intención de utilizarla, sino para impedir la entrada de un tercero en el mercado - STJUE de 11 de junio de 2009, caso LINDT & SPRÜNGLI AG-. También es importante destacar, como resulta de la última resolución mencionada, que el mero conocimiento de que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar no es suficiente por sí solo para acreditar la mala fe del solicitante.

En el supuesto enjuiciado, no cabe apreciar la existencia de mala fe en un contexto como el que dio lugar al registro de la marca a la que se refiere la reconvención. En sus respectivos escritos de alegaciones, a pesar de que puedan existir algunas divergencias puntuales en el relato de los hechos, sí se da una coincidencia sustancial en circunstancias tan determinantes como la existencia de la relación comercial entre las partes, que se inició en el año 2006 -documento nº 13 de la demanda-. El contrato de prestación de servicios de fecha 1 de septiembre de 2006, suscrito entre Mariola y TARDENCUBA, deja claro que la contratación de los servicios de la demandante tenía como finalidad introducir, consolidar y expandir a esta empresa en los mercados exteriores. En el marco de estas relaciones comerciales con la demandante, en la que también fueron parte otras bodegas - BODEGAS FÉLIX LORENZO CACHAZO y BODEGA S. ARROYO, documentos nº 4 y 5 de la demanda- se firmó un convenio de colaboración, para el impulso de estas bodegas en el mercado internacional. Declaró en su calidad de gerente de BODEGA S. ARROYO y manifestó que, en todo momento, Aires del Duero se vinculó a Mariola y representaba los servicios que ésta prestaba, consistentes en apoyo a la exportación.

Por más que la demandada persevere en negar que éste fue el verdadero contexto en el que surgió la relación comercial entre las partes, lo cierto es que el contrato aportado como documento nº 13 de la demanda corrobora, en este extremo, la versión de la actora. A ello se unen, además, las declaraciones prestadas por el testigo Cristobal, quien ratificó el contenido del documento en el que se hacía referencia a la creación del nombre 'aires del Duero' y a la actividad de promoción de las bodegas que, desde el inicio de las relaciones negociales, asumió Mariola. En concreto, este testigo -gerente de BODEGA S. ARROYO- manifestó que la demandante siempre había operado bajo el signo AIRES DEL DUERO, que se creó para el desarrollo de su trabajo.

En la reconvención se insiste en la intervención de Jorge en el diseño del 'logo', e incluso se practica prueba pericial al respecto. También existen algunos correos electrónicos cruzados por las partes, relativos a la confección del signo, pero, ni de esta circunstancia, ni del registro del nombre de dominio por parte del Sr. Jorge, se puede deducir la mala fe de la demandante en el registro de la marca. Es de notar que la acción entablada no es la reivindicatoria sino la de nulidad por registro de mala fe; desde este último prisma ha de efectuarse el enjuiciamiento y, tal y como se ha indicado, no se da ninguno de los elementos apuntados por la doctrina jurisprudencial ut supra reproducida para apreciar la mala fe de la solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca.

24.-Frente a todas las explicaciones que hemos transcrito, la queja del recurrente se limita a reiterar que doña Mariola fue contratada como agente para promocionar los productos en el extranjero, y que ello no se compadecía con el registro de la marca, lo que es una simple repetición de argumentos sin tener en cuenta las explicaciones dadas por la sentencia de instancia. Entendemos con los documentos nº 94 y 95 que doña Mariola recomendó a las tres bodegas la inscripción de la marca, y no haciéndolo, fue ella quien decidió hacerlo con solicitud de registro del 10 de octubre de 2007; y cuando se defiende que la decisión de doña Mariola de inscribir la marca no sentó bien, lo que se pone de manifiesto es que conocieron ese registro, y no se opusieron sino al tiempo de contestar a la demanda y reconvenir. Además, la marca registrada AIRES DEL DUERO es una marca de servicios diversos, que no identificaba productos de TARDENCUBA ni tampoco servicios que ésta o cualquier otra sociedad vinculada prestase para terceros en esa época.

QUINTO.-Sobre la cuantía indemnizatoria acogida. Desestimación del recurso.

26.- El recurso de las actoras sostiene que, puesto que la explotación de la marca se realizó a través de AIRES DEL DUERO SLU a la que doña Mariola le había cedido el uso, las pérdidas sufridas por la mercantil deben ser tenidas en cuenta, considerando acreditados 42.713€ de pérdidas que se reflejan en el único informe pericial existente, acudiendo a la tabla de pérdidas del impuesto de sociedades, acreditando 40.584,22€ en 2015 y otros 2.150,69€ posteriormente, por lo que semejante cifra debería ser acogida.

También defiende el recurso que los clientes, en su mayoría extranjeros, lo eran de AIRES DEL DUERO SLU, que se dedicaba a comercializar los vinos de las demandadas, pero que podría haber servido a cualquier otra marca de la zona mediante el uso de la marca, considerando así que al menos debió tenerse en cuenta para el cálculo del lucro cesante un crecimiento de la facturación equivalente al que experimentó el mercado en esos años, que para la denominación de origen de Ribera de Duero fue del 15%. En definitiva, mantienen la procedencia de la cifra reclamada en el informe pericial propio, desglosada en los 42.713€ de pérdidas sufridas, 101.751,83€ de ganancias dejadas de obtener, y la indemnización de 5.535,17€, completando así los 150.000€ reclamados.

27. El régimen del artículo 43 de la LM aplicable establece que 'La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro...'.El precepto recoge diversos criterios a tener en cuenta, como el perjuicio causado a la marca por uso defectuoso de los productos afectados, o por su presentación inadecuada, la gravedad y el grado de difusión. Procesalmente y a tales efectos, el precepto autoriza al lesionado para '...exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.Y como previsión de cierre, en términos de lo conocido como presunción de daño o daño 'in re ipsa', finaliza regulando que el perjudicado tendrá ' en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'.

28. Aunque pudiésemos relacionar las pérdidas de la mercantil creada por la titular de la marca con el daño sufrido como consecuencia de la violación, lo que la juez de instancia sostiene es que los 42.713€ son el resultado contable de AIRES DEL DUERO S.L, y que ese valor es un concepto distinto al de pérdidas ocasionadas por el uso indebido de la marca. Y no observamos que en el recurso se nos ofrezcan explicaciones para descubrir por qué este argumento de la juez resulta ser erróneo, por lo que no encontramos sustento para dejar sin efecto su apreciación.

29.- Tampoco sabemos de dónde surge el concepto indemnizatorio consistente en el lucro cesante por importe de 101.751,83€ que pretende la actora. Consideramos que es cierto que doña Mariola y la mercantil actora podían haber continuado con la promoción de vino u otros productos a sus clientes en el mercado, dado que la marca registrada no era de producto, sino relacionada con la comercialización, y sin limitación a clientes extranjeros, y ello a pesar de haber perdido la relación con BODEGAS RAMÓN RAMOS, y después con TARDENCUBA, argumento que tampoco ha sido discutido en el recurso. Finalmente, la petición de que al menos se tenga en cuenta un crecimiento del 15% de la facturación conforme al mostrado por el mercado en esos años para la denominación de origen de Ribera de Duero, es un argumento sorpresivo que no puede ser acogido.

30.- La juez termina acudiendo de manera correcta a la previsión de cierre del precepto aplicado, afirmando que ' Si acudimos a la información contable que obra unida al dictamen pericial de la demandante comprobamos cuál es la cifra de negocios de TARDENCUBA S.L. en los ejercicios 2013 a 2017. Dado que la ruptura de las relaciones comerciales y el inicio de la conducta infractora se ha fijado, en esta resolución, en el año 2014, la indemnización prevista en el artículo 43.5 LM habrá de calcularse sobre la base de la cifra de negocios de los años de los que se dispone -2014 a 2017-: este cálculo arroja una indemnización de 5.138 euros'.

31.- Cuando revisamos el informe pericial económico (documento nº 50 de los de la demanda) apreciamos que concluye que 'En función del artículo 43.5 de la Ley de marcas , al menos se podrá fijar en el 1% de la cifra de negocios del infractor. En nuestro caso, la última cifra de negocios disponible, según las tablas anteriores supone unos ingresos de 538.269.00 euros nos sale que los ingresos obtenidos por las dos bodegas TARDENCUBA y RAMÓN RAMOS en el período 2013- 2017 suma un total de 538.269€'.

32.- Ese valor es la suma de la cifra de negocios de TARDENCUBA (115.415€) y de RAMON RAMOS (422.854€). Pero, puesto que el artículo 43.5 se refiere al '1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados', no es posible tomar más que la cifra de negocios de TARDENCUBA, que es la única infractora, sin que, por otra parte, apreciemos motivos para reducir la cifra de negocios y ceñirla a la correspondiente a ventas en el extranjero. Al describir la sentencia el uso indebido de la marca la conducta no se limita al empleo del signo para promoción de los productos de TARDENCUBA en el extranjero. Así las cosas, con estimación parcial del recurso de las demandadas/apelantes, la indemnización debe ser reducida al 1% de la cifra de negocios de la infractora TARDENCUBA.

SEXTO.-Sobre los intereses. Estimación del recurso.

33. En la fijación de la indemnización procedente, la juez concede los intereses legales desde el requerimiento extrajudicial del 18 de mayo de 2015 y no desde uno anterior del año 2014 que no recoge fecha, aunque fuese respondido, pero no conociendo la fecha a tener en cuenta, toma la fecha del otro requerimiento para fijar el momento del devengo de intereses. Entendemos que la juez resuelve así por considerar que estamos ante una deuda de valor. Pero las demandadas recurrentes sostienen que en ningún momento se pidieron intereses legales, por lo que consideran que la sentencia incurre en una clara incongruencia 'extra petita', pues a diferencia de los intereses procesales del artículo 576 de la LEC que se producen 'ope legis', los intereses moratorios y generales, solo pueden ser concedidos cuando se piden expresamente, circunstancia esta última que no se ha producido, y el requerimiento tampoco recogía cifras sobre las que tener en cuenta los intereses.

34.- Sucede que al contestar al recurso, las actoras han sostenido que '... en cuanto a los intereses (alegando incongruencia extra petita), sí nos interesa manifestar que en el presente procedimiento nunca se ha discutido una deuda, sino una indemnización por daños y perjuicios, indemnización cuya cuantía solicitada en nuestro escrito de demanda absorbe absolutamente el devengo de cualquier tipo de interés'. Atendido lo expuesto por las propias apeladas, que en definitiva vienen a reconocer que no solicitaron intereses legales, y en función del principio dispositivo, debemos dejar sin efecto la imposición de intereses sobre la cifra reclamada y después concedida.

SÉPTIMO.-Sobre las costas de la instancia.

35.- La sentencia de instancia, aunque mantengamos que la demandante AIRES DE DUERO S,L sí tenía legitimación activa con relación a la acción de competencia desleal, sigue siendo una sentencia estimatoria parcial, ahora además con reducción de la cifra indemnizatoria y tras dejar sin efecto los interés legales de la cantidad reconocida, por lo que es perfectamente correcta la decisión de no realizar especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas. Y en cuanto a las costas causadas a la codemandada absuelta están justificadas las dudas de derecho en cuanto a la legitimación pasiva, que ha sido resuelta en función de la forma en que ha sido planteado el recurso frente a la sentencia de instancia.

36.- Las costas de la desestimada demanda reconvencional están igualmente bien impuestas, pues fue desestimada plenamente, y no ha existido duda alguna sobre la titularidad de la marca, con rechazo de la invocada inscripción de mala fe, por lo que el recurso al respecto debe ser desestimado.

OCTAVO.- Costas y depósito.-

37- El recurso de las actoras ha sido en parte estimado, por lo que no se impondrán costas de la apelación conforme al artículo 398 de la LEC, y habrá de devolvérseles el depósito constituido para recurrir, por aplicación de la disposición adicional 15ª de la LEC.

39.- El recurso de apelación de las demandadas ha sido también estimado en parte, en cuanto al importe de la indemnización y dejar sin efecto el pronunciamiento sobre los intereses legales impuestos en la instancia, por lo que tampoco procede hacer especial imposición de costas e igualmente habrá de devolverse el depósito constituido para apelar.

Fallo

LA SALA ACUERDA: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de los actores DOÑA Mariola y AIRES DEL DUERO S,L,U debemos revocar la sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña exclusivamente en el sentido de considerar que la codemandante AIRES DEL DUERO S,L,U ostenta legitimación activa con relación a la acción acumulada declarativa de competencia desleal, que ha sido acogida en la sentencia frente a TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S,L.

Con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por las demandadas, reducimos a 1.154,14€ la indemnización que la infractora, TARDENCUBA BODEGAS Y VIÑEDOS S,L. habrá de abonar a doña Mariola por violación de su marca registrada, sin más intereses que los procesales desde la sentencia de instancia.

Confirmamos en lo demás la sentencia de primera instancia, incluidos sus pronunciamientos sobre costas.

No hacemos especial imposición de las costas de esta alzada. Se dispondrá la devolución a las apelantes de los depósitos constituidos para recurrir.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes, haciéndoles saber conforme preceptúa el artículo 248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra ella cabe recurso de casación por interés casacional que deberá ser interpuesto ante esta Sección en el plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse las actuaciones originales con testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra resolución de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de Sala de su razón, incluyéndose el original en el Libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.