Sentencia Civil Nº 69/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 779/2011 de 17 de Febrero de 2012

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA Nº 779-C33/11

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 279/08

JUZGADO MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2

SENTENCIA NÚM. 69/12

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a diecisiete de febrero de dos mil doce.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 279/08, sobre infracción de modelo comunitario y nulidad de modelo comunitario, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud de sendos recursos entablados, de un lado, por la parte actora-reconvenida, PLÁSTICOS FACA, S.A. y Don Fabio , representada por la Procuradora Doña Carmen Baeza Ripoll, con la dirección del Letrado Don Joan Comorera Estarellas y; de otro lado, por la parte demandada-reconviniente, LABORATORIOS HERBATURAL, S.A. (en lo sucesivo, HERBATURAL), representada por el Procurador Don Daniel J. Dabrowski Pernas, con la dirección de la Letrada Doña Sandra García Cabezas.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 279/08 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha ocho de junio de dos mil once, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimado la excepción de falta de legitimación activa de la mercantil demandante PLÁSTICOS FACA, S.A. opuesta por la empresa demandada y desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Enrique de la Cruz Lledó en representación de Fabio contra la empresa LABORATORIOS HERBATURAL, S.A., representada por el Procurador Sr. Daniel Dabrowski, debo absolver y absuelvo a la demandada de

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se prepararon sendos recursos de apelación por cada una de las partes y, tras tenerlos por preparados, presentaron el respectivo escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la parte adversa, la cual presentó el correlativo escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 779-C33/11, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día quince de febrero, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- La demanda principal que inicia este proceso tiene por objeto una acción de infracción del modelo comunitario número 207634-0005 solicitado el día 22 de julio de 2004 y cuyo registro fue publicado el día 5 de octubre de 2004, fundada en los artículos 10 y 19.1 del Reglamento (CE ) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo, RDMC), del que es titular Don Fabio al no producir en los usuarios informados los envases destinados a productos cosméticos comercializados por LABORATORIOS HERBATURAL, S.A., identificados como muestras 2 y 3 de las aportadas por la demandada reconviniente, una impresión general distinta y, a tal fin deduce: una acción declarativa de la titularidad del modelo comunitario y de la infracción y, una acción de condena a la cesación, a la remoción de los productos y del material de promoción, a la destrucción, a la indemnización de daños y perjuicios que cifró en el trámite de conclusiones en 305.562,52.- €, a la publicación de la Sentencia y al pago de las costas del juicio.

La representación gráfica del modelo registrado por el Sr. Fabio y la reproducción de los envases litigiosos comercializados por LABORATORIOS HERBATURAL, S.A. son las siguientes:

Modelo Comunitario 207634-0005 Envases de HERBATURAL

SEGUNDO.- La demanda reconvencional articulada por HERBATURAL interesa la declaración de nulidad del modelo comunitario de la demandante principal porque no se ajusta a la definición de dibujo y modelo comunitario (artículos 25.1.a y 3.a RDMC) y, subsidiariamente, por carecer de carácter singular fundada en los artículos 25.1.b y 6 RDMC siempre que el diseño impugnado pudiera consistir en un envase cuya forma resultase similar a la forma representada por el envase de HERBATURAL al existir numerosos antecedentes.

TERCERO.- La Sentencia de instancia acogió la excepción de falta de legitimación activa de PLÁSTICOS FACA, S.L., desestimó la demanda principal porque los envases comercializados por HERBATURAL no producen en el usuario informado la misma impresión general que el modelo registrado por el Sr. Fabio y, también desestimó la demanda reconvencional porque el modelo comunitario registrado representa la apariencia de un producto con unas características determinadas y porque las anterioridades indicadas producen en el usuario informado una impresión general distinta en relación con el modelo comunitario registrado.

Frente a la misma se han alzado ambas partes:

1.-) la demandante-reconvenida interesa la desestimación de la excepción de falta de legitimación activa y la estimación de la demanda principal.

2-) la demandada-reconviniente interesa la estimación de la demanda reconvencional.

CUARTO.- La excepción de falta de legitimación activa de PLÁSTICOS FACA, S.A.

Hemos de confirmar la desestimación de la excepción porque solo está legitimado para instar la acción de infracción el titular del modelo registrado a quien atribuye el artículo 19.1 RDMC el ius prohibendi o el licenciatario inscrito según establecen los artículos 32.3 y 33 RDMC.

A la vista de la certificación expedida por la OAMI el titular del modelo comunitario es Don Fabio y no consta que la mercantil PLÁSTICOS FACA, S.A. sea licenciataria inscrita en el Registro. En conclusión, PLÁSTICOS FACA, S.A. carece de legitimación para promover una acción de infracción del modelo comunitario registrado número 207634-0005.

El hecho de que Don Fabio sea el Administrador único de PLÁSTICOS FACA, S.A. no es razón para extender la legitimación activa a la referida mercantil porque estamos en presencia de dos personas distintas con patrimonios jurídicos independientes.

El hecho de que PLÁSTICOS FACA, S.A. sea la mercantil que fabrica y comercializa los envases que reproducen físicamente el modelo comunitario registrado y pueda sufrir las consecuencias económicas negativas derivadas de la infracción tampoco es relevante porque, insistimos, solo está legitimado para el ejercicio de la acción de infracción el titular o, en su caso, el licenciatario.

QUINTO.- Recurso de apelación deducido por la demandada-reconviniente, LABORATORIOS HERBATURAL, S.A.

Iniciamos el examen de los recursos con el de la demandada-reconviniente porque de estimarse su pretensión de nulidad del modelo comunitario de Don Fabio resultaría inútil el examen de las alegaciones del recurso de éste que se fundamentan en la validez del referido título.

La primera alegación denuncia la infracción del artículo 25.1.a) en relación con el artículo 3.a) RDMC porque si es un elemento estructural e inherente a cualquier diseño la apariencia o su visibilidad durante la utilización normal del producto, la representación gráfica del modelo registrado incluye elementos o características que no resultan visibles durante la utilización normal del referido producto.

La Sentencia de instancia rechaza la petición de nulidad fundado en este motivo porque el diseño comunitario representa " la apariencia de la totalidad de un producto en el sentido de distinguir tres elementos diferenciados del mismo (tapa, cuerpo interior y cuerpo exterior), pero concreta la parte interior del mismo y define como tapa roscada y exterior aproximadamente cilíndricos con posibilidad de tener variantes tanto el exterior como la tapa. "

El artículo 3.a) RDMC define el dibujo o modelo como: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación.

De esta definición se desprende que uno de los presupuestos del diseño comunitario es el de la apariencia en el sentido de que sea perceptible visualmente la totalidad o parte del producto al que se incorpora mediante su utilización normal y, así se desprende de una interpretación sistemática atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4.2.a) y 3 RDMC que señala que " un dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular...si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último...se entenderá por utilización normal cualquier utilización efectuada por el usuario final, excluidos los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación."

Sobre el concreto objeto de protección de un dibujo o modelo comunitario registrado ya nos hemos pronunciado al indicar que es la representación del mismo tal y como está registrado sin que pueda remitirse para la definición de sus características al producto material o físico al que se incorpora el dibujo o modelo. A estos efectos, la Sentencia número 353/09 de veinticinco de septiembre de dos mil nueve indicaba: " A la vista de las razones que han llevado al Juzgador de la primera instancia a realizar el examen comparativo de los diseños confrontados atendiendo, en cuanto a la silla de la actora, al dibujo que aparece representado en el registro y no al del " Modelo TC- Ref.150 " que se hacía valer en la demanda, la cuestión previa a dilucidar una vez más y como ya ocurriera al resolverse por esta Sala un supuesto análogo en su sentencia 281/08 de 23 de julio , es la de determinar cuál es el objeto del derecho del actor: o bien el modelo cuya representación se incorpora a la solicitud ( artículo 36.1.c del Reglamento (CE ) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en lo sucesivo, RDMC) y es objeto de publicación una vez concedido el registro ( artículos 49 RDMC y 14.2.c del Reglamento (CE ) núm. 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios, en adelante, RE), o bien los concretos productos a los que se incorpora el modelo registrado.

La Sala, ya se dijo entonces, se inclina por la primera de las opciones referidas pues si el derecho se adquiere por el registro, sólo aquello que es objeto de publicidad registral constituirá también el objeto del derecho cuya protección se interesa ante el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios como consecuencia de su supuesta infracción. Se argumentaba al efecto en la citada sentencia que el artículo 14 RE concreta cuál es el objeto de la publicación registral y, en lo que aquí interesa, aparte de la representación de los dibujos y modelos pudiendo constar, respecto de los modelos, de hasta siete perspectivas diferentes (artículo 4.2 RE), también deberán indicarse los productos a los que se vayan a incorporar o aplicar los dibujos y modelos comunitarios, precedidos por el número y agrupados por las clases y subclases de la Clasificación de Locarno y, en su caso, si así consta en la solicitud, de una descripción sencilla por dibujo o modelo no superior a cien palabras en la que se explique la representación del dibujo o modelo, o de la muestra, y referida sólo a las características que aparezcan en dicha representación. Quiere decirse que en el registro sólo se contiene una representación del modelo que puede comprender, si así consta en la solicitud, de hasta siete perspectivas diferentes; también se incluye de manera necesaria los productos a los que se vayan a incorporar pero haciendo referencia a las clases y subclases de la Clasificación de Locarno, no al concreto producto que va a ofrecerse en el mercado por el titular registral y; de forma facultativa, si así consta en la solicitud, también comprenderá la publicidad registral una descripción sencilla y breve que explique las características del modelo.

Por otro lado, y como también se razonó allí, la información adicional (indicación de las clases de productos a los que va a incorporarse el modelo registrado y la descripción explicativa de la representación) contenida en la publicación registral distinta de la representación del modelo no afecta al alcance de la protección del modelo según dispone el artículo 36.6 RDMC, lo que viene a reforzar el elemento de la representación del modelo como objeto del derecho concedido al titular registral."

Si partimos de las consideraciones anteriores hemos de concluir que no concurre en el dibujo o modelo registrado el presupuesto de la apariencia exigido en la definición de dibujo o modelo contenida en el artículo 3.a) RDMC por las siguientes razones:

En primer lugar, aunque se indique en la certificación que los productos a los que se incorpora el dibujo o modelo son botellas, frascos y tarros (a los que no se extiende la protección según establece el artículo 36.3 RDMC), resulta imposible imaginar cuál es la apariencia perceptible visualmente del envase con el solo examen del dibujo o modelo representado en la certificación registral ni siquiera examinándolo desde la perspectiva del "usuario informado", concepto definido en la STJ de 20 de octubre de 2011: "constituye un concepto intermedio entre el de «consumidor medio», aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate",

En segundo lugar, aunque se pretendiera representar una sección transversal del modelo lo que no se indica en la certificación registral ni se adapta al apartado 11.4 de las Directrices de Examen de los dibujos y modelos comunitarios elaboradas por la OAMI que aconseja la utilización de líneas punteadas en una perspectiva "para indicar partes del diseño que no son visibles en dicha perspectiva, es decir, líneas no visibles", tampoco nos permite concluir que representa un envase que está formado por un cuerpo exterior que presenta una forma cilíndrica, un cuerpo interior de forma troncocónica invertida que se prolonga hacia arriba en una zona cilíndrica roscada exteriormente y una tapa que presenta forma cilíndrica y escasa altura cuya parte interior está roscada, a no ser que nos sirvamos del concreto producto al que se aplica la sección transversal reproducida en el registro lo que no es posible pues el objeto de protección es el dibujo o modelo según su representación registral.

En tercer lugar, afirmar que la representación registrada permite apreciar un cuerpo exterior y una tapa cilíndricos y que el cuerpo interior tiene una forma troncocónica invertida obliga a suponer que estamos en presencia de un "cuerpo de revolución" que es el formado al girar una figura plana sobre un eje y, en nuestro caso, ni siquiera el eje aparece grafiado en la representación del dibujo o modelo. Es posible que los dos peritos propuestos por la actora-reconvenida no tengan ninguna dificultad en apreciar el "cuerpo de revolución" y las subsiguientes formas cilíndricas y troncocónicas por sus conocimientos de dibujo técnico al ser ambos Ingenieros. Sin embargo, desde la perspectiva de un "usuario informado", no es posible llegar a esas conclusiones al carecer de conocimientos especializados de dibujo técnico.

En cuarto lugar, uno de los peritos propuestos por la actora-reconvenida, Sr. Ambrosio , reconoció en el acto del juicio que la representación gráfica del dibujo o modelo registrado admite varias formas externas: cilíndrica, rectangular, cuadrada, elipse, sin que ninguna de ellas esté especialmente definida en la representación gráfica lo que viene a confirmar que el simple examen de la representación registrada no permite conocer cuál es la forma externa perceptible visualmente.

En quinto lugar, aún admitiendo a efectos dialécticos que el cuerpo exterior y la tapa son cilíndricos y que el cuerpo interior presenta una forma troncocónica invertida, para poder percibir visualmente lo que destaca la representación registrada sería necesario seccionar longitudinalmente el modelo y, es evidente que para un "usuario final" según el artículo 4.3 RDMC, no un "usuario informado", seccionar longitudinalmente el producto al que se incorpora el dibujo o modelo no constituye una utilización normal porque ello supone su inutilización.

En sexto lugar, tampoco es admisible la tesis introducida por la actora-reconvenida en su escrito de contestación a la reconvención de que estamos en presencia de un producto complejo con varios componentes porque el artículo 4.2.a) RDMC exige también que el componente siga siendo visible tras incorporarse al producto complejo durante la utilización normal de este último y, ya hemos dicho, que no concurre esta circunstancia.

En séptimo lugar, se rechaza el argumento defensivo consistente en que al no haber sido denegado el registro en la OAMI significa de manera definitiva que la representación del dibujo o modelo solicitado se ajustaba a la definición de la letra a) del artículo 3 RDMC al exigir el artículo 47.1.a) ese examen previo antes de la concesión del registro. De ser así, no tendría sentido la previsión de la causa de nulidad del artículo 25.1.a) RDMC cuando el dibujo o modelo no se ajusta a la definición de la letra a) del artículo 3 una vez que ya se ha concedido el registro.

No procede el examen del resto de las alegaciones del recurso al haberse formulado subsidiariamente.

En conclusión, se revoca la Sentencia de instancia en el sentido de estimar la demanda reconvencional y, en consecuencia, declarar la nulidad del dibujo o modelo comunitario número 207634-0005 por lo que, una vez firme la presente, deberá remitirse copia a la OAMI para que proceda a la inscripción de una mención en el Registro según establece el artículo 86.4 RDMC.

SEXTO.- Recurso de apelación deducido por la parte demandante-reconvenida, Don Fabio .

El recurso de apelación tiene por objeto la estimación de la demanda principal cuyo objeto es la acción de infracción del dibujo o modelo comunitario número 207634-005 en los términos ya indicados en el ordinal primero de la presente resolución.

Al haberse declarado la nulidad del dibujo o modelo que constituye el presupuesto de la acción de infracción y al producir la declaración de nulidad efectos retroactivos según indica el artículo 26.1 RDMC, resulta ya inútil el examen del recurso de apelación principal procediendo su desestimación.

SÉPTIMO.- Costas causadas en la instancia y en esta alzada.

La consecuencia de los pronunciamientos de la presente Sentencia es la confirmación de la desestimación de la demanda principal y la estimación de la demanda reconvencional por lo que deberán imponerse a los demandantes principales todas las costas causadas en la instancia en virtud del criterio objetivo del vencimiento reconocido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La desestimación del recurso de apelación deducido por la demandante-reconvenida lleva consigo que se impongan a ellas las costas causadas en esta alzada originadas por su recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 394.1, al que se remite el artículo 398.1, ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La estimación del recurso de apelación deducido por la demandada-reconveniente lleva consigo que no se impongan a ninguna de las partes las costas causadas en esta alzada originadas por ese recurso, según establece el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

OCTAVO.- Destino de los depósitos constituidos para la preparación de los respectivos recursos de apelación.

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acuerda, de un lado, la devolución a HERBATURAL del depósito constituido para la preparación del recurso de apelación al haberse estimado y; de otro lado, la pérdida del depósito constituido por los demandantes principales para la preparación del recurso al no haberse acogido.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido por Don Fabio y PLÁSTICOS FACA, S.A. y con estimación del recurso de apelación deducido por LABORATORIOS HERBATURAL, S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2, de fecha ocho de junio de dos mil once, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, que:

1.-) estimando la excepción de falta de legitimación activa de PLÁSTICOS FACA, S.A. y con desestimación de la demanda principal promovida por el Procurador Don Enrique de la Cruz Lledó, en nombre y representación de Don Fabio , contra LABORATORIOS HERBATURAL, S.A., debemos absolver y absolvemos a ésta de todas las pretensiones deducidas en su contra, imponiendo las costas causadas a la instancia a la parte actora;

2.-) desestimando la demanda reconvencional promovida por el Procurador Don Daniel J. Dabrowski Pernas, en nombre y representación de LABORATORIOS HERBATURAL, S.A., contra Don Fabio , debemos declarar y declaramos la nulidad del dibujo o modelo comunitario número 207634-0005 y, una vez firme la presente, se remitirá copia a la OAMI para que proceda a una inscripción de una mención en el Registro, imponiendo al demandado las costas causadas en la instancia;

3.-) debemos condenar y condenamos a Don Fabio y a PLÁSTICOS FACA, S.A. al pago de las costas causadas en esta alzada originadas por su recurso y a la pérdida del depósito constituido para la preparación del recurso

4.-) no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso de LABORATORIOS HERBATURAL, S.A. acordando la devolución a esta parte del depósito constituido para su preparación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales con una caja que contiene parte de la documentación acompañada a la contestación-reconvención, una caja con cinco muestras de tarros aportados por la demandada-reconvenida y otra caja con dos muestras de tarros aportados por la demandante principal, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banesto, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.