Sentencia CIVIL Nº 7/2017, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1995/2016 de 13 de Enero de 2016

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001995/2016

K

SENTENCIA NÚM.: 7/17

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA

DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES

DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN

En Valencia a trece de enero de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. MagistradoDOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN,el presente rollo de apelación número 001995/2016, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000114/2014, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Jose Ramón , representado por el Procurador de los Tribunales IGNACIO MONTES REIG, y asistido del Letrado IVAN LUIS SEMPERE MASSA y de otra, como apelados a PROCON NERIUM, S.L. representado por el Procurador de los Tribunales MARGARITA FERRA PASTOR, y asistido del Letrado INMACULADA GONZALEZ LOPEZ, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Jose Ramón .

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 30/09/15 , contiene el siguiente FALLO: 'Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Montés Reig en la representación que ostenta de su mandante D. Jose Ramón debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones deducidas en su contra, todo ello con imposición de las costas procesales causadas a la parte actora.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Jose Ramón , dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales. La presente sentencia se dicta fuera de plazo debido a la complejidad de la materia y la abrumadora cantidad de medios probatorios aportados.

Fundamentos

PRIMERO.-Planteamiento

La representación procesal de D. Jose Ramón formula recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado del Juzgado Mercantil Nº 1 de Valencia en fecha 30 de septiembre de 2015 , recaída en el Juicio Ordinario 114/2014,por la que se desestima la demanda de acción de reivindicación parcial de la titularidad de la patente española núm. 20133009 y acción de reivindicación parcial de la titularidad de la marca española núm. 3.061.060 'Landome', ambas en fraude de sus derechos, interpuesta por D. Jose Ramón contra Procón Nerium, S.L., con el fallo reproducido en los antecedentes de esta resolución.

La sentencia se sustenta en los arts. 10.1 y 2 en relación con el art. 12 de la Ley de Patentes y el art. 2.2 de la Ley de Marcas . Reconoce que el demandante ostenta la cualidad de inventor conjuntamente con el demandado, que es el único que sufraga los gastos de la invención y los registros. Expone que la prueba testifical le perjudica porque se deduce que como mucho colaboró inicialmente para perfilar los dibujos que finalmente fueron base del desarrollo gráfico posterior que más tarde acompaña la memoria descriptiva de la patente; que tenía conocimiento que la solicitud del registro se hizo a nombre de la sociedad y ahora se da cuenta que se equivocó y cita la Sentencia de esta Sala de 18 de enero de 2011 .

En relación al derecho marcario estima que no prueba la creación de la marca ni que interviniera en el proceso creativo, que no hubo actividad más o menos intensa en el desarrollo del producto y que tampoco fue sorpresivo el registro de la marca.

Desestima la demanda con imposición de costas a la parte actora.

Contra dicha resolución se alza la representación de D. Jose Ramón .

En primer lugar reclama la nulidad de actuaciones porque no se le dio traslado para impugnar la tacha de los testigos por él propuestos antes de dictar la sentencia. En la misma línea tampoco se tramitó la tacha por él efectuada de los testigos propuestos por el demandado. En consecuencia reclama que se declare la nulidad y se retrotraigan las actuaciones.

En relación al fondo alega error en la valoración de la prueba y falta de fundamentación jurídica con vulneración del art. 218.2 LEC . Expone que únicamente ha valorado la prueba testifical, en su conjunto, sin atender a la prueba documental ni pericial, por lo que falta valoración del resto de la prueba practicada, que llevaría a un resultado distinto. A continuación hace su propia valoración de la prueba testifical para acreditar que los planos los aportó él, que eran socios y que el Sr. Augusto se aprovechó de él.

Insiste en que es inventor de la patente y, por tanto, es cotitular, y no ha cedido sus derechos. No era consciente de lo que significaba ser 'inventor' y no 'cotitular'.

Por último impugna el pronunciamiento condenatorio en costas. Alega que existen dudas de derecho porque es inventor de la patente y no ha cedido sus derechos y que aporta prueba documental que acredita que el origen de la idea que fructificó en la patente es suyo.

La parte demandada se opone al recurso de apelación y solicita la confirmación de la sentencia al folio 1227.

En relación a la infracción de las normas procesales describe que se le dio traslado por diligencia de ordenación de 9 de abril de 2015 de la tacha de los testigos, aunque había defectos de redacción; que la tacha de la parte actora se hizo por escrito de 10 de abril de 2015 y se le dio traslado a la parte demandada y que en el juicio informó oralmente de la tacha y que el traslado de la diligencia de ordenación en fechas posteriores a la sentencia es un mero error de notificación, por lo que esta alegación es temeraria y de mala fe.

En relación al fondo se opone de forma prolija y extensa y también niega que no proceda condena en costas porque no hay dudas de la acción ejercitada y la pretensión y la parte actora ha incurrido en problemas de prueba, que no constituyen dudas de hecho ni de derecho.

SEGUNDO.-Nulidad de actuaciones y tacha de testigos

Comprobado al folio 1153 que se dio traslado con anterioridad a la celebración del juicio, mediante diligencia de ordenación de 9 de abril de 2015, de la tacha de testigos, y que el juicio tuvo lugar el 14 de abril de 2015, y pudo informar o impugnar de forma oral la tacha presentada, no existe infracción de normas procesales que le haya causado indefensión y que justifique una nulidad de actuaciones.

En la misma línea, en todo caso, pudo presentar escrito sobre la tacha después del acto del juicio y antes de la sentencia y tampoco lo hizo.

De la misma forma, el propio demandado reconoce que tuvo conocimiento del escrito del actor de 10 de abril de 2015 sobre tacha de testigos, previamente al acto del juicio, y que formuló oralmente alegaciones a dichas tachas, por lo que niega que sufriera indefensión.

Es evidente que el Juzgado incurrió en mero error material al volver a dar traslado de la misma diligencia de ordenación de 9 de abril de 2015 una vez dictada la sentencia y este error no puede amparar la pretendida nulidad de actuaciones.

De esta forma se desestima la nulidad de actuaciones planteada como primer motivo de apelación.

TERCERO.-Invención de la patente

Como paso previo a entrar a resolver el recurso de apelación planteado hay que delimitar el objeto del procedimiento, la acción ejercitada y el planteamiento de la parte actora en la exposición de sus hechos y fundamentos jurídicos, principalmente en relación a la acción de reivindicación de cotitularidad de la patente.

Así, la parte actora reclama la cotitularidad de una patente y una marca ('Landome') porque, siendo el Sr. Jose Ramón el inventor -a la mercantil demandada le reconoce derechos sobre la invención porque ha desarrollado la idea originaria del actor- la sociedad demandada ha procedido a registrar ambos derechos de propiedad industrial en fraude de sus derechos.

En sede de patentes hay que traer a colación el art. 10 de la Ley de Patentes , que establece:'1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce. 2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas. 3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32. 4. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente'.

Y el art. 12 de la Ley de Patentes añade '1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle. 2. Cuando una persona sólo tenga derecho a una parte de la patente podrá reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a los dispuesto en el apartado anterior'. En este último inciso se sustenta la pretensión del actor.

Pero ambos preceptos deben ponerse en relación con elart. 23, que dispone 'La solicitud de patente deberá designar al inventor. En el caso de que solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente'.

Este precepto se ubica en el Título V, Concesión de la Patente, dentro del Capítulo I, 'Presentación y requisitos de la solicitud de la patente'. Es decir, en la solicitud de registro de una patente, el solicitante que no ostente la cualidad de inventor, debe acreditar la adquisición del derecho que pretende inscribir, pues de otro modo dicha solicitud no será tramitada.

Pues bien, conjugando la exigencia de acreditación del art. 23 con la presunción legal a favor del solicitante contenida en el art. 10.4, es evidente que el actor que pretenda ejercitar una acción de reivindicación de titularidad -cotitularidad en este caso- por fraude de sus derechos debe destruir dicha presunción legal y acreditar que no hubo adquisición de derechos del solicitante conforme al art. 23 o que ésta existió con abuso de confianza, mala fe o engaño.

Sin embargo, el conjunto de medios de prueba presentado por la parte actora y los propios argumentos enumerados en su demanda y su recurso de apelación no discuten estos extremos sino que, en esencia, se dirigen a acreditar la cualidad de inventor del actor. Lo mismo sucede en la contestación de la parte demandada, que dirige su estrategia procesal a desvirtuar la cualidad de inventor o la importancia de la participación del actor en el proceso inventivo de la patente.

Ahora bien, la cualidad de inventor del actor no es un hecho controvertido en este proceso ni puede ser negado. En primer lugar, porque en la propia solicitud de patente dirigida por la sociedad a la Oficina Española de Patentes y Marcas (doc. 32, folios 350 y ss.) se reconoce la cualidad de 'inventor 2' a D. Jose Ramón . Y así consta en la OEPM (doc. 24, folio 316). En segundo lugar, porque no se ha presentado excepción de falta de legitimación activa cuya finalidad sea negar los derechos del actor a ejercitar las acciones interpuestas -ni tampoco se han presentado argumentos o documentos que permitan apreciarla de oficio-, que se sustenta en la propia condición de inventor del actor. Y, en tercer lugar, porque la sentencia de primera instancia reconoce tal cualidad y no ha sido un hecho impugnado en la segunda instancia ( art. 456 LEC ).

La conclusión que se alcanza es que, si bien la demanda concreta la acción ejercitada y la pretensión en el Suplico, desenfoca los medios de prueba presentados en relación a los hechos controvertidos que deben ser acreditados para la estimación de las acciones. Vemos que el objeto del proceso no radica en acreditar la cualidad de inventor, que no niega la OEPM y resulta de la propia solicitud presentada por la sociedad demandada, sino en probar que ésta actuó en fraude de sus derechos al registrar la patente y la marca. En resumen, como no puede ser de otro modo, este recurso parte de la premisa de la cualidad de inventor del actor y analizará si concurren los presupuestos y requisitos de la acción de reivindicación de la cotitularidad en fraude de derechos.

CUARTO.-Valoración de la prueba en segunda instancia. Titularidad de la patente

El art. 456 LEC establece 'En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación'.

De acuerdo con este precepto, es revisable en segunda instancia la valoración dada en primera instancia a la prueba practicada, de manera que pueda dar lugar tal revisión a un pronunciamiento si la sala alcanza diversas conclusiones. En palabras deTribunal Constitucional, la segunda instancia se concibe (aunque con alguna limitación) '(...)como una revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius, y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantum devolutum quantum appellatum)' (Sala Primera, sentencia 120/2009, de 18 de mayo; Sala Segunda , Sentencia 2/2010 , de 11 de eneroentre muchas otras).

Como señala la Sentencia de AP de Madrid, secc 10ªde 27 de noviembre de 2013 (ROJ SAP M 22052/2013 ):'El análisis mismo y la verificación de la actividad probatoria desplegada y de su valoración forma parte indisociable de la propia función revisora que el recurso de apelación está llamado a desempeñar. Como recurso ordinario, permite una irrestricta observación y, en su caso, censura, de lo actuado y decidido en el proceso, sin que, por lo mismo, se encuentren limitadas las facultades del órgano de segundo grado para conocer de la totalidad de la actividad desarrollada por el órgano judicial ante quien se ha sustanciado el primero...Y ello con independencia de que el recurso se proponga, esencialmente, anteponer el resultado de unos medios de prueba sobre otros para alcanzar un resultado más favorable a los particulares intereses de la parte recurrente, en contra del criterio más objetivo y desinteresado del órgano jurisdiccional....; señaladamente cuando la sentencia se funda en una apreciación conjunta de la prueba con atención a determinados medios en relación con lo arrojado por otros y se formula un motivo específicamente orientado a desarticular esa apreciación combinada'.

Pues bien, en el recurso de apelación se invoca, como segundo motivo de apelación, que la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba y falta de fundamentación jurídica ( art. 218.2 LEC ) porque se ha limitado a sustentar la demanda en la prueba testifical y no ha valorado oportunamente la prueba documental y pericial aportada.

Este motivo de apelación no puede ser acogido. En la misma línea de lo expuesto en el Fundamento Jurídico anterior, la mayor parte de la voluminosa prueba documental y pericial presentada pretende acreditar la intervención del actor en el proceso inventivo de la patente y, por ende, su cualidad de inventor. Como la sentencia reconoce dicha cualidad, pues resulta del propio registro, es innecesario valorar la abrumadora prueba presentada, que únicamente tiene tal finalidad.

Y precisamente la sentencia valora la prueba testifical, concretamente, la declaración del agente de propiedad industrial, porque acredita que el actor tenía conocimiento que se había presentado la solicitud de registro de la patente a nombre de la sociedad; es decir, guarda relación con la acción de reivindicación de cotitularidad en fraude de derechos.

A esta prueba pueden añadirse otros argumentos que llevan a la confirmación de la sentencia, respecto la acción de cotitularidad de la patente, como es el propio tenor de la demanda. En la pág. 16 consta ' El Sr. Jose Ramón , desconocedor de la legislación en materia de patentes, estaba convencido de que su condición de inventor de la patente era suficiente para poder explotar su invención(...)'. En la pág. 18 reconoce 'Tal y como quedó probado en el documento 10, mi representado estaba al tanto de las comunicaciones en torno a la solicitud de la patente, y estuvo igualmente presente en varias reuniones. De las mismas extrajo y se le transmitió que su condición de inventor de la patente le otorgaba derechos sobre la misma, realizando varias preguntas en torno a esta consideración para asegurarse. Es por ello que no se extrañó al ver los resguardos de solicitud de la patente, en los que aparecía Procón Nerium, SL como único solicitante -se adjunta dicho comprobante como documento 32-.'.

A ello se suman los correos aportados como doc. 10, que, efectivamente, acredita que al actor se le daba puntual información sobre el registro de los derechos (folios 72 a 96), participando en la redacción de los documentos aportados (folios 82 a 92).

No ha sido un hecho controvertido que todos los gastos de registro fueron asumidos por la sociedad demandada (folios 480 reverso a 482).

Por otro lado, la postura del actor ha sido considerar que la mera solicitud del registro a nombre de la sociedad demandada, a pesar que le reconoce su condición de inventor, constituye por sí un fraude de sus derechos. Y ello aunque en todo momento tuvo conocimiento de la solicitud y estuvo presente en las reuniones, como la misma demanda reconoce.

Pero, lo cierto es que el actor no es una persona ajena al ámbito societario y desconocedor de los derechos de propiedad industrial. Así la demandada ha acreditado que el actor es un hombre de negocios, un empresario con amplia experiencia en distintos sectores, titular de cargos de administración y responsabilidad en al menos once sociedades mercantiles (doc. 2 de la contestación a la demanda, folios 435 a 459). De la misma forma, tiene registrado el modelo de utilidad U9400450, de fecha 18 de febrero de 1994 (doc. 9 de la contestación a la demanda, folios 498 y 499), precisamente a través del mismo agente de propiedad industrial que posteriormente registró la patente controvertida (Sr. Lázaro ) y varias marcas, en concreto marca 2736916(1) en fecha 25 de octubre de 2006 (doc. 10 de la contestación, folio 503) y marca 2736919(6) en la misma fecha (doc. 11 de la contestación, folio 505).

Valorando todos los datos del proceso y la normativa aplicable, dado que existe una presunción legal a favor del solicitante y que éste debe acreditar el origen de su derecho cuando no es el inventor, no es suficiente que el actor alegue que existe fraude de sus derechos simplemente porque no se le informó de la diferencia entre ser inventor y ser titular del registro de la patente ni tampoco la mera negativa del actor sobre la cesión de su derecho; sino que éste debe presentar una concreta argumentación relativa al fraude de sus derechos. En este punto vale la pena destacar que el agente de propiedad industrial es el mismo que registró a nombre del actor las marcas mencionadas en el párrafo anterior, y por tanto, alguien que previamente conocía y que le daba plena confianza, a quien podía preguntar las dudas que tuviera.

Insistimos en que, teniendo conocimiento puntual del registro de la patente y del pago de los gastos por la sociedad, sin que la demandada haya ocultado ningún extremo sobre su actuación, es necesario que el actor exponga un hecho, dato, conducta o comportamiento concreto de la sociedad demandada que constituya un fraude de sus derechos. Sin embargo, sobre este extremo se guarda silencio en la demanda y no existe prueba de cargo.

Y con más razón ello es relevante porque en la solicitud de registro, en cumplimiento del mencionado art. 23 de la Ley de Patentes , consta que el modo de obtención del derecho (del solicitante) es por contrato (folio 350 reverso). Significa que se presentó un contrato de cesión de derechos de los inventores (Sr. Jose Ramón y Sr. Augusto ) a favor de la Procón Nerium, S.L. para justificar su condición de solicitante. Este dato es conocido por el actor porque consta en el doc. 32 aportado con la demanda (además que le fue notificado por el propio agente de propiedad industrial cuando se presentó ante la oficina, por mail, como consta en el doc. 10 de la demanda) y ni se menciona en la demanda ni ha sido combatido ni ha sido impugnado.

Partiendo de la existencia de un contrato de cesión de derechos, para combatirlo o impugnarlo, bien pudo el actor presentar diligencias preliminares para tener copia del mencionado contrato o solicitar su exhibición documental a través del art. 328 LEC . Y ello no sólo es razonable, sino que existiendo presunción legal a favor del solicitante, que precisamente se basa en que ha presentado prueba del origen de su derecho, ello constituye un presupuesto imprescindible para la estimación de la acción. Pero, el actor ha hecho todo lo opuesto, pues ha guardado silencio, no ha mencionado siquiera la existencia de tal contrato, mucho menos para impugnarlo, limitándose a negar de forma genérica que se hubiera producido la cesión.

En la misma línea, tampoco ha concretado ninguna actuación de la sociedad que pudiera constituir fraude de sus derechos (incumplimiento de pactos o compromisos, engaño, etc.)

Por tanto, el actor no ha acreditado que haya existido fraude de sus derechos en el registro de la patente, sino que la sociedad demandada actuó con conocimiento del actor y cesión de sus derechos.

Es evidente que el actor tuvo una expectativa de ganancia con el proyecto Landome y la futura construcción de las viviendas patentadas -no sabemos si en base a unos pactos verbales o escritos porque no se han aportado ni es objeto de este proceso- y al verse desplazado del proyecto por el Sr. Augusto , una vez cedidos sus derechos como inventor, se ha visto gravemente perjudicado.

Resulta evidente que el cauce para reclamar dicha expectativa, sin prejuzgar si procede o no, no es a través de la acción de reivindicación de titularidad de la patente en fraude de sus derechos. Por ello que la conclusión no puede ser otra que desestimar el recurso de apelación.

QUINTO.-Titularidad de la marca

La SAP Barcelona, Sec. 15ª, de 14 de julio de 2016 (ROJ: SAP B 6429/2016 - ECLI:ES:APB:2016:6429) analiza la acción reivindicatoria de la titularidad de la marca en fraude de derechos, con base en el art. 2.2 LM :

'27. El art. 2.2 LC concede a la persona perjudicada por el registro de una marca la posibilidad de reivindicarla ante los tribunales, como ha hecho la actora reconvencional. En un sistema como el nuestro, que se funda en el principio de que la adquisición de los signos se hace por su registro ( art. 2.1 LM ), de forma que la inscripción tiene eficacia constitutiva, parece un contrasentido la denominación de acción reivindicatoria para designar la acción que se atribuye al tercero que se considere perjudicado por el registro de un signo. Es obvio que ese tercero no puede ser titular del signo reivindicado, al menos en el país en el que reclame su titularidad. Por consiguiente, en materia de marcas, no estamos ante una acción reivindicatoria en el sentido del Código Civil sino ante una reivindicatoria impropia, cuyo ejercicio no presupone la titularidad del signo. Por consiguiente, no son exigibles los requisitos que la doctrina jurisprudencial exige para el éxito de la acción reivindicatoria.

Así se explica que el mero usuario de un signo inscrito a favor de otro pueda encontrar protección en el art. 2.2 LM y acudir a esta norma para discutir al titular registral, verdadero titular de la marca, su mejor derecho sobre el registro.

28. Presupuesto para que pueda prosperar la acción reivindicatoria, según resulta del art. 2.2 LM es que el registro de la marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual. En nuestro supuesto, lo que la reconvención imputa al Sr. Simón es haber solicitado el registro con fraude de los derechos de un tercero, concretamente de los derechos de Incroxcrom Internacional.

Para que pueda prosperar la acción ejercitada es preciso que resulte acreditado que la actora reconvencional ostenta un mejor derecho sobre el signo que el adquirido por el tercero. Y es preciso asimismo que el registro de ese tercero pueda considerarse efectuado como de mala fe'.

En la misma línea la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2015 expresa:

'La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual'.

Como afirmábamos en la sentencia núm. 391/2013, de 14 de junio , esta acción alcanza ordinariamente a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 de la Ley de Marcas casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena (o para obstaculizar la posición ganada por el tercero en el mercado). Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en et conflicto'.

La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mayor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestro que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

El fraude de los derechos del demandante se produce no salo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venia siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo'.

La jurisprudencia, en relación con el art. 2.2 LM , enumera los presupuestos que deben quedar probados en el proceso para estimar la demanda: primero, que el actor acredite que venía usando el signo en el mercado con anterioridad al registro; segundo, que el registro se haya hecho en fraude de sus derechos (abuso de confianza, mala fe, engaño, aprovechamiento de la reputación ajena, etc.).

Pues bien, a la hora de valorar la prueba aportada por el actor y el discurso argumentativo de la demanda y el recurso de apelación, llegamos a la misma conclusión que en el Fundamento Jurídico anterior y el juez a quo.

En primer lugar, el registro de la marca se hizo a nombre de la sociedad teniendo puntual conocimiento el actor y también lo reconoce así en la demanda. En la pág. 21 afirma 'Del mismo modo que en el apartado anterior y por idénticos motivos, mi mandante estuvo en todo momento al tanto de los cruces de emails relacionados con el registro de la marca, así como participó en las decisiones del logotipo, productos y servicios a solicitad, etc.'. Igualmente el agente de propiedad industrial encargado del registro fue localizado a través de la hija del actor, siendo por tanto una persona de confianza a quien podía haber preguntado las dudas que tuviera (lo reconoce la propia demanda en la pág. 21 y resulta de los mails cruzados como doc. 11 de la demanda).

El conocimiento puntual del registro de la marca queda acreditado por la propia documentación aportada por la demanda, especialmente los mails remitidos directamente por el agente al actor y a la sociedad demandada (doc. 11 de la demanda, especialmente folios 113 a 117 y 122 a 125). Incluso el actor tiene una copia de la autorización concedida por la propia sociedad al agente de propiedad industrial para el registro a su nombre, de fecha 25 de enero de 2013 (folio 116), y posteriormente no mostró su desacuerdo. Lo mismo se puede decir de la solicitud de registro de marca, de fecha 29 de enero de 2013 (folio 118).

En este caso la ausencia de datos, hechos, conductas o comportamientos que puedan constituir un fraude de sus derechos es aún mayor, pues la demanda se limita a mencionar que tuvo conocimiento del registro y que como el agente lo contactó su hija pudo incurrir en confusión sobre la titularidad de la empresa y el registro de la marca a nombre de ésta, pensando que pertenecía tanto al Sr. Augusto como al Sr. Jose Ramón , mientras que la sociedad demandada tenía conocimiento que el registro se hacía exclusivamente a su nombre.

Pues bien, esta afirmación nunca daría lugar a un fraude de derechos, pues ni siquiera denuncia que la sociedad generara el engaño en el agente de la propiedad industrial; y, en todo caso, el propio actor podía haber informado adecuadamente al profesional contactado por su hija, dado que tuvo puntual conocimiento del registro. Es más, la propia hija, Dª Lorena , lo denomina 'mi contacto del registro de marcas' (folio 97 reverso, mail de 16 de enero de 2013, doc. 11 de la demanda) y el actor ha tenido comunicación directa con el agente mediante mail, teléfono y reuniones presenciales.

En relación a la jurisprudencia y los presupuestos de la acción, la propia prueba documental aportada con la demanda acredita que la marca registrada no estaba siendo empleada anteriormente por el actor sino que se creó especialmente para el proyecto Landome de viviendas patentado. Y el actor no ha acreditado que dicha creación fuera suya sino que fue encargado y realizado en la oficina donde trabajaba su hija (doc. 11 de la demanda), previo pago de sus honorarios por la sociedad demandada.

En relación al presupuesto sobre el fraude de derechos, insistimos en que ni se ha concretado la conducta o comportamiento en que consistiría dicho fraude y mucho menos lo ha acreditado.

SEXTO.-Desestimación del recurso de apelación. Costas

El tercer motivo de apelación combate el pronunciamiento condenatorio en costas procesales. Considera que existen en el caso dudas de hecho que justificaría que no hubiera imposición de costas incluso en el caso de desestimar la demanda.

La sociedad demandada alega que los problemas de prueba de la parte actora no constituyen dudas de hecho y que deben imponerse las costas a la parte actora.

En el presente caso, dado que el actor ostenta la cualidad de inventor y así lo declara la propia OEPM a consecuencia del comportamiento de la propia sociedad demandada solicitante, consideramos que existen dudas de hecho en el presente caso que justifican que no se haga imposición de costas a ninguna de las partes.

Ciertamente las reclamaciones extrajudiciales y la contestación a la demanda se han dirigido a negar la cualidad de inventor del actor, dejándole totalmente al margen del proyecto constructivo, y ello ha dado lugar a la presente demanda y ha generado dudas de hecho ( art. 394 LEC ) que impiden la imposición de costas a la parte actora.

La estimación de este motivo del recurso de apelación supone la estimación parcial del recurso de apelación, lo que conlleva que no se haga imposición de las costas procesales, en virtud del art. 398 en relación con el art. 394 LEC .

Y ello con la consecuente devolución del depósito constituido.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación formulado por la representación de D. Jose Ramón contra la Sentencia de 30 de septiembre de 2015 pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado titular del Juzgado Mercantil núm. 1 de Valencia , recaída en el Juicio Ordinario 114/2014, que se REVOCA en el sentido de no imponer condena en costas a ninguna parte. Se mantienen el resto de pronunciamientos.

Todo ello sin expresa condena en costas en esta alzada a la parte recurrente.

Se declara la devolución del depósito efectuado para recurrir, al que le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta nº 15 LOPJ .

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el art. 207.4 LEC , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así lo acuerdan, manda y firman los Ilustrísimos Sres. Magistrados de la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia

PUBLICACIÓN.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.