Sentencia CIVIL Nº 7/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 1157/2017 de 03 de Enero de 2019

Encabezamiento

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120168002972
Recurso de apelación 1157/2017-2ª
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 358/2016
Cuestiones esenciales que se plantean: Marcas. Nombre comercial. Nulidad de marca por riesgo de
confusión. Infracción de nombre comercial por riesgo de confusión. Ilícito desleal.
SENTENCIA núm. 7/2019
Componen el tribunal los magistrados:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
Elena Boet Serra
En la ciudad de Barcelona a tres de enero de dos mil diecinueve.
Parte apelante: Marcelino y Viajes In Out Travel, S.L.
-Letrada: María Jesús Sanmartín
-Procurador: Ángel Joaniquet Tamburini
Parte apelada: Pol Viatges, S.L.
-Letrado: José Antonio Calderón Chavero
-Procurador: Luis Pérez de Olaguer Moreno.
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 31 de mayo de 2017
-Demandante: Marcelino y Viajes In Out Travel, S.L.
-Demandada: Pol Viatges, S.L.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: ' que estimo parcialmente la demanda interpuesta por parte de la entidad VIAJES IN OUT TRAVEL, S.L. y de D. Marcelino contra la entidad POL VIATGES, S.L. declarando que D. Marcelino ostenta derechos prioritarios y exclusivos sobre el nombre comercial mixto, número 0214858 'IN OUT VIAJES TRAVEL' para diferenciar en clase 39 los servicios de una agencia de viajes minorista la utilización por la demandada del signo para diferenciar servicios de agencias de viajes, vulnera el nombre comercial 0214858 'IN OUT VIAJES TRAVEL' de D. Marcelino y en consecuencia se condena a la demandada a cesar en el uso del citado signo, y a retirar del mercado toda oferta publicitaria o promocional realizada en cualquier soporte material conocido, incluido Internet en relación con los servicios de agencia de viajes al amparo del citado signo distintivo.

Se desestiman el resto de pretensiones.

No se imponen las costas del procedimiento '.



SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la demandante. La demandada presentó escrito de oposición al recurso.



TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 15 de marzo de 2018.

Actúa como ponente la magistrada Elena Boet Serra.

Fundamentos

PRIMERO.-Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Los demandantes, Marcelino y la entidad Viajes In Out Travel, S.L., comparecen como titular registral y sociedad autorizada para su uso por aquél, respectivamente, del nombre comercial mixto 'IN OUT VIAJES TRAVEL', registrado en la OEPM bajo el núm. 0214858, para diferenciar servicios de agencia de viajes de la clase 39 de la Clasificación de Niza, y ejercitan una acción de nulidad de la marca mixta 'Barcelona in & out', registrada en la OEPM bajo el núm 2.955.452, para diferenciar 'servicios de agencia de viajes, transporte, embalaje y almacenaje de mercancías', de la clase 39 de la Clasificación de Niza, por riesgo de confusión con el citado nombre comercial. Además, y de forma acumulada, ejercitan una acción de infracción marcaria y de competencia desleal por el uso como elementos distintivos de los términos 'IN & OUT Barcelona', 'In Out Barcelona Tours', 'Barcelona IN & OUT', 'Barcelona In and Out'.

Expone la demanda que la entidad demandante, Viajes In Out Travel, S.L., disfruta deuna posición destacada así como de reputación en España e Internacionalmente, en los sectores de las Agencias de Viajes, prestación de servicios turísticos personalizados de toda índole de organización de eventos, articulación de incentivos; y que los servicios prestados destacan por su oferta bajo los denominadores comunes de la excelencia y similares señas de identidad construidas en torno a los términos IN OUT, acompañados o no de los calificativos o indicativos de actividad y/o destino. Así, afirma, que la compañía actora es conocida en el sector turístico de las agencias de viajes y de organización de eventos con las siguientes denominaciones, a título de marca y de nombre comercial: 'In Out Travel', 'Grupo In Out Travel', 'Viajes In Out', 'Viajes In Out Travel' y 'In Out Travel & Events'. Sostiene que la demandada es titular registral de una marca española mixta, que incluye la denominación 'Barcelona in & out' , que no usa en el mercado, y que, en cambio, usa el signo denominativo no registrado 'In & Out Barcelona' para distinguir servicios de agencia de viajes.

Denuncia el uso por la demandada de los mismos términos singulares 'IN OUT', que conforman y caracterizan el nombre comercial registrado de la actora, para identificar los mismos servicios (y servicios complementarios o conexos), generando un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor y aprovechándose de la distintividad del nombre comercial 'IN OUT VIAJES-TRAVEL' y/o del nombre comercial notorio no registrado 'IN OUT TRAVEL' o 'IN OUT TRAVEL & EVENTS' y/o de la denominación social notoria 'VIAJES IN OUT TRAVEL S.L.'.

El suplico de la demanda contiene las siguientes peticiones: ' Al amparo de las acciones ejercitadas conforme a la Ley de Marcas 17/2001 DECLARE Declare con carácter principal: 1º Que D. Marcelino ostenta derechos prioritarios y exclusivos sobre el Nombre Comercial mixto, número 0214858 'IN OUT VIAJES-TRAVEL' para diferenciar en clase 39 los servicios de una agencia de viajes minorista.

2º La nulidad de la marca española registrada número 2.955.452 'Barcelona in & out', concedida para diferenciar en clase 39 'servicios de Organización de Viajes, y servicios conexos o complementarios a los prestados por una Agencia de Transporte, Embalaje y Almacenaje de mercancías'.

Habiendo sido concedida para servicios idénticos al nombre comercial o de Organización de viajes, y servicios conexos o complementarios a los prestados por una Agencia de Viajes, incentivos eventos, congresos personalizados de transporte, de embalaje y almacenaje de mercancías'.

3º Que la utilización por POL VIATGES S.L. de los distintivos: 'IN&OUT Barcelona', 'In Out Barcelona Tours', 'Barcelona IN & OUT', 'Barcelona In and Out', 'www. Barcelonainandout.com', para diferenciar servicios de agencia de viajes, vulnera el Nombre Comercial 0214858 'IN OUT Viajes-Travel' de D. Marcelino .

Declare con carácter subsidiario, en lugar de la nulidad total de la marca española y al amparo del artículo 60 de la Ley de Marcas 17/2001: 4º La nulidad parcial de la marca española registrada número 2.955.452 'Barcelona in & out' concedida para diferenciar en clase 39 'Servicios de Organización e Viajes, Transporte, Embalaje y Almacenaje de mercancías', y con respecto a aquellos servicios que se consideraran incompatibles aplicativamente por identidad, similitud, conexidad o complementariedad con los servicios de una agencia de viajes minorista amparados por el nombre comercial 0214858 'IN OUT VIAJES- TRAVEL' CONDENE a POL VIATGES S.L., en la medida que sean responsables de las conductas relatadas en la presente Demanda: 1º A estar y pasar por la declaración de nulidad de la marca registrada número 2.955.452 'Barcelona in & out' concedida para diferenciar en clase 39 'Servicios de Organización de Viajes, Transporte, Embalaje y Almacenaje de mercancías'.

2º A cesar en el uso de los distintivos: 'IN&OUT Barcelona', 'In Out Barcelona Tours', 'Barcelona IN & OUT', 'Barcelona In and Out', www.barcelonainandout.com , para diferenciar servicios de agencia de viajes; fijando, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Marcas , una indemnización de 600 € por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación del nombre comercial 0214858 'IN OUT VIAJES-TRAVEL'.

3º A pagar los correspondientes daños y perjuicios por los siguientes conceptos: -En concepto de lucro cesante, el 1% de la cifra de negocios realizada por POL VIATGES S.L. por la prestación de sus servicios Agencia de Viajes mayorista o minorista con los distintivos: 'IN&OUT Barcelona', 'In Out Barcelona Tours', 'Barcelona IN & OUT', 'Barcelona In and Out', www.barcelonainandout.com , y conforme a los parámetros señalados en el Fundamento Quinto de este escrito, en los 5 años anteriores a la presentación de la Demanda.

4º A retirar del mercado toda oferta publicitaria o promocional realizada en cualquier soporte material conocido, incluido Internet en relación con los servicios de agencia de viajes al amparo de los distintivos: 'IN&OUT Barcelona', 'In Out Barcelona Tours', 'Barcelona IN & OUT', 'Barcelona In and Out', www.barcelonainandout.com . En particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.

5º A dejar de usar el nombre de dominio www.barcelonainandout.com , en relación con la prestación, anuncio, promoción de servicios de una agencia de viajes.

6º A pagar las costas de este procedimiento.

B) Al amparo de las acciones ejercitadas acumuladamente, de manera alternativa y/o subsidiaria, en la medida que fueren incompatibles, conforme a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.

B.1.-Declare Que el uso por POL VIATGES S.L. de los signos: 'IN&OUT Barcelona', 'In Out Barcelona Tours', 'Barcelona IN & OUT', 'Barcelona In and Out', www.barcelonainandout.com , constituyen actos desleales de obstaculización en el mercado o contrarios a la buena fe, de confusión y/o aprovechamiento de la reputación ajena.

B.2.-Condene -Al cese de los Actos de Competencia Desleal anteriormente mencionados.

2. La demandada se opone a la demanda sosteniendo la disimilitud entre los signos enfrentados. En concreto, aduce que el nombre comercial de la actora y las marcas de la demandada (la marca registrada no es usada y la no registrada tiene un uso muy residual y únicamente en internet) son signos mixtos que sólo coinciden en las palabras 'in' y 'out' y que esos términos son descriptivos de la actividad desarrollada por la demandada. Explica que los citados términos tienen una enorme difusión en el comercio español para muchos órdenes comerciales y que en elsector de las agencias de viajes dichas partículas se corresponden con las expresiones Incoming y Outgoing.

Rechaza la existencia de mala fe en la actuación de la entidad Pol Viatges, S.L., la notoriedad del nombre comercial de la actora, que no ha sido acreditada, el uso con finalidad descriptiva de los vocablos 'in' y 'out' conforme el art. 37 LM y la ausencia de riesgo de confusión de los signos enfrentados.

3. La sentencia, recurrida por la parte actora, estima parcialmente la demanda.

Desestima la acción de nulidad de la marca registrada mixta 'Barcelona in & out' por ausencia de riesgo de confusión al apreciar que los signos son distintos. Argumenta la sentencia que el único elemento coincidente entre el nombre comercial de la actora y la marca registrada impugnada son los términos 'in' y 'out', que aparecen de forma diferenciada en ambos signos y cuya escasa fuerza distintiva en el sector al que se aplica no dotan al conjunto de la suficiente distintividad para entender que los signos se parecen.

Estima la acción de infracción por riesgo de confusión entre el nombre comercial de la actora y el signo mixto usado por la demandada, que no es coincidente con la marca registrada por ésta. En cambio, desestima la acción de infracción en relación con el nombre de dominio usado por la demandada (www.barcelonainandout.com) en tanto que viene a recoger la localidad donde desarrolla su actividad y los términos a los que la presente resolución ha otorgado escasa fuerza distintiva.

También desestima las acciones de competencia desleal ejercitadas con base en el principio de complementariedad relativa entre la ley de marcas y la ley de competencia desleal, al concluir que la parte actora sustenta la pretensión de competencia desleal en la misma base fáctica que las acciones de nulidad e infracción del nombre comercial y, además, también rechaza que la conducta de la demandada pueda incardinarse en los, meramente citados, artículos 4 , 6 y 12 LCD .

La acción de indemnización de daños y perjuicios ejercitada por la actora, que solicitaba el 1% de la cifra de negocios realizada por la demandada y remitía a ejecución de sentencia la determinación de los daños causados, es desestimada por el Sr. magistrado a quo al concluir que, con arreglo al art. 219 LEC , no cabeuna declaración en ese sentido, sino que habiéndose practicado la totalidad de la prueba por ella solicitada, debió concretarse la cantidad a reclamar, sin posibilidad de su determinación en ejecución de sentencia.

4. El recurso de apelación de la parte actora se alza contra todos los pronunciamientos a quo desestimatorios de las pretensiones deducidas en la demanda, formulando alegaciones relativas tanto a la valoración de la prueba como a las argumentaciones jurídicas contenidas en la sentencia que pueden sintetizarse en las siguientes: Errónea valoración de la prueba sobre el carácter descriptivo y el carácter distintivo débil de los términos 'in' y 'out' y del nombre comercial 'In Out Travel-Viajes'.

Errónea apreciación de los hechos, valoración de la prueba y aplicación del derecho que ha llevado a una indebida desestimación de la acción de nulidad de la marca mixta 'Barcelonain & out'.

Indebida desestimación de las acciones de cese en el uso del nombre de dominio www.barcelonainandout.com Indebida desestimación de las acciones de cese y en su caso retirada del uso de los términos 'Barcelona IN & OUT', 'Barcelona In and Out', In & Out Barcelona Tours, para diferenciar los servicios de una agencia de viajes.

Indebida desestimación de las acciones de competencia desleal. Errónea aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa de las acciones de competencia desleal. Las acciones ejercitadas no se fundan en los mismos hechos que las acciones de infracción del nombre comercial. Lo que se postula es la defensa de 'un conjunto de señas de identidad no registradas con las que llevaría identificando su actividad durante más de 20 años, en el mercado turístico nacional e internacional, la sociedad Viajes In Out Travel y que girarían en torno a unos mismos términos IN y OUT (por ese orden) como su elemento distintivo nuclear'. Y error en la valoración de la prueba y en la motivación de la sentencia. Los actos desleales denunciados en la demanda al amparo del art. 4 LCD son 'los actos desleales continuados de aproximación indebida a las señas de identidad de los actores en el mercado con afectación de las anteriores y obstaculización de su desarrollo empresarial al amparo de las mismas'.

Con relación a la acción de indemnización de daños y perjuicios, errónea aplicación del art. 219 LEC .

En relación con el pronunciamiento en materia de costas, deben imponerse a la demandada por estimación sustancial de la demanda y por la concreta circunstancia de la existencia de un requerimiento previo.



SEGUNDO.- Relación de hechos probados.

La sentencia recurrida establece la siguiente relación de hechos probados que no han sido controvertidos en la segunda instancia: ' 1. El día 29 de octubre de 1997, D. Marcelino solicitó de la OEPM el nombre comercial mixto 0214858 'IN OUT VIAJES TRAVEL'. El citado nombre comercial fue concedido el día 22 de junio de 1998 para diferenciar en clase 39 los servicios de una agencia de viajes minorista conforme a la siguiente impresión (documento 1 de la demanda).

En el registro aparece en blanco y negro y así se presenta por las partes, aunque en el tráfico (con los colores registrados) se presenta de un modo aproximado a éste.

2. El día 20 de agosto de 1999, D. Marcelino solicitó el dominio www.inouttravel.com, actualmente titularidad de la sociedad VIAJES IN OUT TRAVEL, S.L. Documento número 9 de la demanda.

3. El día 27 de abril de 2000, D. Marcelino otorgó escritura de constitución de la sociedad VIAJES IN OUT TRAVEL, S.L. Documento número 14 de la demanda.

4. El día 3 de mayo de 2001 se presentó ante la OEPM solicitud de transferencia del nombre comercial indicado, en favor de la entidad VIAJES IN OUT TRAVEL, S.L. Dicha solicitud fue denegada. Así se indica en la propia demanda.

5. El día 5 de diciembre de 2002, se solicitó por la entidad actora el nombre de dominio www.inout.

es. Documento 9 bis de la demanda.

6. La entidad actora ha venido desarrollando su actividad como minorista y mayorista de agencia de viajes, creando delegaciones en Madrid, Barcelona y Málaga.

7. El día 15 de noviembre de 2010, la entidad demandada solicitó la marca española mixta número 2. 955.452 ' Barcelona in & out' concedida para diferenciar en la clase 39 ' servicios de organización de viajes, transporte, embalaje y almacenaje de mercancías'. Documento número 2 de la demanda. Fue concedida el día 29 de abril de 2011 y tiene la siguiente representación.

8. De igual modo, la demandada utiliza el signo que a continuación se representa.

9. La actora expone, en su escrito de demanda, que al descubrir en el año 2016 el uso del citado signo, remitió requerimiento a la demandada para que cesara en el uso del mismo.

10. Con arreglo a esta base, la actora, indica, ejerce la acción de 1. Nulidad de la marca de la demandada número 2. 955.452 'Barcelona in & out', 2. De infracción del nombre comercial número 0214858 ' IN OUT VIAJES TRAVEL' al usarse por la demandada el signo ' IN & OUT Barcelona', y 3. De competencia desleal conforme a los previsto en los artículos 4 , 6 , 12 , 32 y 34 de la ley de competencia desleal , al utilizarse por la demandada los términos ' IN & OUT BARCELONA', ' In Out Barcelona Tours', ' Barcelona IN & OUT', 'Barcelona In and Out', 'www.barcelonainandout.com'.

Como se indica en la demanda, página 21, las acciones tienen como principal fundamento un único título de pedir como es el uso de los términos IN OUT BARCELONA por parte de la demandada a pesar del registro previo IN OUT u IN OUT TRAVEL realizado por la actora.'

TERCERO.- Acción de nulidad de la marca.

6. El recurso de apelación, como hemos expuesto en el anterior fundamento de derecho primero, traslada a esta segunda instancia las pretensiones formuladas en su demanda sobre la nulidad por riesgo de confusión de la marca de la demandada con el nombre comercial de la actora.

La nulidad de una marca registrada por generar un riesgo de confusión con un nombre comercial registrado anterior está prevista, por remisión del art. 87.3 LM , en el art. 52.1 LM , con relación al art.

7.1.b) LM . Son presupuestos para apreciar la nulidad referida que (i) entre el nombre comercial anterior y la marca posteriormente registrada exista identidad o semejanza, (ii) que las actividades que designe el nombre comercial sean idénticas o semejantes a los productos o servicios para los que está registrada la marca y (ii) que por ello exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación.

7. Como indicábamos en la sentencia de esta sección de fecha 22 de junio de 2007 (nº 335/2007 ), con la entrada en vigor de la Primera Directiva comunitaria relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988), el concepto de riesgo de confusión ha pasado a ser un concepto de Derecho Comunitario. Se trata de un concepto normado para cuya apreciación han sido dictadas por el TJUE diversas pautas, que también establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo y recoge en su Sentencia nº 497/2017, de 13 de septiembre de 2017 : ' Jurisprudencia sobre el juicio de confusión . Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , que 'la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable'.

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , citada por la propia sentencia recurrida. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son: 'i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

'ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

'iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

'vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)' Es importante destacar, como advierte la citada Sentencia del Tribunal Supremo, que al realizar el juicio de confusión han de confrontarse los signos tal y como están registrados, al margen de cómo hayan sido usados, siempre que no se hubiera excepcionado la falta de uso y sin perjuicio del conocimiento de la marca en el mercado que sí puede influir en el riesgo de confusión.

Además, el riesgo de confusión presupone a la vezuna identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que dichas marcas designan. Se trata de requisitos acumulativos (STGUE de 20 de septiembre de 2017, T-386/15 ). Por ello, antes de realizar el juicio de confusión debe examinarse la concurrencia de la semejanza o identidad entre los signos y entre sus ámbitos aplicativos para los que están registrados.

8. Los signos enfrentados y que deben ser confrontados para examinar si concurre la semejanza o identidad necesaria para apreciar la causa de nulidad relativa que fundamenta la presente acción de nulidad son el nombre comercial registrado de la actora y la marca registrada de la demandada, cuya representación gráfica es la que se reproduce a continuación: vs.

Nombre comercial registrado Marca registrada Los signos objeto de comparación son mixtos compuestos, el nombre comercial, por la denominación 'in out viajes-travel' con gráfico y, la marca de la demandada, por la denominación 'Barcelona in & out' con gráfico. El único elemento coincidente entre ambos signos es el denominativo 'in' y 'out'. Estimamos, en el mismo sentido que la sentencia recurrida, que los referidos vocablos ingleses son fácilmente comprensibles para el consumidor medio español, adquiriendo un carácter descriptivo respecto de las actividades o servicios de viajes, para referirse tanto a los viajes de entrada ( incoming ). como de salida ( outgoing ) al ser estos términos comúnmente generalizados en el sector del turismo y de las agencias de viajes (así resulta acreditado con la prueba aportada por la demandada como documento 7 de la demanda), máxime cuando en el conjunto denominativo se utilizan otros vocablos ingleses, 'travel', que llevan a una lectura y significado de los términos conforme a la lengua inglesa. Ese carácter descriptivo les otorga una distintividad baja o débil en el aspecto conceptual y verbal, pero, en cambio, en su aspecto visual esos dos elementos junto con el gráfico de las flechas, dada su grafía, tamaño, colores y posición, constituyen los elementos dominantes en el conjunto del nombre comercial, frente a los otros elementos denominativos 'viajes-travel'. También en la marca de la demandada los elementos figurativos son dominantes en relación con los denominativos, en particular los colores verde y azul de la grafía de los términos 'in' y 'out' en correlación con los mismos colores empleados en el dibujo que acompaña a la denominación 'Barcelona in & out'.

Además, la actora, si bien ha alegado que presta su actividad bajo sus señas de identidad 'IN OUT', no ha realizado ningún esfuerzo argumentativo ni ha acreditado que los términos 'IN OUT' hayan adquirido capacidad distintiva por el uso, su reconocimiento por parte del público relevante, ni su notoriedad como marca o nombre comercial. La prueba obrante en autos permite acreditar el uso del nombre comercial registrado y de otras denominaciones que incluyen los vocablos 'in' 'out', pero en ningún caso se ha acreditado ni argumentado, que los referidos vocablos sean reconocidos por el público destinatario como identificadores de la entidad actora, distinguiéndola de las otras empresas, o de sus servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada.

Como señala la STS 504/2017, de 15 de septiembre (ECLI:ES:TS:1017:3278 ), el art. 8.2 LM define la marca notoria como la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios. Si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad.

Si no está registrada, se faculta a su titular no solo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad sino también a presentar oposición al registro en la vía administrativa al registro de otras incompatibles con ella. Y con relación a la prueba de la notoriedad señala que [ c]omo dijo la STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), el juez debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. En el supuesto de enjuiciamiento, ninguno de esos extremos ha sido acreditado.

Así, el limitado carácter distintivo de los vocablos 'in' y 'out', en su aspecto fonético y conceptual, y el carácter dominante de los elementos figurativos, que otorgan un impacto visual disimilar en su conjunto a los signos enfrentados, nos lleva a concluir que la coincidencia existente entre los signos confrontados resulta muy poco reconocible en la impresión de conjunto de la marca impugnada. De lo que se sigue una similitud muy baja entre las marcas confrontadas que impide cualquier riesgo de confusión.

9. Por lo que debemos confirmar la sentencia recurrida respecto del pronunciamiento desestimatorio de la acción de nulidad.



CUARTO.- Infracción por riesgo de confusión del nombre comercial.

10. En la demanda se ejercitan acciones de infracción, por riesgo de confusión, del nombre comercial registrado de la actora por el uso por la demandada de las denominaciones 'IN&OUT Barcelona', 'In Out Barcelona Tours', 'Barcelona IN & OUT', 'Barcelona In and Out', 'www. Barcelonainandout.com', con o sin gráficos, para diferenciar servicios de agencia de viajes.

11. La sentencia de primera instancia ha estimado que el uso por la demandada de la siguiente marca mixta no registrada constituye una infracción por riesgo de confusión del nombre comercial de la actora: Y ha rechazado que el uso por la demandada del nombre de dominio y de los elementos denominativos 'in out', por tener éstos elementos escasa fuerza distintiva, infrinja el nombre comercial mixto de la actora.

Frente a ese pronunciamiento se alza el recurso de apelación, alegando que el uso por la demandada de los referidos signos denominativos como marca y como nombre de dominio infringe sus derechos de exclusiva sobre el nombre comercial registrado.

12. También en ese extremo confirmamos el pronunciamiento a quo y los fundamentos en los que la sentencia recurrida motivó el pronunciamiento desestimatorio: el débil carácter distintivo de los términos 'in' y 'out', cuyo uso independiente del conjunto que conforma el nombre comercial no es suficiente para generar un riesgo de confusión con éste.

En efecto, los mismos argumentos esgrimidos en el fundamento de derecho anterior en relación con el carácter distintivo del nombre comercial ( y el rechazo a su carácter notorio) deben fundamentar el rechazo de las acciones de infracción respecto del uso por la demandada de los signos denominativos y nombre de dominio que únicamente incorporan los términos 'in' y 'out', esto es, son coincidentes sólo parcialmente en los elementos denominativos y no incorporan ninguna similitud en relación con los elementos gráficos que son los que imprimen distintividad en el signo registrado de la actora; y, además, en relación con los elementos denominativos, tampoco son totalmente coincidentes: 'in out viajes-travel' frente a 'Barcelona in and out' o 'Barcelona in & out'.



QUINTO.- Ilícitos de competencia desleal.

13. El recurso de apelación traslada a esta alzada la controversia sobre la concurrencia de competencia desleal por el uso por la demandada de signos distintivos que, afirma la apelante, vulnera sus derechos generando confusión, asociación o vinculación con su nombre comercial y sus señas de identidad en el mercado. Alega que la sentencia ha aplicado erróneamente la doctrina de la complementariedad relativa ya que las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda se han fundado en hechos y títulos distintos.

14. Debe desestimarse también en ese extremo el recurso por cuanto los términos de la demanda y del debate en la primera instancia son claros en relación a que los hechos y fundamentos en los que sustenta su pretensión con base en la Ley de Competencia Desleal son los mismos en los que se basa el ejercicio de las acciones al amparo de la Ley de Marcas. En la propia demanda se afirma literalmente que las referidas acciones de competencia desleal 'tendrían su fundamento principal en idéntico título o causa de pedir como serían los derechos registrales y extra-registrales antecedentes de la actora sobre sus señas de identidad en el mercado, caracterizadas por girar en torno a los términos destacados IN OUT u IN OUT TRAVEL, antes de la solicitud de la marca 2.955.452 'Barcelona in & out' y del uso del signo 'IN & OUT BARCELONA'; y en cuanto a las facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales, la demanda alega el riesgo de confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena por el uso de los vocablos 'in' y 'out' que conforman el nombre comercial y signos notorios de la actora. La demanda fundamenta los ilícitos concurrenciales denunciados, y así se reitera en el recurso de apelación, con el siguiente argumento: 'la demandada no sólo estaría engañando a los internautas y potenciales consumidores de los servicios ofertados con la denominación IN & OUT, al poder vincularse con el Grupo IN OUT TRAVEL o IN OUT VIAJES-TRAVEL, sino que, además, estarían confundiéndolos, aprovechándose de la distintividad del nombre comercial ajeno 'IN OUT VIAJES-TRAVEL' y/ o de la denominación social notoria 'VIAJES IN OUT TRAVEL, S.L.' o de los nombres comerciales notorios no registrados 'IN OUT TRAVEL' o 'IN OUT TRAVEL & EVENTS'; obstaculizando el desarrollo empresarial de quienes por méritos propios los habrían potenciado, actuando, por lo tanto, deslealmente en el mercado'.

15. Como expone la doctrina jurisprudencial, en particular la STS núm. 375/2015, de 6 de julio de 2015 , partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el denominado principio de complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ). 'Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.' De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.'De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.'Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido ' ( Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ). En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

16. Por todo ello, debemos confirmar el pronunciamiento de la primera instancia que desestima las acciones de competencia desleal por fundarse en la misma base fáctica que las acciones marcarias, esto es, el uso de los términos 'in' y 'out', que se ha rechazado que tengan suficiente fuerza distintiva para generar riesgo de confusión en el público y, también, su carácter notorio.

La ilicitud desleal o el juicio de desvalor en los que funda la demanda (confusión y aprovechamiento de la reputación ajena) por el uso por la demandada de los términos 'in' y 'out' no presentan, conforme a la pretensión actora y los fundamentos jurídicos esgrimidos, un criterio o faceta anticoncurrencial específica distinta de aquélla que es común con los criterios de la infracción marcaria y que habiéndose rechazado que concurra, por ausencia de fuerza distintiva y notoriedad, no procede ahora su protección con base en la LCD, lo que nos llevaría a sancionar lo que está expresamente admitido por aquélla.



SEXTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

17. La sentencia desestima la acción de indemnización de daños y perjuicios ejercitada por la actora en la demanda por no proceder la determinación de la cantidad indemnizatoria en ejecución de sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 219 LEC .

18. El Sr. magistrado a quo aplica correctamente la interpretación legal prevista en el art. 219 LEC , que no es otra que impedir la proliferación de actuaciones judiciales en fase de ejecución de sentencia, dejando para esa concreta fase procesal exclusivamente los supuestos previstos por la norma.

La apelante no cuestiona que se practicara toda la prueba propuesta para determinar el quantum indemnizatorio conforme al criterio determinado en la demanda. Es por ello que la recurrente tenía la obligación, tras la práctica de la prueba, de concretar la cantidad indemnizatoria sin que la ley le permita diferirlo a la fase de ejecución de sentencia, conforme la debida interpretación del art. 219 LEC . Por ello, debemos desestimar el recurso, acogiendo los argumentos contenidos en la sentencia de primera instancia SÉPTIMO.- Costas procesales.

19. Procede confirmar el pronunciamiento recurrido en materia de costas. La demanda ha sido estimada parcialmente y, por ello, no procede la expresa condena en costas a ninguna de las partes ( art. 398.2 LEC ) 20. La desestimación del recurso de apelación conlleva la condena a la apelante de las costas causadas en la segunda instancia, conforme al art. 398.1 LEC .

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Marcelino y Viajes In Out Travel, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 31 de mayo de 2017 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que confirmamos; con condena a la parte apelante en las costas de la segunda instancia.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.