Sentencia Civil Nº 70/2014, Juzgados de lo Mercantil - Pamplona/Iruña, Sección 1, Rec 432/2012 de 08 de Abril de 2014

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil Nº 1c/ San Roque, 4 - 4ª Planta Pamplona/Iruña

Teléfono: 848 42 42 62

Fax.: 848 42 42 83

M0037

Sección: B2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario Nº Procedimiento: 0000432/2012 (Indicar TODOS los datos al contestar)NIG: 3120147120120000448

Materia: Marcas

Resolución: Sentencia 000070/2014

SENTENCIA 70/2014

En Pamplona/Iruña, a 8 de abril de 2014.

Vistos por D. ESTHER FERNANDEZ ARJONILLA, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona/Iruña y su Partido, los presentes autos de Procedimiento Ordinario nº 0000432/2012 seguidos ante este Juzgado, a instancia de CAMINO SANTO SL representado por la Procuradora Dña. Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ CHUECA y asistido por el Letrado D. LINO RODRIGUEZ-QUINTANA SANCHEZ contra HOTEL ADORATRICES PAMPLONA SL representado por el Procurador ELENA BURGUETE MIRA y defendido por el Letrado D. FERNANDO ISASI sobre reclamación de cantidad.

Antecedentes

PRIMERO.- Que la meritada representación de la parte actora, formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se condenara a la demandada por la violación de sus derechos de marca y/o nombre de 'Hotel Puerta del Camino' y 'Puerta del Camino', así como se le condenara al cese de dichos actos, costeando a su costa la retirada de todos los objetos del tráfico económico que materializaran esos actos de violación, la indemnización del 1% de la total facturación de su actividad tanto hotelera como del restaurante por los daños y perjuicios, así como la imposición de una multa coercitiva de 600 euros diarios en el caso de incumplimiento de la condena, costear la publicación de la sentencia condenatoria en dos diarios de tirada nacional y el pago de las costas.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite se emplazamiento de la parte demandada, para dispuso que en el el término legal, compareciese en autos asistida de Abogado y Procurador contestara aquélla, lo cuál verificó, en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación a la demanda, arreglado a las prescripciones legales, en el que suplicaba que los previos los trámites legales se dictase sentencia por la que se desestimase los pedimentos de la parte actora y se absuelva a la parte demandada con expresa imposición de las costas a la parte actora.

TERCERO.- Cumplido el trámite de contestación de la demanda se convocó a las partes a la celebración de audiencia previa, para cuyo acto se señaló el día 18 de septiembre de 2013. Al acto comparecieron todas las partes. La parte actora y la parte demandada realizaron las manifestaciones oportunas y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba. Por la parte actora se propusieron la prueba documental que consta, en los términos que se recoge en el soporte audiovisual de la Audiencia Previa, y por la demandada además de la prueba documental admitida se propusieron tres testificales y una pericial. A continuación se señaló el día 26 de febrero de 2014 para la celebración del juicio, que posteriormente se cambió el señalamiento para el 4 de abril de 2014.

CUARTO.- El mencionado día comparecieron las partes. Practicadas a continuación las pruebas propuestas y admitidas por S.Sª salvo la testifical de la Sra. María Inmaculada que se renunció por la demandada, las partes partes formularon sus conclusiones en los términos que se recoger en el soporte de la vista, en apoyo de sus respectivas pretensiones sostenidas en la demanda y contestación.

QUINTO.- Que en la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte demandante ejercita la acción de cesación del uso de su marca 'Puerta del Camino', así como del holograma que tiene registrada para su uso desde 1999 por la demandada, solicitando que se declare que ha realizado actos de violación de dicha marca en su negocio 'Puerta del Camino' y 'Hotel Puerta del Camino', que se le condene a cesar en dicho uso presente y futuro de dichos signos distintivos por cualquier medio de reproducción, retirando a su costa

SEGUNDO.-El art. 1.1 de la Ley de Marcas 17/2001 establece como ámbito objetivo de la ley' Para la protección de los signos distintivos se concederán, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial:

- a) Las marcas.

- b) Los nombres comerciales.'

El art. 2.1 LM ' El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presenteLey.' Como derechos de los titulares el art. 34 de la Ley fija ' . El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

- b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

- c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

- a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

- c) Importar o exportar los productos con el signo.

- d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

- e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas ycomo nombre de dominio.

- f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París , salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.'

Estableciendo el art. 41.1 LM ' En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.

- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

- d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados conla marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.

- e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.

- f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.'

TERCERO.-En primer lugar debemos determinar si se dan los requisitos para que proceda la acción de cesación. En este sentido la jurisprudencia menor en casos semejantes se han pronunciado, y así la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) en su Sentencia núm. 378/2008 de 29 diciembre dice 'De entrada es de resaltar que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa al citado precepto en exegesis del precedente artículo

12.1 b) de la Ley marcaria 32/1988 ( RCL 1988, 2267)pero cuasi idéntico al actual, viene declarando que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido (Ss. 12 mayo 1975 , 30 abril 1986 ( RJ 1986, 2045), 8 junio 1991( RJ 1991, 4432), 22 octubre 1992 ( RJ 1992, 8593), 20marzo 1998 ( RJ 1998, 1709), 20 julio ( RJ 2000, 6888)y 21 noviembre 2000 ( RJ 2000, 9297), 26 junio 2003 ( RJ2003, 4265), entre otras).

Por su parte la sentencia del alto tribunal de 26 enero 2006 ( RJ2006, 418)dice : ' La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que, si bien es susceptible de una cierta verificación casacional, ésta se configura en torno a dos aspectos, a saber, la razonabilidad de la apreciación - criterio de buen sentido- y sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial.

Entre dichas pautas, y en lo que puede tener relación con las marcas del caso, destaca la prevalencia del elemento fonético (respecto del que se cita en la sentencia recurrida una profusa doctrina de esta Sala) y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la 'semejanza' ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género ( Ss., entre otras, 14 abril1986 ( RJ 1986, 1850), 20 julio 2000 ( RJ 2000, 6888)y 26junio 2003 ( RJ 2003, 4265)).' (....) El riesgo de asociación o confusión concurre en el caso, visto desde la perspectiva del consumidor atento y perspicaz, no sólo por la semejanza entre las marcas, sino porque además se ha practicado una prueba con un resultado contundente por la cual profesionales del sector hostelero e incluso clientes han derivado peticiones que se dirigían hacía el hotel Opera Valencia al hotel Opera del cual es titular la demandante, (documento 67 de la actora aportado al acto de la audiencia previa y los admitidos por el Juzgado en el acto del juicio)conllevando no sólo ese potencial riesgo que exige la ley sino su efectiva confusión, siendo, incluso, llamativo para la Sala que el testigo( Luis Miguel ) interviniente en autos, director del hotel regido por la demandada en esta ciudad, reconociese tales actos como errores, calificativo que denota aun más si cabe tal confusión '

Por su parte la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª) en su Sentencia núm. 568/2008 de 23 diciembre viene a decir en un caso similar ' Como esta Sala ha expresado en tantas ocasiones (vid nuestra sentencia de 29-Julio-2005 , 10-enero- 2006 , 25- mayo y 28-diciembre 2.007 ó 31-enero 2.008 ) con cita en la Doctrina sentada por la STS de 19-junio-2003 'la garantía de la marca, como se desprende la definición legal que da el artículo

4.1 de la Ley 17/2001, de 7 Dic. de Marcas , radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidadde distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que elconsumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.

En ello ahonda nuestro T. Supremo en su Sentencia 10-mayo-2004, con cita y aplicación de la tan repetida Directiva89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 al señalar que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra lo que es función esencial de la marca en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial para los que se concede ( STJ CC.EE. de12-11-2002 ). Por ello el riesgo de asociación no es una alternativa de la confusión sino una consecuencia que servirá para precisar el alcance de la infracción y su idoneidad para generar la confusión comercial entre consumidores que el respeto a la marca ha de evitar al constituir la garantía específica de protección. Riesgo que, ciertamente, debe apreciarse, de un modo global tomando en consideración todos los factores de cada caso concreto de manera interdependiente. Esto es, para advertir, dice la STJCE de 22-6-1999 ), 'la semejanza entre los signos controvertidos -que aquí es indiscutible- se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan', que siempre ha de examinarse o ponderarse desde la obligada comparación de los productos y de su presentación (poniéndolo en relación con el prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia Comunitaria. Esto es un consumidor medio en relación con la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual se supone un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz, pero sin desconocer el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentesdetalles no se detiene a examinar, aunque el nivel de atención delconsumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada' ( S.T.S. CEC de 9 de Abril de 2.003 ).

En definitiva, como expresa nuestra Jurisprudencia, el registro de la marca confiere a su titular al igual que la titularidad de la marca notoria el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a) facultad de aplicar la marca o producto; b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca; y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; así, la Ley de Marcas prohíbe tanto el registro de marcas como el simple uso de signos que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual para designar productos idénticos o similares con una marca anterior registrada o notoria puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca protegida. Riesgo de confusión especialmente apreciable cuando, por ser los signos o marcas semejantes, y también similares los productos o servicios que trata de distinguirse no resulta fácil al público consumidor, diferenciar unos de otros ( artículos 5.1 , 6 y 35 de la vigente Ley de Marcas ). Cuestión que nos sitúa en el ámbito de principio de especialidad en cuya virtud el denominado riesgo de confusión ha de evaluarse en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca, de forma que tal como aquí ocurre cuánto más similares sean los productoso servicios designados por tales marcas, mayor será el riesgo deconfusión entre los signos semejantes ( STS- 28-9-2000 o 26-6-2003 ). (...)

La STS 17-5-2005 con cita en la de STJCE de 29-septiembre-1998 afirma que para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, como han recordado los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario, y la STS 25- octubre-2006 y 25-enero-2007 con cita en la STJCE de 29-septiembre-1998 recuerdan, en el juicio de valoración en orden al riesgo de confusión, que la nulidad de la marca ha de procurar evitar, precisa el tener en cuenta la interdependencia que existe entre la semejanza de los signos y la de los productos o servicios designados con ellos, lo que implica que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios pueda ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.'

Visto lo anterior, y centrados en el caso que nos ocupa, la parte demandante es titular, desde 1999 (bloque documentación nº1) de la marca nacional nº 2.187.295 /3 'Puerta del Camino', otorgada para los servicios de hostelería y restauración así como alojamiento temporal (clase 42). En 2002 obtiene la inscripción del logo como marca nacional en la clase 42 con el nº

2.408.213/9 del gráfico de la puerta que acompaña al nombre ' Puerta del Camino'. El 18 de enero de 2010 la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó a la demandada la inscripción como marca nacional 'Hotel Puerta del Camino de Pamplona para la clase 43 en base a la oposición con la marca inscrita por la demandante.

Se aporta dentro del bloque documentación nº1 un acta de presencia notarial en la entrada del hotel de la demandada donde se incluye una foto de la fachada de su establecimiento hotelero que dice 'Hotel Puerta del Camino'. La demandada se constituyó el 24 de septiembre de 2008 bajo el nombre 'Hotel Adoratrices Pamplona S.L.' y su objeto social es la adquisición, promoción, implantación, explotación y gestión de instalaciones hoteleras, así como de negocios de hostelería, alojamientos, restauración y ocio, en régimen de propiedad, concesión o arrendamiento. Y la distribución y comercialización de productos de pastelería, según consta en su inscripción en el Registro Mercantil.

Se aporta como documental papelería del hotel, donde el membrete del encabezamiento es una puerta y dice 'Hotel Puerta del Camino' en grande, y debajo 'Pamplona'. En la testifical realizada en la vista del Sr. Fabio , jefe de recepción, así como de la Sra. Soledad , ambos reconocen que desde 2012 se están poco a poco cambiando la web del hotel y papelería para que figure 'Hotel Boutique Puerta del Camino de Pamplona'. Se aporta con la contestación a la demanda papelería y souvenirs del Hotel Puerta del Camino de Pamplona, y en todos figura le logo con la puerta, y 'Hotel Puerta del Camino' en grande y debajo 'Pamplona' (documentos nº1 y 2 de la contestación.

Se aportan con la demanda, así como en la vista del juicio, numerosos mails que acreditan errores de los clientes de creer que estaban contratando con 'Puerta del Camino' de Pamplona y lo estaban haciendo con 'Puerta del Camino' de Santiago de Compostela, y a la inversa, incluso hasta un pago de 5.266,94 euros que por error se hizo a la demandada y que era para la actora, y otro de 7.435,60 euros y 1087 euros respectivamente (bloque documentación nº3).

El jefe de recepción reconoce que ha habido alguna confusión pero minimiza su efectos, dado que no hay confusión puesto que un hotel está en Pamplona y otro en Santiago de Compostela, pero reconoce que hace unos días ellos contaban con un Congreso de unas quince personas con comida, y que finalmente se presentaron en Santiago de Compostela donde no sabían nada de su reserva, pero que a ellos no les causó casi perjuicios dado que pudieron finalmente organizarse con esas comidas que no dieron. Reconoce el jefe de recepción que e mail del hotel incluye 'puertadelcamino.com'.

Conforme a la prueba practicada en la vista y la documental aportada, tenemos que ambas partes se dedican al mismo sector de servicios (hostelería y alimentación), que ambas utilizan el nombre de 'hotel puerta del camino' asociándolo a que ambas están situadas en el Camino de Santiago, que el nombre suena fonéticamente igual, y además se acompaña en los logos con una puerta en forma de arco, no existiendo ya un riesgo de confusión, sino que la confusión se ha producido a la vista de la documental aportada con los mails, pagos y propio reconocimiento por parte del jefe de recepción de la demandada de que se han producido casos aislados. Cierto es que cada hotel está en una ciudad, y la confusión del consumidor medio no se va a producir yendo a una u otra ciudad, sino a la hora de contratar y reservar los servicios de uno u otro hotel como queda acreditado con la prueba, procediendo declarar que la demandada ha realizado actos de violación de la marca y nombre o rótulo comercial de la actora, debiendo estimarse la acción de cesación ejercitada, y condenar al Hotel Adoratrices a la retira a su costa del tráfico económico de todos los elementos distintivos que materialicen los signos distintivos propiedad de la actora.

CUARTO.-En cuanto a la indemnización, el art. 42 LM establece ' 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.'

El art. 43.1 LM fija ' El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.'

Y el art. 45 LM indica que ' Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.'

En el caso se reclama por la actora el 1% del volumen de facturación de la demandada, incluyendo tanto su facturación del hotel como del restaurante que facturan ambos por separado bajo el mismo nombre fiscal 'Hotel Adoratrices S.L.' y así lo explica el perito Sr. Roman que se afirma y ratifica en su informe. Solicitando el 1% desde 2010 hasta el año en que cese la violación, por lo que sólo puede cuantificarlo respecto a 2010 y 2011 que hay cuentas depositadas.

Respecto a esta indemnización se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo en Sentencia núm. 777/2010 de 9 diciembre de la Sala de lo Civil, donde dice ' Se podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de 'en todo caso' y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados'. Es decir, que en este caso, el porcentaje se debe calcular respecto al volumen de facturación de la demandada de los productos ilícitamente marcados con la marca protegida de la actora, es decir, su actividad hotelera, no con el volumen de facturación del Restaurante La Capilla, que conforme la documentación aportada de las cuentas anuales fue:

- en 2010 de 978.320,74 euros, por lo que el 1% sería 9.783,20 euros;

- en 2011 de 1.039.610,08 euros, por lo que el 1% sería

10.396,10 euros

- en 2012 y 2013, hasta la cesación de los actos violación se deberá determina en ejecución de sentencia conforme al volumen de facturación que en sus cuentas anuales tenga el Hotel Adoratrices S.L. en su actividad hotelera.

Procede acordar la sanción del art. 44 LM , fijándose su cuantía en ejecución de sentencia, y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Disposición Adicional 17ª ' Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley .'

QUINTO.-En cuanto a la publicación de la Sentencia, se establece en el art. 41.1 f) LM establece ' La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.' La parte demandada no lo considera justificado en el caso.

Respecto a esta cuestión se ha pronunciado la jurisprudencia menor, como la recogida por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) en su Sentencia núm. 136/2007 de 23 mayo que en un caso similar indicaba ' El artículo 41.1 e) de la Ley deMarcas ( RCL 1988, 2267)faculta al titular de la marca que ve lesionado sus derechos, entre otras acciones, a reclamar la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas y como en el caso resulta condenando la demandada al lesionar los derechos marcarios de la actora, resulta procedente tal publicación sin que en medida alguna el hecho de la condena entendamos resulte desproporcionada cuando antes del procedimiento han existido varios requerimientos para el cese en el uso de los signos infractores de la marca y cuando los clientes de la marca Holec se sitúan a lo largo del territorio nacional. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil otorga razones para tal fallo en su fundamento duodécimo (...)No obstante ello, esta Sala tiene que precisar que la publicación de la sentencia se tiene que ceñir exclusivamente ala parte dispositiva de la misma y exclusivamente referido a lospronunciamientos de la demanda, no a todo su contenido pues dada la finalidad de notificación a los interesados, al caso, se cumple con la publicación del Fallo, siendo innecesario amen de desproporcionado en el supuesto presente publicar íntegramente toda la resolución, cuando la sentencia dictada es extensa y contiene incluso fundamentos (octavo) que no son pertinentes .'. En esta línea la Audiencia Provincial de Granada en su Sentencia de 30 noviembre 1992 ' sí habrá de acogerse el recurso interpuesto en cuanto se encamina a obtener la publicación mediante anuncios de la sentencia declarativa de la infracción de la marca, a costa de la condenada, pues ha de admitirse que, dadas las circunstancias del caso, puede resultar de sumo interés para la demandante deshacer los equívocos que la actuación de la demandada haya podido originar ante el público en general, si bien a este fin bastará que el encabezamiento y fallo de la sentencia recurrida sean dados a conocer en un número corriente del diario «Jaén», en cualquiera de los espacios reservados para anuncios comerciales de las primeras seis páginas.'.

Atendidas las circunstancias del procedimiento objeto de este pleito, tenemos que la parte demandada tiene conocimiento desde finales de 2009 de la inscripción de la marca por la demandante, dado que conforme a la documentación aportada el escrito de oposición a su intento de inscripción es de octubre de

2009, obteniendo la resolución negativa a la inscripción de la Oficina Española de Patentes el 18 de enero de 2010. Se aporta por la demandante como bloque de documentación nº5 el burofax remitido el 14 de junio de 2011 a la demandada requiriéndoles el cese del uso de la marca 'Hotel Puerta del Camino'. También se aportan como bloque documental preliminar diversas publicidades en Internet de los hoteles, y mails en el bloque nº3 así como en la vista del juicio de diversos clientes, tanto tour operadores como particulares que por error han estado contratando con Puerta del Camino Santiago de Compostela pensando que lo hacían con el Hotel Puerta del Camino Pamplona y a la inversa. Por todas estas razones procede estimar ajustada y proporcionada la medida solicitada por la parte demandante de que el fallo de la sentencia que coincida se publique en dos diarios de tirada nacional a su elección y se costee por la demandada.

En cuanto a la retirada de los elementos en los que , en cualquier remedio o forma, se materialicen los signos distintivos de la propiedad, dicha posibilidad viene recogida en el art. 41.1c), ' salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así'. No se ha alegado nada por la parte demandada al respecto, pero obviamente y por criterios de razonabilidad se estima dicha pretensión pero respecto a los signos distintivos que dependan directamente de la demandada, no los que hayan colocado terceros y no dependan de la decisión de la demandada.

SEXTO.-En materia de costas será de aplicación lo dispuesto en el art. 394.2 LEC , dado que se ha estimado parcialmente la demanda cada parte abonará sus costas y las comunes por mitad.

Fallo

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por MARIA ASUNCIÓN MARTINEZ CHUECA en nombre y representación de CAMINO SANTO S.L. contra HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales ELENA BURGUETE MIRA:

1º. DECLARO que HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L. ha realizado actos de violación de la marca y nombre comercial 'Hotel Puerta del Camino' y 'Puerta del Camino' propiedad de la demandante;

2º. CONDENO al HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L. a la cesación inmediata en la utilización o reproducción, así como

prohibición de uso futuro de dichos signos distintivos de cualquier forma o medio (físico, digital, tipográfico, audiovisual o cualquier otro medio o forma público o privado);

3º. CONDENO al HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L. a la retirada a su costa del tráfico económico de todos los elementos en los que, en cualquier medio o forma, se materialicen dichos signos distintivos y dependan directamente de la demandada su colocación y/o retirada;

4º. CONDENO al HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L. a abonar a la demandada en concepto de daños y perjuicios :

- 9.783,20 euros por el año 2010;

- 10.396,10 euros por el año 2011;

- respecto a 2012 y 2013, hasta la cesación de los actos violación se deberá determinar, en ejecución de sentencia, conforme al volumen de facturación que en sus cuentas anuales tenga el Hotel Adoratrices S.L. en su actividad hotelera.

5º. CONDENO al HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L.al pago de una indemnización coercitiva de 600 euros en el caso de que no proceda de modo voluntario al cumplimento de la condena del punto nº 2, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Adicional 17ª en los términos indicado en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta resolución.

6º. CONDENO al HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L. a costear la publicación del fallo de esta resolución en dos periódicos de tirada nacional designadas por la actora.

Cada parte abonará sus costas y las comunes por mitad.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación, presentando escrito ante este Tribunal en el que deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación además de citar la resolución que recurre y los pronunciamientos que impugna.

Así por ésta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

EL/LA Magistrado

DEPOSITO PARA RECURRIR: Deberá acreditarse en el momento del anuncio haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano abierta en BANCO SANTANDER 3188000000043212, la suma de 50 EUROS con apercibimiento que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido; salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

PUBLICACION.- Leida y publicada fue Ia anterior sentencia par el limo. Sr. Magistrado que Ia suscribe, estando celebrando audiencia publica en el mismo dia de su fecha, day fe en Pamplona/Iruna.

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