Sentencia Civil Nº 71/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 65/2014 de 03 de Abril de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 65 (C-10) 14

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 593/12

JUZGADO de Marca Comunitaria nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 71/14

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a tres de abril de dos mil catorce

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de diseño comunitario registrado, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 593/12, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Industrias Francisco Ivars S.L. (IFI), representado en este Tribunal por el Procurador D. José Manuel Gutiérrez Martín y dirigido por el Letrado D. Fermín Rabal Fort; y como parte apelada la mercantil Motive S.R.L. (Motive), representada en este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado D. Ignacio Valdelomar Serrano, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 593/12, se dictó Sentencia con fecha 3 de enero de 2014 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Que estimando la demanda interpuesta por MOTIVE S.r. L. contra INDUSTRIAS FRANCISCO IVARS SL debo declarar y declaro que la importación, almacenamiento, oferta y comercialización de los reductores de la demandada supone una infracción de los derechos de exclusiva del modelo comunitario registrado 73952-0001 de MOTIVE y debo condenar y condeno a la demandada: 1º) a cesar en los actos de infracción, incluyendo la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o cualquier clase de comercialización de los reductores objeto del litigio. 2º) a retirar del tráfico económico los reductores objeto del litigio, así como los elementos promocionales (catálogos, revistas, reseñas en página web ) de esos reductores objeto de litigio.3º) a destruir los elementos promocionales referidos en el apartado anterior junto con el stock de reductores objeto de litigio en los términos del apartado 11. 4º) a indemnizar a la actora en a 228.118, 13 €. 5º) a publicar a su costa el fallo de la sentencia, mediante su anuncio bajo la rúbrica 'Condena por infracción de diseño de reductor de MOTIVE' en dimensión de 15 x 15 cm, o tamaño más próximo en su defecto, en página par y una sola vez en la revista del sector METALURGIA Y ELECTRICIDAD. Las costas se imponen a la parte demandada.'.

SEGUNDO.-Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 26 de febrero de 2014 donde fue formado el Rollo número 65/C-10/14, señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 2 de abril de 2014, en el que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.-En su demanda, la mercantil Motive S.R.L., en tanto titular del diseño comunitario nº 73952-0001 (para reductor de motor que comercializa como reductor serie BOX), representado por las siguientes imágenes R86TJ014_001.png

solicitaba la condena de la mercantil IFI en tanto infractora, por la importación, almacenamiento, oferta y comercialización, de estos mismos mecanismos cuya apariencia entendía la actora, era incompatible con su diseño al no producir en el usuario informado una impresión general distinta a aquél.

La Sentencia de instancia ha estimado la demanda y lo ha hecho, tras desestimar la excepción de prescripción, en base a los siguientes hechos que no están en cuestión y que han servido de referencia fáctica en la decisión de instancia y que igualmente han de servir para la decisión de este Tribunal.

La sociedad Motive es titular registral del diseño indicado desde el día 9 de septiembre de 2003.

Dicha sociedad licenció a la mercantil de nacionalidad china Zhejiang Wuma Reducer Co, LTD (WUMA) a producir y fabricar para el mercado chino y estadounidense los reductores de su titularidad, rescindiéndose dicha relación en el año 2004 tras un litigio ante la administración china que concluyó con la condena de la empresa china por competencia desleal.

En España la mercantil demandada IFI ha comercializado los reductores fabricados y suministrados por Wuma.

Para su protección, IFI solicitó un diseño comunitario, que reproducía la apariencia de los reductores fabricados por Wuma, que le fue concedido, con el número 625702-0001 el día 23 de noviembre de 2006.

En concreto, los modelos registrados por IFI (fotografiados de unidades importadas de Wuma) fueron los siguientes: R86TJ014_002.png

Dicho diseño fue anulado a instancias de Motive por estar anticipado por el diseño titularidad de ésta, quedando definitivamente resuelta la cuestión por Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de octubre de 2011 que consideró que el modelo registrado de IFI producía la mismo impresión general en el usuario informado que el modelo anterior registrado por Motive.

Esto no obstante, IFI ha continuado importando de Wuma y comercializando reductores que son reproducción del diseño anulado, negándose a cesar en tales actividades no obstante las comunicaciones remitidas por Motive, argumentando que sus reductores presentan características diferentes al modelo comunitario de Motive.

En base a estos hechos, la Sentencia de instancia llega a la conclusión de que la actividad comercial realizada por IFI con tales modelos, que son reproducción anulado en su día, constituye infracción del modelo titularidad de Motive porque estando afirmada por Sentencia firme del Tribunal General de la Unión Europea la incompatibilidad entre el modelo registrado en su día por IFI y el anterior de Motive, en tanto los reductores comercializados por la demandada no producen una impresión general a los de aquella, no cabe ya plantear si producen o no una impresión general distinta al usuario informado.

SEGUNDO.-Opone en su recurso de apelación la mercantil IFI tanto la crítica a la desestimación de la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria como en lo relativo a la estimación de la acción de infracción del diseño comunitario y de sus consecuencias.

En relación a la primero -prescripción- argumenta el apelante que el plazo quinquenal de prescripción a que hace referencia el artículo 57 de la Ley 20/2003 se computa desde el día en que pudo ejercitarse la acción y, por tanto, desde que se produce el primer acto lesivo a la exclusiva, no siendo de aplicación la doctrina de la actio natasino desde que tiene lugar el hecho vulnerador. Y no es razonable, señala el apelante, que se afirme que existe una pluralidad de infracciones reiteradas sino sólo una, la producida al tiempo del inicio de la comercialización y venta del producto.

El motivo se desestima.

Conforme al artículo 57 de la Ley 20/2003 , son dos los criterios indemnizatorios que se establecen. Uno general, para el ejercicio de las acciones derivadas de la violación del derecho registrado, cuyo dies a quoque establece es el día en que las acciones pudieron ejercitarse, y uno especial para el ejercicio de las acciones por daños y perjuicios, cuya especialidad radica en el establecimiento de un límite retroactivo que se fija en cinco años sin que, por tanto, la interrupción de la prescripción permita una ampliación del periodo indemnizable. Con referencia al general, que es el que cuestiona el apelante, afirma que la jurisprudencia ha huido del criterio del criterio subjetivo -el conocimiento de la infracción- a favor de un criterio objetivo. Sin embargo dice la STS de 20 de enero de 2010 que

' El artículo 39 de la Ley 32/1.988 - este sí invocado justificadamente en el motivo - constituye reflejo de la exigencia de que la acción haya nacido para que comience a correr el tiempo de su prescripción extintiva. Dicha regla - que aparece formulada, en términos similares, en los artículos 71, apartado 1, de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de patentes , 57 , apartado 1, de la Ley 20/2.003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial , y 1.969 del Código Civil -se inspira en la idea de que no pueden prescribir las acciones que no hayan nacido -' actiones nondum natae non praescribitur '-, pero, también, en la de que corre el plazo para las que ya lo hubieran hecho - regla de la ' actio nata' -.'.

Y añade

'Hay casos, sin embargo, en los que la infracción no se produce con una unidad natural de acción sino con una pluralidad que se repite o que permanece en el tiempo sin solución de continuidad...vincular el nacimiento de las acciones no sólo a la primera infracción, si se reitera o permanece, sino a cada una que la reproduzca y a todo el tiempo de persistencia del comportamiento ilícito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la totalidad, al resultar iluminado el referido sentido del artículo 39 por el tenor de otras normas de la propia Ley.'.

Resulta por tanto evidente que la doctrina judicial contempla en el caso de pluralidad de infracciones la doctrina de la actio natacomo el momento temporal en que finaliza la infracción misma, siendo así que ésta continúa, sin solución de continuidad, mientras el derecho de exclusiva está siendo vulnerado por alguno de los actos que la ley define como tales en el artículo 12 de la Directiva 98/71/CE sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, reproducido en el artículo 19 RDMC y 45 Ley 20/2003 , sean actos fabricación, oferta, comercialización, importación, exportación, uso o almacenamiento de productos incorporando el diseño.

Aplicada esta doctrina al caso, ninguna duda tenemos que en absoluto las acciones ejercitadas no están prescritas pues es hecho no rebatido que al menos hasta julio de 2012, IFI mantenía su oferta de los productos que nos ocupan.

Siendo así, es hasta esa fecha que se mantenía la infracción y, por tanto, que en aplicación de la doctrina expuesta, tomando en consideración la fecha de formulación de la demanda, que la acción en absoluto está prescrita.

TERCERO.-En relación al segundo de los motivos de apelación, el relativo a la infracción del diseño, critica el apelante la conclusión de la Sentencia de instancia sobre que el producto IFI no posee singularidad propia y distinta al de la actora dado que en la comparación entre el diseño de Motive y el producto comercializado por IFI, desde la perspectiva de la función que dichos mecanismos realizan y desde el punto de vista de su apariencia externa y la forma del producto, resultan a su entender evidentes las diferencias, como pone de relieve el perito de su parte al explicar que si bien la solución constructiva es similar en ambos motores, tal solución es común en el mercado, no obstante lo cual, concluye el perito, las diferencias sobre apariencia externa son evidentes no ya por un experto sino por cualquier persona, destacando que si Motive ha utilizado un patrón de composición de líneas curvas concéntricas, IFI ha utilizado un patrón de líneas rectas paralelas, habiendo errado la Sentencia de instancia al llevar a cabo la comparación producto a producto dejando de un lado las diferencias externas para centrarse en las funcionales que en todo caso, afirma, no son tantas en el mercado del sector. En conclusión, afirma el apelante que el producto de IFI posee singularidades que lo distinguen del de Motive sin que, en todo caso, la nulidad del diseño implique que existan cualidades de ambos productos plenamente diferenciables que hagan de su uso un hecho lícito.

El motivo se desestima.

No es cierto que el Juzgador de instancia haya hecho la comparación producto a producto. Tampoco, en realidad, la ha hecho registro a producto. Ni desde luego la hubiera hecho atendiendo a las funcionalidades del producto, que es cuestión ajena al derecho del diseño que exclusivamente atiende a la apariencia y que sólo vincula a la funcionalidad para excluir la creatividad de dicha apariencia y por tanto el concepto mismo de diseño cuando ésta, su apariencia, viene impuesta por aquella -art 8 RDMC-.

En realidad, el criterio adoptado por el Juzgado no ha sido otro que el de considerar que la cuestión sobre la singularidad del modelo comunitario Motive a que hace referencia el artículo 6 RDMC, engloba -art 10 RDMC- el modelo reductor IFI por haberse ya afirmado por Sentencia firme del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de octubre de 2011 (asunto T-246/10 ) que éste no causa a los usuarios informados, una impresión general distinta respecto de aquél, afirmación basada en un silogismo lógico que trae causa en el hecho, no rebatido ni cuestionado en el recurso de apelación, de que los modelos comercializados por IFI son reproducción del diseño comunitario nº 625702-0001 anulado primero por resolución de la Sala de Recursos de la OAMI de 16 de marzo de 2010, confirmada luego por aquella Sentencia, lo que se comprende porque el diseño anulado de IFI era reproducción del diseño de los productos importados de Wuma que no era otro que el de Motive nº 73952-0001, en modo tal que el diseño Motive era anterior al registro de IFI, siendo incompatibles desde el punto de vista de la singularidad.

En sentido, conviene recordar que la STJGUE afirma que

(apart. 28) ...la Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar, en el apartado 15 de la resolución impugnada, que el dibujo o modelo controvertido produce la misma impresión general en el usuario informado que el dibujo o modelo anterior. Por consiguiente, la Sala de Recurso declaró fundadamente, en el apartado 16 de la resolución impugnada, que el dibujo o modelo controvertido ha de declararse nulo, con arreglo al artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 6/2002 , puesto que carece de carácter singular en el sentido del artículo 6 de dicho Reglamento.

No es por tanto dable, ni en la instancia y en esta alzada, cuestionar tal circunstancia ni por tanto, analizar lo que ya está resuelto.

Si IFI comercializa productos con diseños protegidos los infringe, y en el caso, si el diseño IFI se basa en un modelo anulado en su día por no ser singular respecto del de Motive, tal modelo carece igualmente de singularidad y por tanto es infractor -art 10 RDMC- del modelo Motive.

Esta es la argumentación que contiene la Sentencia de instancia y ésta es la argumentación que asume el Tribunal por ser conforme a los hechos probados y a derecho.

CUARTO.-Constituye el último de los motivos de apelación el relativo a las consecuencias de la infracción.

Afirma el apelante que no procede la acción de cesación y abstención porque la empresa demandada ya está liquidada. Que tampoco procede la acción de remoción de los objetos existentes en el mercado, ni la publicación de la Sentencia al no ser confundibles los reductores como tampoco, por esta razón, la acción de daños y perjuicios pues no hay infracción, habiéndose hecho uso de un diseño registrado.

El motivo se desestima.

El principio de la perpetuatio iurisdiccionis- art 411 LEC - no permite cuestionar la estimación de las pretensiones deducidas en su demanda por Motive en atención al estado actual de la mercantil demandada, que en todo caso será atendible con ocasión de la ejecución, porque no afectan al fondo del litigio y, en particular, al hecho de la infracción cometida y a sus efectos.

En cuanto al resto de cuestiones, basadas en la inexistencia de una infracción que sin embargo nosotros confirmamos, sin que se cuestione ningún otro aspecto de las mismas, no cabe sino rechazarlas.

QUINTO.-En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación de la demandada, no cabe sino imponerlas a la parte apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SEXTO.-Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación recurso entablado por la parte demandada, Industrias Francisco Ivars S.L. (IFI), representado en este Tribunal por el Procurador D. José Manuel Gutiérrez Martín, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 3 de enero de 2014 , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-