Sentencia Civil Nº 711/2016, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1495/2015 de 06 de Junio de 2016

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001495/2015

K

SENTENCIA NÚM.: 711/16

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a seis de junio de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. MagistradoDON/ DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA,el presente rollo de apelación número 001495/2015, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000071/2014, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a PERNALES ASISTENCIA SL, representado por el Procurador de los Tribunales RAFAEL VICENTE FERRER MIQUEL, y asistido del Letrado RAFAEL FERRER ALMENAR y de otra, como apelados a MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES ESPECIALES CANOVES SL representado por el Procurador de los Tribunales ARCADIO MARTINEZ VALLS, y asistido del Letrado ENRIQUE MANUEL NAVARRO CHILET, en virtud del recurso de apelación interpuesto por PERNALES ASISTENCIA SL.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA en fecha 2/09/15 , contiene el siguiente FALLO: 'QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO ESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la mercantil MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES ESPECIALES CANOVES SL, contra la mercantil PERNALES ASISTENCIA SL, y en consecuencia proceden los siguientes pronunciamientos:

1) Declarar la deslealtad del acto que constituye el uso legítimo de la marca comercial titularidad de la actora, así como la violación de los derechos de la actora sobre su marca registrada.

2) Condenar a la mercantil PERNALES ASISTENCIA SL a estar y pasar por la declaración anterior, y a cesar inmediatamente la marca titularidad de la actora.

3) Condenar a la mercantil PERNALES ASISTENCIA SL a que proceda a su costa, a la destrucción de todo el material que contenga la denominación titularidad de la actora, así como modificar todos los logotipos en vehículos, facturas, albaranes, página web, publicidad, y demás documentos, que contengan la denominación'PERNALES', haciendo desaparecer esta denominación protegida de todos ellos, incluido de la denominación social de la demandada, para proceder a registrar una nueva marca que no contenga ladenominación protegida titularidad de la actora, acudiendo a los trámites legales oportunos establecidos en la Ley de Marcas y a su reglamento de aplicación.

Procede la imposición de costas a la parte demandada.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por PERNALES ASISTENCIA SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-El Juzgado MERCANTIL 2 de Valencia dictó sentencia, con fecha 2 de septiembre de 2015 que ESTIMABA íntegramente la demanda interpuesta por la mercantil MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES ESPECIALES CANOVES SL contra la mercantil PERNALES ASISTENCIA SL y en consecuencia proceden los siguientes pronunciamientos:

Declarar la deslealtad del acto que constituye el uso legítimo de la marca comercial titularidad de la actora así como la violación de los derechos de la actor sobre su marca registrada, condenando a la mercantil PERNALES ASISTENCIA SL a estar y pasar por la declaración anterior y a cesar inmediatamente la marca titularidad de la actora, condenando a la demandada a que destruya a su costas todo el material que contenga tal denominación de la demandante PERNALES), haciendo desaparecer la misma de todos los elementos que describe, incluyendo la denominación social de la demandada, para proceder a registral una nueva marca que no contenga la denominación protegida titularidad de la actora. Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

Frente a dicha resolución recurrió esta última en apelación, que alegó los siguientes motivos de recurso:

Infracción del artículo 217 LEC , pues admitiendo que la Ley de Marcas no puede impedir que se use un nombre o apodo determinado, siendo que la marca PERNALES corresponde a una denominación familiar por el que era conocido el antepasado común, que la empresa demandante y la demandada son fruto de una escisión familiar, y que todos ellos convinieron en su momento que la denominación (apodo) PERNALES pudiera ser utilizada por ellos, la sentencia considera que no se ha acreditado el pacto o aceptación de la demandante del uso de la marca por la demandada, más allá de una serie de comunicaciones entre abogados oemailsinformales, que -entiende- podrían considerar violación del secreto profesional, y que se incluyó la cesión de la denominación del uso de la marca en forma 'sibilina' por la parte demandada. Entiende el recurrente, muy al contrario, que la denominación 'PERNALES' forma parte del nombre de la escindida, conocido desde el principio por la demandante, y que, por esta vía, se está intentando combatir un pacto esencial en la negociación de la escisión.

Vulneración de los artículos 1091 , 1255 y 1258 CC . Los pactos han de mantenerse en la forma en que se adoptaron, siendo que son perfectamente aceptables no contrarían ninguna disposición legal. Se consiente en la escritura de escisión que la nueva sociedad se denomine PERNALES ASISTENCIA SL Se trata de personas con un pasado empresarial común, que, en determinado momento, se separan, tras pactar el modo de hacerlo, y tal pacto ha de respetarse, porque se materializó, además, en escritura pública. No hay confusión empresarial, los testigos no se vieron afectados por la situación, y en cuanto se sienten satisfechos con la prestación de la parte demandante la supuesta confusión no se habría producido o no tendría efecto alguno. Los otros primos, de ambas partes, que depusieron como testigos, admiten ser, todos ellos, conocidos como PERNALES porque ese apodo se viene utilizando por su abuelo y por su bisabuelo.

Doctrina de los propios actos. La denominación protegida con la marca se ha usado por toda la familia, en larga dedicación a los transportes y servicios de grúa, y así se reconoció en la negociación llevada a cabo, y se acordó la cesión de esa utilización a la escindida, incluso en su nombre, como resulta evidente.

Solicita la revocación de la sentencia y su desestimación y, en otro caso, que en ningún modo se le impongan las costas causadas, por la existencia, en el presente supuesto, de serias dudas de hecho o de derecho.

SEGUNDO.- Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, en que seguidamente se incidirá teniendo en cuenta los motivos del recurso planteado.

Sobre el derecho a la utilización de la marca en conflicto 'PERNALES'. -

Considera el recurrente que se ha vulnerado el principio de carga probatoria, resultando palmario e indiscutido que la marca indicada, de carácter denominativo, pertenece a la demandante, y está referida, como resulta del correspondiente registro -folio 40-, a la clase 39: 'Losservicios de transporte de toda clase de productos y mercancías, servicios de grúas de arrastre de gran tonelaje y servicios de alquiler de vehículos y grúas de transporte'(folio 40, documento 2 de la demanda)

Es también indiscutido el uso de la misma por la actora en sus vehículos -fotografías folios 42-66).

Se acordó por escritura pública unida a autos, la escisión parcial de parte del negocio de la actora, de modo que la nueva sociedad creada, Pernales Asistencia SL, hoy demandada, se dedicaría a las 'grúas deremolquede pequeño y gran tonelaje'. Se incluyó en el apartadoutillajeel 'derecho a la utilización delnombrePERNALES', en que se apoya la demandada para emplear el signo protegido. El uso de una marca, también es indiscutible, sería un derecho de propiedad industrial -arbitrado y documentado en la forma que las partes consideraran conveniente- pero en ningún caso formaría parte del utillaje. No consta inscrito tampoco acuerdo alguno que limite, para la actora, el uso de la marca en cuestión: PERNALES.

Se acredita que la demandada ha venido y viene usando tal denominación -protegida por derecho marcario- en sus vehículos, tanto en relación con la actividad escindida como otros que desarrollan otro tipo de tareas distintas del remolque, en sentido estricto, incidiendo en el ámbito de los transportes especiales (que de hecho estarían reservadas a la demandante en el acuerdo de escisión).

Valorando todo lo hasta aquí expuesto, es lo cierto que la diferente tipografía y el color azul utilizado por la demandada -frente al verde de la actora- no evitan por sí solos la confusión, pues de las fotografías aportadas resulta identidad absoluta en la denominación de la demandada -coincidente con la marca misma- con la de la actora, que, precisamente, es la titular de la marca, de modo que no existe forma de distinguir los vehículos de una y otra. Claro es, en definitiva, que dos competidores no pueden prestar servicios similares, con idénticos o extremadamente parecidos signos distintivos. Como bien indica la parte actora, al adoptarse los acuerdos de escisión, estos implicaban la actuación de las dos sociedades resultantes de la misma, en ámbitos distintos, lo que claramente no ha respetado la demandada, generando la confusión que vienen a reconocer los testigos.

Así, Celso indicó que los transportes especiales los hace la actora, y eso implica mercancías voluminosas o exceso de peso (lo que concilia mal con los transportes de camiones o tractores que reflejan las fotografías de la demandada). Que surgen confusiones ya que vio camiones de una y otra con distinto color, pero idéntico nombre. Florencio , por su parte, indica que ambas empresas hacen lo mismo y vino a admitir que su hermano le sustituyó un determinado período y contrató por error con la demandada cuando es cliente de la actora.

Los testigos, parientes de los socios de ambas litigantes, admiten que el abuelo de todos ellos era conocido comoPERNALES, y que todos utilizan ese apodo en el pueblo, y aunque ahora hay tres empresas y todos usaban la denominación, ello no lo hacen en el ámbito empresarial, y concluye que aunque el nombre es histórico (del abuelo), alguien ha de utilizarlo comercialmente y que ellos, de hecho, no lo utilizan.

Por otra parte, en la carta de 26 de Junio de 2013, que aporta la propia demandante -folio 119-, se deja constancia delpermisoa la nueva sociedad del uso de la marca ya aludida al indicar textualmente que:

'Nos consta la existencia de una escritura de escisión en la que se permite a la nueva sociedad PERNALES ASISTENCIA SL el uso de la marca PERNALES. Ese punto del acta es revocable puesto que es incompatible con la ley de marcas 17/2001, ya que no es posible que dos marcas idénticas sean utilizadas en el mercado por dos sociedades distintas, puesto que se produce un riesgo de confusión y asociación por parte del público, con el consiguiente perjuicio para el consumidor', y concluye que:

'tal cláusula podría ser anulada si así se solicita ante el juez competente', y lo que se solicita, finalmente es que 'cese en el uso, publicidad, ofrecimiento y comercialización de servicio de transporte de GRÚAS, con el nombre... y que procedan a la destrucción... donde aparezca la marca PERNALES... y se comprometa a no volver a utilizar en el tráfico jurídico económico el signo mencionado o similar'.

Pues bien, en el escenario relatado, resulta, de una parte, que no existe autorización expresa para usar de lamarca, ni como cesión, ni en concepto decotitularidad, ni en ningún otro. Sí consta en un lugar inadecuado -utillaje- el uso delnombrePERNALES por parte de la demandada, que la actora no podía desconocer, en cualquier caso, puesto que se hallaba en su propia denominación, y era conocida por ambas partes al tiempo de suscribir la escritura de cesión.

También es cierto que, en principio, los pactos contenían una diferenciación de actividades entre las dos sociedades, de modo que la demandada se limitaría a grúas de remolque. Sin embargo, de la documental y testifical practicada resulta acreditado, igualmente, tal y como recoge la sentencia, que las actividades se entremezclan, y que la sociedad demandada utiliza el signo marcario de la demandante, en forma idéntica a aquella, sin tener reconocida ni admitida expresamente tal posibilidad. Cierto que hay unatolerancia de uso del nombre, pero no está delimitada (solo indicada en el utillaje) con lo que no podemos considerar en sentido amplio tal mención, aunque sí esté admitida su existencia -y por ello su conocimiento- en la carta remitida extrajudicialmente a la parte demandada (carta de 26-6-13) contestada por la de 23 de Julio de 2013, de la demandada, en cuanto se opone porque existe "una autorización expresa y documental para la utilización del 'nombre registrado' nombre que por otra parte es personal y familiar...".

Finalmente, cabe indicar que la documentación aportada por la demandada, que se refiere a correos electrónicos y cartas cruzadas entre los letrados de ambas partes contendientes para pactar los términos de la escisión, no han de ser tenidos en cuenta, pues, por una parte, no contienen pacto alguno, y, especialmente, porque revelan posiciones de parte solo preparatorias de acuerdo y que deben venir vinculadas al secreto profesional. Así pues, nos limitamos a lo que consta en los documentos que propiamente pueden ser calificados de tales.

TERCERO.- Decíamos en sentencia de 6 de mayo de 2015 ( ROJ:SAP V 2393/2015- ECLI:ES:APV:2015:2393 Sentencia: 133/2015 | Recurso: 35/2015 | Ponente: GONZALO MARIA CARUANA FONT DE MORA, que :

"No exige la Ley Marcaria (artículo 39 ) para obtener la protección legal que dispensa que tal relación en la explotación de la marca sea escrita, sino solo el consentimiento por el titular..."

De ahí que podamos afirmar que rige un principio de libertad de forma, pero ha de exigirse un contrato, un acuerdo de voluntades, entre partes, aunque su eficacia frente a terceros - que no es lo que aquí valoramos- solo tiene lugar con la inscripción registral. Asi declara el artículo 1 , 2, LM con carácter general que:

La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a los derechos señalados en el apartado anterior se inscribirán en el Registro de Marcas, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.

Y el Artículo 38.1. que: El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.

Y El artículo 46 2.Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, einscribirseen el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca.

Por tanto, en conclusión, la autorización acreditada se refería al nombre, exclusivamente, pero no tiene entidad formal para el uso de lamarcaen el tráfico jurídico, en forma aislada, de modo que se produzca confusión. Ha de reputarse desleal, además, puesto que en tal forma la demandada se ha intentado introducir, o introducido, de hecho, en el ámbito admitido como propio de la parte demandante.

En consecuencia, procede estimar, solo en parte, el recurso interpuesto, confirmando la sentencia en su totalidad, salvo en cuanto se refiere alnombrecomercial de la demandada, que podrá mantenerse, siempre y cuando su utilización se produzca con adición de elementos personales, y/o partículas y en forma que sea suficientemente diverso del utilizado por la parte demandante, incluso con unión de sílabas o de otro modo , que sirva para diferenciar la procedencia del servicio y actividad de ambas empresas para terceros. En este sentido, tal pronunciamiento tiene encaje, además, en lo solicitado por la demandante en forma subsidiaria, que entendemos resulta pertinente en cuanto al nombre comercial de la demandada, dadas las particulares circunstancias que aquí concurren.

CUARTO.-La estimación del recurso comporta la parcial estimación de la demanda, por lo que no procede imponer las costas causadas ni en primera instancia ni en esta alzada, siendo cuestión jurídica que genera dudas de derecho y de hecho vinculadas a la existencia de negociaciones entre las partes previas a la escisión y a los efectos vinculados a esta. En cualquier caso, procederá la restitución al recurrente del depósito constituido para recurrir.

Vistos los preceptos citados, demás concordantes y demás de general aplicación,

Fallo

SE ESTIMA, en parte el recurso de apelación interpuesto por PERNALES ASISTENCIA SL contra la sentencia dictada el 2 de septiembre de 2015 por el Juzgado Mercantil 2 de Valencia , que se REVOCA, en parte, y en su lugar, SE MANTIENE LO ACORDADO en la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto a la mención en el punto 3) del fallo a la desaparición del término PERNALES en la denominación socialde la demandada, dando por reproducido, en cuanto a su utilización, lo expresado en el fundamento jurídico tercero final, al considerar que existió acuerdo entre ambas litigantes sobre tal extremo. Sin expresa imposición de costas en ninguna de ambas instancias, y con reintegro a la recurrente del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.