Sentencia CIVIL Nº 718/2021, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 36/2020 de 12 de Noviembre de 2021

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

RECURSO DE APELACIÓN Nº 36/2020

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO 101/2016

PONENTE SR. LOPEZ FUENTES

S E N T E N C I A Nº 718

ILTMOS/A. SRES/A.

PRESIDENTE

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES

MAGISTRADO/A

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTROGranada a 12 de noviembre de 2021.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación Nº 36/2020, en los autos de Juicio ordinario núm. 101/2016, del Juzgado de lo mercantil núm. 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de Compañía de tapones irrellenables S.A. , representado por el procurador D. Carlos Alameda Gallardo y defendido por el letrado Armando Roberto Rozados Pérez; contra Invat S.R.L., representado por la procuradora Dª. Mª del Mar Ramos Robles y defendido por la letrada Dª. Mª Asunción Icazategui Andía.

Antecedentes

PRIMERO: Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 25 de octubre de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Se estima parcialmente la demanda formulada porD. Carlos Alameda Gallardo, en nombre y representación de Compañía de tapones irrellenables SA, contra Invat SRL. Al mismo tiempo, se desestimala demanda reconvencional formulada por Diña. María del Mar Ramos Robles, en nombre y representación de Invat SRL, contra Compañía de tapones irrellenables SA. En consecuencia:

Primero.- Declaro que Invat SRL ha infringido el derecho de la patente ES2188350, de la que es titular Compañía de tapones irrellenables SA.

Segundo.- Ordeno la inmediata cesación por parte de Invat SRL de los actos que violan y lesionan el derecho que confiere la patente de su titularidad a la parte actora, con los apercibimientos legales, incluido el de desobediencia a la autoridad judicial.

Tercero.- Condeno a Invat SRL a indemnizar a Compañía de tapones irrellenables SA, por los daños y perjuicios ocasionados, en la suma de 9.799,04 €.

Cuarto.- Ordeno que se notifique la presente sentencia, a costa de Invat SRL, a las siguientes entidades: Deoleo SA, Sovena España SAU y Aceites del Sur - Coosur SA.

Quinto.- Condeno a Invat SRL a estar y pasar por las anteriores declaraciones, dando cumplimiento íntegro a la presente sentencia.

Sexto.- Absuelvo a Invat SRL del resto de pretensiones formuladas en su contra en la demanda que dio origen al presente procedimiento.

Séptimo.- Absuelvo a Compañía de tapones irrellenables SA de las pretensiones formuladas en su contra por parte de Invat SRL en la demanda reconvencional interpuesta en el presente procedimiento.

Octavo.- Cada parte deberá abonar las costas derivadas del presente procedimiento causadas a su instancia y las comunes por mitad.'.

SEGUNDO: Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por ambas partes mediante su escrito motivado, dándose traslado a la partes contrarias que se opusieron. Una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 16 de enero de 2021 y, formado rollo, por providencia de fecha 9 de julio de 2020 se señaló para votación y fallo el día 4 de febrero de 2021, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Luis López Fuentes.

Fundamentos

PRIMERO.-En la demanda origen del presente pleito, la actora principal, COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES S.A. interponía una demanda ejercitando las acciones previstas en el art. 63 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), vigente en el momento de la interposición de la demanda, por infracción de su derecho de propiedad industrial, y en la que solicitaba que se declarara que la sociedad demandada INVAT SRL había infringido el derecho de la patente ES2188350, de la que es titular la parte actora.

Asimismo, solicitaba que se ordenara la inmediata cesación por la demandada de los actos que violan y lesionan el derecho que confiere la patente de su titularidad a la parte actora, con los apercibimientos legales, incluido el de desobediencia a la autoridad judicial.

De la misma forma, reclamaba que se condenara a la demandada a indemnizar a la entidad demandante por los daños y perjuicios ocasionados, en la suma que se determine en sentencia conforme a los conceptos, cálculos y sumatorios establecidos en la demanda; y subsidiariamente, que se determine en ejecución de sentencia, conforme a las bases para su determinación que queden fijadas en la sentencia en función de los resultados de prueba que se practique y del sumatorio de los concretos parámetros definidos en la demanda.

Finalmente, solicitaba que se condenara a la demandada a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiguiera la violación de la patente y, en particular, a inutilizar los medios utilizados para la fabricación del tapón que la infringe, con los apercibimientos legales, así como que se ordenara la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa de la demandada, mediante anuncios en los diarios EL MUNDO y EL PAÍS; y que se notificara a los fabricantes y envasadoras que monten el modelo de tapón que infringe la patente que resulten de la prueba practicada. Por último, reclamaba que se condenara a la demandada al pago de las costas así como a estar y pasar por las anteriores declaraciones, dando cumplimiento íntegro a la sentencia.

La parte demandada, INVAT SRL, se opuso a la pretensión de la parte actora alegando, entre otras excepciones, la del defecto legal en el modo de proponer la demanda, excepción que fue desestimada en la audiencia previa.

También alegó la nulidad del emplazamiento efectuado, por no haber traducido la demanda.

Negó que la actora comercialice en el mercado el tapón objeto de la patente y sostiene que los tapones de la parte actora y los comercializados por ella están diseñados para botellas diferentes, sin que sean intercambiables, por lo que, aunque la demandada no hubiera fabricado y vendido sus tapones, ello no hubiera implicado un aumento de las ventas de sus tapones por parte de la entidad actora, por lo que no se produjo lucro cesante.

Afirmaba que la demandada fabrica sus tapones en Italia y que, si bien los vende a empresas españolas, la mayor parte de las mismas destinan aquellos tapones para el mercado internacional, no el español, por lo que la demandada carece de legitimación pasiva respecto de la acción ejercitada.

Afirmaba, igualmente, que el tapón que fabrica la demandada incorpora características conocidas ampliamente en el mercado antes de la patente de la actora y que, en cualquier caso, la patente de la entidad demandante es nula, por falta de novedad así como de actividad inventiva, por lo que nunca se puede infringir una patente que no es válida.

Por último, sostiene que las bases con arreglo a las cuales la parte actora cuantifica la indemnización reclamada son erróneas, sin que proceda fijar indemnización ninguna.

Asimismo, la parte demandada interpuso, a su vez, una demanda reconvencional en virtud de la cual reclamaba que declarara la nulidad de la patente ES2188350, con publicación de dicha sentencia en la página web www.torrentclosures.com durante 2 meses mediante la inclusión de una 'banner' tanto en la página principal como en la página de productos con la leyenda 'declaración de nulidad de la patente ES2188350 sobre anillo precinto para tapones', seguida de la fecha y Juzgado que dicta la sentencia, a través del cual se acceda al contenido íntegro de la sentencia declarativa de la nulidad; todo ello con condena en costas a la parte actora reconvenida, tanto en caso de estimación total como de estimación sustancial relativa a la declaración de nulidad de la patente impugnada.

La acción ejercitada por la demandada reconviniente es la prevista en el art. 112 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LP), vigente en el momento de la interposición de la demanda, solicitando la nulidad de un derecho de patente, tanto por falta de novedad como de actividad inventiva.

La parte actora reconvenida se opuso aduciendo que la combinación de las características técnicas que determinan la reivindicación de la patente impugnada no se encuentran en los documentos preexistentes que determinaban el estado de la técnica e implican una actividad inventiva. Asimismo, considera que, en cualquier caso, no procedería el régimen de publicidad de la sentencia solicitado por la parte demandada en su demanda reconvencional.

La sentencia dictada en primera instancia estima parcialmente la demanda formulada por D. Carlos Alameda Gallardo, en nombre y representación de Compañía de Tapones Irrellenables SA, contra Invat SRL, al tiempo que desestima la demanda reconvencional formulada por Dña. María del Mar Ramos Robles, en nombre y representación de Invat SRL, contra Compañía de Tapones Irrellenables SA., declarando que Invat SRL ha infringido el derecho de la patente ES2188350, de la que es titular Compañía de Tapones Irrellenables SA., ordenando la inmediata cesación por parte de Invat SRL de los actos que violan y lesionan el derecho que confiere la patente de su titularidad a la parte actora, con los apercibimientos legales, incluido el de desobediencia a la autoridad judicial, al tiempo que condena a Invat SRL a indemnizar a Compañía de Tapones Irrellenables S.A. por los daños y perjuicios ocasionados, en la suma de 9.799,04 €, ordenando que se notifique la sentencia, a costa de Invat SRL, a las siguientes entidades: Deoleo SA, Sovena España SALI y Aceites del Sur - Coosur SA., condenando a Invat SRL a estar y pasar por las anteriores declaraciones, dando cumplimiento íntegro a la presente sentencia, y absolviendo a Invat SRL del resto de pretensiones formuladas en su contra en la demanda que dio origen al presente procedimiento, y absolviendo a Compañía de Tapones Irrellenables SA de las pretensiones formuladas en su contra por parte de Invat SRL en la demanda reconvencional interpuesta en el presente procedimiento, sin pronunciamiento de condena en costas, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

La sentencia recurrida declaró como hechos probados los siguientes:

'1) Compañía de tapones irrellenables SA es titular de la patente española n° 2.188.350, habiéndose presentado la misma para su registro el 19 de febrero de 2001;

2) La patente española nº 2.188.350 tiene por objeto la siguiente reivindicación: 'Anillo precinto para tapones de los que sirven para evidenciar la apertura por rotura de elementos rompibles caracterizado porque está formado por un cuerpo anular que muestra una ranura transversal que lo divide en un solo tramo y se encuentra unido al tapón dispuesto superior por medio de 2 puentes y rompibles adyacentes, uno a cada lado de la ranura, y donde el puente derecho está sobre dimensionado, y el resto del anillo se encuentra unido por medio de una pluralidad de puentes rompibles equidistribuidos; y, en su cara inferior presenta este anillo varios dientes oblicuos que se traban en dientes oblicuos antagonistas dispuestos externos a un escalonamiento interno de la parte superior del cuerpo cilíndrico inferior impedido de giro respecto de la botella, de tal modo que ante el giro del tapón, todos los puentes se rompen partiendo del puente más débil contiguo a la ranura, y siguiendo el sentido indicado por el cuerpo anular hasta alcanzar el puente sobredimensionado que no rompe y mantiene vinculado el anillo al tapón';

3) El efecto de la ranura transversal en el anillo prevista en la patente española n° 2.188.350 no es exclusivamente vincular dicho anillo al tapón tras su apertura en un solo tramo, sino también, y específicamente, provocar que el puente izquierdo adyacente a dicha ranura sea el primero al romperse cuando se abre el tapón, y que, una vez roto, sea el siguiente puente rompible el que muestra el mayor nivel de carga, propagándose la rotura en sentido horario hasta el último puente sobredimensionado, que es el que deja unido finalmente el tapón al anillo;

4) En la patente estadounidense n° 5.040.692, presentada para su registro con carácter previo a la patente española n° 2.188.350, existe un hueco en el anillo que une el tapón al cuello de la botella, si bien dicho hueco no es completo, pues existe en el mismo una nervadura rompible que se extiende circunferencialmente y que conecta ambos extremos. Dicha nervadura está diseñada para no romperse hasta el momento en que la tapa se desenrosca hasta el punto en que todas las conexiones rompibles entre el faldón de la tapa y la banda han sido fracturados. Por tanto, no existe en dicho diseño un puente rompible más débil que los otros que provoque que sea el primero en romperse ni una rotura secuencial de los puentes;'

5) En la patente estadounidense n° 5.040.692 no existe ningún puente rompible adyacente al puente sobredimensionado al otro lado de la ranura;

6) En el modelo de utilidad español n° 275.170, presentado para su registro con carácter previo a la patente española n° 2.188.350, no existe ninguna ranura transversal que divida el anillo que sujeta el tapón a la botella;

7) En la validación española de la patente europea n° ES 2.100.660, presentada para su registro con carácter previo a la patente española n° 2.188.350, existen 2 ranuras en el anillo, lo que da lugar a dos tramos en el anillo tras su apertura, y ninguno de los puentes contiguos a dichas ranuras se encuentra sobredimensionado;

8) En la validación española de la patente europea n° ES 2.028.797, presentada para su registro con carácter previo a la patente española n° 2.188.350, el anillo que une el tapón a la botella se aprecian dos ranuras verticales que no llegan dividir completamente dicho anillo, pues entre dichas ranuras se encuentra una porción residual que implica que, antes de la apertura del tapón, el anillo no se encuentra totalmente separado;

9) Invat SRL ha vendido en territorio español, en concreto a las empresas Deoleo SA, Sovena España SALI y Aceites del Sur - Coosur SA, tapones que reúnen todas y cada una de las características de la reivindicación de la patente española n° 2.188.350;

10) Existen múltiples variedades de tapones en el mercado español provistos de un sistema de apertura que pierde su integridad tras la primera utilización;

11) Los tapones comercializados por Invat SRL en España no son intercambiables por los tapones comercializados por Compañía de Tapones Irrellenables SA; y

12) Compañía de Tapones Irrellenables SA contrató a un perito para investigar si los tapones comercializados por Invat SRL en España reproducían o no las características de la reivindicación de la patente española n° 2.188.350, abonándole por ello la suma de 9.799,04 €.

Contra la sentencia indicada se alzan ambas partes, basando la parte demandada INVAT SRL su recurso en las siguientes alegaciones: a) infracción de normas y garantías procesales; b) error en la valoración de la prueba sobre la falta de novedad de la Patente en relación a la patente estadounidense, error en la valoración de la prueba pericial al no tomarse en consideración la pericial de la parte demandada reconviniente, error en la valoración de la prueba sobre la falta de actividad inventiva de la patente en relación a patente estadounidense, y error en la valoración de la prueba sobre la falta de actividad inventiva de la patente en relación a modelo de utilidad español n° 275.170 , la validación española de la patente europea n° ES 2.100.660, validación española de la patente europea n° ES 2.028.797; c) error en la valoración de la prueba pericial practicada sobre la cuestión relativa a si los tapones comercializados en España por la entidad demandada reconviniente reúnen todas y cada una de las características o elementos objeto de reivindicación en la patente titularidad de la parte actora.

La parte actora reconvenida basó su recurso en los siguientes motivos: a) la no apreciación de la indemnización, de danos y perjuicios reclamados por la parte actora conforme a los parámetros del Hecho Séptimo de la demanda, acreditados en el proceso, pese a estimarse su demanda; b) la no imposición de las costas de la reconvención a la demandada reconviniente, cuando la misma ha sido desestimada íntegramente.

Cada una de las partes se opuso al recurso interpuesto por la contraria.

SEGUNDO.-El primer motivo del recurso interpuesto por la representación de la demandada reconviniente se refiere a invocada infracción de normas y garantías procesales, en relación a la inadmisión de las alegaciones complementarias que dicha parte formuló en el acto de la audiencia previa y la aportación de un informe pericial que, según refiere, se presentó al amparo de lo dispuesto en el art. 426.5° LEC y cuya justificación la basaba en las alegaciones complementarías del art. 426.1 y en el art. 338 LEC.

Pues bien, sobre esta cuestión vamos a reiterar lo recogido en nuestro auto de fecha 12 de Mayo de 2020, en el que denegábamos la práctica en segunda instancia de la prueba pericial propuesta por la demandada reconviniente, que no era otra sino la que le fue denegada en la primera instancia:

'En relación a la prueba pericial solicitada, ha de recordarse que la aportación al proceso de dictámenes periciales ha de ajustarse a lo prevenido en los articulo 336 a 338 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y habida cuenta de que en presente caso no se llevó a afecto tal aportación en el modo establecido en dichos artículos, no puede admitirse la prueba pericial ahora propuesta.

En efecto, el artículo 337.1 de la LECestablece que 'Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o antes de la vista en el verbal'.

No puede la parte apelante solicitante de la prueba aportar en esta alzada una prueba pericial que le fue correctamente inadmitida en el acto de la audiencia previa, pues so pretexto de que la parte actora reconvenida había introducido hechos nuevos en su contestación a la demanda reconvencional con aportación de un informe pericial, intenta aportar otro informe pericial en el acto de la audiencia previa, que no encuentra justificación ni cauce procesal para su admisión, pues si bien la parte actora reconvenida aportó con su demanda un informe pericial, ningún obstáculo legal había en que pudiera presentar otro en el escrito de contestación a la reconvención formulada por la demandada INVAT S.R.L., porque el artículo 337 de la LECse lo permitía, y esta circunstancia en modo alguno puede justificar la presentación extemporánea de otro informe pericial por la demandada reconviniente, salvo que lo haga en la forma establecida en el articulo citado, lo que no ha ocurrido en el presente caso'.

Y en el auto dictado por esta Sala con fecha 25 de Junio de 2020 resolviendo el recurso de reposición interpuesto por la referida representación contra el auto denegatorio de la prueba solicitada, se dijo, sobre la infracción de garantías procesales, lo siguiente:

'Es conocida y reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional -expuesta entre otras en STC. 108/2000 -, desde la ya temprana STC 19/1981, de 8 de junio , alusiva a que el derecho a la tutela judicial efectiva que se reconoce en el art. 24.1CEcomprende, primordialmente, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial, por lo que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva que, no obstante, se satisface también cuando se obtiene una resolución de inadmisión si concurre causa legal para ello, y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial ( SSTC 69/1984, de 11 de junio , de 21 de enero; 100/1986, de 31 de enero ; 55/1987, de 13 de mayo ; 57/1988, de 5 de abril ; 124/1988, de 23 de junio ; 42/1992, de 30 de marzo ; 37/1995, de 7 de febrero , entre otras muchas), al ser el derecho a la tutela judicial un derecho prestacional de configuración legal cuyo ejercicio está supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente ( STC 185/1987, de 18 de noviembre ).

Pues bien, en el caso de autos no se aprecia infracción alguna de normas procesales determinantes de indefensión o vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues la denegación de la prueba solicitada está debidamente justificada, por ser extemporánea y no encontrar cobijo en el supuesto contemplado en el artículo 460.2 de la LEC.

Pero tampoco encuentra apoyo en el artículo 338 de la LEC, pues no estamos en presencia de dictámenes cuya necesidad o utilidad se pongan de manifiesto a la vista de las alegaciones del demandado en la contestación a la demanda o alegaciones complementarias realizadas en el acto de la audiencia previa, pues, tal y como ya hizo constar el Magistrado 'a quo' en el acto de la audiencia previa, no consta que la parte actora reconvenida incluyera en su escrito de contestación a la demanda reconvencional hechos nuevos, adicionales o complementarios que pudieran justificar las alegaciones complementarias y el dictamen pericial que la parte demandada reconviniente, respectivamente, realizó y aportó en el acto de la audiencia previa, por lo que tampoco se entiende vulnerado el artículo 426.1 de la LEC.

En el escrito de contestación a la demanda reconvencional la parte actora reconvenida procedió a contestar la pretensión de nulidad de la patente por falta de novedad como de actividad inventiva, que ejercitó la demandada reconviniente en base a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes , acción distinta de la ejercitada por la actora reconvenida. Ante tal acción, y para fundamentar su defensa, la actora reconvenida aportó un dictamen pericial con el escrito de contestación a la demanda.

La parte apelante, so pretexto de que la parte actora reconvenida había introducido hechos nuevos en su contestación a la demanda reconvencional, con aportación de un informe pericial, intenta aportar otro informe pericial en el acto de la audiencia previa, que, como dijimos en el auto recurrido, no encuentra justificación ni cauce procesal para su admisión, sin que el principio de igualdad de armas permita la aportación indefinida de dictámenes periciales a modo de réplica y dúplica a la vista del dictamen precedente.

No se dan los supuestos contemplados en los artículos 338 y 426.5 de la LEC, como claramente expuso en el acto de la audiencia previa el Magistrado 'a quo', no habiéndose alegado hechos nuevos por la actora reconvenida en el escrito de contestación a la demanda, ni el dictamen pericial que aportó con dicho escrito tenga otra justificación que defenderse de la acción de nulidad de la patente ejercitada en su contra vía reconvención, mientras que el dictamen pericial que aportó con su demanda principal tenía por objeto fundamentar la acción ejercitada de infracción de la patente'.

Argumentos que reiteramos en la presente resolución.

La inadmisión en la presente alzada del informe pericial aportado en su recurso de apelación por la parte demandada reconviniente, obliga a prescindir de cualquier análisis y valoración probatoria del mismo.

TERCERO.-En el segundo motivo de su recurso de apelación se alega, en síntesis, por la demandada reconviniente el error en la valoración de la prueba sobre la falta de novedad de la patente en relación a D1, error en la valoración de la prueba pericial al no tomarse en consideración la pericial de la parte demandada reconviniente, error en la valoración de la prueba sobre la falta de actividad inventiva de la patente en relación a D1, y error en la valoración de la prueba sobre la falta de actividad inventiva de la patente en relación a D2, D3 y D4.

En definitiva, lo que pretende la apelante es intentar acreditar, a través de su informe pericial, que la patente de la actora principal es nula por falta de novedad y falta de actividad inventiva, y para ello intenta desvirtuar la sentencia recurrida apoyándose en su informe pericial. Se pretende, por tanto, rebatir la sentencia (que se apoya primordialmente en el informe pericial de la actora principal) con el informe pericial de la parte apelante, o sea, sustituir la valoración probatoria realizada por el Magistrado 'a quo' por la de dicha parte.

En relación a la prueba pericial, en la que se centra de forma especial el recurso, debe adelantarse que el art. 348 de la LEC dispone que la prueba pericial se apreciará según las reglas de la sana crítica y la jurisprudencia es muy reiterada respecto a la valoración de la prueba pericial: sentencias de 5 de octubre de 1998, 16 de octubre de 1998, 26 de febrero de 1999 y 18 de mayo de 1999. Esta última dice, literalmente: A) Por principio general la prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorable por el Jugador según su prudente criterio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación, por lo que no puede invocarse en casación la infracción de precepto alguno en tal sentido ( Sentencias de 1 de Febrero y 19 de Octubre de 1.982 y 11 de Octubre de 1,994); ni el art. 1.242, ni el 1.243 del Código Civil, junto con el 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen el carácter de preceptos valorativos de la prueba a efectos de casación para acreditar error de derecho, pues la prueba pericial es, repetimos, de libre apreciación por el Juez ( Sentencias de 9 de Octubre de 1.981; 19 de Octubre de 1.982; 13 de Mayo de 1.983; 27 de Febrero, 8 de Mayo, 25 de Octubre y 5 de Noviembre de 1.986; 9 de Febrero, 25 de Mayo, 17 de Junio, 15 y 17 de Julio de 1.987; 9 de Junio y 12 de Noviembre de 1.988; 11 de Abril, 20 de Junio y 9 de Diciembre de 1.989); B) Y es que las reglas de la sana crítica no están codificadas, han de ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica humana y por ello es extraordinario que pueda revisarse la prueba pericial en casación, pues el Juez ni siquiera está obligado a sujetarse al dictamen pericial, pudiendo solo impugnarse en el recurso extraordinario la valoración realizada si la misma es contraria en sus conclusiones a la racionalidad o conculca 'las más elementales directrices de la lógica' ( Sentencias de 13 de Febrero de 1.990; 29 de Enero, 20 de Febrero y 25 de Noviembre de 1.991); C) También, la jurisprudencia ha declarado (Sentencia nº 2412 de 15 de Diciembre de 1999) que 'los Tribunales no están obligados a someterse a las decisiones de los dictámenes periciales y de concurrir varios pueden atender al que se presente más completo, definidor y más objetivo para resolver la contienda'. La jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares intereses - T.S. 1ª SS. de 16 de junio de 1970, 14 de mayo de 1981, 22 de enero de 1986, 18 de noviembre de 1987, 30 de marzo de 1988, 1 de marzo y 28 de octubre de 1994, 3 y 20 de julio de 1995, 23 de noviembre de 1996, 29 de julio de 1998, 24 de julio de 2001, 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003-.

En su demanda reconvencional sostenía la parte demandada reconviniente que la patente objeto de impugnación carecía de novedad, a la vista de la patente estadounidense n° 5.040.692, y, en cualquier caso, de actividad inventiva, a la vista de diferentes combinaciones posibles entre diversos derechos de propiedad industrial preexistentes.

Dice el artículo 6 (apartados 1 y 2) de la Ley de Patentes del año 1986 que:

'1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio'.

Y el artículo 25.1 de dicha Ley que '1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla'.

Por su parte, el artículo 26 de la citada Ley expresa que 'Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción'.

O sea, el contenido de la patente viene determinado por las reivindicaciones.

Dice la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Julio de 2019, respecto del requisito de la novedad y del concepto de estado de la técnica, que:

'Respecto de la novedad, en la sentencia 263/2017, de 3 de mayo , con cita de la sentencia 274/2011, de 27 de abril, declaramos:

'El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y éste está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior (...), o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que 'la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad' ( T 396/89 , T 793/93 )'.

'Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Este juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes'.

Y en cuanto al contenido de la patente, determinado por las reivindicaciones, dice la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Julio de 2021 que:

'Con carácter previo al análisis de esta interpretación, conviene traer a colación la normativa aplicable y la jurisprudencia sobre la interpretación del alcance de la protección de la patente, condensada en la sentencia 598/2014, de 7 de noviembre :

' Interpretación del alcance de protección de la patente. Bajo el marco jurídico que regula la patente nacional y la europea, las reivindicaciones cumplen una doble función: de una parte, definen el objeto para el que se solicita la protección, conforme a los arts. 84 CPE y 26 LP, indicando para ello las características técnicas de la invención necesarias para ejecutar el procedimiento o definir el producto en que consiste la invención, y que permiten resolver el problema técnico anunciado en la memoria descriptiva; y de otra, determinan la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente, de acuerdo con los arts. 69.1 CPE y 60.1 LP, tomando en consideración la descripción y los dibujos.

'Esta segunda función, de delimitar el ámbito de exclusiva de la patente, es esencial para juzgar sobre la violación de la patente. Si partimos de la consideración de que una patente protege tantas invenciones como reivindicaciones tiene, para determinar si se ha producido invasión de la exclusiva será preciso interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y, ello sentado, una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada.

'Como hemos advertido en otras ocasiones, por ejemplo en la Sentencia 466/2013, de 12 de julio , de acuerdo con la norma legal (el art. 69.1 CPE y el art. 60.1 LP), el alcance de la protección que otorga la patente estará determinado por el contenido de las reivindicaciones.

Para analizar la existencia o no de novedad de la patente se hace preciso analizar la reivindicación que se contiene en la misma, y dicha reivindicación, según el documento aportado junto con el informe pericial de la parte actora obrante al folio 58 de las actuaciones (descripción de la patente según la Oficina Española de Patentes y Marcas, patente ES2188350B2) es la siguiente:

'Anillo precinto para tapones de los que sirven para evidenciar la apertura por rotura de elementos rompibles caracterizado porque está formado por un cuerpo anular que muestra una ranura transversal que lo divide en un solo tramo y se encuentra unido al tapón dispuesto superior por medio de 2 puentes y rompibles adyacentes, uno a cada lado de la ranura, y donde el puente derecho está sobre dimensionado, y el resto del anillo se encuentra unido por medio de una pluralidad de puentes rompibles equidistribuidos; y, en su cara inferior presenta este anillo varios dientes oblicuos que se traban en dientes oblicuos antagonistas dispuestos externos a un escalonamiento interno de la parte superior del cuerpo cilíndrico inferior impedido de giro respecto de la botella, de tal modo que ante el giro del tapón, todos los puentes se rompen partiendo del puente más débil contiguo a la ranura, y siguiendo el sentido indicado por el cuerpo anular hasta alcanzar el puente sobredimensionado que no rompe y mantiene vinculado el anillo al tapón'.

Dicha reivindicación, pues, se divide en las siguientes características o elementos:

'1) Anillo precinto para tapones de los que sirven para evidenciar la apertura por rotura de elementos rompibles;

2) caracterizado porque está formado por un cuerpo anular que muestra una ranura transversal que lo divide en un solo tramo;

3) y se encuentra unido al tapón dispuesto superior por medio de 2 puentes y rompibles adyacentes, uno a cada lado de la ranura, y donde el puente derecho está sobredimensionado;

4) y el resto del anillo se encuentra unido por medio de una pluralidad de puentes rompibles equidistribuidos;

5) y, en su cara inferior presenta este anillo varios dientes oblicuos que se traban en dientes oblicuos antagonistas dispuestos externos a un escalonamiento interno de la parte superior del cuerpo cilíndrico inferior impedido de giro respecto de la botella;

y 6) de tal modo que ante el giro del tapón, todos los puentes se rompen partiendo del puente más débil contiguo a la ranura, y siguiendo el sentido indicado por el cuerpo anular hasta alcanzar el puente sobredimensionado que no rompe y mantiene vinculado el anillo al tapón'.

La sentencia recurrida parte de la afirmación de que, respecto de la patente estadounidense 5.040.692, basta confrontar el documento n° 19 de los aportados junto con la demanda reconvencional con el informe pericial aportado con la contestación a dicha demanda, para estimar que varias de las características que determinan la reivindicación de la patente impugnada se encuentran anticipadas en el antecedente antes referido, es decir, que varios elementos que componen la reivindicación de la patente de la parte actora, están anticipadas en la patente estadounidense antes citada.

Ahora bien, como afirma el Magistrado 'a quo' para determinar si la patente analizada carece de novedad es imprescindible que todos y cada uno de los elementos de su reivindicación se encuentren presentes en el antecedente, y dicha circunstancia no concurre, pues en dicho antecedente no se hayan presentes las características 2, 3 y 6.

Aquí se centra la discrepancia invocada por la parte demandada reconviniente apelante, que objeta al Magistrado 'a quo' haber atendido exclusivamente al informe pericial de la parte actora.

Sin embargo, la sentencia recurrida razona de forma exhaustiva porqué considera que en la patente estadounidense antes referida no se encuentran anticipados los elementos 2, 3 y 6 de la reivindicación.

Así, y en cuanto a la característica 2 (anillo precinto para tapones caracterizado porque está formado por un cuerpo anular que muestra una ranura transversal que lo divide en un solo tramo), se afirma en la sentencia recurrida que, ciertamente pueden suscitarse dudas sobre si dicha característica se encuentra anticipada en la patente estadounidense n° 5.040.692, toda vez que, como puede apreciarse en los documentos n° 19 y 19 ter de la demanda reconvencional, en la misma existe un hueco en el anillo que une el tapón al cuello de la botella, constatándose que dicho hueco no es completo, pues existe en el mismo una nervadura rompible que se extiende circunferencialmente y que conecta ambos extremos, sosteniendo el perito de la parte demandada reconviniente que dicha nervadura es irrelevante, pues el efecto que se persigue (la existencia de un tramo único que queda unido al tapón tras la abertura) se consigue de igual forma en ambos registros; b) sin embargo, la sentencia recurrida acoge la tesis defendida por el perito de la parte actora de que el efecto de dicha ranura no es exclusivamente vincular el anillo al tapón tras su apertura en un solo tramo, sino también, y específicamente, provocar que el puente izquierdo adyacente a dicha ranura sea el primero al romperse cuando se abre el tapón; c) el hueco de la patente estadounidense n° 5.040.692, sin embargo, no provoca dicho efecto; y ello, debido a la nervadura que une el hueco del anillo; d) dicha nervadura esta diseñada para no romperse hasta el momento en que la tapa se desenrosca hasta el punto en que todas las conexiones rompibles entre el faldón de la tapa y la banda han sido fracturados, por lo no existe en dicho diseño un puente rompible más débil que los otros que provoque que sea el primero en romperse ni una rotura secuencial de los puentes, que es lo que persigue la patente de la parte actora cuando reivindica la existencia de una ranura transversal en el anillo que une el tapón al cuello de la botella, tal y como se constata de las características 2 y 6 de la reivindicación de dicha patente; e) la existencia de la nervadura que se extiende circunferencialmente y que conecta ambos extremos del anillo, que aparece en la patente estadounidense n° 5.040.692, no puede calificarse como irrelevante, como sostiene el perito de la parte demandada, lo que determina que la ranura transversal en el anillo que une el anillo al tapón, sin ningún tipo de nervadura que una los extremos, reivindicada en la patente de la parte actora, es novedosa no obstante la preexistente en el estado de la técnica de la patente estadounidense n° 5.040.692.

En efecto, tal y como expone el perito de la parte actora en su informe acompañado a la contestación a la reconvención, atendiendo a la descripción de la patente estadounidense, se considera en el estado de la técnica que el apoyo de dientes de trinquete de forma simultánea no puede generar la rotura secuencial de los dientes ya que el nivel de carga es el mismo en todos. Por el contrario, de acuerdo a la descripción de la patente de la actora, la ranura es tal que el cuerpo anular está seccionado, lo que significa que no hay conexión o vínculo físico entre uno y otro lado de la ranura. Y al estar el cuerpo anular seccionado, a través de la ranura no se transmite la fuerza y por eso, fijándose en el puente rompible situado adyacente a la ranura, es solo él el que sirve de elemento de retención y, como resultado resiste un nivel de carga más alto que los demás y rompe, trasladándose esta situación al segundo puente rompible que pasa a tener un mayor nivel de carga y así sucesivamente.

Añade el citado perito que la invención requiere de forma esencial que el cuerpo anular esté seccionado y no transmita durante la apertura ninguna carga desde un extremo del anillo al otro extremo del anillo para así, generar el mayor nivel de carga en el puente rompible, el izquierdo, situado adyacente a la ranura.

En la patente estadounidense refiere el citado perito que el cuerpo anular está vinculado en sus extremos por medio de un puente rompible cuya resistencia debe ser suficiente para resistir los esfuerzos de tracción que sufre durante la aplicación del tapón al cuello del recipiente, por lo que es un cuerpo rompible que hace que el cuerpo anular, ante un par de giros aplicados por el usuario, transmitirá los esfuerzos de un extremo al otro impidiendo que se comporte tal y como describe y reivindica la patente de la parte actora.

Y en definitiva, afirma el perito que la separación que se describe en la patente estadounidense no puede interpretarse como una ranura entendida como un 'seccionado' dado que se entiende que debe comportarse como un anillo completo al menos durante el roscado en el cuello del recipiente, añadiendo el citado perito que en el informe del Sr. Roman (perito de la parte demandada reconviniente) se establece que la separación descrita en la patente estadounidense sí que es la ranura reivindicada en la patente de la actora, lo que para el perito de la parte actora reconvenida es una afirmación que solo atiende a que el término ranura no se ha interpretado a la vista de la patente sin que tampoco se haya verificado el efecto técnico que debe producir la ranura, concluyendo que no debe ser una mera separación sino que debe ser un seccionado que impida la transferencia de esfuerzos de un lado al otro del cuerpo anular.

Y en cuanto a la característica 3 de la reivindicación ('se encuentra unido al tapón dispuesto superior por medio de 2 puentes y rompibles adyacentes, uno a cada lado de la ranura, y donde el puente derecho está sobredimensionado') afirma la parte apelante que la reivindicación de la patente no dice cuál ha de ser la distancia, sino que hay dos puentes adyacentes, uno a cada lado de la ranura, y donde el puente derecho está sobredimensionado. Respecto de la patente estadounidense no se cuestiona en la sentencia que el situado a la derecha esté sobredimensionado; lo que se objeta es que el situado a la izquierda está lejano como para ser considerado adyacente. Pero observamos bien, entre la ranura y ese puente a la izquierda no hay otro elemento intermedio, por lo que ese puente puede considerarse adyacente. Como tampoco se especifica en la reivindicación cuál ha de ser el número de puentes rompibles equidistribuidos [C4], a mayor cantidad de puentes más cercano estará el adyacente izquierdo al adyacente derecho de la ranura y a menor número de puentes más lejano estará.

En este punto, la sentencia recurrida afirma que 'basta el simple análisis de las figuras descriptivas de la patente estadounidense n° 5.040.692 (documento n° 19 de la demanda reconvencional) para constatar que no existe ningún puente rompible adyacente al puente sobredimensionado al otro lado de la ranura. Lo que existe es una multitud de puentes equidistribuidos que vinculan el tapón al anillo, pero ninguno puede calificarse como de adyacente al sobredimensionado, entendido como inmediatamente próximo al mismo tras la ranura'.

Dice el perito de la parte actora reconvenida en el informe pericial de 4 de Julio de 2016, que el Sr. Roman (perito de la ahora apelante) considera que el puente rompible es un puente rompible adyacente a la separación dado que no se establece el grado de proximidad, entendiendo el perito de la actora principal que la definición de adyacente es 'que está muy cerca o unido a algo', 'inmediatamente contiguo', siendo así que si acudimos a la descripción de la patente se ve que los dos puentes rompibles, el que está sobredimensionado y el que no lo está, se encuentran uno junto al otro únicamente separados por la ranura, concluyendo que no es posible interpretar como adyacente un puente rompible que está en el conjunto de puentes equidistribuidos cuando además no se encuentra contiguo a la ranura.

Por otra parte, y en relación a la característica 6 de la reivindicación ('de tal modo que ante el giro del tapón, todos los puentes se rompen partiendo del puente más débil contiguo a la ranura, y siguiendo el sentido indicado por el cuerpo anular hasta alcanzar el puente sobredimensionado que no rompe y mantiene vinculado el anillo al tapón') se comparte la afirmación contenida en la sentencia recurrida de que la ausencia de las características 2 y 3 de la patente de la parte actora en la patente estadounidense n° 5.040.692, determina que tampoco concurra en la misma la característica 6, pues, como antes se ha analizado, la misma descansa sobre las características 2 y 3, que no concurren en la patente estadounidense n° 5.040.692.

Por tanto, la patente estadounidense no destruye la novedad de la patente objeto de autos.

Y lo mismo cabría decir respecto del resto de registros a los que se alude en la demanda reconvencional para intentar acreditar la falta de novedad de la patente de la parte actora principal, al descansar todos ellos en el documento número 18 de la demanda reconvencional, el cual, como se afirma de modo acertado en la sentencia recurrida, no es lo suficientemente descriptivo de la totalidad de las características de la patente objeto de impugnación, sino que se limita a una concreta característica de su reivindicación, cual es la relativa a los medios que consienten al anillo permanecer unido al tapón cuando se saca este del cuello de la botella, a fin de determinar si concurre en otros registros previos, siendo así que, como acertadamente se dice en la sentencia recurrida, para que una patente adolezca de falta de novedad es imprescindible que todas y cada una de sus características se encuentren anticipadas en un solo registro previo que formara parte del estado de la técnica, sin que se aprecie que en alguno de los registros referidos en el documento n° 18 de la demanda reconvencional se encuentren íntegramente las características 2, 3 y 6 de la patente de la parte actora.

CUARTO.-Se alega también por la demandada-reconviniente-apelante el error en la valoración de la prueba sobre la falta de actividad inventiva de la patente en relación a patente estadounidense, y error en la valoración de la prueba sobre la falta de actividad inventiva de la patente en relación a modelo de utilidad español n° 275.170, la validación española de la patente europea n° ES 2.100.660 y validación española de la patente europea n° ES 2.028.797.

Dice el artículo 8.1 de la Ley de Patentes de 1986 que 'Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia'.

Dice la sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de Abril de 2021 que:

'Por lo que se refiere a la actividad inventiva, se considera que una invención reúne dicho requisito si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia ( artículos 8 de la LP y 56 del CPE). De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Patentes, se declarará la nulidad de la patente cuando, entre otros supuestos, se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidad, esto es, los contemplados en el artículo 4 y concordantes. Como hemos señalado en anteriores ocasiones, ( SS de 18 de enero de 2007 -ROJ 327/2007 y 5 de febrero de 2008 -ROJ 1863/2008 -), implica la exigencia de que la innovación haya sido fruto de la conducta investigadora expresa o implícita llevada a cabo por el inventor; y así el artículo 8 de la citada Ley , al igual que el artículo 56 del CPE, considera que 'una invención implica una actividad inventiva si aquello no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia'.

28. El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio. Pero al analizar la obviedad o no de la invención el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si el mismo hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor'.

Afirma la parte apelante en su recurso que la sentencia no ha analizado esta cuestión en relación con la patente estadounidense (D1). Así, se dice en el recurso que aún considerando que C2 y C3 no estuvieran anticipadas por DI la supresión de ese nexo que unía ambos extremos de la ranura presente en DI (unión 68) y la mayor proximidad de los puentes adyacentes (nexos 32 de DI) es algo que resultaba evidente para un experto en la materia. De hecho, dice al respecto el Sr. Roman en su informe sobre validez: La propia patente DI prevé que haya más puentes 32, en particular indica que 'el número de conexiones puede variar para diferentes aplicaciones, pero típicamente con un cierre de una pulgada o 28mm se emplearán de 2 a 8 conexiones' (ver columna 6, líneas 52 a 54). Con 8 conexiones o más, y teniendo que ser equidistribuidas, es obvio que la conexión a la izquierda y a la derecha de la ranura estarían mucho más cercanas a la ranura de lo que aparece en la realización que muestra la figura de DI que, como el propio DI dice, no es la única posible. Además, la mayor o menor proximidad del primer puente débil al otro lado de la ranura no cambia el hecho de que sea ese puente débil el primero en romperse.

En este punto acogemos por sus razonamientos y exhaustividad, las conclusiones del perito de la parte actora, informe que fue aportado en la contestación a la demanda reconvencional. Dice sobre este punto el citado perito que (el subrayado es nuestro):

'La patente ES'350 describe y reivindica una anillo precinto para tapones donde el objeto de protección de la patente está definido mediante una única reivindicación, la reivindicación 1.

La reivindicación protege un anillo que resuelve tres problemas técnicos:

A) Dispone de unos elementos rompibles que establecen una apariencia distinta antes y después de la primera apertura. De este modo se evidencia cuando el recipiente cerrado por el tapón ha sido ya abierto.

B) El anillo precinto, una vez abierto el tapón, se mantiene vinculado al tapón por medio de un puente rompible sobredimensionado. De este modo se evita que en la primera apertura el anillo se caiga al suelo o se quede en la botella.

C) El tapón que incorpora el anillo precinto requiere un esfuerzo al giro durante la primera apertura menor que el necesario para romper la totalidad de los puentes rompibles. De este modo, el usuario aplica un nivel de esfuerzo confortable y no excesivamente elevado.

De estos tres problemas técnicos se ha verificado que los dos primeros están resueltos ya en el estado de la técnica haciendo uso de las mismas características técnicas.

Por el contrario, el tercer problema técnico solo está resuelto por el documento DI de un modo alternativo DISTINTO. Este modo distinto de resolver el problema se refleja en la reivindicación 1 en una específica configuración que no resulta ser evidente a partir de las enseñanzas aportadas por dicho documento DI ni por el resto de documentos.

EL modo específico de configuración de la reivindicación 1 está basado en el uso de una ranura que da lugar al seccionado del anillo precinto y la inclusión de un par de puentes rompibles con una situación también específica: adyacente o contigua a la ranura.

La ranura que secciona el cuerpo anular es tal que, en el momento de la primera apertura del tapón no establece transmisión de esfuerzos de tracción desde un extremo del anillo precinto al otro extremo.

La posición de un puente rompible adyacente y a la izquierda de la ranura hace que dicho puente rompible se encuentre con un nivel de carga mayor que el resto dado parte de su carga no puede ser transmitida a través de la ranura.

El nivel distinto de carga de este puente rompible establece su rotura y la posterior rotura secuencial de los puentes rompibles hasta llegar al otro puente rompible adyacente a la ranura, el puente sobredimensionado.

Esta combinación de características técnicas cooperan entre sí para conseguir la rotura secuencial de los puentes rompibles, uno a uno, reduciendo el esfuerzo del usuario.

Esta combinación de características técnicas no solo no se encuentran descritas en ningún documento citado DI a D4 sino que establecen un modo de configurar el anillo precinto que va en contra de un prejuicio técnico establecido claramente en el estado de la técnica y descrito por el documento DI, el documento que constituye el estado de la técnica más cercano.

A la vista de estos resultados, solo cabe concluir que la reivindicación 1 de la patente impugnada ES'350 verifica los criterios de novedad y actividad inventiva y por lo tanto es patentable.

De este informe, claro y terminante, se deduce, dada su claridad y razonable argumentación, la existencia de las notas necesarias para mantener de manera científica y técnica que los criterios objeto de la reivindicación 1 eran patentables, y que por tanto la patente de la actora principal era digna de protección, gozando de actividad inventiva. Y es que si bien los precintos que evidencian la primera apertura no son en sí una novedad, sí lo son y gozan de actividad inventiva los diferentes sistemas para obtenerlo, por lo que si son objeto de patentabilídad.

La sentencia recurrida ha razonado debidamente, a la vista de las periciales practicadas, que ni en la patente estadounidense n° 5.040.692, ni en los modelos de utilidad español n° 275.170, ni en la validación española de la patente europea n° ES 2.028.797 y ni en la validación española de la patente europea n° ES 2.100.660, concurren las características 2, 3 y 6 de la reivindicación única de la patente de la parte actora.

Y es que, en efecto, lo expuesto por la recurrente en su demanda reconvencional y en su recurso parte del error de considerar que todas las características de la reivindicación de la patente de la parte actora, salvo la 5, se encuentran anticipadas en el modelo de utilidad español n° 275.170. Así, tal y como aprecia el Magistrado 'a quo', no existe en dicho modelo de utilidad ninguna ranura transversal que divida el anillo que sujeta el tapón a la botella, pues lo que existe es un rayado vertical pero no se aprecia en el diseño ninguna ranura siendo así que, la inexistencia de dicha ranura comporta que tampoco pueda existir ningún puente adyacente a la misma (pues no existe), que sea el primero en romperse al abrir el tapón, como tampoco se aprecia la existencia de ningún puente sobredimensionado respecto del resto.

E igual ocurre (ausencia de las características 2, 3 y 6 de la reivindicación de la patente de la actora) en la validación española de la patente europea n° ES 2.100.660, en la que existen 2 ranuras en el anillo (lo que da lugar a dos tramos en el anillo tras su apertura) y en la que ninguno de los puentes contiguos a dichas ranuras se encuentra sobredimensionado.

Y en cuanto a la validación española de la patente europea n° ES 2.028.797 coincidimos, tanto con el dictamen pericial de la parte actora principal como con las conclusiones del Magistrado 'a quo', pues, a pesar de lo referido en el informe pericial aportado como documento n° 19 de la demanda reconvencional, no se aprecia que concurran en dicho antecedente las características 2, 3 y 6 de la reivindicación única de la patente de la parte actora, pues: a) se aprecia que en el anillo que une el tapón a la botella dos ranuras verticales que no llegan dividir completamente dicho anillo, pues entre dichas ranuras se encuentra una porción residual que implica que, antes de la apertura del tapón, el anillo no se encuentra totalmente separado; b) esa porción residual produce exactamente el mismo efecto que la nervadura existente en el hueco descrito en la patente estadounidense n° 5.040.692, y, por tanto, procede considerar que la característica 2 de la reivindicación única de la patente impugnada no se encuentra anticipada en la validación española de la patente europea nº ES 2.028.797, lo que provoca, igualmente, que tampoco lo esté la característica 6, al no existir en dicho diseño un puente más débil que el resto que sea el primero al romperse cuando se abre el tapón y provoque, además la rotura secuencial de los puentes.

QUINTO.-Se alega por la demandada-reconviniente-apelante el error en la valoración de la prueba pericial practicada sobre la cuestión relativa a si los tapones comercializados en España por la entidad demandada reconviniente reúnen todas y cada una de las características o elementos objeto de reivindicación en la patente titularidad de la parte actora.

No compartimos tal afirmación. Entendemos, a la vista de la pericial aportada por la parte actora principal, que los tapones comercializados por la entidad demandada en España reúnen todas y cada una de las características o elementos objeto de reivindicación en la patente titularidad de la parte actora.

Por otra parte, debemos resaltar que los dos informes periciales aportados por la actora principal obedecen a motivaciones distintas, pues mientras que el primero de ellos aportado con la demanda principal tiene por objeto fundamentar las características técnicas de la reivindicación de la patente de la parte actora a fin de constatar la infracción cometida por la demandada reconviniente al comercializar unos tapones en los que concurrían todas las características reunidas en la patente de la actora principal, el segundo informe pericial aportado con el escrito de contestación a la demanda reconvencional se centra en la demostración del carácter novedoso de la patente y su actividad inventiva frente al estado de la técnica y la existencia de otras patentes (la estadounidense) y validaciones españolas de patentes europeas que pudieran reunir elementos anticipados de las características de la patente de la actora.

Por otra parte, el hecho de que algunas de las características que definen (la reivindicación) la patente de la actora principal pudieran estar ya anticipadas en el momento de su registro no implica que no se haya podido infringir por la demandada reconviniente los derechos de la parte actora principal, habida cuenta de que la sentencia recurrida, no obstante reconocer que algunas de las características que determinan la reivindicación de la patente se encuentran anticipadas en algunos antecedentes, sin embargo no ocurre así respecto de las características 2, 3 y 6 de la reivindicación, por lo que la infracción denunciada se encontraría en la similitud con la totalidad de las características de la reivindicación, o sea, con las ya anticipadas y con las referidas a las características 2, 3 y 6 de la reivindicación de la parte actora reconvenida.

En este sentido, dice el perito de la parte actora en el informe aportado junto con la demanda principal, que: a) la reivindicación independiente de la patente ES2188350B2 (actora principal) reivindica un anillo precinto situado en un cierre que dispone de vertedor y tapón donde dicho anillo precinto se rompe ante la primera apertura y se mantiene vinculado al tapón; b) se ha contado con dos botellas cerradas con sendos cierres fabricados por INVAT S.R.L., los cierres han sido abiertos y analizados estructuralmente para ser comparadas con las características técnicas de la reivindicación única de la patente '350 (de la actora principal); c) como resultado de la comparación, se concluye que las muestras físicas reproducen todas las características técnicas de la reivindicación de forma literal(el subrayado es nuestro).

Y es que dichas características reproducidas en los tapones de la demandada se resumen de la siguiente manera (según el informe pericial de la parte actora principal): a) la patente '350 establece como objeto de protección un anillo precinto tal y como establece su reivindicación, siendo este anillo precinto parte de un cierre o tapón destinado a cerrar la boca de una botella; b) este anillo precinto está situado bajo el tapón, vinculado a éste mediante unos puentes rompibles equidistribuidos y con una ranura que define un principio y un fin, esto es, dos extremos; c) estos extremos tienen cada uno de ellos un puente rompible que vincula el anillo y el tapón, distinguiéndose entre esta pareja de puentes rompibles y el resto de los puentes rompibles; d) de los dos puentes rompibles que unen los extremos del anillo al tapón, uno de ellos es de mayores dimensiones que el otro; e) los dientes internos evitan el giro del anillo en la primera apertura, y puesto que el anillo no puede girar y el vínculo entre el anillo y el tapón es a través de puentes rompibles, la aplicación de la fuerza de giro por parte del usuario lleva a la rotura de los puentes rompibles.

La invención en la patente de la actora resuelve los siguientes problemas técnicos según dicho informe pericial: a) la rotura de los puentes rompibles establece un antes y un después de la primera apertura, ya que la apariencia distinta del tapón por haberse desvinculado el anillo precinto evidencia que la botella ya ha sido abierta al menos una vez; b) la solución reivindicada es una de entre las que hacen uso de elementos rompibles que evidencian la primera apertura tal y como se reconoce en la patente en su apartado dedicado a los antecedentes de la invención, por lo tanto, el mero hecho de utilizar un anillo precinto desprendible es reconocido como estado de la técnica; c) una características técnica reivindicada establece que, de los dos puentes rompibles que unen los extremos del anillo al tapón, el derecho está sobredimensionado; d) un efecto técnico que identifica la patente resultado de este sobredimensionado de uno de los puentes es el de conseguir que, en la rotura de los puentes rompibles que se produce debido al giro del tapón, siempre al menos este puente rompible permanezca sin romper y no se caiga al suelo o se quede en la botella, por lo que, de esta forma el anillo precinto se mantiene temporalmente vinculado al tapón; e) la posterior rotura de este puente rompible sobredimensionado permite deshacerse de él cuando el usuario lo considera adecuado; f) otra característica esencial de la invención reivindicada es la rotura progresiva de los puentes rompibles partiendo desde el puente adyacente a la ranura, en el momento de la primera apertura; g) en el diseño de tapones con anillos rompibles uno de los problemas que existe es que cada puente rompible contribuye a la resistencia a la rotura cuando el usuario aplica un par de giro, es decir, cuantos más puentes rompibles tenga el anillo más fuerza debe hacer el usuario para conseguir que éstos rompan pudiendo llegar a ser excesivo el esfuerzo, o al menos, incómodo; h) la rotura de los puentes rompibles uno a uno hace que el esfuerzo del usuario se reduzca ya que la energía aplicada se dedica a la rotura de un solo puente rompible, dando lugar a una apertura que requiere un menor esfuerzo y por lo tanto es más cómoda.

Pues bien, como decimos, y a la vista del informe pericial aportado por la actora principal, los tapones comercializados por la demandada reconviniente reúnen todas y cada una de las características o elementos objeto de reivindicación en la patente titularidad de la parte actora.

El recurso, pues, de la parte demandada reconviniente debe ser desestimado.

SEXTO.-Por su parte,a la actora principal interpuso recurso de apelación que basó en: a) la no apreciación de la indemnización, de daños y perjuicios reclamados por la parte actora conforme a los parámetros del Hecho Séptimo de la demanda, acreditados en el proceso, pese a estimarse su demanda; b) la no imposición de las costas de la reconvención a la demandada reconviniente, cuando la misma ha sido desestimada íntegramente.

Disponía el artículo 66.2. de la Ley de Patentes del año 1986 que:

'2. La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor'.

b) Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

La sentencia recurrida rechaza la indemnización solicitada porque entiende que para su cálculo, la demandante considera que de no haber vendido la demandada los tapones que comercializó en España los compradores de los mismos hubieran adquirido automáticamente, sin otra elección, los mismos tapones a la parte actora, y es por ello por lo que pretende cuantificar el lucro cesante sufrido multiplicando el número de tapones comercializados por la parte demandada en España por el margen de beneficios que disfruta dicha parte actora mediante la venta de sus tapones objeto de la patente, siendo así que, según el Magistrado 'a quo', el problema de base, sin embargo, radica en que no ha resultado acreditado de ninguna forma que los compradores de los tapones de la parte demandada hubieran irremediablemente adquirido los mismos tapones a la parte actora en la hipótesis de que la demandada no hubiera comercializado los mismos con aquellos.

Añade la sentencia recurrida que existen múltiples variedades de tapones en el mercado basados en invenciones que producen ese efecto requerido en la normativa sectorial, por lo que los compradores de los tapones que comercializó la demandada en España no habrían tenido que comprar dichos tapones forzosamente a la parte actora, como erróneamente supone la actora a la hora de cuantificar la Indemnización por lucro cesante reclamada.

No compartimos los argumentos de la sentencia recurrida. Si se afirma como se hace en la sentencia recurrida que se ha infringido la patente de la parte actora principal porque la parte demandada reconviniente ha comercializado en España tapones con las mismas características que la patente de la actora, deben concurrir circunstancias muy especiales para que negar que la actora principal no haya sufrido un perjuicio económico con la infracción de los derechos que le confiere su patente, pues acreditado y declarado en sentencia que se ha infringido la patente, nadie sino la Compañía de Tapones Irrellenables, S.A. podría vender ese tapón, y aún siendo cierto que haya en el mercado otras empresas que comercialicen tapones irrellenables, los que son producto de la invención de la actora solo ella los puede comercializar, solo ella los puede vender, de modo que todos aquellos tapones fabricados y comercializados en España infringiendo la patente de la actora ha causado un perjuicio económico que ha de ser justamente indemnizado.

No se trata de hacer una presunción, como se afirma en la sentencia recurrida, sino reconocer y admitir que la única empresa que puede fabricar y vender los tapones es la entidad actora, corno titular de la patente, pues cualquier otra que lo fabricase o vendiese estaría infringiendo la misma.

Debe reconocerse y admitirse los argumentos que esgrime en su recurso la parte actora-reconvenida-apelante, cuando afirma que no cabe pensar que otra empresa pudiera vender ese tapón con el sistema de cierre patentado por la actora, pues si lo hiciera se estaría infringiendo la ley, como de hecho ha declarado la propia sentencia recurrida, pues la única legitimada para fabricarlos y venderlos es la entidad actora, como titular de la patente, de modo que es de todo punto razonable entender que precisamente la demandada ha vendido los tapones de la patente de la actora principal a las empresas qué constan acreditadas en autos (SOVENA ESPAÑA SAU, DEOLEO SA Y ACEITES DEL SUR-COÓSUR, SÁ.) porque reproducía el mismo cierre que el de la actora reconvenida, y de no ser así, estas empresas fabricantes y distribuidoras de aceite hubieran comprado otro cierre en el mercado, de modo que si adquirieron el de la demandada era porque era el mismo que el de la actora, aunque desconocieran que esos tapones eran fruto de una infracción de la patente de la entidad actora.

Pues bien, llegados a este punto debe partirse de los informes aportados por las empresas requeridas acerca de los tapones adquiridos a la demandada reconviniente desde la fecha en que se le hizo el requerimiento extrajudicial el 21 de Abril de 2014, aunque en el oficio judicial se le solicita desde el 1 de Mayo de 2014, hasta la fecha del requerimiento judicial (julio del año 2019), respondiéndose a dichos oficios por las empresas SOVENA ESPAÑA SAU, DEOLEO SA Y ACEITES DEL SUR-COÓSUR, S.A., acreditando haber adquirido a INVAT S.R.L. en el referido periodo un total de 121.402,220 unidades.

Según el informe emitido por el perito de la demandada INVAT S.R.L. Sr. Adolfo, el margen medio de beneficio de los tapones para la demandada ha sido de 4,07 € por millar. Pues bien, la sociedad demandada ha obtenido un beneficio de 494.107,04 €, resultado de realizar la siguiente operación: 212.402,220 unidades/1.000 X 4,07 €.

Consideramos más acertado y equitativo acudir al criterio del beneficio obtenido por la demandada que al del beneficio dejado de obtener por la actora principal, que eleva su beneficio por tapón hasta los 18,01 €, que consideramos excesivos.

Y entendemos que el periodo que debe tenerse en cuenta es el comprendido entre la fecha del primer requerimiento extrajudicial y la fecha en que se le dirigieron los oficios por el Juzgado a las sociedades SOVENA ESPAÑA SAU, DEOLEO SA Y ACEITES DEL SUR-COÓSUR, S.A., empresas adquirentes de los tapones comercializados por la sociedad demandada reconviniente INVAT S.R.L., sin que sea de recibo la alegación esgrimida por esta sociedad de que la actora principal ha tardado dos años desde que se le hizo el primer requerimiento hasta la interposición de la demanda, habida cuenta de que: a) no se estima un tiempo excesivo, habida cuenta de que no fue hasta el año 2015 cuando se obtiene el primer informe pericial acreditativo de la infracción de la patente por parte de la demandada; b) porque INVAT S.R.L. ha continuado comercializando los tapones en España a pesar del requerimiento que se le hizo en el año 2014 y de las reuniones y comunicaciones habidas entre las partes, por lo que dicha sociedad ha seguido obteniendo beneficios en dicho periodo comprendido entre el requerimiento extrajudicial y la interposición de la demanda.

Consideramos, pues, que la indemnización procedente debe fijarse en los beneficios ilícitos obtenidos por INVAT S.R.L. por la comercialización en España de sus tapones infringiendo la patente de la actora, beneficios que no habría obtenido de no haberlos comercializados, y que han perjudicado a la actora principal, a la que, ilícitamente, se le ha privado de la posibilidad de vender a las empresas adquirentes sus propios tapones, porque estas empresas han adquirido a la demandada INVAT S.R.L. (sin conocimiento de que esos tapones infringían la patente de la actora) sus tapones porque reunían precisamente las características de la patente de la actora principal, de modo que los beneficios obtenidos por INVAT S.R.L. es justamente la indemnización que debe fijarse a favor de la actora principal, o sea, la suma de 494.107,04 €.

Dice el artículo 66.1 de la Ley de Patentes de 1986 que:

'1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.'

El Magistrado 'a quo' ha incluido los gastos de elaboración de un informe pericial aportado como documento número 8 de la demanda, rechazando, no obstante, los gastos del informe pericial del auditor de cuentas aportado como documento número 11, por importe de 1.815,00 €, que esta Sala entiende que, por el contrario, también debe indemnizarse al haber sido utilizado el mismo para la determinación de los posibles perjuicios.

El motivo debe, pues, ser estimado.

SÉPTIMO.-Se alega por la actora principal el error en la no imposición de las costas de la reconvención a la demandada reconviniente, cuando la misma ha sido desestimada íntegramente.

Ha de darse la razón plenamente la razón al actor principal-recurrente, pues, aún cuando estemos ante un solo proceso, en él se están ventilando acciones diferentes: la que ejercita en la demanda principal el actor y la que ejercita, vía reconvención, la sociedad demandada contra el actor, por lo que no puede confundirse una acumulación de procesos con la existencia de un proceso en el que la parte demandada interpone una demanda reconvencional. Los argumentos del Magistrado 'a quo' no encuentran apoyo en el artículo 394 de la LEC.

Por tanto, al ser desestimada la demanda reconvencional deben imponerse a la parte demandada reconviniente las costas causadas en la primera instancia que sean consecuencia de dicha reconvención, porque las costas de la primera instancia deben imponerse a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones ( artículo 394 de la LEC).

OCTAVO.-En cuanto a las costas causadas en la primera instancia derivadas de la interposición de la demanda principal no se estima que se haya producido una estimación sustancial de la demanda, habida cuenta de que se han rechazado las pretensiones relativas a la condena de la demandada a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, a inutilizar los medios utilizados para la fabricación del tapón que la infringe, con los apercibimientos legales.

En igual sentido, también se ha desestimado la petición de que se ordene la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa de la demandada, mediante anuncios en los diarios EL MUNDO y EL PAÍS.

Por último, también se ha rechazado la indemnización por daño moral.

Ninguna de estos pronunciamientos desestimatorios han sido recurridos por la actora principal.

Por otra parte, la actora principal ha facilitado al tribunal los criterios para la posible determinación de los daños y perjuicios, pero entre los posibles existentes no se ha decantado por uno de ellos sino que ha dejado al tribunal para que fije la indemnización que estime más ponderada atendidas las circunstancias, siendo así que, entre la cantidad que sería procedente si se siguiera el criterio del beneficio dejado de obtener por la actora principal y el criterio del beneficio obtenido por la demandada reconviniente, existe una notable diferencia, por lo que esa falta de concreción y que ha dado lugar a que por esta Sala se acoja la petición de indemnización en base al beneficio obtenido por el infractor, no puede dar lugar a entender que estamos en presencia de una estimación sustancial.

NOVENO.-La desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de INVAT S.R.L. conlleva la imposición a dicha parte de las costas causadas en la presente alzada ( artículo 398.1 de la LEC).

La estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES S.A. conlleva no hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en la presente alzada ( artículo 398.2 de la LEC).

En atención a lo expuesto, en nombre S.M. el Rey y por la autoridad conferida en la Constitución,

Fallo

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES S.A. contra la sentencia dictada con fecha de 25 de Octubre de 2109 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada en los autos de Juicio Ordinario nº 101/16, y, desestimando al propio tiempo el recurso de apelación interpuesto por la representación de INVAT S.R.L. contra la mencionada resolución, y previa revocación parcial de dicha sentencia, debíamos:

A) Condenar a la sociedad demandada reconviniente INVAT S.R.L. a que indemnice a la sociedad actora COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES S.A. en la suma de QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (505.721,08 €).

B) Imponer a la sociedad demandada reconviniente INVAT S.R.L. las costas causadas en la primera instancia derivadas de su demanda de reconvención.

C) Mantener la sentencia recurrida en todo lo demás.

D) Imponer a la demandada reconviniente INVAT S.R.L. las costas causadas en la presente alzada que sean consecuencia de la interposición de su recurso de apelación.

E) No hacer pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en la presente alzada que sean consecuencia de la interposición del recurso de apelación formulado por COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES S.A., con devolución del depósito constituido para recurrir.

Notificada que sea la presente resolución remítase testimonio de la misma, en unión de los autos principales al Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

'La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.'