Sentencia Civil Nº 72/2007, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 81/2006 de 24 de Mayo de 2007

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 96.593.61.41 - FAX: 96.593.60.97

Procedimiento: Juicio Ordinario Nº 81/2006 - D

Demandantes: SSL PRODUCTS LIMITED y SSL HEALTHCARE BRANSD SA

Procuradora: DE MIGUEL FERNANDEZ, Mª PAZ

Demandadas: PLASTICUERO SL y MASERMIN SL

Procuradores: SAURA RUIZ, JOSE ANTONIO y CARRATALA BAEZA, ALICIA

S E N T E N C I A Nº 72/07

En Alicante, a 24 de mayo de 2007

Vistos por mí, Luis Seller Roca de Togores, Magistrado del Juzgado de Lo Mercantil Nº 2 de esta ciudad, el presente juicio ordinario registrado con el núm. 81/06, seguido a instancia de las mercantiles SSL PRODUCTS LIMITED y SSL HEALTHCARE BRANDS S.A., representadas por la procuradora Srª. De Miguel Fernández y asistidas de los letrados Sr. González Fernández y Sr. Carrasco de San Eustaquio contra las mercantiles PLASTICUERO S.L., representada por el Procurador Sr. Saura Ruiz y asistida del Letrado Sr. Morant Vidal y la mercantil MASERMIN S.L., representada por la Procuradora Srª. Carratalá Baeza y asistida por el Letrado Sr. De Rivera Lamo de Espinosa, siendo el objeto del juicio infracción de marca comunitaria y competencia desleal.

Antecedentes

PRIMERO.- La Procuradora Srª. De Miguel Fernández, en representación de las actoras expresadas, presentó demanda, que fue turnada a este Juzgado, a la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación acompañaba documentos y copias, contra las expresadas demandadas solicitando los siguientes pronunciamientos:

DECLARATIVOS

a) Que la utilización de los nombres de producto HAPPY FEET por MASERMIN S.L. y FELIZ CAMINAR por PLASTICUERO S.L., constituye infracción de derechos marcarios de SSL PRODUCTS LIMITED sobre la marca comunitaria PARTY FEET.

b) Que la utilización de un envase esencialmente similar al que SSL HEALTHCARE BRANDS S.A. por las demandadas, genera riesgo de confusión en el consumidor, constituyendo un acto de competencia desleal, realizado dolosamente siendo, además actos de aprovechamiento de la reputación ajena.

CONDENATORIOS a las demandadas consecuencia de la infracción marcaria: Primero.- A cesar inmediatamente para el futuro en la utilización de cualquier signo distintivo para plantillas y almohadillas para calzado que pueda generar confusión con las marcas PARTY FEET, propiedad de la actora.

Segundo.- A retirar del mercado los carteles, catálogos, anuncios, folletos publicitarios en los que aparezcan signos que puedan generar confusió, incluyendo dentro de éste el riesgo de asociación, con las marcas PARTY FEET.

Tercero.- A proceder a su costa de todo el modelaje impreso, envases, material publicitario, etiquetas y cuantos documentos incorporen las de nominaciones HAPPY FEET y FELIZ CAMINAR.

Cuarto.- A indemnizar a SSL PRODUCTS LIMITED por los daños y perjuicios causados a causa de la infracción de su marca (1% de la cifra de negocio de las demandadas.

Quinto.- A la publicación de la sentencia.

CONDENATORIOS a las demandadas consecuencia de los actos de competencia desleal:

Primero.- A cesar inmediatamente y en el futuro en la utilización de una forma de presentación que sea parecida o similar a la que SSL HEALTHCARE BRANDS S.A. distribuye en España, por ende susceptible de crear confusión, para cualquier tipo de productos.

Segundo.- A retirar del mercado los embalajes que contengan una forma de presentación del producto similar a la del producto que SSL HEALTHCAREBRANDS S.A. distribuye en España.

Tercero.- A retirar del mercado los carteles, catálogos, anuncios, folletos publicitarios en los que aparezcan las formas de presentación del producto de las demandadas que puedan generar confusión, incluyendo dentro de este el riesgo de asociación, con los de la parte actora.

Cuarto.- A indemnizar a SSL HEALTHCARE BRANDS S.A., como consecuencia de los actos de competencia desleal en la cuantía correspondiente a los beneficios obtenidos mediante la comercialización de las plantillas HAPPY FEET y FELIZ CAMINAR.

Igualmente solicita la condena a las demandadas al pago de las costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se mandó emplazar a las demandadas, practicándose en su persona con los requisitos y formalidades exigidas por la ley.

Comparecieron estas en tiempo y forma bajo las representaciones y defensas expuestas en el encabezamiento, contestando y oponiéndose a la demanda, solicitando su desestimación de acuerdo con los hechos y fundamentos de derecho que consideraron de aplicación solicitando la condena en costas a las actoras.

TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa que señala la ley, comparecieron estas en fecha 13 de julio de 2006 . Se propuso prueba siendo admitida la pertinente que se pasó a practicar, tras sucesivas suspensiones, en el acto del juicio celebrado el día 14 de marzo de 2007.

En la tramitación del presente juicio se han observado las prescripciones legales. No ha sido posible el dictado de esta sentencia dentro del plazo que señala la ley al haber debido de atender otros asuntos de urgencia y preferentes de este Juzgado.

Fundamentos

PRIMERO.- Ejercitan las actoras acción de violación de marca comunitaria registrada al amparo del art. 9.1 b) del Reglamento CE Nº 40/1994, de 20 de diciembre de 1993 (en adelante RMC).

De acuerdo con el art. 91,92 y 99 del Reglamento (CE) Nº 40/1994 de Marca Comunitaria (RMC ), en relación con el art. 86 bis LOPJ, el Tribunal de Marca Comunitaria es competente para el conocimiento de tales acciones respecto de las marcas y diseños comunitarios, que serán las previstas por la legislación nacional, con aplicación de las normas procesales españolas que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marcas (Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre ).

Las acciones declarativas y de condena articuladas por la actora tienen pleno encaje en los artículos 34 y siguientes y 40 y siguientes de nuestra Ley de Marcas (en adelante LM) acciones declarativas, de cesación e indemnización al amparo del ius prohibendi que establece el art.9.1 RMC , para el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares para designar productos idénticos o similares que implique riesgo de confusión por parte del público.

Conjuntamente ejercitan acciones de competencia desleal previstas en art. 18 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (LCD ) por actos infractores previstos en art. 6, 11 y 12 LCD .

Sin entrar en mayores argumentaciones, dado que no se ha impugnado la competencia de este Juzgado para el conocimiento acumulado de ambas acciones, baste decir que tal posibilidad es admisible a la vista del art. 71 y 73 LEC y la interpretación que efectúa la Sección 8º de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) de forma reiterada en Auto de fecha 23 de marzo de 2005 y, especialmente en el Auto de 13 de febrero de 2006.

SEGUNDO.- Sostienen las únicas demandadas que se mantienen en el pleito, PLASTICUERO S.L. y MASERMIN S.L., que ambas ejercitan los derechos de uso atribuidos por el registro de sus respectivas marcas, que los envases son diferentes sin que generen confusión y que se distribuyen los productos a través de diversos canales.

MASERMIN S.L. sostiene, además, la falta de legitimación activa de la actora, así como su propia falta de legitimación pasiva.

PLASTICUERO S.L., sostiene, además, que no se ha acreditado por la actora daño o perjuicio alguno.

TERCERO.- En cuanto a la legitimación activa de las demandantes para ejercitar acciones marcarias y de competencia desleal. Esta es clara por cuanto se presenta la primera como titular de la marca registrada ?PARTY FEET? Nº 3132693 (presentado el 17 de marzo de 2003 para la clase 25? calzado, plantillas? y concedido el 24 de agosto de 2004) y Nº 3672466 (presentado el 19 de febrero de 2004 para las clase 3, 5, 8 y 10, concedido el 23 de agosto de 2005), ambos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, como signos denominativos. Al pretender la protección de su marca, se encuentra legitimada conforme al art. 9 RMC y art. 40 LM .

Por otro lado, SSL HEALTHCARE BRANDS S.A., siendo distribuidora en España, ?participante en el mercado? con claro y legítimo interés económico, debe ser reconocida como legitimada conforme al art. 3 LCD . En cuanto a la legitimación pasiva de MASERMIN, se dará solución en el fundamento siguiente.

CUARTO.- Acciones por infracción de marca comunitaria.

Sobre la base de las marcas comunitarias de la actora ejercita esta acciones de violación por el uso que efectúan las demandadas de las marcas:

a)?FELIZ CAMINAR?, marca mixta, ante OEMP, con Nº 2.639.854, fecha solicitud 4 de marzo de 2005 y de registro de 30 de agosto de 2005.

Clase 25.

b)HAPPY FEET, registrada ante OEMP, con nº 2.633.348, fecha de solicitud 27 de enero de 2005 y de concesión 22 de junio de 2005. Deben hacerse dos precisiones.

En cuanto a la prioridad invocada por MASERMIN en su contestación, baste decir que el art. 6.2 LM establece, a los efectos de colisión de marcas, que son anteriores aquellas que primeramente hubieran sido solicitadas, siempre que luego lleguen a concederse (no creo necesarias mayores argumentaciones a la vista de la solicitud acreditada de unas y otra).

En cuanto a los distintos productos que designan (también invocado por MASERMIN). La SJTCE de 29 de septiembre de 1998 (CANON) señala como factores a tener en cuenta para apreciar la semejanza de productos y servicios, ?? su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario?. Es importante, a efectos de apreciar este último grado de semejanza (la complementariedad de los productos), lo expresado en la St del Tribunal de Primera Instancia CE de 4 de noviembre de 2003 : ?Sin embargo, son complementarios en la medida en que, para el público pertinente, se incluyen en una misma familia de productos y puede considerarse con facilidad elementos de una gama general de productos lácteos con un posible orígen comercial común?.

Es sabido que el registro de marca se lleva a cabo con designación de los productos o servicios para los que se solicita. Ello se hace de acuerdo con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas que tiene eficacia a efectos exclusivamente administrativos. No obstante, ello no implica que, necesariamente se deban considerar distintos los productos y servicios (se pertenecen a diferentes clases) pudiendo incluso ser distintos aún perteneciendo a la misma clase. Asumiendo lo anterior, las reglas del acuerdo de Niza, sí que pueden ser tendidas en cuenta en esta sede, desde luego no de forma vinculante, pero si orientativa de la similitud y complementariedad de los productos o servicios. Desde luego, es evidente que pertenecen a la misma familia de productos.

En cuanto a la titularidad de la marca HAPPY FEET. De la propia documental aportada por al demandada, resulta que esta corresponde a Antonio , no a la demandada que está haciendo uso de la misma. Aunque resulta clara la relación familiar con una de las socias de la mercantil (Doña Ana), no consta en el registro licencia alguna o transmisión de derechos sobre ella, requisito imprescindible para su oponibilidad frente a terceros de buena fe conforme a lo prevenido en el art. 46.3 LM . Desde luego, este hecho no acreditado más que por manifestaciones del Letrado deberá ser tenido en cuenta al valorar la actuación desleal que se reclama.

No obstante, como ya se puso de manifiesto en auto de medidas cautelares acordado en el procedimiento, los signos empleados por los demandados se encuentran registrados.

Ello implica una presunción de validez de las marcas (registro es acto administrativo no atacado que debe presumirse válido, art. 57 LRJ-PAC ), que no puede decaer automáticamente ante una demanda de violación de marca.

En tales circunstancias, el válido y vigente registro de tales signos impide el ejercicio del ius prohibendi que puede asistir al titular de otra marca, ya sea prioritaria, por razón del riesgo de confusión que, respecto de ella, pudiera generar la marca posterior, si ésta se usa en la forma y términos coincidentes con su registro. Mientras ese registro permanezca vigente y no sea declarado nulo mediante el ejercicio de la acción de nulidad dispuesta a tal efecto, por haberse concedido el registro pese a concurrir una prohibición absoluta o relativa (art. 51 y siguientes), ningún derecho de marca ajeno puede violar quien se limita a usar la marca cuyo registro ha obtenido, en los términos señalados.

Así es porque el titular de la marca, una vez publicada su concesión (art. 39 de la vigente Ley de Marcas y 4 de la derogada) está obligado a usarla de manera real y efectiva aplicada a los productos para los cuales ha sido registrada, gozando del derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico (ius utendi) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Marcas . Es de resaltar que no existe en el ordenamiento marcario una previsión similar a la que contiene el artículo 55 de la Ley de Patentes , que excluye las llamadas patentes de cobertura como medio para defenderse de la acción de violación de una patente prioritaria. ( St. AP Barcelona Secc. 15, de 31 de octubre de 2003 y 1 de julio de 2005).

De este modo, la jurisprudencia ha sostenido la necesidad, bien de instar primeramente la nulidad de la marca que se considera infractora, bien instar tal nulidad conjuntamente con la acción de violación. Pero lo que se deduce sin lugar a dudas es que no cabe ejercitar acción de violación sin reclamar también la nulidad del derecho ( STS de 23 de mayo de 1994 no admite la legitimación pasiva del titular de la marca la ejercitarse una acción de violación). En sentencia reciente del Alto Tribunal, de 7 de julio de 2006 , este se pronunciaba del siguiente modo:? El uso de las marcas de que es titular registral el demandado, en cuanto constituye ejercicio de la facultad que, como tal, le reconoce el artículo 30 de la citada Ley , no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en los capítulos primero y segundo del título segundo de la Ley 32/1988 , o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros (para lo que bastaría una alteración significativa de las formas bajos las que se concedieron: artículos 4.2.a de la Ley 32/1988, 10.2.a de la Directiva 89/104/CEE y 5 .C.2 del Convenio de la Unión de París)?.

De este modo, aún siendo evidentes las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales existentes entre las marcas del actor y de la demandada MASERMIN, no cabe estimar las acciones de cesación e indemnizatorias ejercitadas al amparo de la normativa marcaria. Igualmente, por los mismos motivos, deben desestimarse respecto de PLASTICUERO.

QUINTO.- Acciones ejercitadas al amparo de la normativa de competencia desleal, derivadas del art. 18 LCD , por realización por los demandados de conductas descritas en artículos 6, 11 y 12 LCD .

Según el artículo 6 , se reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, añadiéndose que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Ha de tenerse en cuenta que los ilícitos que recogen los preceptos 11 y 12 , también alegados en la demanda, hacen referencia a diferentes realidades concurrenciales aunque son frecuentes en la práctica los supuestos en que resultan aplicables conjuntamente dichos preceptos.

En cuanto al artículo 6 , se diferencia este del artículo 11 en que el primero hace referencia a las actuaciones idóneas para generar esa confusión (en la que se incluye el riesgo de asociación) y viene referido a la presentación de los productos, servicios o establecimiento y a los signos distintivos. El artículo 11 viene referido a la imitación en sí de la prestación, al propio producto. Lo que supone que un mismo acto puede ser incluido en los supuestos previstos en ambos preceptos, siempre que reúnan las características de ambos pero su supuesto de hecho es diferente, aunque en algunos casos, por las propias circunstancias, una misma conducta suponga un acto de competencia desleal de los artículos 6 y 11 .

Por otro lado, respecto a la conducta del artículo 12 también hay diferencias notables puesto que en ella se incluye el aprovechamiento de la reputación ajena, genere o no confusión y sin que tenga que venir ocasionada por la forma de presentación de los productos, exigiéndose que se trate de empresas de determinado renombre aquellas cuya reputación es explotada. Por ello, a pesar de que es posible que una misma conducta sea encajable en ambos preceptos (6 y 12 ) no es necesario que sea así puesto que basta imaginar el supuesto en que ese aprovechamiento no cause confusión o aún causándola, no venga motivado por la forma de presentación de los productos.

Así, el art. 6 LCD pone especial énfasis en la presentación de los productos y la protección se dispensa ante la existencia de un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la procedencia de las prestaciones. Es su elemento primordial que el consumidor confunda los productos, el nombre comercial o el establecimiento, o, sin confundir los productos, identificándolos, los asocia, considerando que tienen el mismo origen empresarial o que por la semejanza entre los signos empleados hay vínculos entre las empresas. Para la apreciación de esta conducta es preciso tener en cuenta, el grado de implantación del signo en el mercado. Todo esto supone que el punto de referencia ha de situarse en el consumidor, entendido como consumidor medio, medianamente informado, atento y perspicaz, teniendo en cuenta especialmente, el grado de formación del consumidor y la relevancia que para él, en el sector específico de mercado, se otorga al origen empresarial.

Los actos de confusión descritos en el art.6 LCD quedan caracterizados:? en primer lugar, por ser un acto de concurrencia, o, lo que es lo mismo, un acto que se realiza en el mercado y con fines concurrenciales; en segundo lugar, va dirigido fundamentalmente contra los llamados o las creaciones formales. Así se prohíbe crear confusión con respecto a marcas, nombres comerciales, rótulos u otros signos identificadores de los empresarios. También los medios publicitarios como carteles, catálogos, títulos de publicaciones, etc.; en tercer lugar, el acto debe encerrar «con fundibilidad» o peligro de confusión para el destinatario. Es decir, que exista la posibilidad de riesgo de asociación por parte del consumidor o usuario respecto de la procedencia de la prestación; en cuarto lugar, que el acto de confusión tiene un contenido presuntivo. La confusión por el mero riesgo que crea se califica de desleal, sin que sea preciso recurrir a otras notas como su contrariedad con los comportamientos comerciales normales, los buenos usos mercantiles o la buena fe; y en quinto lugar, la prohibición de los actos de confusión tiene un carácter objetivo, esto es, para determinar su ilicitud no se toma en cuenta la intencionalidad del autor sino sólo su comportamiento. Junto a ello, y por último cabe considerar que es acto de competencia desleal, los llamados actos de explotación de la reputación de la fama ajena según el art. 12 de la Ley y se entienden no que se realizan con la finalidad de confundir al público sino que la finalidad que se persigue es la de equiparar el producto propio al ajeno, para que la fama, renombre o «goodwill» de éste beneficie a aquél.? (ST AP Valencia, secc 6ª, de 29 de enero de 2003).

Dicho lo anterior hemos de descartar la prosperabilidad de la acción amparada en la infracción del art. 11 LCD , por cuanto, no se está discutiendo la identidad de prestaciones, de los productos, sino la forma de presentación (de los envases), lo que, sin lugar dudas, se enmarca en la forma de presentación que protege el art. 6 LCD . (El Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de octubre de 2002 , a propósito del art. 6LCD : ?no se trata de la hipótesis en la que el consumidor confunde una prestación con otra, se trata del supuesto de que el consumidor se confunde asignando a un mismo origen empresarial a dos prestaciones procedentes de diferentes objetos?). Tal riesgo de confusión en el origen empresarial, si repercute en un aprovechamiento de la reputación ajena (normalmente ese es el fin último, haciendo más apetecible el producto al consumidor), puede dar lugar a la concurrencia del art. 12 LCD .

SEXTO.- Hemos de centrarnos, por tanto, en el riesgo de confusión (o asociación) que pudiera darse en el consumidor medio, acerca del origen empresarial de los productos ofrecidos por las partes, a la vista de los envases con los que se comercializan; así como en el aprovechamiento indebido de reputación que ello puede constituir.

Tal apreciación debe efectuarse sobre el conjunto del envase, teniendo en cuenta los elementos configuradores de este, es decir la ?percepción sensorial unitaria? que refiere el Alto Tribunal en St. de 23 de febrero de 1998 . Igualmente ha de considerarse que ?? el mencionado peligro no resulta necesariamente impedido por el uso por el demandado de sus propias marcas en los envases, ya que, en todo caso, hay que estar a la apariencia global de las creaciones formales, esto es, a aquella con la que las prestaciones de los correspondientes empresarios serán percibidas por sus posibles adquirentes; tomando en consideración en ese conjunto, por lo tanto, los elementos diferenciadores y la fuerza distintiva absoluta y relativa de los mismos.? ( STS de 7 de julio de 2006 ).

La presentación de Plasticuero, no genera riesgo de asociación con la presentación de la actora de modo que el consumidor enfrentado al envase se enfrenta a signos (desvistiéndolos de su carácter adicional de marca) que no causan la misma impresión visual (fonética, gráfica) aunque sí un relativo parecido conceptual (FELIZ, aunque en diferentes idiomas). Además, se emplea la ?nube? englobando la marca (mixta), que la dota de una impresión diferente aún mayor.

Cierto es que existen elementos en el envase que coinciden con los de la actora: dibujo de sandalia de tacón y leyendas. Pero también es cierto que la distribución de las leyendas (en la parte inferior, en blanco y sobre fondo de color oscuro, no degradado sino limitado nítidamente), la solución estructural del envase y el uso de la figura de una mujer caminando por la playa evidencian que el consumidor, al presentarse ante ambos envases, no se confundirá o asociará el origen empresarial de uno y otro producto.

No puede decirse lo mismo del envase de MASERMIN.

En este envase consta la marca HAPPY FEET que, pese a esta registrada y no solicitada su nulidad, es clara la coincidencia fonética, gramatical y conceptual con PARTY FEET. Esta evidencia, obligaría a un empresario mínimamente diligente, que pretenda legítimamente su afirmación en el mercado (distinguiéndose de sus competidores) a realizar un esfuerzo especial de diferenciación de su presentación.

Ello es lo que procedería según las reglas de buena fe en el mercado, salvo que lo que pretendendiese fuese precisamente lo contrario, es decir, haciendo uso de un legítimo derecho de marca (que presenta en envase ciertamente con grafías distintas a las de la actora, pero ambas ?desenfadas?) envuelve a este signo de una serie de elementos que, por su coincidencia de disposición, procuran confundir al consumidor acerca del origen empresarial.

Así, no satisfecho con las similitudes de los signos, dispone el propio en la parte central del envase (igual que la actora). Por otro lado, en la parte superior central (igual que la actora), dentro de óvalo azul (muy similar al de la actora) envuelve otra marca propia en letras blancas (del mismo modo que la actora). Emplea así mismo igual que la actora, un dibujo central (a modo de lágrima) en color blanco (en el de la actora es transparente, pero con el mismo efecto visual). Coloca igualmente las leyendas en la parte central, en el empeine de la sandalia (del mismo modo que el actor) y en la parte inferior (al igual que el actor). Emplea así mismo la degradación de los colores desde la parte superior a la inferior. La solución estructural del envase es idéntica a la del actor en cuanto a tamaño, forma de pliegue y colgadura (que, aunque sean relativamente comunes en el sector, es trascendente para dar una impresión general del envase que asocie una y otra empresa). Lo mismo cabe decir del empleo de la sandalia (que ciertamente también es muy parecida).

De todo ello se desprende que ambas presentaciones coinciden de tal forma que al consumidor que se aproxime al expendedor (allí donde sea el establecimiento en el que se encuentre) percibirá que los productos signados con Happy feet (y Sanador), de algún modo guardan relación con los signados con Party Feet (y Scholl), lo que implica una asociación evidente (no en las prestaciones, sino en el origen empresarial). Desde luego, la impresión es que la demandada ha tomado como modelo de presentación el envase de la actora y ha ido copiando lo esencial del mismo creyendo que el hecho de que el producto no sea el mismo (silicona y gel) así como el empleo de su marca Sanator, evitaría una posible acción por deslealtad. No se trata aquí de una imitación de un producto o de una marca aisladamente considerada, sino de la presentación que coincide hasta tal punto que, con independencia de las marcas, induce a creer al consumidor que se encuentra ante los mismos fabricantes. Es el límite franqueado por Masermin y no por Plasticuero, por lo que sólo la conducta del primero ha de reputarse desleal en base al art.6 LCD e igualmente conforme al art. 12 LCD . Del examen comparativo de los envases y presentación del producto permite a simple vista apreciar el suficiente grado de semejanza en su conjunto visual y estético, reforzado, a su vez, por la propia denominación con utilización de signos muy parecidos se infiere que tal semejanza no fue casual sino intencionadamente buscada por la demandada en aras a aprovechar la rentabilidad y prestigio ajeno ganado en el mercado por la demandante a través de su marca, presentación y publicidad desarrollada en medios televisivos.

SÉPTIMO.- La indemnización.

Reclama en base al art. 18 LCD indemnización por daños y perjuicios (conforme al apartado 5 ). En su fundamentación jurídica (pág 54 al final ?compensarla por el empobrecimiento injusto?), parece que reclama igualmente el enriquecimiento injusto (apartado 6) que no reproduce en el suplico, entiendo, acertadamente por cuanto SSL HELTHCARE BRANDS S.A. carece de derecho exclusivo alguno sobre la forma de presentación que constituye acto desleal (en el sentido del art. 18.6 LCD ).

Partiendo de los razonamientos anteriores, la actuación dolosa del demandado MASERMIN es clara, por cuanto se cumple el elemento subjetivo previsto en el art. 18.5 LCD .

Por otro lado debe decirse lo siguiente en orden al reconocimiento de

la existencia de daños y perjuicios.

Es doctrina tradicional ( SSTS de 21 de abril de 1992 , 21 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 , entre otras) la que afirma que no puede condenarse a resarcir los eventuales daños causados, si éstos no resultan plenamente acreditados y, ello, aunque pueda llegar a ser presumible que toda infracción de esta naturaleza lleva aparejada algún tipo de perjuicio por ser éstos consustanciales a aquéllas. No obstante, la doctrina más reciente ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de la puntual prueba de su causación, por entender que existen determinados perjuicios inherentes a puntuales infracciones que devienen automáticos y que la sola comisión del ilícito determina su existencia «como un fatal o necesario agravio de los intereses del acreedor» ( SSTS de 30 de marzo y 9 de mayo de 1998 de 7 de diciembre y 10 de octubre de 2001 y 23 de febrero de 1998 ).

Según ella, la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando ex re ipsa resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica. ( St. AP Barcelona, secc. 15ª, de 24 de septiembre de 2003 ).

En este sentido, el Tribunal Supremo consideró en su sentencia de 10 de octubre de 2001 en un asunto de infracción de marca: ?No se aceptan los argumentos del recurso sobre la falta de prueba de la existencia de los mismos [daños y perjuicios], pues son evidentes y se deducen «in se ipsa». La Sala no desconoce las declaraciones jurisprudenciales sobre la prueba de la existencia del daño, como hacen las sentencias de 21 de abril 1992 y 11 de diciembre 1993 : «la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia...», dice la primera; y sigue la segunda: «...no exime de modo alguno de la prueba de la exigencia de los daños». Pero en el presente caso, el uso comercial de un producto cuya semejanza con la marca violada produce confusión en el consumidor, implica «per se», un daño cuya cuantificación no es posible en el proceso declarativo, pero cabe en ejecución de sentencia.?. Esta misma posición, en orden a los actos de competencia desleal se postula por el Tribunal supremo en sentencia de 7 de julio de 2006 : ?según ésta Sala ha tenido oportunidad de declarar, entre otras muchas, en las sentencias de 29 de octubre de 2004 (RJ 20046860) (... no se acomoda a la justicia efectiva las situaciones creadas unilateralmente por una de las partes, que debe asumir todas las consecuencias derivadas, ya que no han de quedar impunes y libres de toda reparación económica, al conformar «re ipsa» el propio perjuicio y la prueba la representa la situación provocada por quien obtuvo el lucro), 13 de diciembre de 2004 (RJ 20048125), 23 de mayo de 2005 (RJ 20059760), 1 de julio de 2005 (RJ 20055091) (...pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales).?.

Se trata de cuantificar tales daños y perjuicios, y para ello, se ha desarrollado prueba pericial, por experto designado judicialmente que dio cumplidas respuestas a los Letrados en el acto del juicio.

De acuerdo con tal pericial, reducidos los costes de producción y comercialización (según la documental presentada al perito por la propia Masermin, datos que se dan por buenos por la actora), resulta un beneficio neto de 39.362,05 euros por lo comercializado entre 27 de mayo de 2005 y 31 de diciembre de 2006. Esta deberá ser la cifra a indemnizar siendo adecuado entender que la realización de un acto desleal de esas características comporta un perjuicio para la victima que verá disminuir sus ventas tanto como aumenten las del infractor ( STS 23 de diciembre de 2004 ). Pese a los documentos aportados, no se ha acreditado que la demandada comercialice sus productos señalados con HAPPY FEET, de modo diferente al acompañado por la actora en su doc nº 11 de la demanda.

OCTAVO.- Procede así estimar la solicitud de pronunciamientos declarativos y condenatorios exclusivamente frente a MASERMIN, en orden a su actuación desleal en el mercado.

No obstante, las genéricas referencias del suplico a utilización de formas parecidas o similares susceptibles de generar confusión o asociación, también en el futuro, deben ser corregidas. Resultan inadmisibles, ya que carece de sustento en el art.18 de la Ley de Competencia Desleal , sino porque en todo caso, ?dicha pretensión no es otra cosa que una acción de jactancia, que independientemente de su vigencia, pretende un pronunciamiento y obtiene una condena de futuro (solo prevista en el art. 220 de la vigente LECiv para el caso de pago de intereses o prestaciones periódicas), y por tanto inútil, ya que no hay necesidad de ejercitar dicha acción, pues de incurrir la demandada en conductas incursas y sancionadas por la LCD?, la actora dispone de las correspondientes acciones declarativas o de condena para su protección. ( St. AP. Madrid secc 10, de 24 de abril de 2006 ).

Además de los pronunciamientos consecuentes a la estimación de las infracciones denunciadas, procede igualmente la publicación del fallo de esta sentencia (y fecha e identificación del Tribunal) conforme se solicita y establece el art. 18 LCD . No obstante esta se habrá de publicar una sola vez en un solo periódico nacional (EL MUNDO, edición nacional) en espacio mínimo de ocho por seis centímetros (según precisen las exigencias técnicas de tipografía del periódico), en página par.

NOVENO.- Estimada parcialmente la demanda respecto de MASERMIN S.L., conforme al art. 394 LEC , procede no efectuar condena en costas. Al desestimarse por completo respecto de PLASTICUERO, sí procede la condena a las actoras.

De acuerdo con el art. 576 LEC , la cantidad objeto de condena devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha esta resolución.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al presente caso.

Fallo

Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por la Procuradora Srª. De Miguel Fernández, en nombre y representación de SSL PRODUCTS LIMITED y SSL HEALTHCARE BRANDS S.A. y

DECLARO que la utilización de los envases identificados en el documento nº 11 de la demanda (folio 203) y doc 16 de la contestación de Masermin s.l., comercializados por MASERMIN S.L., genera riesgo de confusión en el consumidor con el envase comercializado por SSL HEALTHCARE BRANDS S.A. (doc 11 de la demanda, folio 206), constituyendo un acto de competencia desleal.

CONDENO a MASERMIN S.L. como consecuencia de tal actuación desleal:

Primero.- A cesar inmediatamente en la utilización en el mercado de la forma de presentación (envases) identificado en el documento nº 11 de la demanda (folio 203) y doc 16 de la contestación de Masermin s.l.

Segundo.- A retirar del mercado los referidos envases.

Tercero.- A retirar del mercado los carteles, catálogos, anuncios, folletos publicitarios en los que aparezcan las formas de presentación representadas en el envase de referencia antedicho.

Cuarto.- A indemnizar a SSL HEALTHCARE BRANDS S.A., como consecuencia de los actos de competencia desleal en la cuantía de 39.362,05 euros, más el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución.

Quinto.- A publicar a su costa el fallo de esta sentencia en el diario EL MUNDO en la forma prevista en el fundamento octavo de esta sentencia.

Se desestiman las acciones marcarias entabladas contra MASERMIN S.L. Y PLASTICUERO S.L.

Se desestima la demanda por competencia desleal instada contra PLASTICUERO S.L.

Se condena a SSL PRODUCTS LIMITED y SSL HEALTHCARE BRANDS S.A a pagar las costas generadas en el proceso a PLASTICUERO S.L.

En lo demás, cada parte deberá pagar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de ALICANTE (artículo 455 LECn ). El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn ).

Así por esta mi sentencia, de la que se llevan testimonio a los autos principales, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe.