Sentencia CIVIL Nº 72/2022, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 473/2021 de 02 de Julio de 2022

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE ALICANTE, DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.

PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 473-2021

Asunto: Mercedes Gerencia

SENTENCIA nº 72/22

En Alicante, a 2 de julio de 2022.

Vistos por mí, don Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 473-2021 en el que es parte demandante la entidad mercantil Daimler AGrepresentada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Carlos Olcina Fernández, y asistida por el Letrado D. Carlos Moran Medina contra la entidad mercantil Mercedes Gerencia S.L., en rebeldía, habiendo versado el presente procedimiento sobre INFRACCIÓN MARCARIA dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 20 de septiembre de 2021, Daimler AGrepresentada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Carlos Olcina Fernández, y asistida por el Letrado D. Carlos Moran Medina; presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra la entidad mercantilMercedes Gerencia S.L.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, sin que la misma compareciese, por lo que fue declarada en rebeldía por diligencia de ordenación de fecha 1 de marzo de 2022.

TERCERO.- El día 14 de junio de 2022 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos. Al no haber más prueba que la documental, quedaron los autos vistos para sentencia. .

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente. Al mismo tiempo, se ha producido un retraso dada la suspensión de actuaciones procesales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, siendo necesario reajustar la agenda del presente juzgado.

Fundamentos

PRIMERO.- Posiciones de las partes.

I. Daimler AG

A. Títulos de propiedad industrial.

a) marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, solicitada el 1 de abril de 1996 y concedida el 2 de febrero de 1999, para los productos y servicios de las clases 12, 16, 35, 36, 37, 41 y otras

b) marca de la unión 000140335 solicitada el 1 de abril de 1996 y concedida el 1 de diciembre de 1998 para los productos y servicios de las clases 12, 16, 35, 36, 37, 41 y otras

B. Acciones ejercitadas.

La parte actora terminaba solicitando que se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos:

A) Acciones declarativas:

a) Que el uso por la demandada de la marca MERCEDES-BENZ y la marca gráfica de la estrella de tres puntas objeto de la demanda constituye una infracción de los derechos de marca de DAIMLER AG que sirven de base a la acción.

b) Que el ofrecimiento y prestación de servicios bajo el distintivo 'MERCEDES GERENCIA' constituye una infracción de los derechos de marca de la actora.

c) Que el registro y uso de los nombres de dominio y , así como el uso del distintivo 'MERCEDES GERENCIA' en las cuentas en redes sociales de la demandada, constituyen una infracción de los derechos de marca de la actora.

d) Que la adopción y uso por la demandada de la denominación social MERCEDES GERENCIA, S.L. constituye una infracción de los derechos de marca de la actora.

B) Acciones de condena.

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar en la utilización del distintivo 'MERCEDES GERENCIA' y de las marcas de DAIMLER AG invocadas en esta demanda, absteniéndose en lo sucesivo de cualquier clase de uso de los mismos o de cualquier otro distintivo que incluya el término MERCEDES.

c) A retirar del mercado todos los carteles, enseñas, rótulos, documentos, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que aparezcan los distintivos infractores, incluido Internet, procediéndose a su destrucción a costa de la demandada.

d) A modificar su denominación social, eliminando de la misma el término MERCEDES y sustituyéndolo por cualquier otro que no resulte confundible con las marcas de la actora.

e) A indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados, en la cantidad de 49.053,93 € más el 1% de su cifra de facturación desde el 1 de enero de 2019 hasta el cese efectivo de la actividad infractora.

f) Al pago de una indemnización coercitiva diaria de 600 € desde el día que se fije en ejecución de sentencia hasta el cese efectivo de la infracción de las marcas de la actora.

La parte actora solicita igualmente, a consecuencia de lo antedicho, que se ordene:

a) la cancelación de los nombres de dominio y mediante la remisión de los oficios correspondientes a las entidades registradoras de los mismos.

b) la eliminación de las cuentas de 'MERCEDES GERENCIA' en Facebook e Instagram mediante la remisión de los oficios correspondientes a los administradores de los sitios web.

SEGUNDO.- Carácter renombrado de la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335 , figurativa.

La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto 'ÚNICO', recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

' 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27).'

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14).

En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión 'en un Estado miembro' se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

La prueba presentada por la parte actora da buena cuenta del carácter renombrado de las marcas de la parte actora, tanto de la marca denominativa como de la marca figurativa. Ya en la sentencia de 27 de abril de 2020 (asunto Petit Vega) señalábamos que el carácter renombrado de una marca podía ser declarado incluso por vía de hechos notorios:

Y en tales lides, el renombre de la marca VEGA SICILIA puede establecerse mediante el recurso al principio 'notoria non egent probatione' que reconoce la posibilidad de establecer como ciertos aquellos hechos que, por extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores, se encuentra excluido de prueba como hecho notorio (principio recogido en el artículo 281.4 LEC conforme al cual no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general).

Ello permitía, en aquel caso, reconocer el renombre de la marca Vega Sicilia, incluso aunque la prueba aportada no atendiera a todos los elementos necesarios para establecer el renombre de la marca conforme a la jurisprudencia del TJUE, véase T- 629/16 Asunto Shoe Branding Europe/EUIPO. En el presten caso, no se aportan datos relativos a la cuota de mercado pero sí al nivel de inversiones, la extensión geográfica y la duración del uso. En cuanto a las inversiones realizadas no ya a la existencia de campañas de publicidad sensu stricto, sino a la existencia de vías promocionales de la marca como es el hecho de patrocinar una escudería de Formula 1, una de las grandes competiciones del mundo del motor, con un impacto global y mundialmente conocida. Más allá, la escudería Mercedes se ha proclamado campeón de pilotos y constructores desde el 2014 hasta el 2020, con los pilotos Isaac, Ismael y Joaquín. De igual forma, realiza fuertes inversiones en sectores ajenos al mundo del motor, tales como la moda, patrocinando eventos como la Mercedes-Benz fashion Weekde Nueva York, Berlín, Pekín, Moscú y Sídney, así como las semanas de la moda en París, Londres y Milán (documento número 7). Considerada una de las mejores marcas globales (documentos 8 a 10 de la demanda) su renombre ha sido reconocido también por los propios Juzgados de Marca de la Unión Europea. Así, era reconocido su renombre por la SJMUE número 1 140/18 de 3 de septiembre, así como por la SJMUE 101/21, de 9 de julio.

En definitiva, la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335 , figurativa, gozan, no ya de un elevado conocimiento entre el público pertinente, sino que se asocian a una marca que posee un elevado goodwilly un gran poder publicitario lo que supone el necesario reconocimiento de su renombre, más allá de los bienes y servicios para los cuales se encuentra registrada.

TERCERO.- infracción de la marca de la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335 , figurativa por la demandada.

I. Doble identidad, riesgo de evocación, riesgo de confusión o de asociación: la causa petendi y su posible alteración.

La marca renombrada es objeto de especial protección en el Reglamento de Marca. Así, la disposición del artículo 9.2.c) establece un sistema de protección especial de la marca renombrada que le permite, en el caso de marcas renombradas registradas, superar el principio de especialidad marcaria de forma que la protección se extiende 'independientemente de si [el signo impugnado] se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada' (Véanse el caso C-408/01 Adidas/Salomon [2003] de 23 de octubre)

En este sentido, existen tres planos diferenciados de enjuiciamiento: la doble identidad; el riesgo de evocación; el riesgo de confusión y el riesgo de asociación (por ser este una concreción de aquel).

La cuestión no resulta baladí. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de congruencia de las resoluciones judiciales obliga a los órganos judiciales 'a decidir conforme a lo alegado, sin que les sea permitido otorgar más de lo pedido, ni menos de lo resistido por el demandado, así como tampoco cosa distinta de lo solicitado por las partes' ( SSTC 32/1992, de 18 de marzo -rec. 2.078/1988- y 136/1998, de 29 de junio - ECLI:ES:TC:1998:136-). Es, por tanto, obligación e las partes centrar y delimitar correctamente el objeto de la demanda en cuanto a la causa petendi de la infracción alegada puesto que no puede el juez alterar la misma. De esta forma, si lo que alega la parte es el riesgo de evocación por infracción de la marca renombrada, no puede, motu proprio y sin haberse establecido con carácter subsidiario, considerar el posible riesgo de confusión al amparo, no ya del artículo 6.2.c) RMUE sino del artículo 6.1.b) RMUE. La posible integración de la demanda por parte del Juez ha de tener sus límites puesto que el principio iura novit curiano puede servir como válvula de escape para sustraerse de la debida integración de la demanda y de la claridad en los petitainvocados ante el órgano jurisdiccional.

La demanda de la actora presenta no pocas dificultades... En este sentido, Si gien se termina solicitando la declaración de infracción al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.2.c) RMUE (folios 39 y siguientes) o cierto es que el análisis se realiza desde el artículo 9.2.a) RMUE, esto es, por doble identidad entre signos así como productos y servicios. No es lo mismo el análisis de doble identidad (9.2.a RMUE) que el análisis de confusión/asociación (9.2.b RMUE) que el análisis de evocacion propio de la marca renombrada que permite extender la protección de la marca más allá de los bienes y servicios para los que se encuentra registrada si bien siempre que se cumplan determinadas condiciones (9.2.c RMUE). Por tanto, si bien el carácter renombrado incide en diferentes cuestiones, no será necesario acudir al mismo para declarar la infracción por vía del artículo 9.2.a) o 9.2.b) RMUE.

De la misma forma, la parte debe ser consecuente y, en congruencia, deberá delimitar el ámbito concreto de análisis: doble identidad, confusión o asociación, renombre. Y en virtud del mismo, sin que sea posible realizar un análisis per saltumde unas categorías a otras, establecer el marco concreto de enjuiciamiento. En definitiva, le corresponde a la parte, delimitar correctamente el objeto del proceso y, en tales lides, fijar cual es el análisis que debe realizar el tribunal de marca.

Por tanto, parece que la parte solicita, desde el punto de vista del petitum la discusión en el carácter renombrado de la marca, lo que nos lleva al riesgo de evocación y no en el posible riesgo de confusión. No obstante lo anterior, es cierto que la redacción del apartado I del suplico no impide ni prejuzga el apartado II (la declaración de infracción), aunque parece colegirse a modo de consecuente necesario que si la parte solicita la declaración de infracción es porque considera que nos encontramos ante una marca renombrada. En el presente caso, sin embargo, y sin perjuicio de que considero que la petición debe establecerse con mayor claridad, nada impide entrar al enjuiciamiento del riesgo de confusión puesto que, aunque no se encuentra perfectamente deslindado, sí que es cierto que en la demanda, es objeto de especial análisis y se deslinda el riesgo de evocación del riesgo de confusión aunque paradójicamente se introduce este último en el folio 37 mientras que el riesgo de evocación es objeto de análisis con posterioridad (pag 46 y siguientes). De la misma forma, el hecho tercero de la demanda hace referencia a 'ilícitos cometidos por la demandada'. Y, sin perjuicio de que se habla de 'posibilidad real de indicar una suerte de conexión' lo cierto es que la parte actora introduce la proposición de la protección como marca renombrada a modo de mayor ámbito de protección respecto del riesgo de función 'todo ello sin olvidar que la marca UA es una marca que goza de una especial protección'. Esto es, no se establece realmente como antecedente de la petición sino como argumento para una mayor protección. De la misma forma, en el penúltimo párrafo del folio 32 se señala claramente que la infracción consiste en 'el existente riesgo de confusión y/o asociación con la Universidad de Alicante'. Por tanto, y sin perjuicio de la demanda fijaba como primer elemento el carácter renombrado de la marca, lo cierto es que en la misma se solicita la declaración de infracción al margen del carácter renombrado de la misma. Por todo ello, debemos atender al posible riesgo de confusión o asociación al amparo del artículo 9.2.b) RMUE conforme al cual sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

I. Doble identidad.

Los signos infractores son en esencia los siguientes:

A. Identidad de los productos o servicios

Ninguna duda cabe de que los productos y servicios que presta la parte demandada, consistente en la promoción y venta de vehículos a motor coincide plenamente con parte de los productos y servicios para los que se encuentran registradas las marcas de la parte actora y, en particular, para los productos y servicios de la categoría 12, 35 o 37. No obstante tal extremo no es analizado por la parte actora, lo que debería conllevar su inadmisión. Sin perjuicio de ello, no concurre doble identidad, como señalamos a continuación

B. Identidad de los signos.

De la confrontación de los signos que hemos realizado, teniendo en cuenta los signos presuntamente infractores advertimos que no existe identidad. A lo sumo se emplea el signo pero junto con otras palabras, en una suerte de signo mixto que, por tanto, constituye una identidad parcial. Por otra parte, debemos tener en cuenta que si bien debe considerarse idéntica aquella forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, lo cierto es que en este caso sí que existen alteraciones importantes que alteran tal carácter distintivito y, por tanto, no se supera el juicio de identidad. No se trata de formas idénticas, ergo, no existe infracción por doble identidad.

El hecho de que la parte haya descartado el enjuiciamiento por vía de juicio de confusión o asociación, siendo similares o idénticos los productos y servicios así como los signos, nos lleva necesariamente al riesgo de evocación.

II. La infracción de la marca renombrada: evocación y la dilución o parasitación del signo. ( art. 9.2.c RMUE)

A. Doctrina general

En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c. Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C-251/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

* el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

* la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

* la intensidad del renombre de la marca anterior;

* la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

* la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):

a) que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b) que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c) que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

C. Resolución del presente caso.

Quizás el análisis de la parte actora admitía un desarrollo mayor, pero es entendible que dados los hechos que nos ocupan, se haya optado por un análisis escueto y expeditivo.

Las marcas anteriores tienen una fuerte capacidad distintivita. En este sentido, como ya se ha señalado,. Estamos ante marcas de un elevado renombre no ya por un público especializado (dentro del sector de os vehículos a motor) sino del público general (nótese que la propia parte actora vincula la marca Mercedes-Benz a una marca de lujo, calidad y solo accesible para determinados estratos sociales, lo que realiza mediante su vinculación promocional, por ejemplo, a eventos de moda de alta costura). Por otra parte, existe un alto grado de similitud entre las marcas en conflicto. En algunas de las versiones empleadas por la demandada se emplea la conocida 'estrella' acompañada de otras menciones que inmediatamente permiten que el público pertinente, que en el caso de autos es el público interesado en la adquisición de un vehículo a motor, asocie los productos y servicios a la Marca registrada 'Mercedes-Benz'. Ello se logra mediante el empleo del signo unido a monogramas tales como MB o al empleo del signo denominativo 'Mercedes'. Por otra parte, el elemento denominativo 'gerencia' no sirve para dotar de distintividad intrínseca al signo posterior sino para incrementar el riesgo de confusión y lograr el acercamiento del sino posterior al anterior evocando de forma directa el signo anterior. Y ello por cuanto la palabra 'gerencia' es como tal descriptiva de quienes ostentan el cargo de gerentes de una empresa. Por tanto, como tal, identifica a la gerencia o gerentes de 'Mercedes'. El signo, por tanto, carece de distintividad intrínseca como para desvirtuar cualquier riesgo de confusión, por el contrario, tiene claramente por finalidad evocar a la marca anterior y, en concreto, a un segmento de los vehículos de segunda mano. Esto es, la venta de aquellos vehículos que empleados por los propios directivos de la marca Mercedes ofrecen unas determinadas garantías. Por tanto, de la percepción conjunta de los signos, considerando que el público pertinente no comparará de forma directa los signos sino a través del recuerdo imperfecto en la memoria que guarde de ambos, hemos de señalar que en el presente caso existe una clara evocación de los signos anteriores mediante el establecimiento de un vínculo por parte del público pertinente.

En segundo lugar, no basta el riesgo de evocación sino que es preciso que se cumpla alguna de las condiciones del artículo 9.2.c) RMUE a los efectos de determinar la existencia de una infracción. En el presente caso, es clara la obtención de una ventaja desleal del renombre de la marca anterior. La demandada incurre en un supuesto paradigmático defreeridingo parasitismo. Es cierto que la empresa vende vehículos mercedes-benz sin que conste que tal actividad sea ilícita. Pero, para ello, se apoya en las marcas registradas anteriores propiedad de la actora y ello con la finalidad de dotar a los vehículos vendidos de cierto lustre de vehículos que presentan unas condiciones de mercado especiales y de muy difícil obtención, dado que se trata de vehículos, presumiblemente, empelados por directivos y empleados de Mercedes-Benz que, se entiende, no solo han sido tratados con cierto cuidado sino que han sido revisados permanentemente por la marca, lo que da cierta apariencia de garantía de la propia marca por las propias condiciones de uso, cuestión que sin duda determina el comportamiento económico de los consumidores. En este sentido, es hecho notorio que, en el mundo del automóvil de segunda mano, se valore positivamente el conocimiento del uso que se le ha dado al vehículo así como la identidad del anterior usuario del mismo, de igual forma que se valora el hecho de que las revisiones se hayan realizado por los propios talleres de la marca (lo que supone, por ejemplo, el mantenimiento de las garantías durante los primeros años). Es decir, mediante la evocación de los signos anteriores, la demandada busca además ofrecer los imponderables propios de un vehículo con unas determinadas características de difícil obtención en el mercado puesto que, no podemos poner en duda, que el número de vehículos conducidos por empleados de Mercedes Benz, es sustancialmente inferior al número de vehículos Mercedes Benz que se pueden obtener en el mercado.

No analizaremos el resto de condiciones toda vez que las mismas no son consideradas por la parte actora que limita el análisis al parasitismo.

CUARTO.- acción declarativa

Toda que no es discutido la titularidad de la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335procede declarar, en los términos solicitados por las partes:

a) Que el uso por la demandada de la marca MERCEDES-BENZ y la marca gráfica de la estrella de tres puntas objeto de la demanda constituye una infracción de los derechos de marca de DAIMLER AG que sirven de base a la acción.

b) Que el ofrecimiento y prestación de servicios bajo el distintivo 'MERCEDES GERENCIA' constituye una infracción de la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335 , figurativa.

c) Que el registro y uso de los nombres de dominio y , así como el uso del distintivo 'MERCEDES GERENCIA' en las cuentas en redes sociales de la demandada, constituyen una infracción de la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335 , figurativa.

d) Que la adopción y uso por la demandada de la denominación social MERCEDES GERENCIA, S.L. constituye una infracción de la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335 , figurativa.

QUINTO.- acción de cesación, remoción y prohibición. Especial referencia a la transferencia del nombre de dominio como medida de remoción.

La parte solicita que se condene a la parte demandada a los siguientes pedimentos:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar en la utilización del distintivo 'MERCEDES GERENCIA' y de las marcas de DAIMLER AG invocadas en esta demanda, absteniéndose en lo sucesivo de cualquier clase de uso de los mismos o de cualquier otro distintivo que incluya el término MERCEDES.

c) A retirar del mercado todos los carteles, enseñas, rótulos, documentos, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que aparezcan los distintivos infractores, incluido Internet, procediéndose a su destrucción a costa de la demandada.

d) A modificar su denominación social, eliminando de la misma el término MERCEDES y sustituyéndolo por cualquier otro que no resulte confundible con las marcas de la actora.

La parte actora solicita igualmente, a consecuencia de lo antedicho, que se ordene:

a) la cancelación de los nombres de dominio y mediante la remisión de los oficios correspondientes a las entidades registradoras de los mismos.

b) la eliminación de las cuentas de 'MERCEDES GERENCIA' en Facebook e Instagram mediante la remisión de los oficios correspondientes a los administradores de los sitios web.

Más allá del formulismo relativo a que la parte demandada sea condenada a 'estar y pasar por las anteriores declaraciones', lo que no constituye condena alguna sino la pretendida consecuencia de la acción declarativa que, en efecto, se limita a declarar una determinada realidad, la infracción, los pedimentos de condena se contienen en los subsiguientes pedimentos. Los mismos deben ser acogidos. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que ' la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo 'Maristas' en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]'. En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

SEXTO.-- Acción de daños y perjuicios.

La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, a indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados, en la cantidad de 49.053,93 € más el 1% de su cifra de facturación desde el 1 de enero de 2019 hasta el cese efectivo de la actividad infractora y al pago de una indemnización coercitiva diaria de 600 € desde el día que se fije en ejecución de sentencia hasta el cese efectivo de la infracción de las marcas de la actora.

a) Sistema de responsabilidad

Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

b) acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

b.1) la regalía hipotética:

La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, 'en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias'. En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

b.2) los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

b.3) el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba[2019].-

Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM]contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un 'perjuicio', para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar 'perjuicio' alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del 'perjuicio', con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

C) fijación de la indemnización en el presente caso.

La parte actora solicita que se fije la indemnización atendiendo directamente al 1% de la cifra de negocio alcanzada por el infractor con la prestación de los servicios litigiosos ( art. 43.5 LM). En cuanto a la concreta cuantía reclamada, la parte lo explica de la siguiente forma: a este respecto, las cuentas anuales de la compañía MERCEDES GERENCIA, S.L. depositadas en el Registro Mercantil de Madrid reflejan un importe neto de la cifra de negocios que asciende a un total de 4.905.393,79 € durante los ejercicios 2017 y 2018 (últimas cuentas depositadas). El 1% de esta cantidad, es decir, 49.053,93 € constituye la indemnización mínima que esta parte solicita en concepto de daños y perjuicios causados por la infracción de sus marcas renombradas.

A la cifra anterior será necesario añadir en el momento de ejecución de sentencia la que resulte de aplicar el porcentaje del 1% a la cifra de negocios de MERCEDES GERENCIA, S.L. desde el 1 de enero de 2019 hasta el cese efectivo de la actividad infractora.

Toda vez que la misma no ha sido objeto de discusión pro la demandada, que se basa en las propias cuentas depositadas por la parte, es por lo que procede su estimación, todo ello sin perjuicio de que en ejecución de sentencia, a los efectos del cálculo de la cuantía de los años posteriores, se requiera a la parte demandada para la aportación al procedimiento de las cuentas relativas a los ejercicios posteriores o documentación contable requerida por perito que permita la determinación de la cifra de negocios obtenida por MERCEDES GERENCIA S.L. Por todo ello, debe estimarse la demanda en el sentido indicado en su suplico.

SÉPTIMO. -Costas procesales.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso, la plena estimación de a demanda conlleva la imposición de costas a la parte demandada.

Visto lo anterior,

Fallo

Que debo ESTIMAR la demanda presentada por la entidad mercantil la entidad mercantil Daimler AGrepresentada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Carlos Olcina Fernández, y asistida por el Letrado D. Carlos Moran Medina; y parte demandada la entidad mercantil Mercedes Gerencia S.L., en rebeldía, debo declarar y declaro:

a) Que el uso por la demandada de la marca MERCEDES-BENZ y la marca gráfica de la estrella de tres puntas objeto de la demanda constituye una infracción de los derechos de marca de DAIMLER AG que sirven de base a la acción.

b) Que el ofrecimiento y prestación de servicios bajo el distintivo 'MERCEDES GERENCIA' constituye una infracción de la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335, figurativa.

c) Que el registro y uso de los nombres de dominio y , así como el uso del distintivo 'MERCEDES GERENCIA' en las cuentas en redes sociales de la demandada, constituyen una infracción de la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335 , figurativa.

d) Que la adopción y uso por la demandada de la denominación social MERCEDES GERENCIA, S.L. constituye una infracción de la marca de la Unión 000139865 MERCEDES-BENZ, denominativa y de la marca de la unión 000140335 , figurativa.

Y en consecuencia, debo condenar y condeno:

a) A cesar en la utilización del distintivo 'MERCEDES GERENCIA' y de las marcas de DAIMLER AG invocadas en esta demanda, absteniéndose en lo sucesivo de cualquier clase de uso de los mismos o de cualquier otro distintivo que incluya el término MERCEDES.

b) A retirar del mercado todos los carteles, enseñas, rótulos, documentos, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que aparezcan los distintivos infractores, incluido Internet, procediéndose a su destrucción a costa de la demandada.

c) A modificar su denominación social, eliminando de la misma el término MERCEDES y sustituyéndolo por cualquier otro que no resulte confundible con las marcas de la actora.

d) A la cancelación de los nombres de dominio y mediante la remisión de los oficios correspondientes a las entidades registradoras de los mismos.

e) A la eliminación de las cuentas de 'MERCEDES GERENCIA' en Facebook e Instagram mediante la remisión de los oficios correspondientes a los administradores de los sitios web.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha, de lo que como Letrada de la Administración de Justicia certifico.