Sentencia Civil Nº 73/2006, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 642/2005 de 14 de Febrero de 2006

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

ROLLO DE SALA Nº 642 (C-8) 05

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 15/05

JUZGADO de Marca Comunitaria, Mercantil nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 73/06

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a catorce de febrero del año dos mil seis

El Tribunal de Marca Comunitaria, integrado por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre nulidad de licencia marcaria, seguidos en instancia ante el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante con el número 15/05y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado tanto por la parte demandante, las mercantiles Manuel Jurado S.L. e Inversiones Café Tal de Costa Rica S.A., representadas por la Procuradora Dª. María Teresa Figueriras Costilla y dirigidas por el Letrado D. José Luis Iglesias Sequeiros; y como parte apelada, la parte demandada, la también mercantil Jurado Hermanos S.L., representada por el Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado D. José Abad Revenga, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 15/05, se dictó sentencia con fecha 15 de julio de 2005, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Café Tal de Costa Rica S.A. y Manuel Jurado S.L. contra Jurado Hermandos S.L., absolviendo a esta de las pretensiones contra ella formuladas. Que estimando la demanda reconvencional interpuesta por Jurado Hermanos S.L. contra Café Tal de Costa Rica S.A. y Manuel Jurado S.L., debo declarar y declaro 1) la nulidad de los contratos de licencia de las marcas comunitarias num. 240218 y 858.480 concedidas a favor de Manuel Jurado S.L. en fecha 15 de abril de 2002. 2) que tales contratos le suponen un perjuicio como licenciatario de las marcas comunitarias num 240.218 "Jurado". 3) que la mercantil Manuel Jurado S.L. carece de derecho a hacer uso de la denominación "Jurado " para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclator Internacional de marcas. Y debo condenar y condeno a las demandadas a estar y pasar por tales declaraciones y, en consecuencia, líbrese, firme esta resolución , mandamiento a la OAMI para que proceda a inscribir la nulidad de la licencia sobre la marca comunitaria 858.480 de 25 de abril de 2002 a favor de Manuel Jurado S.L. y a al abono de las costas procesales derivadas de la demanda y reconvención."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte actora antes referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes, presentando la apelada el correspondiente escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 642/C-8/05 , donde, tras resolver y denegar la práctica de prueba en la alzada propuesta por la parte apelante, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 14 de febrero de 2006, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia , en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- La Sentencia de instancia que se recurre resuelve, expuesto en su sentido más escueto, las dos pretensiones que se promueven en el litigio que nos ocupa , a saber, de un lado , la de los actores sobre declaración de nulidad de la inscripción del contrato fechado el día 5 de agosto de 1998 y en virtud del cual se confiere a la demandada, Jurado Hermanos S.L., licencia exclusiva sobre la marca comunitaria "Jurado", registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con el número 240.218 para productos de la clase 30ª del Nomenclator internacional, acción que se sustenta en la presunta nulidad del contrato de licencia por las razones que expone y principalmente, por haberse suscrito el contrato por quien carecía de representación legal de la entonces titular de la marca, Comven SP ZO O, y una vez la marca había sido cedida en propiedad a la mercantil Servicios Roms S.A. , iniciando un iter de transmisiones hasta la adquisición por la actora Café Tal de Costa Rica S.A.; ejercitándose subsidiariamente acción de Resolución del citado contrato por impago del canon pactado. Y, como segunda pretensión, la reconvencional formulada por la mercantil demandada instando (según aclaración efectuada en la Audiencia Previa), la declaración de nulidad de los contratos de licencia de las marcas comunitarias señaladas con los número 240.218 y 858.480, concedidas en fecha 15 de abril de 2002 a la mercantil Manuel Jurado S.L., por infracción de la licencia en exclusiva de la que Jurado Hermanos es titular y del Derecho que tal licencia le otorgan en relación al uso de la marca "Jurado" en el mercado.

La decisión del juzgado de Marca , tras desestimar la pretensión de las mercantiles actoras a partir del reconocimiento a Jurado Hermanos S.L. de la legalidad y vigencia del contrato de licencia impugnado por los actores y, consecuentemente , del derecho conferido de uso en exclusiva de la marca comunitaria 240.218, Jurado , para identificar los productos de la clase 30ª (cafés y derivados), resulta favorable a la demanda reconvencional, y declara nulos de pleno Derecho los contratos de licencia exclusiva otorgados a favor de Manuel Jurado S.L. respecto de las marcas 240.218 y 858.480 , la primera por infringir los Derechos en exclusiva que sobre dicha marca tiene el demandado reconvencional y, en cuanto a la segunda, en tanto se trata de una marca figurativa en la que aparece como elemento dominante la expresión "Jurado" en referencia al mismo nomeclator que la primera y, por tanto , a los mismos productos referenciados en la 240.218, de modo tal que se produce conflicto en atención al evidente riesgo de confusión entre marcas que no puede autorizarse sin que ello suponga a la postre vaciar de contenido efectivo la licencia en exclusiva respecto de la marca primeramente cedida y, por tanto, infringir , tratándose como se trata del mismo licenciante, los artículos 6-4 CC -fraude de ley-, 7 -infracción del principio de la buena fe- y 1258 también del Código Civil.

Pues bien, frente a la Sentencia que en sus parámetros principales hemos descrito, se formula recurso de apelación por las partes actoras, que contiene dos partes claramente diferenciadas , una de naturaleza procesal, que constituye el núcleo de la defensa a la vista del suplico del recurso de apelación, y otra sustantiva, que se desgrana a través de comentarios sobre los distintos fundamentos jurídicos de la Sentencia.

Se opone por el apelante en primer término, falta de competencia del Juzgado de Marca Comunitaria para resolver el litigio en cuestión por estar en litigio acción no comprendida en el artículo 92 del Reglamento de Marca, formulación de cuestión de competencia objetiva que evidentemente se hace prioritario afrontar en tanto determinante del conocimiento de la acción ejercitada que, por supuesto , se trata de una materia regida por normas que tienen carácter absoluto , que son inderogables y su naturaleza imperativa (Autos T.S. de 18 de mayo y 20 de julio de 1999 ) al punto que imponen incluso el examen o control de oficio, que ha de hacerse no sólo por el órgano jurisdiccional, cualquiera que sea , al que accede la acción en primera instancia y también en vía de recurso aun cuando no medie denuncia de parte (S.T.S. 31 de octubre de 2003 ), que en todo caso, sí media en este caso.

En efecto, en sus dos primeras alegaciones el recurrente, con referencia a la posible infracción de las garantías procesales y a la incompetencia de jurisdicción , cuestiona la competencia del Tribunal de Marca Comunitaria en relación al conocimiento de las pretensiones contenidas en su escrito de demandada , usando de argumentos que se entremezclan en ambos alegatos en modo claramente asistemático al punto que dificultan su comprensión.

En cualquier caso es evidente que la cuestión que ahora formula resulta paradójica respecto del recurrente ya que, como resulta obvio, siendo el actor , no cuestionó en momento alguno la competencia del órgano judicial al que se dirigía y solo ahora, cuando se enfrenta a una sentencia contraria a sus intereses, formula tal cuestión. En todo caso no es aplicable aquí, como pretende en su oposición la parte apelada, la doctrina de los actos propios dado que, como hemos señalado, lo relativo a la competencia objetiva, que es exactamente lo que se cuestiona, es materia imperativa que está fuera de la disponibilidad de las partes y de ahí que el artículo 48 LEC , que no necesita ser puesto en conexión con el 459 de la misma Ley, contemple tanto la posibilidad de su apreciación intemporal como ex offici.

Dicho esto, debemos sostener sin embargo la competencia de nuestro Tribunal pues, siendo cierto que el literal del artículo 92 del reglamento C.E. nº 40/1994, de Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (a partir de ahora, Reglamento de Marca), delimita a determinadas acciones las competencias exclusivas del Tribunal de Marca , no por ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 86 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que literalmente le atribuye "...competencia...de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos número 40/94...", el Tribunal de Marcas en España, tiene una competencia objetiva limitada a tales acciones sino que también la extiende al resto de acciones que dimanan del citado Reglamento -art 102 Reglamento de Marca - , argumento que si ya este Tribunal ha utilizado para efectuar esta afirmación competencial en relación a acciones diversas a las prevenidas en el artículo 92 Reglamento de Marca (véase nuestra reciente Sentencia de 3 de febrero de 2006 ), resulta en puridad innecesario en el caso que nos ocupa por cuanto que si se examina la naturaleza de la pretensión ejercitada, se observará que en puridad lo que denuncian los litigantes con el ejercicio de la pretensión de nulidad, es una infracción marcaria clásica, promoviéndose de hecho en el suplico el ius prohibendi que corresponde al titular de toda marca frente a quien la viola. Literalmente, reclama el actor en el suplico, el fin de la prosecución en la violación de la marca. Al fin y al cabo, al promover la nulidad absoluta se está condicionando el Derecho aparente del licenciatario y cuestionando un uso lícito de la marca contenida en un contrato que se dice que no ha producido efecto alguno en momento ninguno por faltar algún requisito esencial para su nacimiento. Se está afirmando , tras la petición de nulidad radical, que el uso de la marca lo ha sido infringiendo los Derechos de su titular, violando la marca que es acción de competencia exclusiva del Tribunal de Marca Comunitaria -art 92-a) Reglamento de Marca -.

SEGUNDO.- Con el mismo componente asistemático con que el recurrente formula al menos su dos primeros motivos impugnatorios, refiere como motivo de apelación la inaplicación del Derecho extranjero para resolver sobre el contrato de licencia que impugna, de 5 de agosto de 1998, celebrado en Polonia que entiende regido por la legislación de aquél país.

También este motivo ha de ser desestimado ya que resulta evidente de toda evidencia que no solo la aplicabilidad del Derecho polaco nunca fue alegado en la demanda por quien ahora reclama, ya de forma extemporánea, la aplicación de dicho ordenamiento, sino que en su fundamentación jurídica , la referencia legislativa fue, en relación a las razones de nulidad del contrato, la norma española. Y por tanto, porque no lo alegó, no lo intentó acreditar tal y como correspondía a la parte apelante que es quien ahora lo alega, conforme al artículo 281 LEC, habiendo establecido en relación a esta cuestión la doctrina jurisprudencial (STS-5-6-2000 ), que la falta de prueba o información suficiente sobre los requisitos exigibles en la materia por la legislación extranjera determina como solución jurídica al aplicar la normativa jurídica española (Sentencias 11 mayo 1989 , 7 septiembre 1990, 23 octubre 1992, 23 marzo 1994 y 25 enero 1999 ), debiendo reiterarse que la carga de la prueba del Derecho extranjero corresponde a la parte que lo invoca y pretende hacerlo valer, (Sentencias 12 enero y 21 noviembre 1989, 10 julio 1990 , 19 junio y 17 diciembre 1991, 13 abril 1992, 10 marzo 1993, 31 diciembre 1994, 25 enero y 9 febrero de 1992 y 13 diciembre 2000 ), sin que el no haber desplegado la actividad precisa al efecto, pueda reprocharse a la pasividad del Juez que, lejos de lo que sostiene, no tiene obligación de aplicación de oficio pues , por imperativo de la legislación procesal española, que es la aplicable conforme al artículo 97-3 del Reglamento de Marca, el Derecho extranjero ha de ser alegado y probado, autorizando solo el artículo 281 LEC al Juez en su constatación, una intervención complementaria de la labor de las partes, pero nunca sustitutiva de su inactividad; esto es, los órganos judiciales tiene la facultad pero no la obligación , de colaborar con los medios de averiguación que consideren necesarios (S.S.T.S. de 9 de noviembre de 1984 y 10 de marzo de 1993 ya que no puede en España aplicarse de oficio la Ley extranjera, cuando la misma no ha sido alegada suficientemente (Sentencia de 23 de octubre de 1992 ).

TERCERO.- Desgrana a continuación el apelante, una serie de motivos de naturaleza procesal , vinculados tanto a la forma de concreción de las peticiones de las partes en la Audiencia Previa, como a la decisión sobre las excepciones planteadas, como a la conducción de dicho acto por el Juez como, finalmente , a la defectuosa grabación en el soporte audio-visual del acto del juicio, que le llevan a promover la nulidad de actuaciones.

Comenzando por esto último, el examen y visualización que del soporte digital ha hecho este Tribunal de la totalidad de los actos que, conforme a lo prevenido en el artículo 187 en relación al artículo 147 ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debían quedar bajo soporte audio-visual, ha puesto de relieve que la grabación , tanto del sonido como de la imagen, es correcta y sin defectos técnicos a lo largo de tales actos, de modo que más allá de la posible realidad (no probada) de un defecto en la grabación, este no concurriría nunca el master sino en la grabación de las copias de la parte, que con una simple solicitud de reproducción de la copia (reiterada a la que hizo), se habría solventado si bien y en todo caso, y en la hipótesis de la mutilación denunciada, no se entendería en ningún caso concurrencia de causa de nulidad ya que no se habría vulnerado norma procesal que haya producido indefensión a los efectos del artículo 238 LOPJ por cuanto que el tiempo que refiere de falta de grabación lo es del informe oral emitido por su parte letrada en el acto del juicio, ya conclusa la práctica de las pruebas , es decir, de un acto de su propia parte respecto del que no se concibe desconocimiento y por ende, que le produzca indefensión.

Debe recordarse que el artículo 238 LOPJ solo permite declarar nulidad de actuaciones cuando haya habido una infracción de las normas "esenciales" del procedimiento, o de los principios de Audiencia, asistencia y defensa, siempre que con ello se haya causado efectiva indefensión , lo que no es desde luego, por las circunstancias expuestas, apreciable en el caso planteado.

CUARTO.- Tampoco se aprecia en la actuación del Juez a quo durante la dirección de la Audiencia Previa, intervención que suponga vulneración de lo prevenido para la Audiencia Previa en el artículo 414 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil y , por producir indefensión, nulidad de actuaciones.

El artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la posibilidad de que en la audiencia Previa los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones, puedan rectificar extremos secundarios de sus pretensiones, que es justamente lo que le reprocha el apelante al Juez de quien denuncia una iniciativa no contemplada en la LEC. Esto no obstante en el caso, siendo irrelevante que tuviera lugar a iniciativa judicial , aunque tenía su sentido (y así se lo reconocemos) para la Resolución de la excepción de litispendencia que se había formulado por el actor reconvenido, la parte reconviniente se limitó a rectificar la cuarta de las peticiones contenidas en la parte declarativa del suplico de su reconvención, retirando la referencia a la mercantil Café Tal de Costa Rica S.A. dado que la pretensión no era la nulidad de la marca registrada con el número 858.480 sino de la licencia otorgada en relación a la misma a Manuel Jurado S.L. en congruencia , tanto con los hechos que sustentaban la reconvención como con sus fundamentos (basados en la ilicitud de la causa de la licencia, en un abuso del Derecho y fraude de ley) y , señaladamente, con la concreta petición de condena referida (véase el suplico de la reconvención) a la nulidad de la licencia conferida que no de la marca registrada a favor de Café Tal de Costa Rica S.A.

No hubo por tanto alteración sustancial de las pretensiones sino adecuación del suplico a los fundamentos de los que aquellos debían ser consecuencia, actuación permitida por el precepto adjetivo citado y, por tanto, perfectamente legal.

Señalado lo anterior, y siguiendo el hilo conductor de la Audiencia Previa y del planteamiento del recurso, el Tribunal asume el razonamiento que determinó el rechazo de la excepción formulada al amparo del artículo 421 LEC, de litispendencia en relación a la petición de nulidad de la marca 858.480 ante la OAMI , por cuanto el objeto de la cuestión de nulidad planteada en la OAMI lo es de nulidad de la marca mientras que, la que lo es en este procedimiento, lo es de nulidad de la licencia otorgada el día 15 de abril de 2002 a Manuel Jurado S.L. sobre la marca cuestionada ante la Oficina, de modo que el objeto y causa de pedir difieren sustancialmente en uno y otro procedimiento. Por todo ello, es clara la posibilidad de coexistencia de los fallos que puedan producirse, por la falta de semejanza real entre ellos , sin que de ella pueda derivarse contradicción de distintos pronunciamientos (STS. de 25 de noviembre de 1993 y 23 de marzo de 1996 ), todo lo cual hacen decaer las alegaciones al respecto y la confirmación de la decisión judicial.

QUINTO.- Reproduce a continuación el apelante la excepción de litisconsorcio pasivo necesario que formuló frente a la demanda reconvencional , y que se basa en la denuncia de la ausencia de pretensión contra los causantes del licenciante de Manuel Jurado S.L. (Comven ZP ZO O, Servicios Roms y Balleny Corporations) que se dicen afectados por la posible declaración de nulidad de la licencia otorgada por el titular actual de la marca y el licenciatario en exclusiva que trae causa en dicha titularidad.

El planteamiento que se hace es sin duda equívoco , ya que las acciones relativas al cumplimiento o incumplimiento contractual, como es el caso que se formula, afectan , exclusivamente, a las partes a quienes traigan causa de ellos. Se trata en suma de una manifestación del principio de relatividad de los contratos. En efecto, el art. 1257 CC dispone que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, por tanto cuando se ejercite una acción personal relativa al nacimiento , vicisitudes, extinción o nulidad del contrato o de cualquiera de las obligaciones que nazcan de él, la demanda tendrá que dirigirse contra todas las personas que fueron parte en el contrato y de no hacerlo así estaría mal constituida la relación jurídico procesal, debiendo el órgano judicial , incluso de oficio estimar la excepción de litis consorcio pasivo necesario. el art. 1257 CC dispone que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, por tanto cuando se ejercite una acción personal relativa al nacimiento, vicisitudes, extinción o nulidad del contrato o de cualquiera de las obligaciones que nazcan de él, la demanda tendrá que dirigirse contra todas las personas que fueron parte en el contrato. A sensu contrario, lo que no se deriva de tal precepto es que tenga que demandarse a personas que no hayan sido (o hayan dejado de serlo por cesión de sus Derechos) parte en el contrato al que se refiera la acción ejercitada pues carecen de interés legítimo respecto del objeto del proceso porque la Sentencia dictada no produce efectos directos sobre las mismas , y ello aunque puedan indirectamente verse afectadas y es por ello que puedan adherirse e intervenir, pero en estos casos, su no intervención no provoca la concurrencia de la excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario (SSTS 18 marzo 1989, 24 abril 1990 y 1 febrero 1991 ). Por ello, en el caso de la acción de nulidad de licencia otorgada por el titular de la marca licenciada a favor del reconviniente por infringir aquél con la nueva licencia, los Derechos de la licencia en exclusiva conferidos en la primera, se debe entender que basta que sean traídos al procedimiento los que son parte actual en el contrato al que se refiere la acción ejercitada , que no pueden ser otros que el titular de la marca y su licenciatario , el primero como presunto infractor de la licencia y el segundo, por directo afectado de la nulidad propuesta, y el licenciatario primario en defensa de sus Derechos , es decir, Café Tal de Costa Rica S.A. y Manuel Jurado S.L. de un lado, y Jurado Hermanos S.L. de otro.

SEXTO.- Conclusa esta parte del recurso de apelación, la parte recurrente, a pesar de que en la parte final de su recurso suplica limitadamente que se declare la incompetencia de jurisdicción y que se retrotraigan las actuaciones al acto del juicio por las infracciones denunciadas , no instando la revocación de la decisión de la Sentencia de instancia a favor de la pretensión ejercitada en la demanda , siquiera subsidiariamente para el caso de desestimación de la cuestión de competencia y de la nulidad de actuaciones, efectúa sin embargo un recorrido por todos y cada uno de los fundamentos de Derecho de la Sentencia, formulando crítica de algunos de sus contenidos en relación tanto con el resultado de la prueba -error en la valoración- , como de la aplicación de la norma legal correspondiente.

No obstante lo cual, sí hemos de hacer una serie de precisiones sobre la cuestión de fondo, y en particular, sobre la protección del Derecho del licenciatario en exclusiva demandado frente a las pretensiones de la parte actora. En efecto, un examen de la documentación aportada en los autos pone de relieve que la licencia de la marca 240.218 a favor de Jurado Hermanos S.L., tiene lugar en virtud de un documento privado que aparece fechado el día 5 de agosto de 1998 -doc nº 6 demanda-, es decir, con anterioridad a la venta que la licenciante Comven SP ZO O, efectúa a favor de Servicio Roms S.A. , también en documento privado, fechado éste el día 26 de agosto de 1998 - doc nº 5 demanda-, documento que no se autentica ante el Consulado panameño hasta el día 18 de noviembre de 1998 -doc nº 5 demanda-, después por tanto de que el contrato de licencia a Jurado Hermanos se presentara para su registro ante la OAMI, hecho que tiene lugar el día 10 de noviembre de 1998 (doc nº 9 demanda, folio 78).

La secuencia de fechas documentadas pone de relieve, más allá de lo que seguidamente examinaremos, que en el momento de licenciar, sea a la fecha de los documentos privados , sea al tiempo de constatación pública de los actos contractuales, la titularidad está a disposición del licenciante, pues aun quedándonos por su certeza y eficacia legal, con las fechas públicas , nos encontramos que la licencia concedida a Jurados Hermanos S.L. adquiere los efectos de oponibilidad frente a terceros a que se refiere el artículo 23 del Reglamento de Marca con anterioridad a la legalización de las firmas ante el Consulado Panameño, momento que es el de eficacia legal frente a terceros por disposición de los artículos 1227 y 1526 CC.

En efecto, respecto del licenciatario demandado carece de relevancia la fecha del documento privado de compraventa, cuya realidad no negamos a la vista de la nota contenida en dicho documento sobre la recepción en el día 26 de agosto de 1998 del documento cuyas firmas, mediante su reproducción ante el consulado, se autentican. Y decimos que carece de relevancia porque siendo la referencia para delimitar los Derechos oponibles a los terceros, la intervención de un instituto público, la publicidad registral de la licencia es anterior a la eficacia que respecto del licenciatario , que es tercero en la venta a Servicios Roms S.A., tiene esta operación de cesión de la marca licenciada, de modo que la prioridad en el registro ante la OAMI del contrato de licencia hace que surta todos sus efectos también respecto de la mercantil adquirente por efecto de la publicidad formal, sin que el conflicto interno de la sociedad licenciante pueda desvirtuar los Derechos que confiere por su orden de prelación temporal, licencia de marca y transmisión a terceros de la misma aun sin mención a la licencia. Silencio de la existencia de una licencia que desde luego en nada obsta los Derechos de licenciatario en relación a las posteriores transmisiones de la marca hasta llegar al titular actor, Café Tal de Costa Rica S.A., dado que aunque en ninguno de los actos traslativos se hace referencia a la licencia sobre la marca, su registro le hace gozar de plena oponibilidad a terceros por efectos de la publicidad registral. Dicho de otro modo, cualquiera que fuera la relación que mediara entre la transmisión de la sociedad polaca a Servicio Roms S.A. y la licencia a Jurado Hermanos S.L. , y por tanto, aun en la hipótesis de que fuera anterior la perfección de la transmisión (también sometida a publicidad registral, art 17 y 23 Reglamento de Marca ) a la publicidad registral, la eficacia de la venta ante el licencitario nunca es anterior al registro de la licencia, registro que le otorga preferencia al licenciatario en el Derecho adquirido con la licencia, al no serle oponible los actos posteriores al momento en que adquieren frente a él eficacia.

En conclusión la licencia es oponible frente a terceros, incluidos el adquirente y subadquirentes posteriores.

SÉPTIMO.- Señalado lo anterior, se cuestiona de nuevo por el apelante la eficacia del contrato de licencia a favor de Jurado Hermanos S.L. por razón de la falta de representación de quien suscribe. Se ataca con esta alegación la virtualidad misma de la relación contractual entre las partes aduciendo que se trata de un supuesto en el que uno de los contratantes , carece de capacidad para prestar consentimiento de modo que estamos ante un supuesto de nulidad de pleno Derecho. El hecho en que se funda es que quien suscribe la licencia con Jurado Hermanos S.L., D. Henrik Sobiesky, en representación de la mercantil polaca Comven, había sido cesado en su cargo de administrador el día 18 de mayo de 1998, inscribiéndose dicho acuerdo en el Registro Mercantil de Varsovia el día 2 de junio de 1998, restando como cuestión a resolver el efecto contractual que dicha circunstancia tiene en relación a la subsistencia de la relación afectada. La guía la otorga el artículo 1259-2 del Código Civil que es el precepto que examina el régimen jurídico del contrato celebrado por quien carece de poder de representación suficiente , lo que puede haber tenido lugar bien porque el poder no hay sido antes otorgado, porque se haya extinguido o porque el poder sea insuficiente en elación con el acto que se pretende celebrar. El artículo 1259 considera en estos casos nula la relación contractual celebrada, si bien autoriza su ratificación por el dominus o principal, con lo que no puede estar refiriéndose el Código Civil a actos radicalmente nulos que no admiten convalidación. Cuando un acto nulo puede ser ratificado, desde esa fecha produce todos sus efectos. Además el precepto admite que el tercero puede revocar el contrato celebrado por el representante sin poder, lo que tampoco es conciliable con la sanción de nulidad. En consecuencia, la acción pertinente para hacer ineficaz el acto celebrado con quien se afirma carecía de poder de representación, era la acción de anulabilidad, sometida a un plazo de cuatro años -art 1301 CC - para cuyo ejercicio estaba legitimado -art 1303 CC - la titular demandante de la marca licenciada. Sin embargo dicha acción no se ha ejercitado en el plazo correspondiente , habiendo quedado excedido en exceso computado desde la presentación del contrato de licencia ante la OAMI para su registro -10 de noviembre de 1998-, plazo que no se ha interrumpido por acto alguno con eficacia interruptora. Pero es que, en todo caso, la misma conclusión alcanzamos, más allá de la falta de ejercicio de una acción de nulidad en plazo, desde la constatación de que existe una ratificación posterior tácita consistente en la reposición por decisión judicial de las autoridades polacas, en su puestos y por tanto , en sus facultades representativas, de quien había sido ilegítimamente privado de él, tal y como resulta de la documentación aportada en su contestación por el demandado -doc. nº 11-.

Tampoco puede por tanto sustentarse la nulidad de la licencia otorgada a favor de la mercantil demandada , que de concurrir, no quedaría subsanada por el registro que carece per se de eficacia convalidante de actos nulos. Ni desde luego es aceptable el planteamiento que se formula en torno al precio fijado por las partes dado que el precio no ha de ser necesariamente justo para la validez contractual. Nuestro Código Civil sigue en este punto los principios de la economía liberal (Díez Picazo), según los cuales las cosas valen lo que por ellas se pagan (STS de 22 de junio de 1979 ).

OCTAVO.- La consecuencia jurídica del reconocimiento en plenitud de sus efectos, de la licencia marcaria de la numerada como 240.218 a Jurado Hermanos S.L. no puede ser otra que la derivada de la obligación del licenciante de proporcionar al licenciatario el uso de la marca y a mantenerlo en el uso pacífico de la misma (Fernández-Nóvoa) , obligaciones que enlazan de forma directa con la prohibición de concesión de terceras licencias sobre la misma marca que violen el uso conferido en la licencia primera, ni desde luego sobre marcas idénticas o similares sobre productos idénticos o similares que puedan producir riesgo de confusión incluido el riesgo de asociación con la marca licenciada ya que la licencia exclusiva produce como efecto en el seno de la relación intra- contractual, el de la equiparación del licenciatario al titular de una marca anterior -art 8 Reglamento de Marca -, de modo que se produce una especie de motivo de prohibición relativa, de efectos puramente contractuales, respecto de aquellas conductas del licenciante que impliquen violación del uso de la marca entre las que lógicamente están incluidas las que suponen limitación de mercado. Queda así plenamente justificada la estimación de la reconvención ya que existe incumplimiento contractual del titular de la marca licenciada cuando otorga nueva licencia sobre la misma marca (número 240.218) y sobre otra marca idéntica o similar respecto de productos idénticos o similares (número 858.480) en el sentido de la prohibición relativa del artículo 8 del Reglamento de Marca , razones de similitud y consiguiente riesgo de confusión que fundamenta el Juez de Instancia en términos que hacemos propios, todo lo cual supone una clara infracción de lo dispuesto en los artículos 1097, 1124 y 1258 del Código Civil en relación al artículo 6-4 y 7 del mismo texto legal, perspectiva contractual desde la que es examinada la contradicción de la concesión de licencia de la marca similar que no en análisis, que no constituye objeto del procedimiento, sobre la marca misma.

NOVENO.- Tampoco puede ser estimada la pretensión subsidiaria de la demanda de Resolución del contrato de licencia por falta de pago, ya que ha quedado plena constancia en los autos de los intentos fallidos, por oposición de D. Emilio, de hacer el pago del correspondiente canon de la licencia. Los documentos presentados por la mercantil demandada -doc num 13 y ss , expedientes de consignación judicial-, dan fe de la negativa del citado a cobrar el precio de la licencia, lo que tiene como efecto el prevenido en los artículos 1162 y 1527 del Código Civil en relación al artículo 347 del Código de Comercio al no tenerse constancia de la comunicación de la cesión de la licencia a terceros hasta la tardía inscripción de la cesión en la OAMI. No ha existido por tanto voluntad de incumplimiento que justifique la resolución contractual. Este Tribunal, de acuerdo con lo resuelto por el Juzgador de Instancia, en correcto análisis de los hechos y de su aplicación normativa, considera que hubo una conducta obstativa que haya venido impidiendo el normal cumplimiento del contrato. Y es que , para que opere la Resolución contractual, ha de haber un incumplimiento esencial atentatorio a la finalidad perseguida por el contrato y que tal incumplimiento se halle carente de justificación y sea continuado, duradero e inequívoco (SS. 7-2-1984, 21-2-1990 y 25-1-1991) , circunstancias que no concurren en este caso, según se razonó convincentemente por el Juez a la vista de la prueba documental.

En conclusión, el recurso de apelación ha de ser desestimado en su integridad. Hemos formulado las razones de la competencia objetiva del Tribunal de Marca Comunitaria. Hemos justificado la desestimación de las excepciones formuladas frente a la reconvención, y en particular la de litispendencia y de litisconsorcio pasivo necesario. Hemos desestimado la infracción de lo previsto en el artículo 426 L.E.C. y, por tanto, la solicitud de retroacción de actuaciones por nulidad. Y hemos desestimado las razones de impugnación sustantiva aducidas en relación a la licencia otorgada en relación a la marca 240.218 , en tanto entendemos que la licencia otorgada en su día por la mercantil polaca, registrada en la OAMI, tiene plena eficacia tanto para la entonces su titular como para la actora titular actual que , en cumplimiento de las obligaciones que deriva de dicha concesión temporal, tiene gravada su titularidad con los deberes inherentes a la licencia en exclusiva conferida respecto de la marca de su propiedad y , señaladamente, la de garantizar el uso pacífico de la misma al licenciatario en todos cuantos aspectos están vinculados a la naturaleza del Derecho cedido.

DÉCIMO.- En cuanto a las costas procesales de este recurso, y habiéndose desestimado en su integridad el recurso de apelación deducido por la actora procede imponer expresamente las costas del recurso de apelación al apelante, sin que proceda variar el pronunciamiento en materia de costas contenido en la Sentencia de instancia al ser la estimación sustancial de conformidad, ambos pronunciamientos, con los artículos 398 y 394 LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación deducido por las representación que ostenta el procurador Dª. María Teresa Figueiras Costilla de la mercantil Manuel Jurado S.L. e Inversiones Café Tal de Costa Rica S.L. contra la Sentencia dictada por el juzgado de Marca Comunitaria número 1 de fecha 15 de julio de 2005, debemos confirmarla y la confirmamos en su integridad; y con expresa imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte actora-apelante.

Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación , lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior Resolución por el Ilmo. Sr. ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando audiencia Pública. Doy fe.-