Sentencia CIVIL Nº 733/2019, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 2045/2018 de 05 de Junio de 2019

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 002045/2018
K
SENTENCIA NÚM.: 733/19
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS PURIFICACION MARTORELL ZULUETA LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
En Valencia, a 05-06-2019.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES, el presente rollo de apelación número 002045/2018,
dimanante de los autos de JUICIO ORDINARIO 394/16, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL
Nº 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a LANKHORST EURONETE PORTUGAL SA,
representado por el Procurador de los Tribunales don/ña JESUS ZARAGOZA GOMEZ DE RAMON, y de otra,
como apelado a EURORED SL, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña IGNACIO MONTES
REIG, en virtud del recurso de apelación interpuesto por LANKHORST EURONETE PORTUGAL SA.

Antecedentes

PRIMERO .-La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA en fecha 08-06-2018 , contiene el siguiente FALLO: ' Que estimando la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de la mercantil EURORED, SL, contra la mercantil LANHHORST EURONETE PORTUGAL, SA: I.-Debo declarar y declaro la nulidad de la marca gráfica española nº 2.920.185, titularidad de Lanhhorst Euronete Portugal, SA, por carecer de carácter distinto.

II.-Debo ordenar y ordeno la cancelación del registro de la marca gráfica española nº 2.920.185 para la clase 22, a la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial.

III.-Debo imponer e impongo el pago de las costas procesales generadas en el presente procedimiento a la parte actora y demandada reconvencional, en la cuantía en que se tasen en incidente promovido al efecto.

Debo desestimar y desestimo la demanda principal interpuesta por la mercantil Lanhhorst Euronete Portugal, SA contra la mercantil EURORED, SL, con imposición de las costas a la parte actora.'

SEGUNDO .-Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por LANKHORST EURONETE PORTUGAL SA, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. -Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .-Por la representación procesal de LANKHORST EURONETE PORTUGAL S.A. se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 3 de Valencia en 8 de junio de 2018 , por la que se estima la demanda reconvencional dirigida contra ella declarando la nulidad de su marca nacional 2.920.185(3) otorgada para la clase 22 en 18 de marzo de 2010, registrada en 29 de junio de 2010 por considerar que carece de distintividad que exige el art. 5 de Ley de Marca . Consecuentemente desestima la demanda por infracción de marca y de competencia desleal que había dirigido contra EURORED S.L.

El recurso de LANKHORST EURONETE PORTUGAL S.A. se sustenta en lo siguiente: Error en la valoración de la prueba. Infracción de los art. 217 y 218 LEC vulnerando el art. 5.1 Ley de Marcas , 'distintividad originaria' de la marca de la demandante. Incongruencia de la sentencia al fundar la declaración de nulidad en elementos descontextualizados expuestos en la demanda para sustentar la infracción marcaria denunciada. Distintividad de la marca gráfica compuesta por combinación de colores amarillo y verde trenzados en zigzag. Denuncia error de la resolución al no describir la marca tal y como se encuentra registrada ni referir los productos protegidos por el derecho. Yerra al considerar que son varias las mercantiles que comercializan redes con tales características (colores y combinación) sin que sea una combinación habitual ni ampliamente utilizada en el sector. Tales errores se concretan en: Error en la valoración del informe pericial emitido por el Sr. Luis Alberto (doc. 6 de la demanda): indebida valoración de las declaraciones contenidas de rederos sin valorar el uso constante de la marca en el mercado desde 1.998 (doc. 5).

Error en la valoración del acuerdo transaccional alcanzado con TECNORED (doc. 21 de la demanda).

Documento que viene a justificar el riesgo de confusión que existía con el signo empelado por TECNORED sin que conste que esta mercantil fabricara redes con tales características con anterioridad a la actora.

Error de valoración de la prueba testifical de la Srª. Miriam . Denuncia contradicciones e interés directo en el pleito. De la testifical no se puede concluir el uso habitual de la combinación de colores y disposición. No son relevantes las redes que puedan haber sido fabricadas en India o Portugal, no constan comercializadas en España.

Incongruencia omisiva al no advertir que la marca es registrada para una lista de productos, no solo redes, infracción art. 218 LEC .

Error en la valoración de la prueba. Infracción de los art. 217 y 218 LEC vulnerando el art. 5.1 Ley de Marcas , 'distintividad sobrevenida' de la marca de la demandante. Ausencia de prueba sobre la existencia de otros fabricantes de redes que hayan empleado la combinación en España: i) REZ es comercializada por una empresa del grupo empresarial de la actora; ii) SICOR, no se justifica su comercialización en España y no presenta la misma composición, no hay riesgo de confusión; iii) SAMSON, redacción en inglés de la que se deriva su no comercialización en España, además de tratarse de una combinación diferente.

Carácter notorio de la marca conforme al art. 5.2 LM , distintividad adquirida por el empleo intensivo del signo. Error al valorar la prueba obrante en autos sobre cuota de mercado, volumen e inversión y prestigio de TEH ROYAL LANKHORST EURONETE GROUP BV (líder mundial en el sector), doc. 2, 3, 6 y 7 de la demanda, doc 1,2,3, 4, 5, 6,7 8, 9, 10,11, 12, 12 bis y ter de la contestación a reconvención.

Infracción de derecho a tutela judicial efectiva al inadmitir prueba ( art. 265.3 LEC ). Cuestión intrascendencia ahora ya que se ha admitido la documental referida a REZ en esta alzada.

Se opone EURORED S.L a la apelación alegando: Error en la fundamentación del recurso, no infringiendo la sentencia el art. 218 LEC estado convenientemente motivada, ni el art. 217 LEC en orden a la carga de la prueba.

Considera que la sentencia hace una correcta y ajustada valoración de la prueba practicada, de acuerdo con la acción de nulidad instada conforme a art. 51 y 52 LM , en orden a: Correcta y exhaustiva valoración de prueba sobre la ausencia de carácter distintivo originario de la marca, de manera que no sirve para distinguir el producto ni identificarlo por el destinatario con un concreto origen empresarial. Contrapone la valoración hecha en el recurso con la efectuada en la sentencia para concluir su corrección.

Correcta y exhaustiva valoración de la prueba sobre la ausencia de carácter distintivo sobrevenido de la marca (que confunde con notoriedad), siendo insuficientes las documentales aportadas al contestar a la reconvención e incorrecta la conclusión que alcanza sobre la testifical practicada.

Ad cautelam, pese a que no se impugna en el recurso la desestimación de las acciones de competencia desleal, el oponente realiza manifestaciones al respecto y su correcta desestimación. Igualmente lo hace en relación con otros motivos de nulidad alegados y la ausencia de infracción marcaria.

Finalmente interesa el rechazo de la documental propuesta en esta alzada. Tal documental ha sido admitida por lo que es ociosa cualquier declaración al respecto.



SEGUNDO.- Las sentencia, valorando la prueba practicada, concluye que procede la estimación de la demanda reconvencional, declarando la nulidad de la marca española 2.920.185 (3) por carecer de carácter distintivo exigido en el art. 5.2 b) LM . Tal declaración excluye la infracción marcaria denunciada en la demanda.

En relación con la acción por competencia desleal igualmente entablada en la demanda, es rechazada sin que sea objeto de impugnación por lo que ha quedado firme y ajena al examen de este recurso.

El recurso se articula de manera muy detallada en orden a la insuficiente en unas ocasiones y errónea valoración de la prueba en otras, practicada por la magistrada de instancia. Rechaza las conclusiones alcanzadas en relación con las documentales aportadas, pericial incorporada con la demanda y la testifical de la Sra. Miriam .

Pues bien, la sentencia de instancia contiene elementos de valoración detallados sobre la prueba practicada que, en modo alguno, la hacen merecedora de reproche por insuficiencia o incongruencia. Cierto es que en algún extremo puede haberse obviado algún detalle que no desmerece al acierto de valoración global de toda la prueba en orden a la ausencia de distintividad de la marca.

Antes de abordar tal valoración conviene recordar de manera sintética en que consiste el presupuesto de distintividad que se exige para toda marca. Para ello podemos acudir a la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 98/2016, de 19 de febrero , que señala: 'La distintividad de la marca es su función esencial, que permite su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta con que la marca identifique al producto, sino que es preciso, además, que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca facilita la percepción de que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión, le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.'.

Para valorar tal distintividad de una marca impugnada debemos atender, por un lado, al ámbito aplicativo (los productos y/o servicios para los que está registrada) y con la percepción del público destinatario (SSTJUE casos Freixenet, Henkel, Storck y Develey). Debemos indagar sobre si el signo es apto o no para cumplir esa función esencial de distinguir esos productos y/o servicios de los de otras empresas (función de indicar el origen empresarial).



TERCERO.- Seguiremos el orden propuesto por el apelante en relación con la valoración de las pruebas practicadas sobre el carácter distintivo de la marca titularidad de la actora.

1. Valoración del informe pericial emitido por el Sr. Luis Alberto (doc. 6 de la demanda).

Considera el apelante que la sentencia otorga relevancia errónea a las declaraciones de rederos contenidas en la pericial, ya que estas venían orientadas a acreditar el riesgo de confusión entre la marca de la actora y el signo empleado por la demandada y no para sustentar la distintividad de la primera.

La magistrada interrogó profusamente al perito sobre cómo se llevó a cabo el denominado estudio de mercado, que versó sobre el análisis comparativo de las dos redes (marca una y signo otra) en liza. Es de destacar que se trata de un dictamen pericial que tiene por finalidad justificar el riesgo de confusión y no la distintividad de la marca por lo que resulta difícil extraer de él las conclusiones que pretende la apelante.

Tendrá que convenirse con que la introducción de declaraciones de terceros en el proceso mediante su incorporación a un dictamen pericial, es del todo inapropiada al no estar sometida a contradicción alguna ni control de análisis (en el que se identifica indebidamente signo y producto y empresa), conocimiento o experiencia. Así, una correcta valoración de ales manifestaciones implica la atribución de escasa relevancia en el pleito.

En cualquier caso, como se ha dicho, a los efectos de evidenciar la distintividad del signo en sí mismo, es insuficiente.

Durante el interrogatorio del perito, este señaló que las redes eran solicitadas a los distribuidores por el color y su combinación. Esta cuestión no consta en el informe y se señala como referencia hecha por las empresas al señor Luis Alberto (así lo dice). No se puede concluir de ello que el consumidor considere que los colores (amarillo y verde en esa concreta proporción y combinación, zig zag, propia del trenzado de una cuerda) sea algo más que una característica del producto, la red, la solución a un problema de visualización que se resuelve en este caso con esa combinación de colores.

Por otro lado, no se compadece con lo que declaró la testigo sra. Miriam ni con lo señalado por los propios interrogados en su informe que conocen, varios de ellos, perfectamente los nombres comerciales (Polytit Compact Yellow, Euroline Premium) de cada red.

Carecen de trascendencia las valoraciones que se solicitaron al perito en el juicio sobre el riesgo de confusión. En este sentido, el Letrado demandante preguntó, por ejemplo, sobre la relevancia del diámetro o del color del hilo madre y otros extremos sobre los que un profesional economista, sin duda, no puede responder, pues carece de conocimientos específicos con los que ilustrar al tribunal (ni si queira como consumidor medio).

En todo caso, si asumiéramos la conclusión del informe de que existe el riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial, no podríamos deducir de ello que la concreta combinación de colores tuviera carácter distintivo como presupuesto de validez de la marca.

Por último, sostiene el apelante que, al valorar la prueba, la magistrada no tiene en cuenta el uso constante de la marca desde 1998, años antes al registro. Sobre este extremo, más adelante profundizaremos, aunque se adelanta que no se ha acreditado la intensidad y alcance que pretende la actora en el ámbito geográfico nacional (España).

2. Error en la valoración del acuerdo transaccional alcanzado con TECNORED (doc. 21 de la demanda).

Tal documento es irrelevante en orden a justificar o excluir el carácter distintivo de la marca de la actora.

Que se alcanzara un acuerdo con TECNORED o que esta reconociera un derecho prioritario a la demandante (que formalmente tiene por su registro) no puede ser vinculante en un procedimiento judicial en el que se está dilucidando la validez de la marca, sin que, por otro lado, tal y como señala la apelante, pueda deducirse que TECNORED fabricara redes que incorporasen el signo con anterioridad a la actora.

3. Testifical de la Srª. Miriam .

La sentencia otorga gran probidad a la sra. Miriam . La sala, después de visionar la declaración coincide con la magistrada de instancia en orden a considerarla una testigo experta en el sector (por su condición de reparadora de redes y distribuidora de materiales de pesca desde hace más de 30 años) e imparcial.

Por mucho que se intente atribuir una particular relación con la demandada y un interés privado en el pleito, mantiene relaciones comerciales con ambas mercantiles (de diferentes productos) sin que de su testimonio se intuya esa preferencia denunciada.

Aunque su testimonio es asertivo en muchos extremos, en otros puntos muestra cierta inconsistencia.

Aparece como dubitativo lo que, lejos de restarle credibilidad, aumenta la convicción de que pretende dar una respuesta sincera.

Es concluyente en orden a que la identificación del producto por el cliente no se sustenta en los colores de la red o su combinación, sino que se señala por su nombre comercial (Polytit Compact Yellow, Euroline Premium). Que el empleo de colores destacados en las redes responde a un interés técnico.

Preguntada sobre el riesgo de confusión niega su posibilidad al venir identificado el producto, la red, por el nombre comercial, sin que los colores le sirvan para conocer el origen empresarial ni sea relevante.

Esa misma consideración la hace de sus clientes que no reparan en los colores para seleccionar la red, no de manera distintiva. Es decir, no identifican el color (y combinación) con un producto o empresa, ni lo solicitan salvo que sea para reparar, como es lógico, para que guarde homogeneidad con la red restaurada.

Nada se señala en la apelación sobre la pericial aportada por el demandante, del sr. Joaquín que se dirige, como la de la actora, a valorar el riesgo de confusión, no sobre la distintividad de la marca. Ahora bien, en este caso, fue concluyente al ser interrogado sobre la irrelevancia del color para el consumidor (dotado de cierta especialidad al tratarse de profesionales del sector redero) a los efectos de elegir el producto e identificar la empresa originaria. En este caso, sin ser un consumidor final del producto, este perito tiene mayor aptitud para emitir tal valoración (ingeniero experto en propiedad industrial, no economista como el sr. Luis Alberto ) y, sobre todo, lo hace en el mismo sentido que la sra. Miriam . Esa coincidencia dota de mayor credibilidad aún a la declaración de la sra. Miriam sobre la ausencia de distintividad.

Cierto es que no fue concluyente la sra. Miriam en relación con las empresas fabricantes españolas que emplean el color verde y amarillo (REDES SALINAS, no recuerda; TECNORED, si; REDESMAR: no recuerda; CABOS Y REDES, cree recordar que si; IRC, le fabrica los colores que quiere). Por otro lado, señaló que le visitó hace unos meses TUFROPES desde la india con redes verdes y amarillas. Pero ello no desmerece su testimonio ni afecta a la distintividad de la marca.

4. Hemos de concluir que la sentencia no yerra al advertir que la concreta combinación de verde y amarillo en 'zigzag' empleada en cuerda para formar redes de pesca no es captado por el consumidor como un elemento distintivo de un determinado producto dotado de unas características técnicas o con un origen empresarial concreto. Más bien, se capta como una solución estética o adecuada para ser visualizada la red en el agua y en la oscuridad, no se percibe con vocación distintiva.



CUARTO.- Pese a lo anterior, claro está que es posible adquirir esa distintividad sobrevenidamente (secondary meaning), de manera que el público llegue a asociar ese signo a un concreto producto y empresa.

Pero es que este extremo también ha de rechazarse pues, sea empleada la combinación de colores y forma por más o menos fabricantes, lo cierto es que no se ha demostrado ese uso histórico e intensivo en España por la demandante.

Del documento 2 de la demanda, redactado en inglés, no puede deducirse ni la bondad de la marca que aquí nos trae (con nombre comercial Euroline Premium) ni su comercialización en España. Nótese que en la documentación de la mercantil no consta oficina en España (Portugal, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Sudamérica...). Parece ser que la mercantil dispone de un representante (agento o similar) en España, por lo señalado por el perito, pero desconocemos nada más. Hubiera sido muy útil contar con su testimonio.

Documento 3 de la demanda contiene artículos en publicaciones del sector (esta vez en Español) en los que se explican las excelencias e iniciativas empresariales de la demandante pero no identifican la marca que aquí nos trae.

Documento 7 de la demanda. Sucede lo mismo que con el documento 2.

Documentos 1,2,3, 4 y 5 de la contestación a la reconvención. Se trata de publicaciones de diferentes años (1998, 2011, 2012) FISHING NEWS INTERNATIONAL, WORDLFISHING ¬ AQUACULTURE. En ellas se destaca EUROLINE PREMIUM y la combinación de colores (al marca). Se trata de publicaciones en inglés por lo que no perece dirigidas al público español. FISHING NEWS tiene su sede en Londres con representaciones en USA y Japón (así figura en su página 4); WORLDFISHING se edita en Reino Unido. De ellas no se deduce divulgación mínima en España.

Documento 6, contabilidad relativa al gasto en publicidad entre los años 1998 y 2012. No se concreta si tales gastos se realizan para la concreta marca que aquí nos trae, tampoco el alcance geográfico de la divulgación (no se advierte publicidad en España).

Documento 7. Las listas de precios que se aportan lo son en euros, libras, dólares americanos... de los años 2007 /2008, lo que tampoco justifica la comercialización que se llevó a cabo en España.

Documento 8. Folletos de la demandante sin datar que recogen la marca en cuestión pero que nada aportan en cuanto a la intensidad de comercialización y ámbito geográfico de aquella.

Documento 9. Comunicación por fax en orden a una propuesta de publicidad en una revista española en 1998. No consta que se llevara a cabo tal publicidad, si quiera puntual.

Documento 10. Gasto publicitario entre 2007 y 2013 en las revistas arriba ya indicadas con pagos en Libras. Insuficiente acreditación en España.

Documento 11. Documento y factura emitida en 1998 relativa a Estados Unidos.

Documentos 12, 12 bis y ter. Facturas que incluyen, entre otros productos, Euroline Premium, desde 1998 para clientes americanos, uruguayos, holandeses, noruegos, rusos, noruegos, daneses, Koreanos, Islas Feroe...

A todo lo anterior hay que adicionar lo siguiente. El documento 18 contiene facturas de venta del producto a la mercantil GALFOOD S.A. de Vigo, siendo la primera de 21 de noviembre de 2011. Nos remitimos a los importes que figuran de tales facturas emitidas a lo largo de cinco años y que incluyen otros productos.

Cierto es que se trata de una documentación dirigida a desvirtuar la caducidad de la marca por falta de uso pero se trata de la única prueba útil para justificar el uso de la marca en España. Es la única que podemos considerar relevante y, como es de ver, insuficiente para justificar la intensidad que se pretende.

En este extremo tampoco podemos tomar en consideración de los datos contables ofrecidos por la pericial del Sr. Luis Alberto (demandante) en orden a fijar la indemnización ya que facilita cifras conjuntas de EURONETE (Euroline Premium) entre 2011 y 2015 en varios países: Corea, México, España, Rusia, Canadá e Islas Feroe.

Nótese que en las resoluciones que se reproducen en la apelación (Sentencias de Tribunal de Justicia UE o de Tribunal de Marca Comunitaria español) se toman en cuenta inversiones y comercializaciones realizadas en otros países europeos sin coincidir necesariamente con España por cuanto se trata de marcas comunitarias, no nacionales como es el caso. El ámbito geográfico de la marca es esencial y no ha sido tenido en cuenta.



QUINTO.- Debe confirmarse la valoración efectuada por la magistrada de instancia en orden a no considerar el carácter distintivo de la marca de la actora: la combinación trenzada en cuerda de dos colores verde y amarillo para fabricación de redes de pesca.

Pero sólo para esa concreta aplicación, no para la clase 22 completa descrita en el Registro que reza para '...cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.' La demanda reconvencional va dirigida a la nulidad por falta de distintividad en hilos o cuerdas para redes de pescar. No hace falta más que dar lectura de los fundamentos de la demanda y de esta sentencia para comprobar que la distintividad aplicativa se ha valorado en relación con los extremos atinentes a cuerdas e hilos para redes de pesca.

Esa aplicación es precisamente la que se pretendía proteger por la solicitud de marcas internacionales 897125, 897126 y 897127 (documentos 26, 27 y 28) que se han visto rechazadas por varias oficinas nacionales.

Por ello, procede estimar el recurso en este extremo, resultando incongruente la sentencia al declarar la nulidad de la marca para todos los ámbitos aplicativos descritos.



SEXTO.- Procede así la estimación parcial del recurso de apelación de manera que, de acuerdo con art. 398 LEC , no halugar a imposición de costas del procedimiento.

Esta revocación parcial de la demanda no determina variación en el pronunciamiento de costas en ella contenido.

Todo ello con la devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la DA 15ª LOPJ .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación formulado por la representación procesal de LANKHORST EURONETE PORTUGAL S.A. contra la Sentencia de 8 de junio de 2018 dictada por la Ilma.

Magistrada-juez titular del Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia , que REVOCAMOS PARCIALMENTE, en el sentido de declarar la nulidad de la marca nacional marca nacional 2.920.185(3), aplicada exclusivamente a hilos y cuerdas para redes de pescar Se confirman el resto de los pronunciamientos.

Todo ello sin condena en costas en esta alzada y con la devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.