Sentencia CIVIL Nº 74/2018, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 660/2017 de 10 de Mayo de 2018

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 2

Alicante

Juicio ordinario 660/2017

Sentencia 74/18

En Alicante, a 10 de mayo de 2018

Antecedentes

Primero. El 21 de septiembre de 2017 doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil KARTELL, S.P.A. presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil TODOFURNITURE, S.L. que por turno de reparto correspondió a este juzgado.

Segundo. Mediante Decreto de 16 de octubre de 2017 se admitió a trámite y se emplazó a la demandada.

Tercero. El 20 de diciembre de 2017 doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil KARTELL, S.P.A. y doña María José Soto Soler, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil TODOFURNITURE, S.L. presentaron escrito conjunto solicitando la suspensión del procedimiento por encontrarse las partes en vías de lograr un acuerdo.

Cuarto. Sin llegar a acordarse la suspensión solicitada, el 27 de diciembre de 2017 doña María José Soto Soler, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil TODOFURNITURE, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda.

Quinto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 1 de febrero de 2018. En él comparecieron ambas partes que se ratificaron en sus posiciones, y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Se propuso prueba en los términos que obran en la grabación.

Fue admitida la documental en los términos y por los motivos que obran en el acta de la vista. De acuerdo con ambas partes, se formularon conclusiones por escrito y los autos quedaron vistos para sentencia.

Sexto. El 16 de marzo de 2018, presentadas las conclusiones por escrito, las partes presentaron un escrito por el que pedían la suspensión del procedimiento por encontrarse en vías de llegar a un acuerdo. Se acordó por decreto de 20 de marzo de 2018.

Séptimo. El 18 de abril de 2018 doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil KARTELL, S.P.A. presentó escrito solicitando el alzamiento de la suspensión, lo que se acordó por Diligencia de Ordenación de 28 de abril de 2018, quedando nuevamente los autos sobre mi mesa para resolver.

Fundamentos

Primero. Planteamiento.

La parte actora pretende que se dicte sentencia.

A) En la que se declare:

- Que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de KARTELL, S.P.A. derivados del registro de los Diseños Comunitarios nº 000701461-0018, nº 000701461-0022, nº 000701461-0020, nº 000701461-0031, nº 000701461-0032 y nº 001124911-0010 con la fabricación, comercialización y publicitación de productos denominados mesa 'Berlín', mesa 'Frankfurt', taburete 'Ice', silla 'Courve' y taburete 'Astraus'.

- Subsidiariamente, que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha vulnerado los derechos de Propiedad Intelectual de la demandante que ostenta sobre sus productos mesa 'Top Top' circular, mesa 'Top Top' cuadrada, taburete 'Stone', silla 'Masters' y taburete 'Masters Stool'.

- Que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha vulnerado los derechos de Propiedad Intelectual de la demandante que ostenta sobre sus productos silla 'Louisa Ghost', silla 'Lou Lou Ghost', silla 'Victoria Ghost', silla 'Mademoiselle', taburete 'Charles Ghost' y lámpara 'Bourgie' con la fabricación, comercialización y publicitación de productos denominados silla 'Louis Arms', silla 'Baby Queen' silla 'Victorie', silla 'Flower' y silla 'Stamp', taburete 'Clear Round' y lámpara 'Otilie' respectivamente.

- Subsidiariamente a todo lo anterior, que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha incurrido en actos de competencia desleal consistentes en actos de imitación, actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena y actos contrarios a las exigencias de la buena fe.

- Que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha causado daños y perjuicios a la actora que han de ser indemnizados.

B) Y en consecuencia, que se condene a la misma:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro en la fabricación, importación, exportación, ofrecimiento, comercialización o cualquier otro acto de explotación industrial, incluyendo actos de publicidad o promoción de los productos infractores enumerados.

A retirar a su costa del tráfico económico y a destruir los productos infractores, bajo cualquier denominación así como cualquier otro con las mismas características, así como envases, folletos, carteles, expositores, material fotográfico, etc. y a eliminar del tráfico mercantil -on liney offline- todas las fotografías, ilustraciones, folletos, catálogos o cualquier otra referencia o documento a través de los que se materialice el ofrecimiento comercial de los productos infractores y en particular en las webs www.bigchollo.com, www.superhome.es, wwwsuperstudio.com, www.lomasdemoda.com, http//blog.superstudio.com/2017/04/decoración-geometrica/ y https://twitter.com/SuperstudioWEB.

A la remoción de los efectos producidos por los actos de competencia desleal, incluyendo la retirada del comercio minorista y mayorista y posterior destrucción a costa de la demandada de todas las unidades de los productos infractores.

A indemnizar a la actora en la cantidad correspondiente al beneficio obtenido ilícitamente, con el mínimo del 1% de la cifra de negocio en el caso de los diseños registrados, los gastos de investigación y los daños por desprestigio en el caso de la infracción de la propiedad industrial por valor de 20.000€ y daños morales en caso de infracción de propiedad intelectual y competencia desleal por importe también de 20.000€

A publicar a su costa la sentencia en el diario 'EL MUNDO y en el diario EL PAÍS o subsidiariamente en dos periódicos de tirada nacional y la notificación por medios fehacientes a todos los clientes a los que se les hayan suministrado los productos

A las costas del procedimiento.

Argumenta la actora que es titular de los Diseños Comunitarios Registrados Diseños Comunitarios nº 000701461-001, nº 000701461-0022, nº 000701461-0020, nº 000701461-0031, nº 000701461-0032 y nº 001124911-0010 que están siendo infringidos; que ostenta derechos de propiedad intelectual sobre otros muebles que también están siendo imitados por la demandada; que subsidiariamente todo ello es constitutivo de competencia desleal.

La demandada no reconoce la comercialización en los términos en los que los expone la demandante y niega la existencia de infracción alegando además prescripción en el caso de las acciones de competencia desleal.

Segundo.- Sobre la infracción de los diseños comunitarios registrados

El punto de partida es el Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 diciembre 2001, que en suartículo 10 establece:

1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.

2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo.

El concepto de usuario informado no alcanza a un ciudadano que pueda tener la condición de experto en el sector comercial del que se trata, sino que, tal y como ha destacado ya la Audiencia Provincial de Alicante en sentencia 46/2009 de 29 de enero , En nuestra Sentencia de 21 de febrero de 2008 ( JUR 2008 166384) decíamos que 'no es el consumidor cualquiera, pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes ( artículo 9 de la Ley de Patentes ( RCL 1986939) ) ni, añadimos nosotros, a los integrantes de los círculos especializados del sector' y que 'posee un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector sin llegar a ser especialistas en diseño'. Por otro lado, si proyectamos este concepto de 'usuario informado' al concreto producto litigioso (lámparas) observamos que se trata de un producto de consumo común por el público en el sentido de que cualquier persona puede ser el adquirente del mismo por lo que no son tan importantes en este litigio los dictámenes periciales sino que el propio Juzgador puede colocarse, atendido su nivel conocimientos sobre el sector de la iluminación, en la posición del usuario informado.

En consecuencia, debe ser objeto de apreciación por parte del juzgador esa impresión general que puedan producir en el usuario informado, que no tenga la condición de experto, los productos que son objeto de litigio y ha de hacerse partiendo de la tesis recogida por el Tribunal de Marca Comunitaria entre otras en SAP, Civil sección 8 del 10 de enero de 2014:

Los elementos que permiten concluir que se ha producido la infracción impugnada en el recurso son: el usuario informado, el grado de libertad del autor y la comparación sintética o de conjuntode los dibujos en liza. Y más adelante las diferencias reales existentes en las pistolas que se especifican y destacan en el recurso de apelación relativas al posicionamiento en la camiseta, al tamaño, a determinados elementos configuradores y a los trazos del dibujo se refieren a aspectos puntuales que no impiden concluir la existencia de similitud respecto del conjuntoo globalidad sin que se exija la coincidencia plena de ambos dibujos al referirse el artículo 10 RDMC a la 'impresión general'

Según la prueba documental y la documental fotográfica aportada por la demandada podemos comprobar lo siguiente:

Efectivamente se observa una correspondencia entre los Diseños Comunitarios Registrados nº 000701461-0018 y 000701461-0022, y los productos denominados mesa 'Berlín' de la demandada; el nº 000701461-0020 y el denominado mesa 'Frankfurt'; los nº 000701461-0031, nº 000701461-0032 y el llamado taburete 'Ice'; y nº 001124911-0010 y las llamadas silla 'Courve' y taburete 'Astraus' todos diseños con registro en vigor a la fecha de los hechos (documento nº 23 de la demanda). Examinándolos por separado vemos:

a) Los Diseños Comunitarios Registrados nº 000701461-0018 y 000701461-0022, y la mesa 'Berlín' de la demandada (documento nº 25).

Se observa una estructura extraordinariamente semejante hasta el punto de hablar de una identidad en las formas y cuasi identidad de combinación de materiales opacos y transparentes, apreciando alguna diferencia en el material/color del pie que es a todas luces insuficiente para producir una impresión general distinta en el usuario informado al tratarse de una parte poco relevante y de unas diferencias pocos significativas pues ninguna de las dos presenta mayor peculiaridad en este elemento. Se intuye cierta diferencia en las proporciones, pues la parte superior parece más grande en la mesa de la demandada pero nuevamente es una diferencia insuficiente para hablar de una impresión diferente en el conjunto de la composición.

b) El Diseño Comunitario Registrado nº 000701461-0020 y el denominado mesa 'Frankfurt' (documentos nº 26 y 27).

Se puede dar por reproducido lo anterior en lo concerniente a las similitudes, no apreciándose en este caso ni diferencias en el pie ni en la parte superior, lo que nos lleva a concluir que se trata de una copia idéntica al registro.

c) Los Diseños Comunitarios Registrados nº 000701461-0031, nº 000701461-0032 y el llamado taburete 'Ice' (documentos nº 28, 29 y 30).

La variedad de los diseños registrados obedece exclusivamente a los tonos del cristal translúcido, siendo claro el 0031 y ahumado oscuro el 0032.

El documento nº 28 (igual que el 29 y 30) es absolutamente idéntico al 0031 en una modalidad clara y además sólo el 28 incluye una modalidad muy similar al 0032 en otra de color azul marino. Por lo demás resulta difícil apreciar más diferencias que desde luego no se destacan por la demandada en su escrito de contestación ni pueden apreciarse del examen de las fotografías ya que el contorno es igual y las formas en relieve tampoco parecen presentar diferencia alguna.

d) El Diseño Comunitario Registrado nº 001124911-0010 y las llamadas silla 'Courve' (documento nº 31) y taburete 'Astraus' (documento nº 32).

El diseño es una silla con un respaldo y brazos formado por unas líneas curvas que conforman su singularidad y que son reproducidas en los dos productos de la demandada, existiendo una plena identidad en la silla 'Courve' y una cuasi identidad en el taburete 'Astraus'. Con todo la cuestión referida a éste último es más discutible, ya que sólo presenta unas patas más largas para configurarlo como tal taburete, pero ello le hacer erigirse como un mueble diferente. Es cierto que sólo altera un elemento no definitorio de la singularidad del diseño, poco relevante y que en su conjunto y aun siendo un taburete, se trata de un mueble para el asiento que recoge los elementos esenciales de forma idéntica a los de una silla registrada de tal manera que puede concluirse que produce la misma impresión general.

Tercero.- Sobre la infracción de los derechos de Propiedad Intelectual.

Ejercida como acción principal respecto de sus productos silla 'Louisa Ghost', silla 'Lou Lou Ghost', silla 'Victoria Ghost', silla 'Mademoiselle', taburete 'Charles Ghost' y lámpara 'Bourgie' con la fabricación, comercialización y publicitación de productos denominados silla 'Louis Arms', silla 'Baby Queen' silla 'Victorie', silla 'Flower' y silla 'Stamp', taburete 'Clear Round' y lámpara 'Otilie' (documentos 38 a 73) respectivamente. Y subsidiaria en caso de no estimarse la acción por infracción de Diseño Comunitario Registrado respecto de los analizados en el Fundamento de Derecho anterior.

Estimada la acción, sólo cabe pronunciarse sobre los primeros.

Y ha de hacerse analizando en primer lugar la premisa mayor, cual es si los productos comercializados por la demandante y diseñados por un tercero reúnen los requisitos para ser protegidos como obras amparadas por la Propiedad Intelectual. Pero antes incluso de ello, vemos que se alega por la demandante que el autor de los diseños se llama Pelayo y no se acredita en ningún modo la cesión de los derechos a favor de la actora. Y además es negado de contrario lo que excluye cualquier posibilidad de darlo por acreditado en el presente procedimiento ya que era carga de la actora por aplicación del artículo 217.2 LEC acreditar tanto la autoría como la cesión.

A mayor abundamiento la aplicación del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 6 abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Propiedad Intelectual y en general de la referida norma requiere que la obra, según la jurisprudencia ( Tribunal Supremo -Sentencias de 26 de octubre de 1.992 , 29 de marzo de 1.996 , 7 de junio de 1.995 y 22 de abril de 1.998 )y la Directiva 93/98, de 29 de octubre, tenga cierta 'altura creativa'- Entre otras referencias más recientes:

En principio, la transmisión o grabación en directo de un partido de fútbol carece de la mínima originalidad y altura creativanecesarias para ser considerada como 'obra' protegida por la propiedad intelectual( STS, Civil sección 1 del 25 de junio de 2013 ).

La Sentencia de 24 de junio de 2.004, número 542, se refiere a que no basta una novedad objetiva cualquiera sino que requiere una relevancia mínima y, en el caso que examina, aprecia que la originalidad no es suficientemente significativa para conceder protección a su autor a través de la propiedad intelectual. La apreciación es tanto más importante en la materia que se examina en el presente juicio, en el que la diferenciación entre una obra fotográfica y una mera fotografía, más allá de los supuestos de reproducción, y en el ámbito de la representación, va a recaer en la valoración de una cierta altura creativa. La ponderación de la suficiencia creativa dependerá de las circunstancias de cada caso, pues son diversos los factores y aspectos que pueden incidir, correspondiendo su valoración en principio a los Tribunales que conocen en instancia, a cuyo efecto han de tomar en cuenta la pluralidad de elementos de convicción que hayan podido proporcionarles las partes -periciales, informes de expertos, revistas especializadas, exposiciones, certámenes, premios, etc.( STS, Civil sección 1 del 05 de abril de 2011 ).

De las explicaciones ofrecidas en la demanda parece que la originalidad que le atribuye al actora al diseño de los muebles se centra en el empleo del plástico transparente o metacrilato a unos muebles Luis XV o de inspiración en los mismos. Y eso es lo que se observa en los productos 'Louisa Ghost', silla 'Lou Lou Ghost' y silla 'Victoria Ghost'. Ello evidentemente y para unos productos concebidos para su producción y comercialización masiva es muy difícil que pueda sostenerse que supone una cierta altura creativa, ya que ni el material es demasiado original ni las formas parecen diferir mucho de unos muebles de época. Y la combinación de ambas y la derivación de pequeñas variaciones en las formas no pueden entenderse como suficiente para estar protegida como obra de cierta altura intelectual o artística.

Por su parte la silla 'Mademoiselle', taburete 'Charles Ghost' y lámpara 'Bourgie', parece que son de una inspiración completamente distinta si bien en la primera, la que parece más original, no se practica prueba alguna que nos evidencia el valor artístico que tiene una silla con formas muy comunes, sólo por estar hecha de una material plástico y tener una tapicería en estampado floral. Su indiscutible belleza como muebles (como sucede con todos los examinados) no le confiere esta condición de obra protegida pues no se aprecia altura creativa. El taburete sí que parece que viene limitado en su originalidad al material pues reproduce unas formas muy poco significativas, muy comunes y funcionales. Finalmente, la lámpara acoge una estructura tradicional de lámpara y nuevamente ha de darse por reproducido lo expuesto anteriormente sobre su originalidad que reside exclusivamente en su material que también se traduce en su transparencia.

Cuarto. Sobre la prescripción de las acciones de competencia desleal Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal vigente en el momento de los hechos en la redacción surgida tras la reforma operada por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, establece en su artículo 35 , que reproduce en su primer apartado, aplicable al presente, la redacción del artículo 21 anterior a la reforma:

Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta.

Tras una inicial jurisprudencia fluctuante de la Sala Primera del Tribunal Supremo en lo concerniente a la prescripción de las acciones de competencia desleal en los supuestos de hecho que producen efectos continuados en el tiempo, (se aprecia contradicción entre las sentencias de 30 mayo 2005 y 24 marzo 2006 ) la sentencia del TS de 29 junio 2007 establece que no se inicia el cómputo para la prescripción de la acción de competencia desleal en tanto subsista la situación antijurídica generada por el acto desleal continuado.

Por su parte, en la sentencia reciente de 23 julio 2013 el Tribunal Supremo resuelve que los supuestos de desvío o apropiación de la clientela (realizados en el caso examinado por el Alto tribunal entre los periodos 2004-2006) a partir de éste último año, esto es, en el momento en que concluyó dicha actividad de captación presuntamente desleal, comienza a computarse el plazo de la prescripción.

Así, del examen de la jurisprudencia recaída en aplicación del antiguo artículo 21 de la ley de Competencia Desleal , actual artículo 35 podemos llegar a la siguiente conclusión:

a) En los supuestos de actos que se repiten en el tiempo, el Tribunal Supremo recoge claramente en la sentencia de 29 diciembre del año 2006 , inspirándose en el derecho alemán, que cada acto de competencia desleal da pie a una nueva acción de competencia desleal, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquél al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de los actos anteriores.

b) En los supuestos en los que se realiza una conducta que subsiste en el tiempo (como puede ser colocar el rótulo de un establecimiento que pueda generar confusión en el consumidor) no se produce el inicio del plazo de prescripción hasta que no se produzca el cese de esta situación antijurídica.

c) En los supuestos de actos que se realizan de forma puntual, consumados y agotados, el plazo de prescripción se produce desde el mismo momento de la consumación para la aplicación del plazo de tres años y desde que el legitimado activo tuvo conocimiento de la realización de los mismos, para la aplicación del plazo de un año. A tal efecto es claro que el Tribunal Supremo parte de una premisa, cuál es que un acto de competencia desleal realizado puntualmente en el tiempo, en un momento concreto, puede producir unos efectos que se prolonguen en el tiempo. De hecho podría ser calificado como lo habitual, y casi conditio sine qua non ex legepara que tenga la consideración de acto de competencia desleal, dado que su trascendencia no puede ser mínima, y si no lo es, han de prolongarse al menos algunos de sus efectos durante todo el tiempo que transcurra desde que se realizó hasta que el mismo fue corregido, de tal manera que podemos llegar a la conclusión que todos los actos de competencia desleal producen efectos en el tiempo aunque el acto en sí haya concluido, en la medida en que generan una trascendencia económica para los diferentes operadores afectados que ha de presumirse subsistirá hasta tanto no se cumplan los pronunciamientos de una eventual sentencia de cesación o de retractación. Así, por ejemplo, una información vejatoria sobre un competidor, vertida puntualmente en un momento determinado o en una campaña publicitaria ya concluida, continuará produciendo los efectos de mantener un desprestigio hacia el propio operador económico y hacia sus productos hasta tanto voluntariamente por parte de su autor o en cumplimiento de la sentencia condenatoria se realice una actividad publicitaria en sentido contrario o se publique la sentencia condenatoria que permita un conocimiento al público de que dichas manifestaciones no son ajustadas a la realidad o a la legalidad. Esto es, hasta que, en cierta medida, por tanto, se remuevan los efectos generados como consecuencia de dicha conducta.

En el presente nos encontramos con un supuesto del apartado a) ya que no se acredita por la demandada ese cese en la comercialización de ninguno de los productos objeto del presente, siendo carga de la misma al amparo del artículo 217.3 LEC y no es posible invertir la carga de la prueba aplicando el apartado 7ª del mismo precepto porque el referido cese no es un mero hecho negativo, sino que ha de producirse externalizándolo mediante comunicaciones con terceros, retirada de productos y promociones de los mismos, desapariciones en los sitios webs, etc., que dejan un rastro y que es ciertamente sencillo de demostrar.

Por todo ello procede desestimar la excepción.

Quinto. Sobre las acciones de competencia desleal.

Ejercida como acción subsidiaria de todas pero que sólo procede entrar a examinar respecto de sus productos silla 'Louisa Ghost', silla 'Lou Lou Ghost', silla 'Victoria Ghost', silla 'Mademoiselle', taburete 'Charles Ghost' y lámpara 'Bourgie' con la fabricación, comercialización y publicitación de productos denominados silla 'Louis Arms', silla 'Baby Queen' silla 'Victorie', silla 'Flower' y silla 'Stamp', taburete 'Clear Round' y lámpara 'Otilie' (documentos 38 a 73) respectivamente al haberse estimado las acciones de infracción de diseño industrial en los demás productos controvertidos.

Se ejercitan las acciones por infracción de los artículos 4 , 11 y 12 de la LCD . Veamos los supuestos:

a) Por actos de imitación del apartado 2 del artículo 11 LCD que establece:

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

Al respecto, recuerda la SAP Barcelona Sección 15ª de 29 de junio de 2017 :

Por otra parte, para la apreciación del ilícito concurrencial delart. 11.2 LCD, la jurisprudencia exige la confluencia de tres requisitos positivos y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa [doctrina contenida, entre otras, en laSTS 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008)].

Los tres requisitos positivos son: i) la existencia de una 'imitación', la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos [ SSTS 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008 )];

ii) la imitación debe serlo de creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, las características propias de estos..., y no de las formas de presentación [ SSTS de 9 de junio de 2003 ; 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio y 22 de noviembre de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 10 y 17 de julio de 2.007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008 )]; y

iii) la idoneidad de esta imitación para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, constituyendo la asociación 'la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza' [ SSTS de 11 de marzo de 2.004 y 7 de julio de 2009 (Roj: STS 4441/2009 )].

Los dos requisitos negativos son 'que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley' y 'que no concurra la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación o del aprovechamiento indebido a que se refiere elpárrafo segundo del art. 11.2 LCD ' [ STS 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008 )].45.LaSTS de 5 de mayo de 2017 ROJ: STS 1658/2017- ECLI:ES:TS:2017:1658 afirma que para que concurra el tipo delart. 11.2 LCD'(e)s necesario que la prestación imitada goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirla a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas.

De hecho, la imitación relevante a efectos delart. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal solo es aquella que consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial' que puede identificarse por un componente o por varios elementos. Así lo hemos declarado ensentencias tales como las 887/2007, de 17 de julio, y1167/2008, de 15 de diciembre'.

La concurrencia de los dos primeros requisitos positivos en el presente es indiscutible pues la imitación hasta conformar una copia concurre y es predicable de los productos en sí y no de las presentaciones. El tercero es el que resulta más discutible porque el prestigio de los productos en sí mismos considerados, y los premios que han recibido así como su propio diseñador es precisamente el que determina que existan competidores que consideren conveniente la imitación de los mismos, por lo que no puede llegarse a la errónea conclusión de que grado de conocimiento y prestigio/éxito de los productos es un elemento suficiente para hablar de riesgo de confusión o asociación sobre su origen empresarial. Y ello es así porque de lo contrario se conferiría al diseñador de un producto novedoso y singular una protección más allá del periodo establecido para los diseños industriales sólo por la circunstancia de que hayan alcanzado cierto éxito. Y es que se requiere que la imitación genere un riesgo de confusión que además ha de alcanzar no al autor material del diseño, que parece acreditado que es conocido y prestigiado, sino al origen empresarial, cuyo prestigio y mérito concurrencial (exigida por alguna jurisprudencia menor como AAP Barcelona 11 de junio de 2007 ) no queda acreditado en igual forma, pues aunque pudiere hacer suyo el del autor de los diseños, no sería a él sino a su creador a quien pudiere asociarlos el consumidor medio. Y aunque pudiere ser discutible este punto, he de decantarme finalmente por la desestimación porque la demandada emplea sus propios signos y denominaciones de los productos para su comercialización, aunque en una parte del proceso se puedan emplear los nombres que usa la demandante. Así se pronunció la SAP Girona de 26 de abril de 2007 o la SAP La Rioja de 25 de abril de 2001 . Y todos los nombres de cada uno de los productos son lo suficientemente diferenciados y visibles en su promoción comercial como para excluir cualquier asociación.

Con una excepción que la conforma la silla 'Victoria Ghost', que se comercializa por la demandada como silla 'Victorie' y en donde existe una clara vocación de imitación también en el nombre del producto y no aparece justificada tal coincidencia (como sí podría serlo cualquier referencia 'LUIS' en cualquier de sus variaciones, pues se trata de muebles que imitan el estilo Luis XV). Esta concurrencia de elementos permite hablar de deslealtad de la conducta ya que no sólo produce un evidente riesgo de confusión sino que además es perfectamente evitable.

b) Por actos de aprovechamiento de la reputación ajena.

Que ha de descartarse ya que como recuerda la STS 9 de diciembre de 2010 :

El tipo del artículo 6 responde a la necesidad de proteger la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de que sufra error sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en aquel -sentencia de 20 de mayo de 2.010-. Al mencionar la norma como objeto de la confusión del consumidor 'la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos', se refiere el legislador a los medios de identificación o presentación de la empresa, de las prestaciones o de los establecimientos de otro agente económico en el mercado.

(...)También se proyecta sobre las creaciones formales, bien que reputadas, el artículo 12 -Sentencia de 19 de mayo de 2.008-, mientras que el artículo 11 lo hace a la imitación de las iniciativas empresariales y de las prestaciones ajenas, entendidas éstas en el sentido de creaciones materiales - sentencias de 11 de mayo de 2.000 , 7 de julio de 2.006 y 4 de marzo de 2.010 .

La única imitación en las creaciones formales o presentación es la recogida como desleal en conjunción con la imitación de prestación del supuesto de la silla Victorie, ya expuesto, que no es suficiente para conformar por sí solo una infracción del artículo 12 LCD .

c) Por actos contrarios a la buena fe del artículo 4 LCD

Una alegación que el demandante parece centrar en el hecho de que se imiten prestaciones con una finalidad obstaculizadora del mercado. No obstante lo cual no es la finalidad de la clausula general de la buena fe ofrecer una tutela cuando no concurren cuando no concurren alguno de los elementos de los demás tipos, ya que siendo una precepto el artículo 4 sin duda más amplio, y pudiendo incluso interpretarse como una clausula residual, su función es cerrar el sistema frente a conductas no contempladas, porque las específicamente reguladas tienen sus requisitos que no pueden obviarse con la clausula general.

La sentencia invocada por la demandante de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2014 no es aplicable porque apreciaba obstaculización en el normal desarrollo de una actividad presidida por una exclusividad (la comercialización de camisetas oficiales) que no es el caso presente en donde prima la libre imitabilidad del artículo 11.1 LCD . En el caso enjuiciado toda la actividad promocional de la demandante repercutía en la demandada, que no se abría camino por sus propios méritos concurrenciales.

Con todo, llama la atención la falta de alegación del apartado 3 del artículo 11 de la LCD , a pesar de citar todos los presupuestos para su aplicación. Así vemos que junto a la premisa mayor ya invocada, la imitación, se argumenta sobre la base del artículo 4 la intención de obstaculización. Y no existe obstáculo para entrar a valorar sus presupuestos por el hecho de que no haya sido formalmente invocada como recuerda la STS sección 1 del 19 de junio de 2013 .

Sin embargo, no aparecen acreditados elementos exigidos por la jurisprudencia como el elemento finalista ( SAP Barcelona 26 de septiembre de 2000 ), esto es, pretender que se impida la presencia de la demandada en el mercado o al menos que la conducta sea apropiada para producir este efecto, siendo inexistente la deslealtad en empresas de similar tamaño o cuando la mayor es la demandante ( SAP Barcelona de 3 de diciembre de 2003 ). Así de la documentación aportada consta cierto prestigio del diseñador y de los productos de la demandante, y se desconoce el tamaño de las empresas en liza. Por otra parte la diferencia de precio no es abismal ni se acredita que siempre o sistemáticamente se venda con amplios descuentos por la demandada.

Sexto. Sobre la indemnización de daños y perjuicios y demás acciones ejercitadas.

La responsabilidad de la demandada queda suficientemente acreditada por la abrumadora documental aportada en las actuaciones que demuestra su condición de comercializadora de los productos infractores como consta en las webs en los que se ofrecen y venden, donde a parecen sus datos para el contacto, en las facturas y etiquetas de empaquetado y direcciones que se facilitan (documentos 14 a 22 de la demanda).

Por aplicación de los artículos 54 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial procede estimar la pretensión de la actora.

Habiéndose enviado requerimiento fehaciente no atendido por la demandada (documento nº 80), procede estimar la pretensión indemnizatoria del 55.1 LDI de los beneficios ilícitamente obtenidos con el mínimo del 1 % de la cifra de negocios que se liquidará en ejecución de sentencia por la propia actora tras efectuar requerimiento de exhibición al amparo del 328 y 329 de la LEC, pudiendo en tal caso asistirse de perito.

Obtenida una cifra final con o sin dictamen pericial, se despachará ejecución en la que en el plazo de la oposición la demandada podrá articular y alegar cuantas cuestiones no le parezcan ajustadas a los términos de la presente. Si lo solicitaren las partes, en tal caso será posible la celebración de vista, que asegura la plenitud de los derechos de alegación y prueba y la adecuada defensa de los intereses de cada parte, a la vez que ha permitido la salvaguardia, hasta al menos haber recaído sentencia, de la confidencialidad de los libros de comercio, en los términos de los artículos 30 y ss del CCom .

En la liquidación habrá de tenerse presente lo dispuesto por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012:

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectosdeducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.

Por su parte y respecto de la silla Victoriese ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios del artículo 32.1.5 LCD que incluirá el lucro cesante en los mismos términos que para los productos infractores de la propiedad industrial sin el mínimo del 1% de la cifra de negocio.

Para todos ellos se incluyen también los daños emergentes en forma de gastos de investigación que alcanzan los incluidos en la factura numerada como documento nº 18 (taburete Ice) por importe de 89Ž48€ pero no los 138Ž02€ de la lámpara recogida como documento nº 17 al considerarse que su comercialización no es constitutiva de ilícito alguno.

En cuanto al daño moral y daño por desprestigio, veamos que en sede de marcas (aplicable por tanto a diseños) recuerda su propia doctrina la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante en su SAP de 3 de octubre de 2013: De conformidad con nuestra doctrina jurisprudencial ( STS 28 de febrero de 2008 ) el daño moral tienen por objeto bienes extrapatrimoniales: 'Los daños morales afectan a intereses espirituales del ser humano, es el daño no económico, que puede afectar a la dignidad de la persona (sentencias de 17 de febrero de 2005 y 28 de marzo de 2005) o al dolor físico o anímico (pretium doloris).'

Daño moral por tanto ni se acredita ni se alega en debida forma. Y en cuanto al daño por desprestigio del artículo 55.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y amparada también en la previsión genérica del artículo 32.2 LCD , se alega por la demandante que los productos comercializados por la demandada son de inferior calidad aunque sólo se aporta prueba de uno de ellos, la lámpara ICE, documento nº 81. En el mismo vemos, sin embargo, un reportaje fotográfico al detalle que sólo acredita pequeños desperfectos que bien han podido ser causados por el transporte y que no nos permiten concluir ni que sean de especial relevancia ni que puedan presumirse generalizados en los productos comercializados por la demandada, que por otro lado tampoco se demuestra que sus precios de venta sean por lo general muy bajos.

No queda suficientemente probado por tanto la existencia de daño moral o por desprestigio, que no se presume ni puede considerarse ex re ipsa, siendo por tanto, carga de la demandante su prueba como recuerda la STS de 31 de mayo de 2011 que dispone que:

La doctrina expuesta es conforme a las sentencias de esta Sala (salvo algunas excepciones), no solo en materia de patentes, sino también en otras modalidades de Propiedad industrial y en competencia desleal. Y en tal sentido cabe citar las Sentencias de 25 de octubre de 2002 y, sobre todo, la de 17 de julio de 2008 , número 692, que resuelve directamente cuestiones similares a las que se plantean en el presente proceso. Dice dicha Sentencia con referencia al art. 64.1 LP que dicho precepto 'no establece una presunción legal de existencia del daño, ni 'iuris et de iure', ni 'iuris tantum', dado que la expresión ' en todo caso ' se refiere a la responsabilidad objetiva, es decir al criterio de imputación de la responsabilidad, que, a diferencia de los restantes supuestos de explotación, distintos de los mencionados (que son fabricación, importación de objetos o utilización del procedimiento), no es preciso, para que opere la responsabilidad, el requerimiento para que se cese en la violación, o culpa o negligencia, tal y como se deduce del texto del apartado 2, en relación con el 1, del propio artículo 64 LP '; y añade más adelante en relación con la prueba del daño que 'la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia ('an') como su importe ('quantum'), si bien, de conformidad con la previsión del art 360 Ley de Enjuiciamiento Civil 1881 [aplicable al caso], en tanto la realidad del daño habrá de probarse en todo caso en el juicio declarativo, en cambio, las bases de fijación y/o la cuantificación cabe diferirlas a ejecución de sentencia cuando la prueba no haya podido tener lugar en el proceso de declaración. Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que 'habla la cosa misma' (' ex re ipsa '), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Entre otras numerosas Sentencias se pueden citar las de 25 de febrero y 19 de junio de 2.000 , 29 de marzo de 2.001 y 23 de marzo de 2.007 . La doctrina expuesta es también aplicable en materia de propiedad industrial y competencia desleal, y en concreto en sede de derecho de patentes. La aplicación de la doctrina general sobre la necesidad de prueba de la existencia de los daños y perjuicios y relación de causalidad se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas 20 de julio de 2.000; 15 de octubre de 2.001; 3 de febrero, 23 y 29 de septiembre de 2.003), pudiendo mencionarse en relación con patentes las de 5 de abril de 2.000 y 25 de octubre de 2.002. La aplicación de la doctrina ' ex re ipsa ' en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones - SS., entre otras, 23 de febrero de 1.999 , 21 de noviembre de 2.000 , 10 de octubre de 2.001 , 3 de febrero de 2.004 -, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2.005 ), en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla ' ex re ipsa ' ( SS. 29 de septiembre de 2.003 y 3 de marzo de 2.004 , entre otras), ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente.

En resumen, una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba. La apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia. Lo expuesto no se desvirtúa por las Sentencias alegadas en el recurso, porque, aparte de que de las mismas no cabe deducir un criterio unitario (unas se refieren a la determinación del 'quantum', o a la valoración de bienes inmateriales, otras contienen soluciones para los casos que se enjuician), en cualquier caso, como ya se ha dicho, no hay una doctrina jurisprudencial que permita fundamentar una presunción legal de existencia del daño en todo caso de violación de una patente. Por otra parte debe señalarse que tampoco, aún declarada la existencia del daño, cabe diferir para ejecución su cuantificación sin justificar que la misma no ha podido tener lugar en el proceso declarativo. No tiene sentido hablar de 'probatio diabolica' cuando la situación en que se encontraría el juez de la ejecución es, cuando menos, la misma que la del tribunal que conoce del proceso de declaración, y asimismo carece de sentido hablar de situación de indefensión, con perspectiva de infracción del art 24 CE , cuando la parte pudo proponer y practicar todas las pruebas precisas sobre los extremos que con minuciosidad se exponen en la sentencia recurrida, siendo por lo demás más conforme a la bilateralidad del derecho a la tutela judicial efectiva que la cuantificación se realice, cuando ello es posible, en el proceso de declaración, por razones de economía procesal y de facilitar al litigante condenado la posibilidad de cumplimento voluntario, evitando la agravación económica que supone el proceso de ejecución'.

En cuanto a la publicación de la sentencia prevista en el 53.1 f) y el 32.2 LCD y la notificación a personas interesadas del primero de los preceptos, cabe concluir que la intensidad de la infracción y su amplia presencia en diversos portales y webs hacen aconsejable la condena a la publicación del Fallo en los diarios EL PAÍS o EL MUNDO alternativamente a elección de la demandada, pero no, por manifiestamente desproporcionada a las circunstancias concurrentes, la publicación en ambas o la comunicación expresa a los operados con los que hayan mantenido relaciones comerciales la demandada, sin perjuicio de que aquellos que aún tengan ejemplares con fines comerciales deberán ser retirados a instancia de la demandada pero no como pronunciamiento expreso de comunicación sino dentro del cumplimiento del deber de retirada de los objetos infractores.

Séptimo. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y en atención a la estimación parcial de la demanda, no se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

Fallo

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil KARTELL, S.P.A. contra la mercantil TODOFURNITURE, S.L. y en consecuencia:

A) Declaro:

- Que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de KARTELL, S.P.A. derivados del registro de los Diseños Comunitarios nº 000701461-0018, nº 000701461-0022, nº 000701461-0020, nº 000701461-0031, nº 000701461-0032 y nº 001124911-0010 con la fabricación, comercialización y publicitación de productos denominados mesa 'Berlín', mesa 'Frankfurt', taburete 'Ice', silla 'Courve' y taburete 'Astraus'.

- Que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha incurrido en actos de competencia desleal consistentes en actos de imitación de la demandada en la comercialización de la silla 'Victorie'.

- Que la mercantil TODOFURNITURE, S.L. ha causado daños y perjuicios a la actora que han de ser indemnizados.

b) Condeno a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro en la fabricación, importación, exportación, ofrecimiento, comercialización o cualquier otro acto de explotación industrial, incluyendo actos de publicidad o promoción de los productos infractores enumerados.

A retirar a su costa del tráfico económico y a destruir los productos infractores, bajo cualquier denominación así como cualquier otro con las mismas características, así como envases, folletos, carteles, expositores, material fotográfico, etc. y a eliminar del tráfico mercantil -on liney offline- todas las fotografías, ilustraciones, folletos, catálogos o cualquier otra referencia o documento a través de los que se materialice el ofrecimiento comercial de los productos infractores y en particular en las webs www.bigchollo.com, www.superhome.es, wwwsuperstudio.com, www.lomasdemoda.com, http//blog.superstudio.com/2017/04/decoración-geometrica/ y .

A la remoción de los efectos producidos por los actos de competencia desleal, incluyendo la retirada del comercio minorista y mayorista y posterior destrucción a costa de la demandada de todas las unidades de los productos infractores.

A indemnizar a la actora en la cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (89Ž48€) en concepto de daño emergente y las cantidades que por lucro cesante resulten en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Sexto de la presente.

A publicar a su costa el fallo la sentencia en el diario EL MUNDO o en el diario EL PAÍS.

C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman Salvador Calero García, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE , a diez de mayo de dos mil dieciocho.