Sentencia CIVIL Nº 743/2022, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 9, Rec 894/2016 de 29 de Julio de 2022

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549749

FAX: 935549759

E-MAIL: mercantil9.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120168008678

Procedimiento ordinario - 894/2016 -D1

Materia: Demandas propiedad industrial

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 5080000004089416

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Concepto: 5080000004089416

Parte demandante/ejecutante: RESINES OLOT SL

Procurador/a: Miguel A. Montero Reiter

Abogado/a: NÚRIA FERRANDIZ UMBON Parte demandada/ejecutada: INNOVACION EN DISEÑO ESPAÑOL EN ALUMINIO S.L.

Procurador/a: Ricard Simo Pascual

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 743/2022

Magistrada-juez:Montserrat Morera Ransanz

Lugar:Barcelona

Fecha:29 de julio de 2022

Antecedentes

PRIMERO.-El día 14 de diciembre de 2016 la actora interpuso demanda de juicio ordinario contra la demandada en ejercicio de una acción de infracción marcaria, acumulada a una acción de indemnización de daños y perjuicios, así como a una acción de nulidad por registro de mala fe de la marca titularidad de la demandada y, subsidiariamente, una acción de competencia desleal.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda se dio traslado a la demandada, que presentó escrito de contestación. Convocadas las partes a la audiencia previa, se celebró el día 18 de mayo de 2017, en la que se acordó de oficio dar traslado a las partes sobre la posible falta de competencia objetiva de este Juzgado para conocer las acciones ejercitadas. Tras dicho acto, la actora solicitó la desacumulación de la acción de infracción de las dos marcas comunitarias de su titularidad, por ser de competencia objetiva del Juzgado de Marca Comunitaria, quedando la acción de infracción marcaria limitada a la marca española titularidad de la actora.

TERCERO.-La audiencia previa se reanudó el día 2 de octubre de 2019, compareciendo ambas partes en debida forma. Tras los hechos nuevos puestos de manifiesto por las partes, la actora desistió de las pretensiones relativas al nombre de dominio 'indecasa.com' (por haber sido ya concedida la titularidad a la actora y haber sido registrado a su nombre) y al nombre de dominio 'indecasaed.com' (por cuanto la demandada no renovó dicho dominio). Con ello quedó sin objeto la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la demandada (que se refería a la titularidad del dominio 'indecasa.com' a favor de D. Felipe). La demandada solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad civil, acordándose la suspensión de la audiencia previa. Mediante auto de 13 de enero de 2020 se acordó la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil.

CUARTO.-Mediante escrito conjunto de 8 de junio de 2022 las partes solicitaron el alzamiento de la suspensión. El pasado día 18 de julio se reanudó el acto de la audiencia previa, compareciendo solamente la actora. Siendo la única prueba propuesta la documental, quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-Acciones ejercitadas. Depuradas las pretensiones de las partes, son tres las acciones cuyo ejercicio mantiene la actora:

-la acción de infracción de la marca de su titularidad 'INDECASA' (marca española número 2.389.261, registrada para la clase 20):

-la acción de nulidad por registro de mala fe de la marca titularidad de la demandada ' INDECASA ED' (marca española número 3.608.677, registrada para la clase 20):

Subsidiariamente ejercita una acción por actos de competencia desleal (actos de confusión).

SEGUNDO.- Hechos probados.

-La mercantil Indecasa, S.A. era titular de diversas marcas, una de las cuales es la marca española número 2.389.261 (INDECASA) registrada para la clase 20 (muebles y mobiliario). Dicha mercantil venía usando la citada marca en el mercado, tanto español como internacional, en el sector de los muebles de interior y exterior, desde el año 1963.

-Mediante auto de 10 de marzo de 2014 del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona fue declarado el concurso de acreedores de Indecasa, S.A. En el mes de marzo de 2016 se abrió la fase de liquidación y se acordó la disolución de la sociedad. En el mes de junio de 2016 se aprobó el plan de liquidación, entre cuyos activos se encontraba la citada marca española.

-Algunos diseñadores y colaboradores de Indecasa, S.A. constituyeron en el mes de marzo de 2016 una nueva sociedad (Indea, S.L., aquí demandada) para continuar realizando la misma actividad que la mercantil disuelta (la fabricación y comercialización de mobiliario de interior y exterior), con la finalidad de que no se perdiera el 'know-how' adquirido por la concursada, que gozaba de gran prestigio en el sector del mueble.

-Pese a la disolución de Indecasa, S.A., la demandada siguió utilizando el signo Indecasa primero mediante la web www.indecasa.comy después a través de la web www.indea64.com, (al que se redirigía la web indecasa.com).

- El día 12 de abril de 2016 la demandada solicitó ante la OEPM el registro la marca INDECASA ED, que le fue concedida el día 21 de septiembre de 2016 (marca españolanúmero 3.608.677 para la clase 20).

-Para la realización de la marca española INDECASA, conforme al plan de liquidación, presentaron ofertas tanto la actora como la demandada (el 29 de septiembre de 2016), siendo adjudicada a la actora el día 3 de octubre de 2016.

-Los días 27 de octubre y 9 de noviembre de 2016 la actora requirió mediante burofax a la demandada para que cesara en el uso de la marca INDECASA, retirara el registro de la marca INDECASA ED y cediera a la actora la titularidad del nombre de dominio de Indecasa.com. El día 17 de noviembre de 2016 la demandada respondió a dichos requerimientos admitiendo que conocía que la marca española INDECASA había sido adjudicada a la actora y justificando la solicitud del registro de la marca INDECASA ED ' por razones nostálgicas y/o sentimentales', pero 'sin ningún ánimo de activar su utilización', asumiendo el compromiso de no usar la marca INDECASA ES en el tráfico económico.

TERCERO.- Infracción marcaria

El art. 34 LM dispone en su apartado 1º que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y en su apartado 2º permite al titular de la marca registrada prohibir a terceros que utilicen en el tráfico económico su marca sin su consentimiento cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Para la aplicación de este precepto es preciso atender a tres circunstancias:

- la identidad o semejanza entre los signos,

- la identidad o similitud entre los productos o servicios, y

- la posible existencia de un riesgo de confusión entre el público, que incluye el riesgo de asociación.

Existe riesgo de confusión, en sentido estricto, cuando el consumidor, por la similitud de los signos y/o de los productos o servicios, no distingue el origen empresarial de los mismos. Subespecie del riesgo de confusión es el riesgo de asociación, que se da cuando el consumidor, a pesar de diferencias de las marcas contrapuestas, cree equivocadamente que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (en tal sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 ( TJCE 1998, 220), Canon, C-39/1997, apartado 29, y de 22 de junio de 1999 (TJCE 1999, 138) , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/1997, apartado 17).

En búsqueda de una interpretación uniforme de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido sancionando los criterios a la luz de los que procede declarar o no la existencia del riesgo de confusión, convertidos así en reglas del ordenamiento comunitario. Los criterios son los siguientes:

1º) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, al fin, la impresión de conjunto que los signos confrontadados puedan producir en el consumidor medio, el cual normalmente los percibe como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997( C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999( C-342/97)).

2º) Lo expuesto no impide que, en particular, se tomen en consideración, para darles la importancia que merecen, aquellos elementos distintivos que resulten los dominantes en el conjunto ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)).

3º) La apreciación global del riesgo de confusión exige atender a la interdependencia que existe entre los distintos factores a tomar en consideración y, en particular, la similitud de los signos confrontados y los productos designados con ellos, de manera que un grado bajo de similitud entre dichos productos puede ser compensado por otro elevado de similitud entre los signos y a la inversa ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C- 39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97)).

4º) Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997(C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999( C-342/97)).

5º) Además de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación ( arts. 34.1b) LM y art. 5.1.b) Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988), por más que éste no constituya una alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)), al identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra (sobre ello, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C- 39/97)).

6º) La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (STJCE 1997/232, asunto Sabel, apartado 23, y TJCE 199/138, asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schufabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

Las marcas deben ser confrontadas de forma global, con todos los elementos que las integran. Como indica la jurisprudencia, el examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstracto de los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto por lo que debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos. Por ello hay que comprobar la similitud de los signos confrontados en abstracto, por lo que a efectos de este enjuiciamiento no es relevante la forma en la que la actora usa sus signos o los presenta a sus propios clientes, sino que lo único trascendente son los signos en sí mismos considerados, en la forma en que los tiene registrados.

En este sentido se pronuncia la Sentencia núm.87/2014 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de marzo de 2014, en análisis de la infracción de dos marcas LÂ?OLIVA Y LÂ? OLIVÉ registradas para servicios de restauración: ' 6. Es completamente irrelevante, desde la perspectiva del examen del riesgo de confusión en este ámbito, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la competencia desleal, el carácter y la categoría de cada uno de los establecimientos que usan el signo. Lo único relevante es que la actora tiene registrados sus signos para los servicios de restauración y bar y que la demandada lo usa precisamente en un establecimiento de restauración. Por tanto, los productos y servicios no son distintos sino idénticos a efectos de enjuiciamiento del riesgo de confusión en el ámbito marcario, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos'.

La aplicación de cuanto antecede al presente caso conlleva la estimación de la acción de infracción marcaria, pues puede afirmarse que la demandada ha infringido la marca de la actora. En efecto,debemos analizar la similitud de los servicios y de los signos utilizados para determinar si hay o no riesgo de confusión y/o asociación.

En cuanto a los productos y servicios que distingue la marca registrada de la actora y la marca registrada de la demandada, observamos que son idénticos, pues ambas marcas identifican productos de la clase 20 (muebles y mobiliario) y se dirigen al mismo público consumidor.

En cuanto a la comparación de los signos, podemos afirmar que coinciden los elementos fonético, denominativo, conceptual y gráfico. En efecto, el elemento predominante y característico en ambos es 'indecasa', que fonéticamente se pronuncia igual y representa el mismo concepto, pues el término 'ed' es totalmente secundario. Además, se utiliza la misma tipología de letra, quedando el término 'ed', que es el único elemento que distingue a ambos signos, totalmente relegado a un segundo plano, con tamaño y una intensidad mucho menor al término 'indecasa'. Todos estos aspectos son suficientes para entender que existe riesgo de confusión.

Por todo ello, debo estimar la acción de infracción, por existencia de riesgo de confusión, puesto que, al existir identidad absoluta en los servicios y una similitud muy elevada entre los signos, concurre riesgo de confusión, ya que el consumidor medio, en una apreciación de conjunto de ambos signos, incurrirá en una evidente confusión sobre el origen empresarial de los servicios ofrecidos, existiendo así infracción en los términos del antes citado art. 34.2.b) LM.

Declarada la infracción marcaria, solicita la actora que se condene a la demandada a cesar en el uso del signo 'Indecasa' y a indemnizarle en la cantidad de 2.008'15 euros por daño emergente y en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia en concepto de lucro cesante (en base a los criterios del beneficio obtenido por el infractor, de la regalía hipotética y del 1% de la cifra de negocios), así como a retirar los productos infractores, a publicar la sentencia a su costa y a pagar una multa coercitiva diaria a determinar en ejecución de sentencia.

En cuanto a la condena al cese de la conducta infractora y a retirar los productos infractores, dispone el art. 41.1.a) y c) LM que el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar la cesación de los actos que violen su derecho y que 'se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca'. En el presente caso, la condena al cese y a la retirada de los productos infractores está ya vacía de contenido, pues la única prueba practicada sobre el uso del signo 'Indecasa' por la demandada es la que obra como documentos 33 y 35 de la demanda (actas notariales de 18 y 28 de noviembre de 2016), que acreditan que en esas fechas la demandada utilizó el signo 'Indecasa'a través de la web www.indecasa.com(que era propiedad de la extinguida Indecasa, S.A.) y después a través de la web www.indea64.com(propiedad de la demandada).

Ahora bien, si tenemos en cuenta que en el mes de febrero de 2017 el nombre de dominio www.indecasa.comya no estaba operativo y que en la web www.indea64.comya no aparecía ninguna referencia a 'Indecasa' (tal como se acredita mediante el acta notarial que obra como documento 13 de la contestación), podemos afirmar que desde ese mes de febrero de 2017 la demandada ya no utiliza (al menos, no consta ni se ha acreditado que utilice) el signo 'Indecasa', por lo que la condena al cese no tiene razón de ser, pues ya no existe conducta infractora que deba cesar, ya que laactividad ilícita dejó de producirse en el mes de febrero de 2017. Tampoco cabe la condena a la retirada de productos infractores, pues no consta que existan productos infractores como tal, sino que el uso del signo 'Indecasa' se realizaba a través de aquellas páginas web.

Tampoco cabe imponer ninguna multa coercitiva (que debería imponerse, de existir conducta infractora, hasta el cese de la misma), pues si la condena al cese ha perdido su razón de ser, también la ha perdido la imposición de multas coercitivas, que necesariamente van vinculadas al cese de la actividad infractora, y por ello el art. 44 LM dispone que 'cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación'. Siendo, pues, la condena al cese un presupuesto necesario para la imposición de multas coercitivas, y no procediendo en este caso tal condena al cese (pues ya no existe actividad infractora que deba cesar), tampoco procede la indemnización coercitiva diaria interesada en la demanda.

En cuanto a la condena al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados, el daño emergente se cuantifica en 2.008'15 euros por la suma del importe de los burofax y de los informes de investigación cuyo coste ha asumido la actora. Ha lugar a estimar la condena al pago de dichas cantidades, de conformidad con el art. 43 LM que, al establecer las normas sobre el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, dispone que la cuantía indemnizatoria podrá incluir los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción. Tales gastos no han sido controvertidos por la demandada.

En cuanto al lucro cesante, debe tenerse en cuenta, como se ha referido, que la única prueba practicada por la actora sobre la conducta infractora (esto es, sobre el uso del signo 'Indecasa' por la demandada) es la que consta como documentos 33 y 35 de la demanda, que son actas notariales emitidas los días 18 y 28 de noviembre de 2016, que certifican que esos días la demandada utilizó el signo 'Indecasa' en la web www.indecasa.comy después a través de la web www.indea64.com. Ahora bien, si partimos de que la sociedad demandada fue constituida en el mes de marzo de 2016 y de que en el mes de febrero de 2017 ya había cesado la conducta infractora, podemos afirmar que no existió en realidad lucro cesante, por dos motivos. En primer lugar, porque la infracción se produjo apenas durante 11 meses y, en segundo lugar porque, tratando de indemnizar el lucro cesante la ganancia dejada de obtener por la actora a consecuencia de la infracción, aquel periodo de once meses se reduce aún más, ya que la actora adquirió la marca 'Indecasa' en el mes de octubre de 2016, de modo que el periodo relevante a efectos de valorar la existencia de lucro cesante se reduciría a cuatro meses. Por lo tanto, no cabe estimar (ni se ha acreditado) que haya existido lucro cesante o perjuicio económico por la utilización en esas páginas web del signo 'Indecasa' por parte de la demandada durante esos cuatro meses (de octubre de 2016 a febrero de 2017).

Por último, solicita la actora que se condene a la demandada a publicar la sentencia a su costa, siendo ello procedente de conformidad con el art. 41.1. f), que permite al titular de la marca solicitar la 'publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas'. En este caso se interesa que se publique en un diario de circulación nacional, en un diario regional y en una revista especializada del sector, que la actora designará en la fase de ejecución de sentencia.

Todo ello conlleva la estimación de la acción de infracción y la estimación parcial de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que queda reducida a la cantidad de 2.008'15 euros.

CUARTO.- Nulidad de marca por registro de mala fe.

Alega la actora que la demandada actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca de su titularidad INDECASA ED.

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 23 de noviembre de 2020 (ponente, D. Ignacio Sancho) se pronunció sobre esta cuestión, recogiendo la jurisprudencia española y europea dictada en relación con la nulidad de la marca por haber sido registrada de mala fe, en virtud del art. 51.1.b) LM en relación con el art. 2.2 LM. Dicha STS concluye: ' No consta que el registro de la marca española se hiciera para obstaculizar una eventual y previsible entrada de la demandante en el mercado español, ni para especular, sino para usarla. De hecho, empezó a usarse al poco tiempo de ser registrada. El registro se hizo porque la marca era atractiva, en sí misma, pero no porque con ella pudiera aprovecharse el demandado del prestigio de la demandante, esto es, no conllevaba su uso ningún aprovechamiento desleal de la reputación ajena.'

La aplicación de cuanto antecede al presente caso conlleva la estimación de la acción, pues cuando la demandada respondió a los requerimientos que le dirigió la actora (documentos 8 y 9 de la contestación), reconoció que conocía que la marca española INDECASA había sido adjudicada a la actora y justificó la solicitud del registro de la marca INDECASA ED 'por razones nostálgicas y/o sentimentales', pero ' sin ningún ánimo de activar su utilización', asumiendo el compromiso de no usar la marca INDECASA ES en el tráfico económico (documento 32 de la demanda)

La única intención de registrar la marca INDECASA ED fue, como reconoce la propia demandada, poder seguir usando el signo 'Indecasa' en sus productos, aprovechando el prestigio (reconocido por todas las partes) que tenía la ya disuelta Indecasa, S.A. ante el temor de que la marca indecasa no fuera adjudicada a nadie en el concurso y ' evitar que una marca de tantos años y prestigio pudiera quedar en el olvido' (según se manifiesta literalmente en la contestación). Debe destacare además que la actora no pudo oponerse a la solicitud de registro de la marca INDECASA ED (solicitado en el mes de abril de 2016) porque no adquirió la titularidad de la marca INDECASA hasta el 3 de octubre de 2016.

Siendo, pues, clara y expresa la voluntad de la demandada de no utilizar en el mercado la marca que registró (INDECASA ED) debe entenderse que lo hizo de mala fe, de conformidad con la interpretación que ha dado del concepto comunitario de 'mala fe' el TJUE en su sentencia de 29 de enero de 2020 (C-371/2018 ), que a continuación se reproduce parcialmente, en lo que aquí interesa:

73.En lo que se refiere, en primer lugar, a si el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 (LA LEY 2356/1988) deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe, en el sentido de dichas disposiciones, debe recordarse que dichas disposiciones prevén, en esencia, que podrá declararse la nulidad de una marca cuando al presentar la solicitud de dicha marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.Ni el Reglamento ni la Directiva ofrecen una definición del concepto de 'mala fe'. Sin embargo, debe señalarse que este concepto constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión y que, a la vista de la necesidad de una aplicación coherente del sistema de marcas nacionales y de la Unión, debe interpretarse de la misma manera en el contexto de la Directiva 89/104 (LA LEY 2356/1988) y en el del Reglamento n.º 40/94 (véase, por analogía, la sentencia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries, (LA LEY 85238/2013) C-320/12 , EU:C:2013:435 , apartados 34 y 35).

74.El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de 'mala fe' presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (LA LEY 127382/2019), C-104/18 P, EU:C:2019:724 , apartado 45 y jurisprudencia citada).

75.Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 (LA LEY 2356/1988) se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, (LA LEY 127382/2019) C-104/18 P, EU:C:2019:724 , apartado 46).

76.Ciertamente, el solicitante de una marca no está obligado a indicar, ni siquiera a conocer con precisión, cuando presenta su solicitud de registro o cuando esta es examinada, el uso que hará de la marca solicitada y dispone de un plazo de cinco años para hacer un uso efectivo conforme a la función esencial de la marca [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), (LA LEY 127391/2019) C-541/18 , EU:C:2019:725 , apartado 22].

Por último, para apreciar la mala fe del solicitante debe tenerse en cuenta que, tal como la misma demandada reconoció en su respuesta a los requerimientos que le dirigió a la actora, al solicitar el registro de la marca ya tenía conocimiento de que la marca INDECASA había sido adjudicada a la actora. Al respecto, debemos traer a colación la reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 5 de julio de 2022 (ponente, D. Ignacio Sancho) según la cual ' para el análisis de si en este caso concreto las marcas fueron registradas de mala fe, podemos tener en cuenta, también los criterios aportados por la STJUE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 ), al interpretar el art. 51.1.b) RMC:

'para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

'- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

'- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como

'- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita'.

Por todo ello, debe declararse la nulidad de la marca INDECASA ED, por mala fe en su registro.

En consecuencia, no procede entrar a examinar la acción de competencia desleal, no sólo porque ha sido ejercitada de modo subsidiario, sino también por la aplicación del principio de complementariedad relativa entre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseño, etc...) y la normativa represora de la competencia desleal.

QUINTO.- Costas.De conformidad con el art. 394.2 LEC, y tratándose de una estimación parcial, sin que se aprecie temeridad en la actuación de ninguna de las partes, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ESTIMO PARCIALMENTE la demandainterpuesta por Resinas Olot, S.L.contra Innovación en Diseño Español en Aluminio, S.L.y, en consecuencia:

- declaro la nulidad de la marca titularidad de la demandada 'INDECASA ED' (marca española número 3.608.677, registrada para la clase 20)

- declaro que la demandada ha infringido la marca titularidad de la actora 'INDECASA' (marca española número 2.389.261, registrada para la clase 20):

- condeno a la demandada a indemnizar a la actora en la cantidad de 2.008'15 euros y a publicar la sentencia a su costa en un diario de circulación nacional, en un diario regional y en una revista especializada del sector, que la actora designará en la fase de ejecución de sentencia.

No se imponen las costasa ninguna de las partes.

Notificad esta resolución a las partes, y hacedles saber que no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la misma ( art. 455 y ss LEC), previa consignación de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no se admitirá el recurso.

Acuerdo que, una vez firme la presente sentencia, se proceda a la cancelación del registroen la Oficina Española de Patentes y Marca, así como la publicaciónde la misma en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Líbrense a tales efectos los correspondientes mandamientos.

Notificad esta resolución a las partes, y hacedles saber que no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la misma conforme a lo previsto en los arts. 455 y siguientes de la LEC, acreditando haber consignado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese su original al libro de sentencias de este Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.Esta resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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