Sentencia CIVIL Nº 744/2022, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 955/2021 de 07 de Octubre de 2022

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28

MADRID

C/ Santiago de Compostela 100, Planta 9 - 28035

Tfno: 914931988/9 Fax: 914931996

Rollo: RECURSO DE APELACION 955/2021

Proc. Origen: Procedimiento Ordinario 1457/2018

Órgano Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid

Recurrente: D. Eusebio

Procurador: D. EMILIO MARTÍNEZ BENÍTEZ

Abogado: D. JOSÉ LUIS REQUERO FERNÁNDEZ

Recurrida: BUSINESS BROS, S.L.

Procurador: Dña. BELÉN JIMÉNEZ TORRECILLAS

Abogado: D. JESÚS JUGUERA GÁLVEZ

S E N T E N C I A nº 744/2022

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZD. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO (ponente)

En Madrid, a siete de octubre de dos mil veintidós.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don Ángel Galgo Peco, Don Alberto Arribas Hernández y Don José Ignacio Zarzuelo Descalzo, ha visto el recurso de apelación, bajo el número de Rollo 955/2021, interpuesto contra la Sentencia de fecha 2 de junio de 2021 dictada en el proceso Ordinario número 1457/2018 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante, el demandante D. Eusebio, siendo apelada la demandada BUSINESS BROS, S.L., ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don José Ignacio Zarzuelo Descalzo.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 5 de noviembre de 2018 por la representación de D. Eusebio contra BUSINESS BROS, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, solicitaba el dictado de sentencia por la que se acuerde: '1. Declarar la nulidad de la marca DG Despedidas Granada por incurrir en las prohibiciones absolutas de registro recogidas en los artículos 5.1.b ) y c) de la Ley de Marcas .

2. Se ordene la cancelación del correspondiente asiento registral de inscripción de la marca de la demandada y se lleve a cabo la correspondiente publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

3. Imponer las costas al demandado.'.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid dictó sentencia con fecha 2 de junio de 2021 cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 'Desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Eusebio contra BUSINESS BROS, S.L. con expresa condena en costas de la parte actora.'.

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación del demandante D. Eusebio se interpuso recurso de apelación al que se opuso la representación de la demandada BUSINESS BROS, S.L., y admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. Señalándose para deliberación, votación y fallo el día 6 de octubre de 2022.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se recurre en apelación por la representación del demandante, D. Eusebio, la sentencia dictada en primera instancia que, en los términos concretamente expresados en los antecedentes de hecho de la presente resolución, desestimaba la demanda deducida frente a la entidad BUSINESS BROS, S.L. en ejercicio de acción de nulidad de la marca 'DG Despedidas Granada' (M 3653399) para designar los servicios de la clase 41 del nomenclátor ( servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos. Servicios de esparcimiento. Organización de eventos y acontecimientos lúdicos y en definitiva cualquier actividad de esparcimiento), registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con fecha de 18 de julio de 2017, por entender que choca frontalmente con lo preceptuado en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas, el cual prohíbe expresamente el registro de marcas descriptivas de la actividad que desarrollan, y con el 5.1.b) puesto que carece de carácter distintivo.

En la sentencia que ahora es objeto de recurso, tras hacer profusa cita de la legislación y jurisprudencia que consideraba aplicable, se argumentaba la decisión adoptada señalando básicamente que, en el caso de autos estamos ante la antigua marca mixta, ahora denominada, como categoría general, figurativa y que comprende todo signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar, con o sin elementos gráficos o de color, o que esté exclusivamente formada por elementos gráficos y, si como sucede en este caso, la marca en conflicto es figurativa de carácter mixto, al estar formada por figuras geométricas, colores y signos gráficos estilizados, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales, indicando que la marca objeto de autos se compone de dos signos gráficos, las letras 'D' y 'G', estilizados, en plano ligeramente inclinado y ascendente, utilizando los colores reivindicados rojo y morado, ocupando dichos signos el 90% del espacio con fondo blanco y gris, ligeramente más claro en el centro, quizá simulando un cierto brillo o reflejo de luz y, en el 10% restante, en la parte inferior y en paralelo al anterior, aparecen las palabras DESPEDIDAS GRANADA, en color negro, en mayúscula y con una grafía estandarizada, considerando que por la posición de los símbolos gráficos, su tamaño y la estilización de los mismos, se antoja evidente el carácter predominante y distintivo de las letras estilizadas de color DG y, por lo que se refiere a la primera de las alegaciones de la defensa de Eusebio que señala que 'la marca DG Despedidas Granada carece del carácter diferenciador o distintivo que exigen los artículos 4.1 y 5.1.b) de la Ley de Marcas , pues se compone de dos términos (Despedidas, Granada) ninguno de los cuales permite distinguir esta denominación de cualquier otra, siendo términos genéricos. Y respecto de la abreviatura 'DG', vemos que no son más que las siglas de los dos términos genéricos antes referidos'se consideraba por el Juez 'a quo' que, por sí solas dichas palabras, si el signo fuera denominativo estándar, podría plantearse la no distintividad por ser simplemente indicativos de la actividad y de la procedencia geográfica pero que al ser el elemento predominante el figurativo, por su tamaño, disposición y colorido, no se puede apreciar lo alegado por la actora (máxime, cuando se trata de una mera apreciación subjetiva, sin base probatoria alguna), considerando por el contrario que, la propia grafía de las letras DG, su estilización y colorido, además del aparente brillo, como si fuera una tarjeta satinada, dota al símbolo de plena distintividad propia de una marca correctamente registrada y, en relación a la presunta infracción del artículo 5.1 c) LM, la marca cuya nulidad se pretende de ningún modo se compone, con exclusividad, de indicaciones de especie y procedencia geográfica siendo por el contrario los símbolos gráficos figurativos, con origen en el acrónimo de 'Despedidas Granada', 'DG', los predominantes y donde reside el principal carácter distintivo del signo marcario registrado.

Disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo interpuso recurso de apelación la representación del demandante invocando como motivos de su impugnación el de error en la valoración de la prueba y en la aplicación del derecho al caso concreto.

Por la parte apelada se formuló oposición al recurso en los términos que constan en el correspondiente escrito.

SEGUNDO.- En sustancial coincidencia con lo recogido en la resolución recurrida deben fijarse como elementos fácticos relevantes del litigio los siguientes:

1.- BUSINESS BROS, S.L. es titular de la marca M 3653399/8 DG DESPEDIDAS GRANADA y diseño en clase 41 para los servicios de 'servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos. Servicios de esparcimiento. Organización de eventos y acontecimientos lúdicos y en definitiva cualquier actividad de esparcimiento'

Colores reivindicados: ROJO, MORADO, NEGRO, GRIS, BLANCO

Fecha de la solicitud: 22/02/2017.

Publicación de la concesión: 12/07/2017

2.- Eusebio se dedica profesionalmente, según manifiesta, desde hace más de diez años a prestar servicios de despedidas de soltero en la ciudad de Granada.

3.- Eusebio presentó solicitud de registro de marca el 28/05/2018, con nº M3720986 (8) - DESPEDIDAS GRANADA DG para los servicios de la clase 39.

BUSINESS BROS, S.L. requirió a Eusebio para que, a la vista de la identidad marcaria, renunciara a la solicitud, cosa que hizo, tal y como consta en la documental aportada por la demandada.

4.- Eusebio el día 22/02/2018, solicitó el registro de la marca M3705872(X) - DESPEDIDAS DE SOLTERO GRANADA DSG para las clases 39 y 41.

Con fecha 14/05/2018, BUSINESS BROS, S.L. presentó escrito de oposición ante la OEPM, en contra que se concediera tal marca, que se resolvió por la OEPM en sentido de conceder la marca solicitada por Eusebio.

5.- Eusebio tiene registrada la marca nacional M3722916 (8) DESPEDIDAS MALAGA, marca denominativa estándar.

TERCERO.- Partiendo de tales elementos fácticos, atendiendo a lo pretendido con la demanda y a la 'ratio decidendi' de la sentencia apelada, que ha sido ampliamente extractada en el fundamento jurídico primero de la presente resolución, resulta evidente en el presente caso que el recurso ha de ser completamente rechazado en tanto que, el contenido del mismo, que básicamente consiste en invocar un supuesto error en la valoración de la prueba y en la aplicación del derecho al caso concreto, carece de la más mínima razón o argumento en contraposición con el motivo que conduce al Juzgador de primera instancia a desestimar lo pretendido con la demanda, limitándose, como si no hubiera existido un procedimiento y obviando la respuesta proporcionada, a reiterar argumentos de la demanda, especialmente en torno a supuestas restricciones de la competencia que, además de estar absolutamente desconectados de la realidad por la que se desestima la demanda, no concuerdan con la propia actuación de quién pretende la operatividad de una prohibición y, al propio tiempo, utiliza los mismos elementos denominativos que pretende prohibir.

En todo caso, resulta sumamente ilustrativo sobre la correcta aplicación del derecho al caso concreto, lo razonado, entre otras, en la STS nº 516/2016 de 19 de febrero de 2016, cuando expone: '1.- Una marca debe ser un signo susceptible de representación gráfica, con la necesaria aptitud para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por ello, el artículo 5.1 LM prohíbe absolutamente el registro como marca, entre otros, de aquellos signos: a) que no puedan constituir marca por no ser conformes al art. 4.1 de la Ley (falta de aptitud general o para distinguir en el mercado cualquier clase de productos o servicios); b) que carezcan de carácter distintivo (cláusula general prohibitiva por falta de aptitud concreta del signo respecto de los productos o servicios solicitados); c) que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio; y d) los formados exclusivamente por signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio (vulgarización).

La infracción de la prohibición absoluta de registro es causa de nulidad ( art. 51.1 LM ). Pero, al mismo tiempo, el artículo 5.3 LM permite registrar la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del mismo precepto, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida, lo que, a su vez, supone que el examen de la marca ha de hacerse en su conjunto.

La jurisprudencia comunitaria sobre distintividad - artículo 7.1-b) del Reglamento de Marca Comunitaria nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993 (actualmente nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, modificado por el Reglamento nº 2015/2424, de 16 de diciembre de 2015 )-, ha destacado que una marca está revestida de carácter distintivo cuando permite distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se solicita su registro. De manera que se considera que los signos carentes de carácter distintivo son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior.

2.- La distintividad de la marca es su función esencial, que permite su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta con que la marca identifique al producto, sino que es preciso, además, que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca facilita la percepción de que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión, le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

Especialmente en relación a los signos descriptivos del artículo 7.1-c) del Reglamento 40/94 , afirma la STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 (caso 'Baby-Dry ', apartado 37): '[e]l objeto de la prohibición del registro como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es evitar que se registren como marcas signos o indicaciones que, por su identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características, no permitan cumplir la función de identificación de la empresa que los comercializa y que, por lo tanto, carezcan del carácter distintivo que tal función requiere'. A su vez, la STJCE de 23/10/2003, C-53/01 destaca el objetivo de interés general de que los signos o indicaciones descriptivos de las características de productos o servicios puedan ser libremente utilizados por todos, impidiendo que se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

3.- El carácter distintivo del signo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios concretos para los que fue solicitado el registro de la marca, y, por otro, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante. Pero, de la propia norma se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación de registro, por lo que debe analizarse si la marca solicitada permitirá que el público al que va destinada distinga los productos de dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al hacer una compra ( STJCE de 29 de abril de 2004, caso Proctel ).

Más aún, la capacidad distintiva de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto inhabitual o llamativo. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la falta de un elemento adicional de fantasía o de un mínimo de imaginación; una marca no procede necesariamente de una creación, ni se basa en un elemento de originalidad o ingenio, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores ( STJCE 16/9/2004, caso 'SAT -2').

Por otro lado, estando prohibido el empleo exclusivamente de signos carentes de distintividad en sus diversos supuestos, sin embargo ya dijimos que pueden tener este carácter conjugando varios de ellos, cuando así se logre la suficiente fuerza diferenciadora o capacidad distintiva ( art. 5.3 LM ). La mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerados aisladamente, carezca de carácter distintivo, no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo.

Así, en la STPI de 8 de julio de 2004 ('Telepharmacy', apartado 49) se afirma que:

'Una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos denominativos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características, salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos'.

4.- La ya citada STJCE de 20 de septiembre de 2001 (' Baby-Dry ') afirma, con base en el artículo 7.1-c) del Reglamento 40/94 , que sólo debe denegarse el registro de una marca que contenga signos e indicaciones descriptivos si no contiene otros signos u otras indicaciones y, además, los signos y las indicaciones exclusivamente descriptivos de que esté compuesta no se presentan o disponen de una manera que distinga el conjunto resultante de las formas habituales de designación de los productos o servicios de que se trate o de sus características esenciales. Añade que, en relación con marcas compuestas por palabras, debe apreciarse un posible carácter descriptivo no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente, sino también respecto del conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales, es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca; si bien cada uno de los términos que integran el conjunto puede formar parte de expresiones correspondientes al lenguaje normal para designar la función del producto, su yuxtaposición, no habitual en su estructura, no constituye una expresión conocida para designar tales productos o para presentar sus características esenciales. En consecuencia, una combinación de términos individualmente no descriptivos puede reflejar una invención verbal que permite que la marca formada de esta manera cumpla una función distintiva y no se le puede denegar el registro. Es decir, una expresión compuesta por dos nombres genéricos no da lugar necesariamente a un nombre genérico; puesto que, a veces, la combinación de dos o más vocablos comunes puede originar, y de hecho así sucede en numerosas ocasiones, un conjunto con sustantividad propia y carga expresiva suficiente para cumplir esa misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o usuario de un producto o de un servicio determinados.

5.- Esta tesis fue matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto 'Postkaantoor '), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear 'una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos' (apdo. 99). Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , 'Campina Melkunie' (marca Biomild):

'Una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios [...] salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos'.

6.- Debe tenerse en cuenta, además, que las marcas litigiosas no son únicamente denominativas, sino que son marcas mixtas. Se componen de la denominación y de un elemento figurativo (la disposición ascendente o descendente de las letras). Por lo que su distintividad reside también en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos ( sentencia de esta Sala de 10 de junio de 1987, nº 368/87), que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, 'Limoncello della Costa Amalfitana'). Ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer: '[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar'.'.

CUARTO.-En cuanto a las costas procesales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se deberán imponer las costas causadas en esta instancia al apelante al ser desestimado completamente el recurso.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Eusebio contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Confirmar íntegramente la expresada resolución.

3.- Imponer al apelante las costas procesales causadas en esta segunda instancia.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede la pérdida del depósito consignado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.