Sentencia Civil Nº 746/2010, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 1129/2007 de 01 de Diciembre de 2010

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Diez de Madrid, sobre competencia desleal; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad IMPOREXPOR BALBOA, S.A., representado por el Procurador D. Joaquin Fanjul de Antonio; y como parte recurrida, la entidad ALTADIS, S.A., representada por el Procurador Dª. María Teresa Goñi Toledo.

Antecedentes

PRIMERO.- 1.- La Procurador Dª. María Teresa Goñi Toledo, en nombre y representación de la entidad Altadis, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Diez de Madrid, sobre competencia desleal, siendo parte demandada la entidad Imporexpor Balboa, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que, estimándose en todas sus partes la presente demanda, SE DECLARE: Que los actos realizados por IMPOREXPORT BALBOA, S.A. constituyen actos de competencia desleal. Y, con base en tales declaraciones, SE CONDENE a la mercantil IMPOREXPORT BALBOA, S.A. 1º.- A cesar de modo inmediato en la realizado de los actos relatados de importación y distribución y venta en España, de cigarros puros Balboa con las leyes engañosas y falsas. 2º.- A remover y retirar del tráfico económico tales cigarros puros, así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haga mención de tales leyendas engañosas y falsas. 3º.- A aceptar que, conforme se previene en el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal , se publique a su costa la Sentencia que en su día se dicte en la revista sectorial EL FUMADOR y en el diario EL PAIS, Edición Nacional. 4º.- Al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.".

2.- El Procurador D. Joaquín Fanjul de Antonio, en nombre y representación de la entidad Imporexpor Balboa, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que se desestime íntegramente la misma, con imposición de costas al actor por su temeridad y mala fe.".

3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Diez de Madrid, dictó Sentencia con fecha 2 de marzo de 2.006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora Dª. Mª. Teresa Goñi Toledo, en representación de ALTADIS, S.A. frente a IMPOREXPOR BALBOA, S.A. representada por el procurador D. Joaquín Fangul de Antonio, se condena en costas a la parte actora.".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Altadis, S.A., la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, dictó Sentencia con fecha 15 de marzo de 2.007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por ALTADIS, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Madrid en el proceso del que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, revocamos dicha resolución y, en consecuencia, estimamos parcialmente la demanda interpuesta por ALTADIS, S.A., contra IMPOREXPORT BALBOA, S.A. declarando que la demandada ha realizado actos de competencia desleal, y condenando a dicha demandada al cese en la comercialización de los cigarros puros Balboa con las expresiones que sirven de base a la demanda y a la remoción del tráfico económico de las cajas y material publicitario que contengan dichas expresiones, absolviendo a la demandada en el resto de las pretensiones contra ella ejercitadas, sin efectuar expresa imposición de las costas derivadas de ambas instancias.".

TERCERO.- El Procurador D. Joaquín Fanjul de Antonio, en nombre y representación de la entidad IMPOREXPOR BALBOA, S.A., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 15 de marzo de 2.007 , con apoyo en los siguientes motivos,MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infracción por inaplicación del art. 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .SEGUNDO.- Se alega infracción por aplicación indebida, del art. 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. TERCERO .- Se denuncia infracción, por aplicación indebida del art. 11 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal .

CUARTO.- Por Providencia de fecha 30 de mayo de 2.007, se tuvo por interpuesto el recurso anterior, y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad IMPOREXPOR BALBOA, S.A., representado por el Procurador D. Joaquin Fanjul de Antonio; y como parte recurrida, la entidad ALTADIS S.A., representada por el Procurador Dª. María Teresa Goñi Toledo.

SEXTO.- Por esta Sala se dictó Auto de fecha 22 de septiembre de 2.009 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de IMPOREXPOR BALBOA, S.A., contra la Sentencia dictada, en fecha 15 de marzo de 2007, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), en el rollo nº 535/2006 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 662/2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid.".

SEPTIMO.- Dado traslado, el Procurador Dª. María Teresa Goñi Toledo, en nombre y representación de la entidad Altadis, S.A., presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario.

OCTAVO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de noviembre de 2.010, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

Fundamentos

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre competencia desleal. La denuncia de ilícito competencial se basa en que la entidad demandada está comercializando en todo el territorio español unos cigarros, al amparo de la marca "Balboa", en cuyas cajas se reivindica un supuesto origen cubano del producto. En concreto se refiere a la cara interior de las cajas.

En esa cara interior se destaca la marca en grandes signos y a continuación se expresa lo siguiente:

"Manos y tabaco, sabiduría y arte, unidos para seducir a los sentidos y proporcionarle el placer de degustar su estilo de vida con más sabor.

Con tiempo, mucho tiempo, hemos recorrido caminos y valles guiados con fino olfato y delicado gusto para seleccionar las mejores variedades de tabaco.

Con el arte de las manos añejas y sabias de los maestros torcedores hemos creado este BALBOA rojo con el intenso sabor de los puros habanos."

Concluyen esas frases con el signo que reproduce unos hojas de tabaco y en letra de mayor tamaño que la anterior la expresión: "República Dominicana".

Por otra parte en la página web "purosbalboa.com" se incorpora esa misma leyenda (folios 28 y 29) y se menciona lo siguiente: "Balboa rojo con el sabor tradicional del puro habano".

Por la entidad mercantil ALTADIS S.A. se dedujo demanda contra la también mercantil IMPOREXPOR BALBOA S.A. en la que se solicita de la demandada a:

1.- A cesar de modo inmediato en la realización de los actos relatados de importación y distribución y venta en España, de cigarros puros Balboa con las leyendas engañosas y falsas.

2.- A remover y retirar del tráfico económico tales cigarros puros, así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haga mención de tales leyendas engañosas y falsas.

3.- A aceptar que, conforme se previene en el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal , se publique a su costa la sentencia que en su día se dicte en la revista sectorial "El Fumador" y en el diario "El País", edición nacional.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 10 de Madrid el 2 de marzo de 2006 , en los autos del procedimiento ordinario núm. 662 de 2004, desestima la demanda, con base en que, si bien la actora tiene legitimación activa con fundamento en el art. 19 de la LCD , sin embargo no concurre ninguno de los ilícitos competenciales de los arts. 6 y 12 de dicha ley porque la leyenda incluida en la caja del producto de la demandada, en la que respecto de la marca Balboa rojo se hace constar "con el intenso sabor de los puros habanos" constituye una mera alusión comparativa de carácter general susceptible de utilización por cualquier persona o entidad dado su carácter genérico que sólo sirve para describir el producto pero no tiene capacidad individualizadora.

La Sentencia dictada por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid el 15 de marzo de 2007, en el Rollo 535 de 2006 , estima en parte el recurso de apelación de Altadis, S.A. y en la misma medida la demanda de dicha entidad declarando que la demandada ha realizado actos de competencia, condenándole al cese en la comercialización de los cigarros puros Balboa con la expresiones que sirven de base a la demanda y a la remoción del tráfico económico de las cajas y material publicitario que contengan dichas expresiones, y absolviendo a la demandada en el resto de las pretensiones contra ella ejercitadas.

La resolución expresada aprecia la concurrencia del tipo de ilícito competencial del art. 12 LCD . Conforma la base fáctica en «la utilización en la página web de las expresiones "sabor tradicional del puro habano" y "con el intenso sabor de los puros habanos" y en la parte interior de las cajas de esta última indicación». Y fundamenta la ilicitud en que la mención que utiliza la demandada lo que hace es servirse de cualidades de los puros habanos para asimilarlos a los propios. Lo relevante -dice- es la asimilación de las características de un producto que, por su origen y calidad, tiene gran renombre, al propio. La deslealtad - añade- radica en asimilar las características de productos de renombre que se identifican por su procedencia geográfica con los propios. Lo que se trata de impedir, concluye, es que se equiparen cualidades de productos ajenos a los propios.

Contra dicha Sentencia se interpuso por la entidad mercantil IMPOREXPOR BALBOA, S.A. recurso de casación articulado en tres motivos, en los que respectivamente se denuncia infracción de los arts. 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (motivo primero ); del art. 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (motivo segundo); y del art. 11 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (motivo tercero ), que fue admitido por Auto de esta Sala de 22 de septiembre de 2.009 .

SEGUNDO.- Con carácter prioritario debe acordarse la desestimación de los motivos primero y tercero reduciendo el examen del recurso al motivo segundo.

La desestimación del motivo primero se basa en que el objeto del proceso versa sobre competencia desleal no sobre marcas y no tiene nada que ver con la existencia de una hipotética nulidad marcaria por lo que la sentencia recurrida no pudo vulnerar por inaplicación el art. 5 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas .

La desestimación del motivo tercero se basa en que la resolución recurrida no pudo infringir por aplicación indebida el art. 11 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal . Es más, si lo hubiera aplicado, habría incurrido en incongruencia "extra petita" porque el ilícito competencial del art. 11 LCD no fue alegado por la demandante -sólo invocó los ilícitos concurrenciales de los arts. 5, 6 y 12 de la LCD -, vicio procesal que ni siquiera se alegó por la entidad demandada recurrente. Otra cosa pudiera ser que, al tiempo de razonar sobre la aplicación del art. 12 de la LCD , la resolución de la Audiencia estuviere de hecho aplicando el contenido del art. 11 LCD , pero de haber sido así la denuncia que hubiera procedido sería la de aplicación indebida del art. 12 LCD , por confusión de normativas legales.

TERCERO.- El tipo de ilícito competencial del art. 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (el cual se mantiene íntegro después de la reforma de dicha Ley por la 29/2.009, de 30 de diciembre ) se rubrica "Explotación de la reputación ajena" y se compone de dos párrafos, en el primero de los cuales se establece a modo de cláusula general que "se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado", en tanto que en el segundo se dispone, a modo de ejemplo, que "En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares".

La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno, si bien debe destacarse que esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos como el de la cláusula general del art. 5º (actual 4 ), acto de confusión del art. 6º , acto de engaño del art. 7º (actuales 5 y 7 ) y acto de imitación del art. 11 ; y, aunque cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, S. 23 de julio de 2.010 ), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( S. 19 de mayo de 2.008 ).

Lo expuesto nos revela también que el objeto de protección no es solo el correcto funcionamiento del mercado, que impregna toda la Ley especial, y la protección del interés de los consumidores, sino singularmente el interés de los competidores.

La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal "reputación". Es preciso la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre (el precepto protegía la marca renombrada hasta la LM de 2.001, dado el casi total olvido por la LM de 1.988 ), el crédito, el prestigio, el "goodwill", buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor (art. 217.2 LEC ).

La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( S. 23 de julio de 2.010 ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación.

CUARTO.- En el enunciado del motivo segundo se alega infracción, por aplicación indebida, del art. 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal .

La sentencia recurrida entiende que concurre el ilícito del art. 12 LCD con base en los argumentos que expone en el fundamento cuarto y que se pueden sintetizar en las apreciaciones siguientes: (a) el precepto no se basa en el riesgo de confusión; (b) la norma intenta evitar que se pueda equiparar el producto propio al ajeno para que la fama o renombre beneficie al infractor; (c) los cigarros habanos gozan de renombre -es un producto que por su origen y calidad tiene un gran renombre-; (d) la mención que utiliza la demandada lo que hace es servirse de las cualidades de los puros habanos para asimilarlos a los propios; (e) la conclusión es que hay una asimilación de las características de un producto de gran renombre, que se identifica por su procedencia geográfica, por los propios; (f) no es relevante que no se haga referencia a una marca concreta; y (g) tampoco lo es que la indicación esté protegida o no por algún derecho.

En el motivo se alega, en síntesis: A. Falta de exclusividad. Si no hay un derecho de exclusiva a favor de la contraparte, lo que no entra a valorar la Audiencia Provincial, no puede haber un aprovechamiento ilícito por la recurrente. La exclusividad únicamente puede ser acogida cuando exista un derecho que la ampare, y no fue invocada por la actora en ningún momento; B. El término "sabor habano" no se utiliza por la recurrente con carácter distintivo, sino descriptivo -descripción de un característica como es el sabor-; y, C. Falta de riesgo de error en el consumidor. No hay duda sobre la procedencia del producto, no se engaña al consumidor sobre el origen de los puros pues en reiteradas ocasiones se plasma en la caja que son puros elaborados en la República Dominicana, y el consumidor final es capaz de discernir no solo ya el distinto origen empresarial del producto sino, y precisamente por ello, la desigualdad entre ambos.

La postura de la parte recurrida se resumen en los siguientes puntos: 1.- La recurrente al atribuir a sus puros dominicanos el "sabor" reconocido que se predica de los puros habanos se está aprovechando de las ventajas de la reputación que otros han adquirido en el mercado. Las indicaciones o denominaciones existen, distinguen unos productos de renombre identificados por una procedencia geográfica reconocida, concreta y generalmente valorada y la recurrente se está aprovechando indebidamente de las ventajas que esa indicación "habanos", ha adquirido a lo largo de la historia en el mundo del cigarro. Se hace también hincapié en que la enumeración del párrafo segundo del art. 12 LCD es abierta como lo revela la expresión "y similares". 2 .- La reputación de que se trata "no es de la demandada -y tampoco de la actora- sino de terceros ajenos a este pleito, i.e., los fabricante cubanos de habanos". La legitimación para accionar de la demandante le viene dada como interviniente en el mercado, siendo irrelevante sea titular o no de esas indicaciones o denominaciones. No se trata de si ALTADIS tiene o no un derecho de exclusiva sobre esos signos, indicaciones o denominaciones, porque ni lo valora la Sala ni era lo que se pedía en la demanda rectora ni en la misma se ejercitaba una acción marcaria. Y, 3.- Queda al margen del tema litigioso que los consumidores puedan reconocer el origen propiamente dominicano que, es cierto, queda explícito en los puros de la demandada.

QUINTO.- Vistas las alegaciones de las partes (fto. cuarto) y a la luz de la doctrina general expuesta (fto. tercero) la conclusión que razonablemente se deduce es la de desestimación del recurso. Y esto por las razones siguientes:

1ª. El art. 12 de la Ley de Competencia Desleal no refiere la reputación o renombre a un derecho exclusivo, sino que, como se dijo, el concepto de "signo" ha de entenderse en un sentido amplio, y lo mismo sucede con las denominaciones de origen, que no requiere ser de protección reforzada;

2ª. Tampoco es necesario que la utilización efectuada produzca un riesgo de confusión o asociación o tenga aptitud para generar engaño en los consumidores acerca del origen, calidad o características del producto; y,

3ª. La jurisprudencia alegada en el motivo no aporta fundamento alguno a los planteamientos expuestos por la parte recurrente, pues las Sentencias citadas resuelven casos y aspectos concretos que no excluyen o contradicen la innecesariedad de que el signo distintivo ajeno no está reconocido por la ley como derecho de exclusiva, ni exigen que sea preciso el riesgo de asociación o la aptitud de producir engaño; y,

4ª. Finalmente, como complemento de lo dicho, debe resaltarse que las circunstancias concurrentes justifican la aplicación al caso del art. 12 de la LCD . Ambas entidades fabrican y comercializan cigarros puros dominicanos, con las denominaciones "VEGA FINA", la actora, y "BALBOA", la demandada, por lo que son directamente competidoras en el mismo sector del mercado. El término "Habano" tiene, en relación con los cigarros puros, un gran renombre (hecho notorio; reconocimiento en los tribunales; y como denominación de origen en Convenio hispano-cubano de 23 de enero de 1.979, art. 4 ); y la expresión "sabor del puro habano" en relación con el producto expresado es claramente incardinable en el último inciso del párrafo segundo del art. 12 LCD como "similar" de "tipo" o "clase", de puros, sin que quepa reducir el alcance al de una mera indicación descriptiva. Y, por último, es evidente que la utilización produce una ventaja en el mercado respecto de los competidores, por lo que la entidad actora como tal está interesada en que no se utilice falsa o incorrectamente por quien no tiene cobertura legal al efecto; y sin que obste que no sea la titular del signo renombrado dadas las características y circunstancias de la denominación de origen o indicación geográfica de origen y calidad de que se trata.

SEXTO.- La desestimación de los motivos del recurso de casación conlleva la de éste, y habida cuenta que el objeto del proceso versa sobre una materia en la que existen dudas de derecho no se hace especial imposición respecto de las costas causadas en el recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Fallo

Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de IMPOREXPOR BALBOA, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid el 15 de marzo de 2.007, en el Rollo 535 de 2.006 , sin hacer especial condena en costas en el recurso de casación. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.