Sentencia CIVIL Nº 746/2022, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 223/2022 de 25 de Julio de 2022

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000223/2022

M

SENTENCIA NÚM.: 746/22

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOSDOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA DON RAFAEL GIMÉNEZ RAMÓN DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN

En Valencia a veinticinco de julio de dos mil veintidós.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON,el presente rollo de apelación número 000223/2022, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000691/2019, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a ENERSTAR VILLENA S.A.U. y SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A., representado por el Procurador de los Tribunales don/ña MARGARITA FERRA PASTOR y LUIS SALA SARRION, y de otra, como apelados a AISLAMIENTOS SUAVAL S.L. representado por el Procurador de los Tribunales don/ña CARMEN INIESTA SABATER, en virtud del recurso de apelación interpuesto por ENERSTAR VILLENA S.A.U. y SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A..

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA en fecha 4 de enero de 2022, contiene el siguiente FALLO: ' QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO ESTIMAR la demanda, y en consecuencia proceden los siguientes pronunciamientos:

1) Se declara que:

A) La demandada ENERSTAR VILLENA al utilizar un sistema de aislamiento para los brazos giratorios que reproduce todas las características definidas en la reivindicación 1 independiente de la Patente Europea nº EP2729726 (validada en España con el nº ES 2530502), titularidad de AISLAMIENTOS SUAVAL S.A. y en vigor, está infringiendo la citada reivindicación 1 de dicha Patente;

B) La demandada ENERSTAR VILLENA SAU no le es de aplicación el límite al derecho conferido por la patente prevenido en el art. 61.1.a) de la Ley de Patentes.

2) Se condena a ENERSTAR VILLENA S.A.U. a:

A) Estar y pasar por las anteriores declaraciones;

B) Cesar en el uso del sistema de aislamiento considerado infractor;

C) No reanudar el citado uso por mientras aquella Patente Europea siga en vigor; y

D) Desmontar el mencionado sistema de aislamiento infractor y sustituirlo por otro que no incida en la indicada Patente Europea, bien sea por ejemplo por el tradicional de colchonetas o bien por aquel que le suministre, instale y mantenga AISLAMIENTOS SUAVAL S.A.

E) Abonar a AISLAMIENTOS SUAVAL S.A. los gastos de investigación incurridos para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción, en el importe establecido en el punto (113) de esta resolución, que se determinaran por el trámite de los Arts. 712 y siguientes de la LEC;

F) Satisfacer a AISLAMIENTOS SUAVAL S.A. indemnización de daños y perjuicios según el criterio prevenido en el art. 74.2.b) de la Ley de Patentes, conforme a las bases recogidas en el punto (112) de esta resolución, que se determinaran por el trámite de los Arts. 712 y siguientes de la LEC;

G) Pagar la indemnización coercitiva de 1000€ por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de los actos infractores a contar desde el despacho de ejecución definitiva de la presente resolución; y

H) Al pago de las costas causadas en el presente procedimiento conforme el punto (116) de la presente resolución.

QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO DESESTIMAR la reconvención, todo ello con imposición de costas conforme el punto (117) de la presente resolución.

Llévese el original de esta resolución al Libro de Sentencias Definitivas dejando testimonio de la misma en las actuaciones .'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. y ENERSTAR VILLENA S.A.U., dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Planteamiento

La representación procesal de ENERSTAR VILLENA, S.A.U. y SENER INGENERÍA Y SISTEMAS, S.A. formulan sendos recursos de apelación contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 2 de Valencia en fecha 4 de enero de 2022, en el Juicio Ordinario 691/2019, por la que se estima la demanda de infracción del derecho de patente titularidad del actor Aislamientos Suaval, S.L. y desestima la demanda de reconvención planteada por Enerstar Villena, S.A.U., con el fallo reproducido en los antecedentes de esta resolución.

Dada la complejidad de los escritos obrantes en el procedimiento, en este Fundamento Jurídico resumiremos las posiciones de cada parte, que se expondrán con más detalle en el Fundamento Jurídico que resuelva cada una de las cuestiones.

La sentencia, con una longitud de 90 páginas, comienza fijando el objeto del procedimiento, el objeto de la patente, el acto de infracción de la patente denunciado por la actora y la existencia de diligencias de comprobación tramitadas en el Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid.

A continuación, describe la contestación de la sociedad demandada y la demanda reconvencional, consistente en la nulidad de la patente europea con efectos en España, así como la posición de la interviniente Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. y también la contestación a la demanda reconvencional presentada por la parte actora-demandada reconvencional.

Desestima la nulidad de la patente planteada por la actora reconvencional. Primero considera que no existe divulgación previa de la patente por la actora, valorando la prueba documental y pericial obrante en autos y analizando la eventual instalación de la patente en las distintas plantas fotovoltaicas enumeradas por las demandadas. Como segundo motivo estudia la falta de actividad inventiva denunciada con relación a los dos informes periciales aportados por la demandada, de forma que concluye que la patente tiene actividad inventiva. También descarta la nulidad de la patente por insuficiencia descriptiva.

Desestimada la demanda reconvencional, analiza la acción de infracción denunciada por la actora. Valora la prueba documental obrante en autos y los informes periciales aportados por las partes, desestima que hubiera consentimiento del titular, presume que ha habido uso de la patente porque la demandada sólo alega que existió consentimiento previo de la titular como defensa y estima la acción de infracción.

Consecuencia de la estimación de la infracción, condena al cese en el uso de la patente, a la no reanudación y a desmontar y sustituir el objeto patentado. Considera que debe posponerse a ejecución de sentencia la determinación del importe de indemnización por daños y perjuicios, conforme las bases que describe, incrementada en los gastos de investigación en que ha incurrido la actora para poder presentar la demanda, en los términos que fija.

Condena en costas a la demandada, tanto por la demanda que ha sido estimada como por la demanda reconvencional que ha sido desestimada.

Contra dicha resolución se alza la representación de ERNESTAR VILLENA, S.A.U. (demandado y demandante-reconveniente), a lo largo de 73 páginas, y enumera los siguientes motivos de impugnación:

1) Errores de valoración de la prueba respecto a la novedad (arts. 138 CPE y 102 LP) con relación a la divulgación previa y comercialización de la patente entre los profesionales del sector de sistemas de aislamientos términos antes de la fecha de prioridad y la inexistencia de obligación de confidencialidad.

2) Fundamentación ilógica respecto el deber de confidencialidad y la accesibilidad del sistema de aislamiento en las distintas plantas termosolares valoradas.

3) Efectiva utilización del objeto de la patente antes de la fecha de prioridad: implica que es parte del estado de la técnica. Reproduce doctrina y jurisprudencia sobre la divulgación previa de la patente y la nulidad de la patente por falta del requisito de patentabilidad en interpretación del CPE y la LP.

4) Vulneración de la doctrina de los actos propios.

5) Falta de motivación de la sentencia respecto la pretensión indemnizatoria de la actora ( art. 24 CE).

6) Errónea valoración y apreciación de la prueba respecto a la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios ( art. 24 CE y art. 218 LEC).

7) Vulneración del art. 74.5 LP respecto el art. 219 y el art 712 y ss. LEC por no establecer las bases para el cálculo de la indemnización y la absoluta indefensión que se causa a la parte.

8) Subsidiariamente impugna el pronunciamiento impositivo de las costas del procedimiento. En primer lugar, porque no se ha estimado íntegramente la demanda. En segundo lugar, por existencia de dudas de hecho y de derecho.

La interviniente adhesiva simple, SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. también ha formulado recurso de apelación de 81 páginas.

Tras 10 páginas de antecedentes, enumera sus motivos de apelación. Alega error en la valoración de los hechos respecto el deber de confidencialidad de la instalación en Manchasol I, Lebrija y Valle I y la fecha de la divulgación previa en esas plantas termosolares, ello respecto las Condiciones Generales de Compra y la declaración de los testigos. También considera que ha existido error jurídico en la aplicación de las Directrices OEP y OEPM y la jurisprudencia sobre la accesibilidad al público, porque mantiene que fue accesible antes de la fecha de prioridad, que tuvo lugar el 8 de julio de 2011, puesto que era suficiente la instalación de una sola caja para que hubiera divulgación, y, en consecuencia, ello determina que la patente es nula. Se basa en prueba documental, testifical y pericial.

Añade como motivo tercero que tampoco tiene actividad inventiva, de acuerdo con los dos informes periciales de la demandada, los documentos relevantes del estado de la técnica y el conocimiento general común.

Como cuarto motivo invoca la impugnación de la condena en costas por la existencia de dudas de hecho y derecho y que se ha producido estimación parcial de la demanda. La sentencia desestima parte de los gastos de investigación y el concepto de accesibilidad al público no está definido.

La parte demandante-reconvenida se opone a ambos recursos de apelación y solicita la confirmación de la sentencia.

Al recurso de apelación de la demandada se opone en 44 páginas.

En primer lugar, indica que no se ha impugnado la totalidad de los pronunciamientos de la sentencia, únicamente la nulidad de la patente por la accesibilidad al público antes de la fecha de prioridad, el consentimiento de la actora para el uso, la doctrina de los actos propios y la cuantía de la indemnización; por lo que los demás pronunciamientos devendrían firmes.

Se opone a cada uno de los motivos de forma prolija, defendiendo la confirmación de la sentencia.

En esencia, considera que ha habido una correcta aplicación del derecho y valoración probatoria y que la parte recurrente sólo ha tratado de confundir al juzgador y sustituir su interesada valoración probatoria por la valoración probatoria del juez a quo.

Al recurso de la interviniente se opone a lo largo de 33 páginas. Considera, en primer lugar, que no debe ser admitido el recurso de la interviniente porque tiene carácter de intervención adhesiva simple y la sentencia no le afecta desfavorablemente.

A partir de la página 7 se opone a los concretos motivos del recurso de la interviniente, indicando que apela extremos consentidos por la demandada perjudicada, solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- Objeto del recurso de apelación

1.- Vistos los motivos de impugnación, procede delimitar el objeto del recurso de apelación.

Así, con carácter general, como pretensión principal, ambos recursos se dedican a combatir la desestimación de la demanda reconvencional y de la acción de nulidad de la patente. Impugnando la falta de novedad, actividad inventiva, divulgación previa, obligación de confidencialidad, accesibilidad pública y el estado de la técnica, respecto la fecha de prioridad de la patente y la fecha de instalación de la patente, con relación a la prueba documental, pericial y testifical.

La parte demandada impugna, como segunda pretensión, a lo largo de los motivos quinto a séptimo, la indemnización de daños y perjuicios concedida en la sentencia. Se resolverán conjuntamente estos motivos por referirse a la misma acción ejercitada en la demanda.

En tercer lugar, ambas apelantes impugnan también el pronunciamiento impositivo de las costas del procedimiento, por los argumentos que exponen.

Extraemos dos consecuencias de esta estructura. Una, la estimación de la demanda de la actora y de su acción principal (infracción de patente) no son combatidas y devienen firmes. Dos, las demandadas, en puridad, pretenden la estimación de la demanda reconvencional (con la consiguiente revocación de la sentencia en este punto).

Si se estimara esta pretensión, decaería el segundo motivo de apelación de la sentencia, pues la estimación de la demanda reconvencional conllevaría, necesariamente, la desestimación de la demanda principal, con todas sus pretensiones. Por ello, para una mejor comprensión de esta resolución, procede resolver en primer lugar los motivos de apelación sobre la nulidad de la patente, en los distintos argumentos desarrollados por las demandadas.

Sólo se resolverá el segundo principal motivo de apelación de la demandada en caso de desestimación de la nulidad de la patente, de forma que entonces entraremos a analizar la procedencia y cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios solicitada y concedida en primera instancia.

Por último, resolveremos sobre el pronunciamiento de las costas procesales. Para ello tomaremos en cuenta tanto las alegaciones vertidas por las apelantes como las posibles valoraciones y estimaciones que hayamos podido haber hecho a lo largo de esta resolución.

2.- También debemos indicar que la solicitud de prueba en segunda instancia de Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. fue denegada por auto de 12 de mayo de 2022.

En dicha resolución valoramos el auto de 26 de noviembre de 2020 del Juzgado Mercantil núm. 2, que afirma que la apelante participa en el proceso como interviniente adhesiva simple.

3.- Lo anterior nos lleva a resolver, con carácter previo a entrar en el fondo del asunto, la solicitud de inadmisión del recurso de apelación de la interviniente adhesiva simple formulada por la actora en su escrito de oposición a su recurso de apelación.

Las características de esta figura procesal quedan definidas, a título de ejemplo, por la STS de 13 de enero de 2021 (ROJ: STS 1/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1 ):

'9.- Afirmamos en elauto de la sala de 4 de noviembre de 2014(recurso: 2398/2013), y reiteramos en elAuto 9 de marzo de 2016- relativo a un supuesto de intervención adhesiva simple -:

'2.- El art. 13 LEC regula en nuestro ordenamiento procesal la figura de la intervención voluntaria de terceros en el proceso, esto es, de aquellos sujetos que no hallándose personados en el momento inicial del proceso, por no ser originariamente ni demandantes ni demandados, se admite su incorporación a la causa en fase posterior.

Dentro de la intervención voluntaria se distingue por la doctrina y la jurisprudencia entre la intervención principal, la intervención adhesiva litisconsorcial y la intervención adhesiva simple: la primera, se refiere al tercero que se incorpora al proceso para defender un derecho propio e independiente al de las partes iniciales; la segunda, a la intervención de un tercero que alega la cotitularidad de derecho u obligación, objeto del proceso, y defendido ya por una de las partes, de manera que la sentencia que recaiga tendrá sobre él efectos directos y no reflejos, con la consiguiente vinculación de la cosa juzgada ( STS de 9 de octubre de 1993, Rec. 487/1991 y, más recientemente, STS de 28 de junio de 2011, Rec. nº 2156/2007 ); y la tercera, a la intervención de un tercero que no alega la cotitularidad de derecho u obligación alguna, sino su interés en intervenir en el proceso, coadyuvando a la pretensión de una de las partes, por cuanto la resolución que recaiga le puede producir un efecto indirecto o reflejo( STS de 8 de abril de 1994, Rec. nº 1501/1991 ).

Mientras que no existe duda en nuestra doctrina y jurisprudencia que la figura de la intervención adhesiva litisconsorcial se encuentra regulada en el art. 13 LEC , pues se requiere, en su apartado primero, como título para la intervención el 'interés directo y legítimo en el resultado del pleito' (y, asimismo, la Exposición de motivos de la LEC, en su apartado VII, se refiere expresamente a esta forma de intervención), han surgido dudas de si el citado precepto cobija en su regulación la figura de la denominada intervención adhesiva simple. Sea como fuera, no existe duda alguna respecto de la virtualidad de la intervención adhesiva simple en nuestro Derecho procesal, tanto durante de la vigencia de la LEC de 1881 como en la vigente LEC 1/2000. Así, la STS de 28 de junio de 2011 , Rec. nº 2156/2007 , destacó que 'tal y como se ha pronunciado esta Sala (SSTS de 8 de abril de 1994 y 3 de diciembre de 2004 ), la intervención adhesiva no es una figura extraña a nuestro derecho, y ha sido admitida legalmente en el ámbito del proceso contencioso-administrativo y, por lo que concierne al civil, tiene precedentes en la Ley IV, Título XXIII, Partida 3ª ('Tomar pueden el alçada non tan solamente los que son señores de los pleytos, o sus Personeros quando fuere dado juyzio contra ellos, assi como mostramos; mas aun todos lo otros, a quien pertenece la pro, o el daño que viniese de aquel juyzio'; también, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1881 se refiere a esta figura en sus artículos 1276, párrafo tercero , 1328 y 1394 y la doctrina jurisprudencial la ha aceptado ( SSTS 28 de diciembre de 1906 , 21 de marzo de 1911 , 6 de marzo de 1946 , 17 de febrero de 1951 , 17 de octubre de 1961 , 3 de marzo de 1992 y 9 de octubre de 1992 , entre otras muchas) y, aparte de otras, la STS de 22 de abril de 1987 ha declarado que si los efectos hacia tercero se ocasionan con carácter reflejo, por una simple conexión o porque la relación material les afecte con carácter prejudicial o indirecto, se podrá originar una intervención adhesiva.

De este modo, la intervención adhesiva del coadyuvante en lo civil, queda definida por estas notas esenciales: no le asiste la facultad de promover el juicio, ha de aceptar el resultado del proceso hasta el momento de su intervención, con efectos preclusivos para él, puede ayudar la gestión del litigante a quién se adhiera, contribuyendo al éxito de sus propios medios de defensa, o utilizando, en provecho común, aquellos de que esté especialmente asistido y, por obra de su intervención, queda vinculado a la resolución del proceso, no sólo con la parte a cuyos fines coadyuvó, sino también en relación con la contraria''. Los destacados son nuestros.

Y la legitimación del interviniente adhesivo simple para recurrir ha sido expresamente reconocida, entre otras, por la SAP Barcelona, Sec. 13ª, de 30 de julio de 2020 (ROJ: SAP B 6902/2020 - ECLI:ES:APB:2020:6902 ):

'Conforme al art. 13 in fine LEC , 'El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.', y en este sentido ha ser considerado (como lo es) en un sentido amplio de legitimaciónque emplea a veces la jurisprudencia cuando lo vincula a la tutela judicial efectiva.

A su vez, el art. 448.1 LEC , establece que '1. Contra las resoluciones de los Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley', lo que supone, desde un punto de vista formal, que sean ' parte' y desde un punto de vista material, el 'gravamen', configurado como 'resultar afectado desfavorablemente por la resolución apelada'; claro, una vez admitida la intervención adhesiva simple, como es el caso, el tercero -no litisconsorte- que se persona voluntariamente no adquiere la cualidad propia de parte, es decir no se amplía el elemento subjetivo activo o pasivo del proceso, (y no se amplia la demanda frente al mismo, sin que frente a él se ejercite acción alguna) por lo que lasentencia no podrá contener pronunciamientos estimatorios de la pretensión o de absolución o de condena del tercero, con las consecuencias correspondientes en materia de imposición de costas( STS Pleno 20.12.2011 ).

Claro, no siendo demandado (no soportando la acción), se le han concedido los mismos derechos procesales que a las partes, siendo interesado (socios de la entidad demandada que no recurre), ha tenido en el proceso una actividad dirigida a obtener un resultado lo menos adverso posible para sus intereses, que pueden verse afectados de manera refleja. Cierto que, como aquí ocurre, la sentencia no contiene pronunciamiento condenatorio o absolutorio contra él, pero queda vinculado por las declaraciones que se hagan en la misma, y si no pudiera recurrir, no podría discutir posteriormente cuando se efectúen reclamaciones en su contra en un ulterior proceso(así, la STS 28.6.2011 , respecto de los comuneros personados voluntariamente, como intervención voluntaria adhesiva de la comunidad actora, quienes pueden continuar el proceso no obstante el desistimiento de ésta).

En definitiva, los aquí intervinientes tienen la plena legitimación para defender su interés mediante la interposición de un recurso(aunque no puede, la parte que intervine de forma voluntaria, ser condenada o absuelta si la actora no amplia la demanda frente a él)'. Los destacados son nuestros.

Y en la SAP Barcelona, Sec. 1ª, de 28 de mayo de 2021 (ROJ: SAP B 5967/2021 - ECLI:ES:APB:2021:5967 ) se le reconoce legitimación incluso en caso de allanamiento para continuar el procedimiento, con cita de la SAP La Coruña de 22 de noviembre de 2013:

'(...)resulta preciso dotar al interviniente de garantías para su defensacuando aquellos que iniciaron el proceso, y cuentan con facultades plenas para disponer de él, dispongan su terminación anticipada, en perjuicio del tercerointerviniente.(...) dotando de mecanismos de oposición a aquel que fuera tercero e interviene para protegerse de los efectos indirectos o reflejosque pudiese irradiarle la sentencia, dotando al interviniente simple, en casos como el de evitar el fraude procesal, de la posibilidad de oponerse a la terminación del proceso acordada por las partes originarias.

(...) la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de 22 de noviembre de 2013 (...) porque 'es evidente el interés directo y legítimo del tercero en el resultado del procedimiento(...) por cuanto viene afectado de forma refleja por la decisión que se dicte',(...) por cuanto la sentencia que se dicte le puede afectar, que será considerado parte en el proceso a todos los efectos(...)'.

Observamos que estas sentencias dan respuesta a los argumentos de inadmisión formulados por la actora.

Respecto que la sentencia no contiene pronunciamos respecto el interviniente, por lo que no sufriría un gravamen que le legitime para recurrir. Ello decae desde el momento en que se reconoce que el apelante no es demandado sino tercero interesado en el resultado del procedimiento porque queda vinculado por la sentencia que se dicte y ésta le produce efectos indirectos o reflejos. Dado que, en este caso, la sentencia es estimatoria de la demanda y desestimatoria de la demanda reconvencional y Sener aparece como coadyuvante de la demandada, obviamente la sentencia le producirá efectos reflejos desfavorables.

Respecto que no es parte, es doctrina y jurisprudencia consolidada que el interviniente adhesivo simple tiene los mismos derechos que la parte a la que coadyuva, pudiendo presentar sus propias alegaciones y medios de prueba (si se personara en el momento procesal oportuno, dado que el procedimiento no tiene efectos retroactivos).

Concluimos que procede admitir el recurso de apelación formulado por Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.

4.- El art. 456 LEC establece ' En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación'.

De acuerdo con este precepto, es revisable en segunda instancia la valoración dada en primera instancia a la prueba practicada, de manera que pueda dar lugar tal revisión a un pronunciamiento si la sala alcanza diversas conclusiones. En palabras deTribunal Constitucional, la segunda instancia se concibe (aunque con alguna limitación) '(...) como una revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius, y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantum devolutum quantum appellatum)' (Sala Primera, sentencia 120/2009, de 18 de mayo; Sala Segunda, Sentencia 2/2010, de 11 de enero entre muchas otras).

Como señala la Sentencia de AP de Madrid, Sec 10ª de 27 de noviembre de 2013 (ROJ SAP M 22052/2013 ): 'El análisis mismo y la verificación de la actividad probatoria desplegada y de su valoración forma parte indisociable de la propia función revisora que el recurso de apelación está llamado a desempeñar. Como recurso ordinario, permite una irrestricta observación y, en su caso, censura, de lo actuado y decidido en el proceso, sin que, por lo mismo, se encuentren limitadas las facultades del órgano de segundo grado para conocer de la totalidad de la actividad desarrollada por el órgano judicial ante quien se ha sustanciado el primero...Y ello con independencia de que el recurso se proponga, esencialmente, anteponer el resultado de unos medios de prueba sobre otros para alcanzar un resultado más favorable a los particulares intereses de la parte recurrente, en contra del criterio más objetivo y desinteresado del órgano jurisdiccional....; señaladamente cuando la sentencia se funda en una apreciación conjunta de la prueba con atención a determinados medios en relación con lo arrojado por otros y se formula un motivo específicamente orientado a desarticular esa apreciación combinada'.

Por tanto, en virtud de dicha jurisprudencia, en la segunda instancia se valorarán nuevamente los medios de prueba presentados en la primera instancia con relación a los actos e infracciones denunciados en la segunda instancia.

Como ya expusimos, el orden racional de las cuestiones planteadas exige pronunciarse, en primer lugar, sobre la demanda reconvencional y la pretensión de nulidad de la patente, pues si fuera estimada impediría entrar a analizar las pretensiones de desestimación de la indemnización de daños y perjuicios.

TERCERO.-Patente objeto del procedimiento

1.- La actora es la entidad Aislamientos Suaval, S.L. cuyo objeto, conforme consta en su web www.suaval.com(dirección que consta en la demanda y que coincide con el documento 37) consiste en ' suministro e instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico para la industria en general. A principios del siglo XXI, ha complementado su actividad con sistemas de andamios, protección pasiva contra incendios y pulverización e inyección de espuma de poliuretano' y para ello 'El Grupo Suaval ofrece un paquete integral de servicios de aislamiento industrial, que abarca el diseño de soluciones constructivas, la redacción de especificaciones técnicas y procedimientos de montaje, el suministro de materiales prefabricados, la supervisión de todos los procesos logísticos y de montaje, así como el montaje de nuestro propio sistema de aislamiento(...)'.

Su objeto se diversifica en 'aislamiento térmico industrial', 'acústica', 'andamios industriales', 'protección pasiva contra incendios' y 'otras actividades'. Dentro del primero abarca 'aislamiento para todos los sistemas y tecnologías', incluyendo 'tanques de almacenamiento de sal', 'campo solar: rótulas giratorias, tuberías, colectores', 'bloques de potencia: equipos, tuberías, accesorios', 'plantas cilindroparabólicas', 'plantas de tecnología de torre (receptor central)', 'plantas de Fresnel', 'plantas híbridas: ISCC, termosolares - biomasa' y enumera cada instalación concreta en que ha desarrollado cada uno de esos sistemas.

En este apartado también se publicita la patente ' PCT/EP2012/000140' que describe 'revestimiento para conductos de fluido de transferencia de calor (HTF)' en el campo 'aislamiento de rótulas giratorias en plantas solares concentradas'.

2.- El objeto de este procedimiento es la patente europea EP 2729726 ó ES 2 530 502, que reivindica la prioridad de la Patente española ES 2 406 206 (nº de solicitud 201131163), que fue solicitada el 8 de julio de 2011 y cuya concesión se publicó el 16 de marzo de 2015.

Esta patente europea EP 2729726 ó ES 2 530 502, que lleva por título ' Recubrimiento para conducciones de fluido transmisor de calor', protege, según establece su reivindicación primera, un:

'recubrimiento para conducciones de fluido transmisor de calor, el recubrimiento comprendiendo:

a) una capa externa (1) de chapa metálica; (b) una capa intermedia (2) b1) por debajo de la capa externa (1) b2) de material aislante que tiene un espesor máximo de 35 mm; caracterizado porque las conducciones de fluido transmisor de calor son móviles, comprendiendo el recubrimiento una caja para albergar una rótula entre dichas conducciones y una pluralidad de tramos de recubrimiento, porque la caja tiene una cavidad interior cilíndrica, que tiene

- Un diámetro de caja (D) correspondiente con el diámetro externo de la

cavidad interior cilíndrica, mayor que un diámetro de acople (d);

- Una longitud (L); estando configurados el diámetro de caja (D) y la

longitud (L) para permitir una holgura entre la caja y tramos de recubrimiento adyacentes, un extremo de cada uno de dichos tramos de recubrimiento adyacentes teniendo: a) una pestaña soporte (4):

a1) teniendo una altura comprendida entre 10 y 15 mm; a2) configurada para definir una pestaña teniendo un diámetro de acople (d) para permitir acoplamiento entre los dos tramos consecutivos del recubrimiento por medio de la caja, quedándose la caja 'flotando' o 'girando' porque las tapas laterales de la caja están hechas con la medida exacta para que no puedan pasar las pestañas soporte'.

La patente dispone de 20 reivindicaciones dependientes.

En los ' antecedentes de la invención', en el apartado Descripción de dicha patente, se indica que 'Son conocidos aislamientos a base de colchonetas desmontables(...) y describe los problemas y soluciones que se procuraban con dicho sistema, afirmando:

'D. Que el brazo estuviera perfectamente aislado y, al igual que el resto de tuberías, tuviera unas mínimas pérdidas térmicas. Esto no se conseguía ya que la capa de 25mm de fibra cerámica consigue solo un 23-29% de poder de aislamiento que la manta de 100kg/m3 en 100mm de espesor, que es el material y espesor con el que se aíslan las tuberías hasta 3 ' de diámetro que conducen fluido transmisor de calor en el campo solar puesto que sus valores lambda, a 400ºC, es muy parecido. No se podía instalar mayores espesores de fibra cerámica debido a que la tubería de los brazos es de 2' ó 2,5' de diámetro y se hace imposible fabricar colchonetas para los codos y para las ball joints de forma que cierren correctamente y absorban, sin dejar juntas, los movimientos del brazo'.

Y en el apartado E continúa:

'Estos problemas fueron los siguientes:

F. El rayo de sol que reflejan los espejos sobre la tubería no solo reflejan de forma frontal hacia la tubería que conduce el fluido transmisor de calor sino que también se producen reflejos laterales y , en función del momento del día y de la época del año, producen distintas concentraciones de radiación solar sobre las colchonetas de hasta 80kW/m2. Esto conlleva que la silicona o el teflón esté soportado a unas altísimas temperaturas, las ingenierías estiman que entre 350º y 450º, y estos materiales a partir de 140-180º, el que más, se desintegran produciendo que la fibra de vidrio, que permite la entrada de agua, se vaya poco a poco acartonando y las colchonetas se abran y acaben por romperse y caerse.

G. En dos de las plantas españolas, se produjeron fugas de fluido transmisor de calor en juntas (balls joints) desenlazando una ignición y provocando importantes incendios en el área de la junta (ball joint). Tras investigar los motivos de esta ignición, cuando los materiales aislantes y el foil de inoxidables son ignífugos, se concluyó que se debía a que el aceite térmico a 400º a la presión que se conduce el fluido y en contacto con el oxígeno puede producir una ignición si esa presión se contiene dentro de la colchoneta y no encuentra vía de escape. Con las colchonetas esta presión no tiene vía de escape con lo que es altamente probable el riesgo de ignición del fluido transmisor de calor. Los incendios producidos en las plantas de España, en las juntas (ball joint), ha sido uno de los mayores problemas de las ingenierías ya que la alarma medioambiental, en caso de que el incendio se propague, es muy importante.

H. Los brazos giratorios van soportados, en la mayoría de los diseños de las ingenierías, por marcos con tubos giratorios que hacen de rodamientos para que los brazos se desplacen a través de esos rodamientos. Las colchonetas aisladas con fibra cerámica, al no tener rigidez, van aplastando el material de aislamiento, rompiéndolo y desplazándolo a los lados con lo que finalmente las colchonetas, en la zona que se desplaza a través de los soportes, acaba prácticamente sin aislamiento con las consiguientes pérdidas.

Las colchonetas se han ido deteriorando poco a poco en todas las instalaciones realizadas y en la mayoría se ha hecho un parche, que consiste en unos collares deflectores colocados por encima de las colchonetas y que evita que la concentración solar sobre estas se produzca. Esta solución tiene dos inconvenientes; el primero es que encarece la solución considerablemente y el segundo que estos deflectores hacen efecto vela y distorsionan el calculado movimiento de los espejos con lo que pueden revertir en averías en los mecanismos de giro'.

Enumerados estos problemas, la Descripción de la Invención concluye ' La invención se refiere a un sistema que soluciona todos los problemas indicados anteriormente mediante las siguientes soluciones constructivas'y las enumera con letras A hasta H.

Añade 'La presente invención tiene un coste menor que el que suponía las colchonetas debido, a pesar de que el material de aislamiento microtherm(r) es mucho más caro que la lana de roca, al desarrollo de procesos de fabricación y montaje con alto standard de fabricación y montaje.

Además de todas las soluciones a los problemas que han surgido en el funcionamiento de los brazos giratorios, la presente invención también proporciona soluciones para facilitar la instalación del sistema de recubrimiento'.

Se describen a continuación de forma detallada cómo se produce una reducción de los costes y del tiempo de montaje, dado que esta patente ' comprende un kit de aislamiento de fácil montaje para los brazos giratorios de las plantas termosolares'.

3.- Del conjunto de la prueba documental y pericial y de las posiciones de las partes, no es un hecho controvertido que este sistema de aislamiento o recubrimiento fue instalado en la planta termosolar ENERSTAR VILLENA (Alicante), que es el objeto de la demanda; las plantas termosolares Valle I y II (Cádiz), las plantas termosolares Manchasol I y II (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) y la planta de Lebrija (Sevilla). En la primera la instalación del sistema fue llevada a cabo por la sociedad BILFINGER BERGER INDUSTRIAL SERVICES SPAIN S.A. y en las demás la instalación la ha hecho la actora.

En sentencia se ha concluido que el sistema de aislamiento de la planta Extresol I (Badajoz) no es el sistema patentado. No se ha impugnado este pronunciamiento y deviene firme.

CUARTO.-Requisitos de patentabilidad: novedad

1.- El primer motivo de apelación de la demandada consiste en que la sentencia incurre en error de valoración de la prueba respecto el requisito de novedad porque considera que su sistema de aislamiento térmico había sido divulgado previamente a través de la instalación y comercialización entre los profesionales del sector antes de la fecha de prioridad (8 de julio de 2011) y no existía obligación de confidencialidad.

En concreto, alega que la propia actora había instalado su sistema en tres plantas termosolares pero que la sentencia incurre en ilógica e improcedente valoración de la prueba pericial y documental porque considera que, a pesar de ello, no hay divulgación previa.

Considera que la sentencia no explica suficientemente las diferencias entre las especificaciones técnicas de Sener (8 de octubre de 2010) y la reivindicación independiente de la patente ni tampoco que no alcance a la totalidad de la parte caracterizante (por ej. cierre tipo cangrejo). Tampoco valora las conclusiones de sus informes periciales (documentos 9 y 10 de la contestación) que afirman que dichas especificaciones lo anticipan.

Analiza con detalle el momento de instalación del sistema patentado en cada una de las plantas termosolares para fijar el momento de la divulgación previa y, concluye, la falta de novedad.

La sentencia considera que la fecha de divulgación se habría producido en octubre de 2011 y la recurrente la fija en junio de 2011, siendo la fecha de prioridad 8 de julio de 2011 de forma incontrovertida. Se refiere a las certificaciones de obra, que es suficiente un uso previo y la instalación de un solo elemento, las hojas de datos mensuales, valora que un testigo afirmó que la instalación en Valle finalizó en junio de 2011.

Desgrana este motivo respecto las plantas termosolares de Valle I y II (Cádiz), Manchasol I y II (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) y Lebrija (Sevilla)

Relaciona este motivo con el deber de confidencialidad y la accesibilidad al público, si bien en su exposición inicial lo planteaba como motivo segundo del recurso de apelación de forma autónoma. Dado que centra este motivo respecto las plantas Valle I y II y, especialmente, respecto Manchasol I y II, junto con la divulgación previa; pero después lo retoma y lo entremezcla con la fecha de instalación y de prioridad. Por ello consideramos que facilita la estructura y comprensión de la sentencia resolver ambos motivos conjuntamente.

Y algo similar sucede con el motivo tercero inicial, que relaciona la falta de novedad con el estado de la técnica y la accesibilidad al público. Por las mismas razones, dado que todo ello va referido al requisito de novedad de la patente, se resolverán conjuntamente.

Respecto la confidencialidad, expresa que la sentencia hace una valoración incompleta y errónea porque sólo valora el documento 30, pág. 7 y omite numerosos documentos suyos. Se refiere a las Condiciones Generales de Compra de Valle I y Valle II (documento 31 de la contestación), la cláusula 10.1 y 10.2 establecerían distinto régimen de confidencialidad, la cláusula 20.1 y que desde el momento de su instalación es accesible al público y recibe visitas guiadas.

Especial relevancia tiene este motivo respecto la instalación en Manchasol I y II porque la sentencia reconoce que se instaló antes de la fecha de prioridad, pero no aprecia divulgación previa porque había un deber de confidencialidad, incluyendo en claro error, según la recurrente.

Insiste, posteriormente, en que es ilógico y arbitrario que la sentencia diga que tras la instalación del sistema cualquier operario podría acceder y conocer el funcionamiento interno de la patente sin limitación y que le reconozca un deber de confidencialidad.

El concepto de novedad queda definido negativamente por todo lo que no está comprendido en el estado de la técnica y ello exige comparar la invención con el estado de la técnica, compuesto por el conjunto de conocimientos previos a la fecha de la solicitud que son accesibles al público por cualquier medio y cualquiera que sea el autor. Enumera la jurisprudencia que considera conveniente a su derecho.

Como conclusión final reitera la idea de comercialización e instalación anterior siendo suficiente la instalación de un solo elemento para tener por divulgada públicamente la patente porque no había un deber de confidencialidad.

El recurso de apelación formulado por la interviniente, en esencia, reproduce motivos y argumentos similares.

2.- La sentencia considera hechos no discutidos que la patente europea fue concedida el 24 de diciembre de 2014 para 19 países y que se reivindicó la prioridad de la patente española por su solicitud el 8 de julio de 2011.

La cuestión queda planteada en los siguientes términos: la falta de novedad deriva de la divulgación previa de la patente porque antes de la fecha de solicitud (8 de julio de 2011) lo implantó en plantas termosolares de Cádiz el 8 de octubre de 2010, Alcázar de San Juan (2 de junio de 2011), Badajoz (febrero de 2010) y Sevilla (20 de octubre de 2010). Y como facturaba según certificaciones de obra, hubo una actividad previa.

La actora no niega la instalación, sino que no fue adelantada en las especificaciones técnica de Sener, que Sener no lo conoció hasta el 19 de enero de 2011, que no hay divulgación previa porque había un deber de confidencialidad de Sener y que las plantas de Cádiz (Valle I y II) no son de fecha anterior.

Compara las especificaciones técnicas de Sener y concluye que no adelanta todas las reivindicaciones ni tampoco la totalidad de la parte caracterizante de la reivindicación primera independiente, por lo que no hay divulgación previa. Tampoco hay divulgación previa de la oferta dirigida por la actora a Sener porque existe un deber de confidencialidad (documento 30 contestación reconvención) y no constaban las Condiciones Generales de Compra.

Valora la prueba de cada planta termosolar instalada y concluye que en las plantas de Valle I y II (Cádiz) se iniciaron antes pero se acabaron en octubre de 2011 según las certificaciones y entonces fue accesible a los operarios de la demandada conforme la descripción de la patente, aunque regía el deber de confidencialidad.

Respecto las plantas de Manchasol I y II (Alcázar de San Juan) valora distintos documentos que fijan distintas fechas y parece que afirma que el sistema estaba instalado el 29 de abril de 2011 pero había un deber de confidencialidad de los contratistas y el mantenimiento le correspondía a la actora.

Respecto la planta de Badajoz, considera que acreditado que se instaló un sistema distinto (sistema tradicional de colchonetas). Este extremo no ha sido combatido en la segunda instancia y deviene firme.

Respecto la planta de Lebrija (Sevilla) concluye que se instalaron con posterioridad en enero y febrero de 2012.

3.- La parte apelada invoca que quién alega el uso previo debe probar que la instalación tuvo lugar antes de la fecha de prioridad y, en caso de duda, se desestima este argumento.

Explica que las cajas de ball joints es lo último que se instala del aislamiento térmico. Se fabrican en sus propias instalaciones, se transportan cerradas y se montan y cierran y se colocan a unos 2 ó 3 metros de altura; que la planta puede funcionar sin este elemento y que hay características que no pueden observarse a simple vista. Por ello concluye que no hubo divulgación previa ni conocimiento público, dado que nadie vio el interior de las cajas antes del 8 de julio de 2011 porque había un periodo de garantía que asumía la actora ni se hizo una recepción provisional de las obras (documento 42 de la contestación a la reconvención).

Conforme las Directrices de la OEP y la OEPM, afirma que las plantas tienen un acceso restringido por razones de seguridad y que la patente no puede observarse libremente por cualquiera si no se desmonta; que nos encontramos ante la instalación de un sistema y no la venta incondicional de un producto; que se estableció un periodo de garantía por parte de la actora y hasta que no finalizara no podrían acceder terceros a manipular o inspeccionar el recubrimiento.

A todo ello añade que la sentencia motiva suficientemente sus argumentos y no incurre en valoraciones arbitrarias, ilógicas ni irracionales de la prueba, cosa distinta es que las apelantes no estén de acuerdo con la conclusión alcanzada por el juez a quo.

4.- La SAP Madrid, Sec. 28ª, de 27 de septiembre de 2013 (ROJ: SAP M 13466/2013 ) ofrece tales conceptos:

'La novedad en materia de patentes supone que la invención sea distinta de las técnicas conocidas, lo que implica que no estuviese comprendida en el estado de la técnica antes de presentarse la solicitud (así se deriva del artículo 6 de la Ley 11/1986 y del artículo 54 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas ), que es cuando el inventor da a conocer aquélla a la sociedad y reclama al Estado un derecho de exclusiva a cambio de su contribución al progreso. El estado de la técnica está integrado por todo lo que, antes de la solicitud de la patente, se hubiese hecho accesible al público por una descripción escrita (como otros documentos de patentes, publicaciones de todo tipo, sobre todo las especializadas, documentación escrita o gráfica, etc) u oral (como, por ejemplo, una conferencia pública), por una utilización (uso anterior de la tecnología, si el público ha tenido acceso a la invención) o por cualquier otro medio (verbigracia, una presentación en una exposición abierta al público, sin que se den las circunstancias excepcionales que contempla la ley). En las patentes se exige una novedad absoluta, sin limitación temporal (con independencia de su antigüedad) ni territorial (no se limita a España, sino que el ámbito a tomar en cuenta es el mundial).

El examen de la novedad debe realizarse mediante una comparación de la invención con cada una de las anterioridades que pretenda oponérsele de modo individual. La comparación ha de ser objetiva y comprender todas las características de la invención y todos los problemas que la misma resuelve. No supone falta de novedad de la invención que tan sólo se anticipasen algunas de sus características técnicas aisladas en una anterioridad, sino que sería preciso que ésta anticipase todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada y fuera apta para resolver todos los problemas que resuelve la invención, no sólo algunos de ellos. Si todas las características técnicas de la invención reivindicada no están directa e inequívocamente descritas en el documento del estado de la técnica habría novedad, la cual se enjuicia por mera comparación objetiva con lo anteriormente conocido, y el problema se desplazaría al análisis de otro requisito diferente, el de la actividad inventiva, que es donde cabría realizar el esfuerzo añadido de combinar anterioridades para superar el filtro de obviedad para un experto en la materia. De ahí que tampoco esté permitido, en sede de novedad, combinar elementos distintos que pertenezcan a diferentes modos de realización descritos en un mismo documento, a menos que esté expresamente sugerido en él.

Como se especifica en las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes, el estado de la técnica que puede destruir la novedad ha de derivar directamente y sin equívoco del documento anterior, comprendiendo las características implícitas para un experto a partir de lo que esté expresamente mencionado en aquél.

Pues bien, analizadas las anterioridades que han sido opuestas por la parte demandada-reconveniente no puede sostenerse que en ninguna de ellas, consideradas individualmente, aparezcan todos y cada uno de los elementos técnicos de la patente de la parte demandante(...)'.

La STS de 3 de julio de 2019 (ROJ: STS 2244/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2244 ) añade:

'2.- Respecto de la novedad, en la sentencia 263/2017, de 3 de mayo , con cita de la sentencia 274/2011, de 27 de abril , declaramos:

'El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y éste está constituido portodo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior (...), o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación. La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que 'la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad' ( T 396/89 , T 793/93 )'.

'Las anterioridades derivadas del estado de la técnica susceptibles de perjudicar la novedad de la invención del actor deben ser apreciadas una por una y comparadas con la invención sin tener en cuenta nada más que su contenido. Estejuicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos precedentes'.

5.- Una vez hemos visto el pronunciamiento de la sentencia y las posiciones de las apelantes y la apelada, así como la jurisprudencia recaída, procede analiza el debate suscitado en este procedimiento.

Las apelantes consideran que no existe novedad, como primer término, porque la patente ya formaría parte del estado de la técnica porque habría sido objeto de divulgación previa y comercialización por la parte actora.

Para solucionar la cuestión comenzaremos analizando qué formaba parte del estado de la técnica a la fecha de prioridad (8 de julio de 2011). En sustento de sus pretensiones, la parte demandada aportó los informes periciales como documentos 9 y 10. Los informes periciales que la interviniente aportó fueron inadmitidos por auto de 26 de noviembre de 2020 y en segunda instancia por auto de esta Sala de 12 de mayo de 2022. A su vez, en la contestación a la reconvención, la parte actora aportó informes periciales como documentos 28 y 29.

Los informes periciales aportados con la demanda (documentos 10 a 12) no guardan relación con esta cuestión porque su finalidad era determinar si existía infracción de la patente, como sustento probatorio de la acción de infracción y otras ejercitada por la actora.

Una vez han sido objeto de valoración en la sentencia y en los escritos de recurso y oposición en la segunda instancia, el primer paso para valorar los informes periciales consiste en apreciar la procedencia de las anterioridades consideradas en los mismos.

El informe pericial realizado por el perito Sr. Luis Pedro, de fecha 5 de noviembre de 2019 (documento 9 de la contestación) fue facilitado por Sener, como la propia parte demandada indica en el punto 1.3 (pág. 39 de la contestación). En cuanto es relevante en este punto, en la pág. 9 indica que para confeccionar el dictamen ha tenido a su vista, entre otras documentos, 'Una relación de documentos del estado de la técnica (detallados más adelante en este dictamen), que representan los conocimientos existentes con anterioridad a la fecha de prioridad de ES502 que se han considerado relevantes para emitir este dictamen' y se concreta en la página 29 'Para la realización del presente estudio se han utilizado una serie de documentos considerados relevantes por este perito, aportados e identificados como se muestra a continuación'.

Respecto la primera anterioridad (aunque el perito no lo denomina así), identificada como D-1, sólo explica ' En el documento D1 (Anexo 5) las imágenes identificadas como fotografías corresponden numéricamente con las figuras mostradas en el presente informe' y que se tomaron el 26 de septiembre de 2018.

Respecto la segunda, declara ' El 8 de octubre de 2010 Sener emite el documento 'ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DEL CAMPO SOLAR (Revisión 1)' de los proyectos de Valle 1 y Valle 2 para recibir ofertas por parte de varios proveedores'.

Respecto la tercera, expresa ' El 7 de julio de 2009 Suaval envía a Sener una Especificación técnica de oferta (recogida en el Dosier de Ingeniería) para su revisión sobre 'EL AISLAMIENTO TÉRMICO DE EQUIPOS Y TUBERÍAS CORRESPONDIENTES AL CAMPO SOLAR Y EL ÁREA CENTRAL DE LA PLANTA TERMOSOLAR DE 50MW EXTRESOL-1'.

Respecto la cuarta manifiesta ' El 10 de noviembre de 2009 un trabajador de Sener (desde UTE C.T. Extresol) envía un email (Anexo 9) con el asunto 'EXT1. Campo Solar: Aislamiento SWIVEL y DOBLE SWIVEL' en el que se adjunta una serie de fotografías (Anexo 10) sobre la prueba de colocación de chapa de aluminio sobre la colchoneta de aislamiento de las swivel y doble-swivel en campo solar de Extresol-1'.

En el párrafo siguiente consta ' Puede comprobarse que todos estos documentos han sido publicados o divulgados en fechas anteriores a la fecha de prioridad de ES502, es decir antes del 8 de julio de 2011'. Desconocemos si se refiere a todas las anterioridades o solo a parte (D-1 a D-4). El destacado es nuestro.

Continúa con la quinta anterioridad expresando ' El 15 de diciembre de 2010 Suaval envía a Sener una 'OFERTA TÉCNICA POR EL AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULA, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES, CORRESPONDIENTES AL CAMPO SOLAR DE LAS PLANTAS TERMOSOLARES DE VALLE 1 Y VALLE 2 EN SAN JOSÉ DEL VALLE, CADIZ' (...)Además, el 3 de febrero de 2011 Suaval envía a Sener una nueva versión de 'OFERTA TÉCNICA PO R EL AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULA, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES, CORRESPONDIENTES AL CAMPO SOLAR DE LAS PLANTAS TERMOSOLARES DE VALLE 1 Y VALLE 2 EN SAN JOSÉ DEL VALLE, CADIZ'.

Y, respecto la sexta, afirma ' Este documento D6 recoge diferentes fotografías de elementos singulares instalados en el campo solar de Manchasol 1, en particular de juntas giratorias simples/dobles que son objeto de estudio, entre otros elementos relativos a ES502, en el presente Dictamen' y se tomaron el 8 de noviembre de 2019.

En el párrafo siguiente añade ' Las soluciones de juntas giratorias instaladas en Manchasol 1 fueron puestas al alcance del público y/o divulgadas a través de su instalación en campo en fechas anteriores a la fecha de prioridad de la patente ES502'.

Respecto la séptima concreta ' El 24 de Marzo de 2011 Sener emite el documento 'ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DEL CAMPO SOLAR (Revisión 1)' del proyecto de planta termosolar Soluz-Guzman para recibir ofertas por parte de varios proveedores'.

Respecto la octava determina ' El 20 de abril de 2011 Suaval envía a Sener una 'OFERTA TÉCNICA POR EL AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULA, INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES, CORRESPONDIENTES AL CAMPO SOLAR DE LA PLANTA TERMOSOLAR SOLUZ GUZMAN SITUADA EN PALMA DEL RIO, CORDOBA, ESPAÑA'.

En la página 146 del informe, al inicio del apartado sobre falta de actividad inventiva, consta ' Se trata por tanto de un documento perteneciente al estado de la técnica debido a que su fecha (el 8 de octubre de 2010) es anterior a la fecha efectiva de ES502 (8 de julio de 2011)' respecto el D-2.

Similares afirmaciones se hacen en la pág. 166 y otras respecto cada anterioridad valorada en la actividad inventiva porque serían fotografías o documentos previos al 8 de julio de 2011.

Hacemos dos críticas de la relación de documentos enumerada, premisa del informe pericial, que le desacreditan como medio probatorio valido de la falta de novedad y de actividad inventiva de la patente. A ello hemos de añadir que el informe pericial aportado como documento 10 no añade otras anterioridades e incurre en los mismos déficits que este informe. Baste con analizar las anterioridades de uno de los informes para que las mismas conclusiones alcancen al otro informe.

Respecto las fotografías (D-2 y D-6), hay tres circunstancias: son tomadas en fecha muy posterior a la fecha de prioridad (8 de julio de 2011), se abre la caja para que pueda comprobar el sistema de aislamiento y no se identifica qué lazo o brazo giratorio del campo solar es fotografiado. Este detalle sí se hacía en el informe pericial judicial presentado como documento 10 de la demanda.

Respecto las especificaciones técnicas de Sener y las ofertas presentadas por Suaval (D-2, D-3, D-5, D-7 y D-8), el perito no explica cómo ha obtenido tal documentación. Es decir, para que consideremos las anterioridades relevantes es necesario que sean de conocimiento público y el perito no explica la procedencia de tales documentos, es más, se limita a concluir de forma simplista que 'un documento (es) perteneciente al estado de la técnica debido a que su fecha (el 8 de octubre de 2010) es anterior a la fecha efectiva de ES502 (8 de julio de 2011)', es decir, atiende exclusivamente a la fecha del documento; ignorando u omitiendo el requisito de conocimiento público de tales anterioridades. En similares términos se explica en la exposición de la anterioridad D-4, pues considera que, por ser de fecha anterior, habrían sido publicadas o divulgadas.

Tratándose de un perito designado por Sener, que es emisora o destinataria de las especificaciones técnicas y de las ofertas, respectivamente, estos documentos se los ha facilitado la parte que le ha hecho el encargo y no existe prueba sobre la publicidad de las anterioridades.

Y, lo primero que nos llama la atención, es que desconozca que las especificaciones técnicas de Sener que valora, aportadas también por las otras partes del procedimiento, tienen en su parte inferior una cláusula de confidencialidad.

Con más razón se predica la falta de publicidad respecto la anterioridad D-4 que es una conversación privada, mediante correo electrónico, de un trabajador de Sener.

La decisión que alcanzamos es que el perito Sr. Luis Pedro no ha seleccionado correctamente las anterioridades relevantes para valorar los requisitos de novedad y actividad inventiva de la patente titularidad de la actora. Por ello las conclusiones extraídas de la comparación de la patente con dichos documentos no es válida y no consideramos probado que la patente carezca de novedad.

El apartado 6.3 (pág. 20) del informe pericial aportado en la contestación a la reconvención como documento 28, redactado por el perito Sr. Amador se enumeran las anterioridades del estado de la técnica valoradas por los peritos de la demandada-reconveniente:

* D-1 son fotografías de la instalación Valle I,

* D-2 son las especificaciones técnicas de Cobra-Sener para las plantas termosolares Valle I y II,

* D-3 es el dosier de Ingeniería Extresol I,

* D-4 correo electrónico de la UTE encargada de la construcción de la planta de Extresol y fotografías de dicha instalación,

* D-5 es la oferta técnica de Suaval para la instalación en Valle I y II,

* D-6 es la especificación técnica de aislamiento de FLUOR para la planta de ASTE 1ª de Alcázar de San Juan

* D-7 es la especificación técnica de Sener del aislamiento de la planta Soluz-Guzman.

No compartimos las anterioridades seleccionadas por los peritos y no encontramos justificación o explicación de la procedencia de dicha elección en los informes periciales. Los peritos de la parte actora-reconvenida se limitan a reproducir las anterioridades valoradas en los informes periciales de la demandada-reconveniente con las oportunas críticas, obtenidas por la aportación de dichos informes periciales al procedimiento y porque el encargo les ha sido realizado por la parte actora, que también ha sido destinataria o emisora de dichas anterioridades.

De forma resumida valoramos las anterioridades tomadas en consideración por el perito de la actora en su informe documento 28:

Respecto la anterioridad D-1, son fotografías del recubrimiento realizado en la planta Valle I obtenidas por el perito Sr. Luis Pedro para la elaboración de su informe pericial. La obtención es posterior a la fecha de prioridad, de un sistema que lleva años en funcionamiento, no identifica el punto exacto de toda la instalación que es objeto de fotografía y no ha sido un hecho controvertido que dicha instalación se corresponde con el sistema patentado y fue realizada por la actora. Lo determinante de la instalación de las plantas termosolares de Valle I y II, Manchasol I y II y Lebrija, como han fijado las partes en el procedimiento y resulta de la sentencia, es si suponen una divulgación previa de la patente.

Respecto la anterioridad D-4, es un correo electrónico entre dos partes privadas, no se ha explicado su accesibilidad y conocimiento público, la UTE no realiza la instalación sino que la encarga 'llave en mano' y las fotografías también son posteriores a la fecha de prioridad. Y para concluir se trata de una planta donde se ha afirmado que no se instaló el sistema de recubrimiento objeto de la patente.

Hemos de resaltar que los peritos de ambas partes han obtenido las anterioridades que valoran sin acceder a registros públicos o bases de datos que pudieran publicitar documentos de conocimiento público. En realidad, se limitan a aportar fotografías del sistema de aislamiento desmontado (caja abierta) o documentos privados cruzados entre las partes contratantes de las distintas plantas termosolares. Por ello, la principal crítica de estos informes periciales se refiere a la errónea selección de las anterioridades y que no han justificado el conocimiento público o accesibilidad de dichos documentos, ni tan siquiera la posibilidad de accesibilidad.

El error en la selección de las anterioridades vicia la totalidad de los informes periciales.

Conclusión distinta alcanzamos respecto el informe pericial aportado como documento 29 de la demanda, que trata de determinar si ha existido un uso previo de la patente y cómo y quién habría tenido acceso a dicho uso previo.

De forma completa, con base en la jurisprudencia y las Directrices de las Cámaras de la OEPM y la OEP, partiendo de una concreta hipótesis de trabajo, afirma que es nueva y tiene actividad inventiva, considerando igualmente los documentos fijados por los peritos de la demandada.

Es innecesario entrar a valorar este informe porque no se ha considerado acreditada la falta de novedad.

Examen aparte merecen las especificaciones técnicas que se valoran como anterioridades D-2, D-3, D-6 y D-7, así como D-3 y D-5.

La parte demandada se limita a mencionar, en su contestación, que se han admitido las especificaciones técnicas como anterioridad a efectos del requisito de novedad o actividad inventiva de la patente y reproduce, parcialmente, una sentencia.

SAP Madrid, Sec. 20ª, de 3 de marzo de 2022 (ROJ: SAP M 2084/2022 - ECLI:ES:APM:2022:2084 ):

'La sentencia apelada considera procedente la resolución del contrato por incumplir el material suministrado por IBÉRICA las especificaciones técnicas exigidas en el proyecto, y resultar inservible para el uso a que estaba destinado. Conclusión que sustenta en el contrato de suministro suscrito entre las partes, en el informe de la dirección facultativa, en el dictamen pericial de la parte actora, y en el acuerdo de novación suscrito el 9 de marzo de 2018. En base a dicho material probatorio se considera acreditado el rechazo por la UTE de la segunda y tercera remesa de material, así como que el mismo no se ajustaba a las características de la muestra que se tuvo en cuenta para la adjudicación del contrato a la entidad demandada. A la estimación de dicha acción resolutoria se anuda, como consecuencia, la restitución a IBÉRICA del material acopiado en obra que se dice corresponde con la segunda y tercera remesa de granito negro (aunque este pronunciamiento no trasciende al fallo), y la consiguiente obligación de la entidad demandada de abonar a la UTE la cantidad de 342.569,41 €: 135.009,11 € por la restitución del importe de las facturas de las referidas remesas, y 207.560,3 € por la diferencia de precio que tuvo que abonar la parte actora por el incumplimiento de la demandada'. El subrayado es nuestro.

Son ' las especificaciones técnicas del contrato' que suelen ser incorporadas 'como Anexo al contrato' ( SAP Madrid, Sec. 8ª, de 1 de marzo de 2022, ROJ: SAP M 2155/2022 - ECLI:ES:APM:2022:2155 ), de forma que la prestación de la contratante queda definida por tales condiciones o ' características' ( SAP Alicante, Sec. 9ª, de 11 de febrero de 2022, ROJ: SAP A 96/2022 - ECLI:ES:APA:2022:96 ), pudiendo también tratarse de ' especificaciones técnicas del manual o guía del fabricante' ( SAP Lugo, Sec. 1ª, de 08 de febrero de 2022, ROJ: SAP LU 155/2022 - ECLI:ES:APLU:2022:155 ) que hay que cumplir o especificaciones técnicas de un proyecto que determinan la configuración y características de la urbanización ( SAP Valencia, Sec. 7ª, de 9 de febrero de 2022, ROJ: SAP V 611/2022 ) y ' las especificaciones técnicas de la oferta y del catálogo' lo que se exige ( SAP Guipúzcoa, Sec. 2ª, de 10 de enero de 2022, ROJ: SAP SS 169/2022 - ECLI:ES:APSS:2022:169 ).

Como expresa la SAP Cáceres, Sec. 1ª, de 24 de febrero de 2022 (ROJ: SAP CC 269/2022 - ECLI:ES:APCC:2022:269 ) ' siendo la cosa objeto de contrato, en orden a sus especificaciones técnicas o condiciones pactadas', de forma que el eventual incumplimiento o la conformidad de la prestación de la parte contratante se hace por comparación e interpretación de tales especificaciones técnicas, que pueden incluir 'controles y análisis de calidad'.

O como expresa la SAP Alicante, Sec. 9ª, de 11 de febrero de 2022 (ROJ: SAP A 96/2022 - ECLI:ES:APA:2022:96 ), se trata de ' que se hayan cumplido las especificaciones técnicas del producto fijadas en el contrato'.

Y más claro resulta el tenor de la SAP Guipúzcoa, Sec. 2ª, de 10 de enero de 2022 (ROJ: SAP SS 169/2022 - ECLI:ES:APSS:2022:169 ): ' en el presente caso el núcleo esencial de la controversia estriba en determinar si la máquina suministrada por la parte vendedora es apta para desempeñar sus funcionalidades conforme a las especificaciones técnicas que se hacen constar en la oferta y en el catálogo, o por el contrario presenta unos defectos de cualidad tan graves que conllevan un incumplimiento de la obligación por parte del vendedor'.

Se trata, en resumen, de un documento de carácter contractual que rige la relación jurídica entre las partes contractuales, de forma que establece las condiciones, características, requisitos, materiales, calidades, procedimientos, garantías, etc. de una prestación, obra, servicio, proyecto, producto o fabricación que constituye la obligación de la parte contratante, en cuya ejecución debe atenerse a dicho documento.

En todos estos procedimientos, precisamente, se reclama el incumplimiento del contrato por una de las partes contratantes y las especificaciones técnicas, interpretadas como contenido del contrato ( art 1281 CC y ss.), sirven de pauta para verificar el eventual incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratante.

En resumen, nos encontramos ante documentos que rigen las relaciones jurídicas privadas entre las partes de un contrato. Y, en principio, estos documentos permanecen en el ámbito privado de las partes, pues regulan su concreta relación jurídica.

De hecho, debemos resaltar que las especificaciones técnicas a las que han accedido las partes del procedimiento son aquéllas en las que han sido parte contratante. Pero respecto la planta Lebrija, donde no ha participado la interviniente Sener, sino que la contratación de la actora ha sido con Siemens Concentrated Solar Power LTD, no se dispone apenas de documentación. Así, las especificaciones técnicas se obtuvieron mediante oficio dirigido por el Juzgado a Siemens, se encuentra bajo obligación de confidencialidad según cláusula que consta al pie de cada folio y esto corrobora que no son documentos de acceso público.

Sólo si la parte que las propone acreditara que hubieran pasado a conocimiento público (por ejemplo, especificaciones técnicas publicitadas en páginas web o incorporadas en los embalajes de productos comercializados) podrían ser valoradas como estado de la técnica porque fueran accesibles.

En el presente caso, partiendo del procedimiento de licitación descrito en la página 10 de la contestación, las especificaciones técnicas corresponden a la oferta presentada por Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. en procesos de licitación para la construcción de plantas termosolares. De esta forma, Sener envía dichas especificaciones técnicas a las empresas del sector que considera para que, a su vez, le remitan las ofertas y así adjudicar la instalación a la mejor oferta (documento 38 de la contestación a la reconvención y anexos del informe pericial del Sr. Luis Pedro). No se ha presentado prueba que acredite la publicidad y conocimiento de dicho procedimiento que, más bien, está controlado por Sener en todos sus términos.

Con relación a lo anterior, por tanto, se trata de las condiciones y características, por muy extensas, completas y complejas que puedan ser, que el sistema de aislamiento del licitador debe cumplir para poder resultar elegido en dicho proceso.

A ello se añade que en el pie del documento aparece una obligación de confidencialidad ('La información facilitada en este documento es confidencial y de uso restringido, pudiendo ser utilizada, única y exclusivamente, a los efectos objeto del mismo. Queda terminantemente prohibida la modificación, explotación, reproducción, comunicación a terceros o distribución de la totalidad o parte de los contenidos del mismo sin el consentimiento expreso y por escrito de SENER Ingeniería y Sistemas, S.A. En ningún caso la no contestación a la correspondiente solicitud, podrá ser entendida como autorización presunta para su utilización.', documento 38 de la contestación de la reconvención), por lo que la empresa del sector que pudiera recibir tal oferta tiene un deber de secreto y sigilo. Se refuerza, de esta manera, la idea de que no son documentos de conocimiento generalizado y accesible a cualquiera, ni siquiera profesional del sector, si no ha sido elegido por Sener como destinatario.

En consecuencia, si las especificaciones técnicas no tienen conocimiento público del sector y no son accesibles a terceros, no pueden formar parte del estado de la técnica, cuya característica esencial es, como hemos visto en la jurisprudencia reproducida en el apartado 4, es que sea accesible al público. De hecho, las anterioridades se rubrican 'especificaciones técnicas de Cobra-Sener' (D-2), 'oferta técnica de Suaval' (D-5), 'especificación técnica de aislamiento de Fluor' (D-6) o 'especificación técnica de Sener del aislamiento de la planta Soluz-Guzman' (D-7). Observamos que van referida a la parte contratante o a la concreta planta termosolar cuyo proceso de licitación se realiza por Sener.

Esta misma conclusión resulta de la propia jurisprudencia citada en la contestación a la demanda, pues la SAP Barcelona, Sec. 15ª, de 17 de febrero de 2010 ( ) establece:

'En particular, como advierte la sentencia apelada, no ha de bastar la simple declaración de un tercero que opera en el mismo sector al que se refiere la patente controvertida y que es competidor del titular de la patente, para destruir la novedad, a falta de documentos idóneos(planos, catálogos, especificaciones escritas, etc.), de fecha cierta o fidedignapara conformar el estado de la técnica a considerar, que muestren una realización práctica que contenga todas y cada una de las características reivindicadaso de la que resulte la invención patentada directamente y sin ambigüedad, y máxime si, como admite la propia MESPACK en su recurso (pág. 19), tales documentos constituyen (en el sector) una información confidencial, con lo que su accesibilidad al público a la fecha relevante queda en entredicho.'

De lo que resulta que se admiten las especificaciones escritas cuando tienen fecha cierta o fidedigna, muestran una realización práctica de todas las características reivindicadas y no tienen carácter confidencial, pues de lo contrario no tendrían acceso al público.

En este caso faltaría el último de los requisitos para que estas especificaciones técnicas de Sener se consideraran estado de la técnica.

En cuanto al carácter privado de los documentos, tampoco se ha acreditado que sean de conocimiento público la anterioridad D-3 (dosier de Ingeniería Extresol I), la anterioridad D-4 (correo electrónico de la UTE encargada de la construcción de la planta de Extresol y fotografías de dicha instalación). Por ello tampoco se pueden considerar que forman parte del estado de la técnica.

Como establece la SAP Zaragoza, Sec. 5ª, de 31 de mayo de 2019 (ROJ: SAP Z 1107/2019 - ECLI:ES:APZ:2019:1107 ) sobre la publicidad del estado de la técnica:

'No se exige que el estado de la técnica haya sido efectivamente conocido antes de la solicitud de la patente, basta con que exista la posibilidad de conocerlo por cualquiera de los mediosantes indicados.

Por otro lado, según las decisiones T450/89 y T1075/01 de la Cámara de Recurso de la EPO, en caso de duda razonable sobre si una regla técnica de una divulgación anterior ha hecho accesible al público la invención, la duda debe favorecer al titular de la patente'.

Por esta razón la misma sentencia no valora como anterioridades válidas los documentos 02 y 03 porque ' existen dudas más que razonables de que esos planos hayan sido accesibles al público en general en las fechas que se suponen publicados. Tal como señala el perito Sr. Eloy, más bien parecen documentos confidenciales internos de la empresa'.

Como conclusión, tomando en cuenta que se trata de documentos que tienen carácter contractual y/o privado o son de fecha posterior (fotografías), que sólo han sido conocidos por las empresas del sector seleccionadas por Sener y que éstas tenían deber de confidencialidad, consideramos que no podían ser conocidos de forma pública, que no forman parte del estado de la técnica y que no se pueden valorar como parámetro para determinar la falta de novedad de la patente objeto de este procedimiento.

De todo lo expuesto, considerado el estado de la técnica a la fecha de prioridad, debemos manifestar que la patente tiene novedad.

QUINTO.-Requisitos de patentabilidad: novedad. Divulgaciones previas

1.- Mayor complejidad presenta el análisis de la divulgación previa de la patente como hecho que determine su falta de novedad. La complejidad se debe a que no nos encontramos ante un producto patentado o resultado de un procedimiento patentado que se comercialice en el mercado (como sucedía en la Sentencia de esta Sala de 3 de julio de 2018 , Roja: SAP V 4091/2018) sino que nos referimos a un sistema de aislamiento para los brazos móviles de las plantas termosolares, cuya instalación se hace en la fase final de la construcción de la planta. Determinar en qué momento ese sistema es accesible al público presenta dificultades.

A su vez, la circunstancia de la 'divulgación previa' se pone en conexión con la inexistencia de deber de confidencialidad o cualquier otro sistema de control eficaz sobre la obligación de secreto o reserva. A su vez este concepto se conecta con la 'accesibilidad al público', es decir, que exista la posibilidad de que terceros hayan podido conocer dicho producto, sistema o procedimiento patentado con anterioridad.

De forma que, si la titular de la patente, con anterioridad a la fecha de prioridad (8 de julio de 2011) hubiera comercializado, ofrecido o instalado el sistema de aislamiento en cualquier planta termosolar, en base a relaciones contractuales sin deber de confidencialidad ni ningún otro sistema de control y de forma que se permitiera el conocimiento de terceros, existiría una divulgación previa de la patente que le privaría del requisito de novedad.

Así resulta de la SAP Barcelona, Sec. 15ª, de 26 de abril de 2021 (ROJ: SAP B 3501/2021 - ECLI:ES:APB:2021:3501 ):

'15. En relación con el concepto de ' accesibilidad' al que alude el artículo 6 de la LP, hemos dicho en anteriores ocasiones ( Sentencias de 18 de octubre de 2007, Rollo 116/2007 , o de 17 de febrero de 2010 , ECLI:ES:APB:2010:1797), que representa una ficción jurídica que se conecta con el ' público', no específicamente con el experto en la materia, como ocurre con el requisito de la actividad inventiva. Cuando la Ley habla de accesible al público se está refiriendo alpotencial conocimientoque pueden tener (de lo que conforma ese estado de la técnica en la fecha relevante) personas que no están obligadas a guardar secreto, es decir, personas que no están sujetas a sistemas de control eficaces sobre su obligación de reserva. La Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, así mismo, ha considerado que el 'público' no tiene por qué ser experto en la materia, pero sí que ha de ser capaz de entender la invención y tener la capacidad de transmitirla o trasladarla a otras personas expertas(Decisiones T 877/90 , T 809/95 , T 482/89 ). Por tanto, aunque los medios por los que este público tiene acceso o conoce la anterioridad o regla técnica que sea anticipatoria de la invención son irrelevantes, sí que es necesario que permitan un conocimiento suficiente como para poder ejecutarla o para que un experto pueda hacerlo, como requisito para considerar que la invención había pasado al estado de la técnica o estaba en él'.

2.- No ha sido un hecho controvertido, como afirmamos en el Fundamento Jurídico Tercero, apartado 3, que la parte actora instaló su sistema en las plantas termosolares Valle I y II (Cádiz), las plantas termosolares Manchasol I y II (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) y la planta de Lebrija (Sevilla).

La sentencia concluye que no hay divulgación previa por las siguientes razones:

* Respecto Valle I y II, valora la documentación que menciona y concluye que la instalación comenzó antes de mayo y concluyó en octubre de 2011, siendo entonces accesible a terceros, aunque añade que existía un deber de confidencialidad.

* Respecto Manchasol I y II afirma, con base en la prueba que analiza, que estaba instalado el 29 de abril de 2011 pero no era accesible a terceros porque existía un deber de confidencialidad de los contratistas y el mantenimiento lo llevaba la propia actora.

* Respecto Lebrija, considera instalado en enero y febrero de 2012, después de la fecha de prioridad.

La demandada recurrente impugna la existencia de deber de confidencialidad invocando las Condiciones Generales de Compra y haciendo interpretación de la cláusula 10.1 y 2, que considera erróneamente interpretadas por el juez a quo.

También discute la fecha de divulgación previa respecto las plantas Valle I y II y Lebrija.

3.A.- Debemos comenzar analizando el deber de confidencialidad -o cualquier otro sistema de control que garantice la obligación de reserva o secreto- porque en caso que exista tal deber será irrelevante la fecha de finalización de la instalación.

Como resulta de la contestación de la demanda y las alegaciones de Sener en la solicitud de intervención, la forma de actuar en la instalación de las plantas termosolares era la siguiente: la promotora de la planta termosolar (en este caso, la demandada) contrata con una UTE formada por varias empresas (en concreto, UTE Termosolar Villena) la construcción 'llave en mano' de la planta. A su vez la UTE subcontrata con Sener (en este caso, la interviniente) el proyecto y la instalación de la construcción y suministro del campo solar, incluyendo el montaje del aislamiento térmico para los brazos giratorios (tal contrato se aporta por Sener como documento 1). A su vez, para la instalación del sistema de recubrimiento de aislamiento, Sener realiza un proceso de licitación interna y remite sus especificaciones técnicas a determinadas empresas del sector. Las ofertas dirigidas por la actora a Sener para la instalación de las plantas mencionadas en los párrafos superiores se presentan en el marco de un proceso de licitación interno. Una vez se adjudica la instalación, se firman las Condiciones Generales de Compra, que, juntamente con las especificaciones técnicas, determinan las obligaciones contractuales entre las partes.

El juez a quo y las partes interpretan dichas Condiciones Generales de Compra para argumentar sobre el deber de confidencialidad. La parte actora aporta como documentos 31 (Valle) y 43 (Manchasol) de la contestación a la reconvención dichas Condiciones, que tienen igual contenido en los distintos procesos de licitación.

3.B.- La cláusula controvertida es la cláusula 10 que reza:

'10 CONFIDENCIALIDAD - PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

10.1 Confidencialidad

El Contratista tratará la información del contrato haciendo un uso privado y confidencial, excepto en el grado necesario para realizar las obligaciones del Contrato o cumplir con leyes aplicables. El Contratista no publicará, ni permitirá publicar, o revelará ningún detalle de los Trabajos o suministros en cualquier documento comercial o técnico o en cualquier otro modo o soporte sin el previo acuerdo de C. T. MANCHASOL UNO. El Contratista es responsable de que su personal y sus subcontratistas guarden confidencialidad de cualquier información relacionada con el contrato que tengan a su alcance.

El Contratista no debe revelar la información a terceros sobre los objetivos del contrato a no ser que tales terceros firmen acuerdos de confidencialidad en los mismos términos a los compromisos contenidos en esta cláusula para proteger debidamente la información confidencial.

Esta cláusula se mantendrá por un periodo de cinco años después de la fecha de Aceptación o de la terminación del contrato, cualquiera que ocurra antes.

10.2 Documentos del Contratista

Los documentos del Contratista son, salvo lo establecido bajo esta cláusula 10.2, no confidenciales y pueden ser utilizados libremente por C. T. MANCHASOL UNO, pudiendocomunicarse a terceros para ofertar, vender, montar, instalar, operar, mantener, reparar, adaptar o modificar el Trabajo cuando lo requiera.

Si el Contratista informa a C. T. MANCHASOL UNO sobre los documentos que están sujetos a una obligación de confidencialidad con respecto a terceros, y si esto se notifica por escrito a C. T. MANCHASOL UNO, éste estará sujeto a las mismas obligaciones de confidencialidad que el Contratista, bajo las mismas condiciones de la cláusula 10.1. El Contratista identificará expresamente como confidencial el documento suministrado por medio de una etiqueta, sello, u otra comunicación escrita.

El Contratista, concederá (por la firma del contrato) a C. T. MANCHASOL UNO y/o al Cliente una licencia transferible, indefinida, no exclusiva y de libre derecho para usar (y copiar o reproducir para uso) los Documentos del Contratista, incluyendo las modificaciones. Esta licencia, aplicable a las partes relevantes del Trabajo o suministros, autoriza a cualquier persona en posesión apropiada de la parte relevante de los Trabajos o suministros para usar (y copiar o reproducir para uso) los documentos del Contratista con objeto de completar, funcionar, mantener, cambiar, reparar, demoler y ampliar los Trabajos o suministros.

Esta cláusula se mantendrá hasta la terminación o el vencimiento de este contrato'. Los destacados son nuestros.

El apartado 3 de esta cláusula regula la 'propiedad industrial e intelectual' y el apartado 4 'publicaciones'.

La sentencia considera que se reconoce un deber de confidencialidad con dicha cláusula y las apelantes se oponen, diferencian el apartado 1, que impone el deber de confidencialidad al contratista (sería la actora) y el apartado 2, que no impone el deber de confidencialidad para C.T.Manchasol/UTE C.T. Valle, salvo algún documento que así lo indique la contratista.

Compartimos los argumentos de las recurrentes en cuanto que el deber de confidencialidad, en términos amplios, se impone al contratista, que debe guardar secreto de la documentación facilitada por la UTE o el Cliente, sin excepciones.

Ahora bien, ello no significa que el apartado 2 permita a la UTE o Cliente comunicar públicamente o reproducir la documentación que le haya facilitado el proveedor o contratista libremente y sin restricciones. En tal caso, simplemente no se habría previsto el apartado 2 de la cláusula 10.

La razón de ser del apartado 2 radica en que la UTE o cliente no tiene deber de confidencialidad de los documentos del proveedor con relación a las tareas que le han sido encomendadas. Es decir, se trata de evitar que el proveedor o contratista no termine su trabajo y la UTE no pueda contratar un tercero para continuarlos porque exista un deber de confidencialidad de los documentos del proyecto. Así resulta de:

Primero, el mismo inciso primero del apartado 2 concreta que la finalidad de la comunicación a terceros de tales documentos será ' para ofertar, vender, montar, instalar, operar, mantener, reparar, adaptar o modificar el Trabajo cuando lo requiera'.

Segundo, el inciso tercero del apartado 2 previene que la firma supone la concesión de una licencia que autoriza a cualquier persona usar, copiar o reproducir para uso, los documentos del Contratista ' con objeto de completar, funcionar, mantener, cambiar, reparar, demoler y ampliar los Trabajos o suministros'.

Tercero, la cláusula pierde vigencia a la terminación del contrato. Si no hubiera ninguna obligación de confidencialidad y desde el principio la UTE o cliente pudiera disponer libremente de toda la documentación del proveedor o contratista, este término carecería de sentido porque nunca podría perder vigencia. Precisamente, si se pone un término es porque existe un deber de confidencialidad que sólo se puede saltar en caso de que el proveedor no haya cumplido sus obligaciones con la finalidad, precisamente, de terminar la instalación. Por eso una vez ha concluido el contrato, el proveedor ha cumplido y no existe riesgo de incumplimiento, desaparece dicha limitación y, por ende, cualquier deber de confidencialidad de la UTE o cliente que, entonces, sí podrá disponer libremente de la documentación (a diferencia del apartado 1 que impone al proveedor un plazo de 5 años de confidencialidad desde la terminación del contrato).

Además, no podemos olvidar que las Condiciones Generales de Compra son un documento redactado unilateralmente por la UTE o cliente, de forma que la posible oscuridad que pueda resultar de sus términos no le puede beneficiar.

Tampoco compartimos que el proveedor o cliente tenga la carga de especificar y notificar por escrito los documentos respecto los que quiera que se establezca un deber de confidencialidad por la UTE o cliente. Así, el apartado se refiere a los documentos del proveedor o contratista de los que tenga ' obligación de confidencialidad con respecto a terceros'. Es decir, si la actora tiene un deber de confidencialidad respecto algún documento que use en el montaje e instalación deberá notificarlo para que la UTE guarde igualmente dicho deber.

De todas formas, el documento 30 de la contestación a la reconvención acredita que la actora notificó el deber de confidencialidad respecto el sistema de aislamiento, no sólo identificando el documento sino reproduciendo los dibujos y esquemas.

La conclusión, por tanto, es que la UTE tiene un deber de confidencialidad de la documentación presentada por la contratista salvo 'para ofertar, vender, montar, instalar, operar, mantener, reparar, adaptar o modificar el Trabajo cuando lo requiera'. En los términos en que se ha planteado el debate en primera instancia, resulta que la documentación de la actora queda dentro del deber de confidencialidad.

3.C.- La cláusula 19 regula la ' Garantía' de forma muy detallada, a lo largo de 5 apartados. Comienza fijando el alcance y ámbito de la garantía, en el epígrafe 1 se regula la 'duración' ('A menos que se establezca lo contrario en el Contrato, el período de la garantía expirará al final del período de garantía de Proyecto, siempre y cuando hayan sido resueltas todas las reservas y ejecutadas las reparaciones. El final del período de garantía de Proyecto se fija en 24 meses después de la Recepción Provisional de la plantapor parte del Cliente a la UTE, en caso de extensión adicional de la garantía, por razones ajenas al Proveedor, los gastos bancarios del mantenimiento del aval de buena ejecución serán por cuenta de UTE C.T. VALLE UNO. El período de la garantía se extenderá durante la vigencia de los períodos de indisponibilidad atribuida al Proveedor. El período de garantía de cualquier parte reparada o reemplazada se extenderá durante 24 meses adicionales a partir de la finalización de la reparación o reemplazo. Esta ampliación del período empezará a partir de la fecha en la que el reemplazo o renovación sea completado y en cualquier caso no excederá de cuatro años desde la fecha de la Aceptación, excepto(...)'), define 'defectos latentes' y 'defectos recurrentes', en el epígrafe 2 indica las 'obligaciones del proveedor', en el 3 las 'intervenciones durante el periodo de garantía', que se fijan en 48 horas desde la notificación, si bien en el apartado 4 admite 'medidas provisionales' y la intervención de la Ute o cliente en un plazo de 8 días si la contratista desatiende sus obligaciones; y el apartado 5 establece la responsabilidad del contratista en caso de 'defecto de garantía'.

Esta obligación que se impone al contratista o proveedor (las Condiciones le designan así indistintamente), en los términos más amplios posibles ('todas las reparaciones, modificaciones y ajustes necesarios hasta que el Trabajo cumpla con los requisitos del Contrato', cláusula 19.2.ab initio).

Observamos que esta garantía del proveedor o contratista (la actora) impide que terceros ajenos a la actora puedan abrir las cajas que contienen el sistema de aislamiento o recubrimiento y manipular éste durante un plazo de 24 meses desde la recepción provisional de la planta.

La afirmación del juez a quo, reproduciendo la Descripción de la Invención, consistente en que cualquier operario puede manipular el sistema patentado una vez instalado, no contradice la existencia de un periodo de garantía, en el cual la dueña del campo solar impone al contratista/proveedor el deber de asumir los ajustes y reparaciones que sea necesario durante un determinado periodo que, de forma excepcional, puede alcanzar los 4 años desde la recepción provisional de la instalación.

Incluso si aplicamos estos plazos de garantía (24 meses) a las fechas propuestas por los recurrentes como instalación y comercialización de la patente (junio de 2011 respecto Valle I y II, 30 de abril de 2011 respecto Manchasol I y II) no habría acceso de terceros al sistema patentado antes de la fecha de prioridad, durante la vigencia del contrato debido al deber de confidencialidad y, una vez concluido este, debido a la obligación de garantía de la actora.

En todo caso, las fechas de finalización de los contratos tiene fecha posterior a la fecha de prioridad. Respecto la planta de Valle I y II el certificado final de obra (documento 33 de la contestación a la reconvención), firmado por todas las partes, tiene fecha de 21 de noviembre de 2011. Fecha de septiembre de 2011 tiene el certificado de septiembre de 2011 firmado por todas las partes (documento 32).

Ello no es óbice para que hubiera otros operarios realizando otras labores ajenas al sistema patentado en la planta termosolar o incluso visitas de terceros, pues no se acredita suficientemente que estas personas accedieran a la patente (se encuentra dentro de una caja a una distancia elevada del suelo, como resulta de las fotografías del informe pericial judicial aportado como documento 10 de la demanda) y tuvieran los conocimientos suficientes para comprender el sistema.

3.D.- El 12 de febrero de 2021 se recibió la respuesta de la sociedad Cobra Instalaciones y Servicios, S.A y aportó la orden de compra o 'contrato de construcción' para el 'suministro y montaje de del aislamiento térmico del campo solar y área de sales' de fecha 22 de abril de 2010, siendo partes del mismo la actora, la UTE de Manchasol y otras.

En el mismo consta que su Anexo III son las condiciones de compra, ya analizadas y que el Anexo IX es la oferta de Suaval de fecha 22 de abril de 2010. Se estima un plazo de ejecución de 4 meses a contar desde el 6 de mayo de 2010 (fecha de entrega de la documentación). En su apartado 9, 'Retenciones y Avales', en el apartado del Aval de Garantía expresa 'El plazo de garantía de los trabajos objeto de este contrato, estará determinado por el periodo comprendido entre la Recepción Provisional de los trabajos efectuados por el Contratista y la Recepción Definitiva de los mismos por parte de UTE C.T. Manchasol-1 el 29 de Diciembre de 2012 (...)'.

La cláusula 10 de 'periodo de garantía' corrobora este periodo estableciendo que 'El plazo de garantía será el comprendido entre la Recepción Definitiva de los trabajos y el 29 de diciembre de 2012'.

En el párrafo siguiente fija como términos la Recepción Provisional o el 30 de septiembre de 2011, lo que ocurra antes.

Por tanto, podemos afirmar que la terminación del contrato se produjo el 29 de diciembre de 2012 y hasta entonces pervivía la obligación de confidencialidad.

4.- Ahora procede centrarse en las circunstancias de la planta de Lebrija (Sevilla).

Hemos de destacar dos circunstancias a la hora de valorar la documentación obrante en autos respecto la planta termosolar de Lebrija. Dado que Sener y la demandada no intervinieron en la construcción e instalación de ese campo solar carecemos de importante documentación, que obra en poder de Siemens Concentrated Solar Power, LTD como titular de esta (certificaciones finales de instalación, certificaciones de puesta en marcha, controles periódicos de estado de la instalación, etc.).

En la contestación al oficio remitido por el Juzgado a petición de la demandada, recibido el 12 de febrero de 2021, esta empresa explicó que, debido al tiempo transcurrido, remitía únicamente la documentación de la que disponía, que no responde al requerimiento remitido por el Juzgado. Por ello carecemos de importante documentación necesaria para resolver estos extremos.

Además, la documentación aportada está redactada en idioma extranjero (inglés), sin que se haya realizado ni aportado traducción al castellano en el procedimiento.

Es cierto que el juez a quo valora el documento de fecha 17 de junio de 2010 para concluir la obligación de confidencialidad existente entre las partes; este pronunciamiento es impugnado por la demandada en su recurso de apelación y hace una prolija valoración de dicho documento.

Ahora bien, conforme el art. 144 LEC ' A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción al mismo' que 'podrá ser hecha privadamente'.

Por tanto, todas las alegaciones que formula la parte apelante sobre esta planta termosolar derivan de la valoración e interpretación y traducción propia que realiza de un documento aportado en idioma extranjero. Esta circunstancia impide, igualmente, una adecuada valoración de la documentación, tanto porque lo proscribe el art. 144 LEC como porque esta Sala carece de los conocimientos lingüísticos suficientes para interpretar jurídicamente un contrato complejo y técnico redactado en inglés y ninguna de las partes ha presentado una traducción privada del mismo (la traducción en el mismo escrito de recurso de apelación, parcial, de las cláusulas o apartados que interesan al argumento de la recurrente no se considera traducción privada válida).

En términos estrictamente estructurales, valoramos que se recibió contestación del oficio por la sociedad Siemens el 12 de febrero de 2021 y aporta, en inglés, copia del Agreement alcanzado entre ésta y la actora firmado el 29 de diciembre de 2010.

Como apéndice de dicho Agreement se aportan las especificaciones técnicas de Siemens, en inglés, de fecha 18 de enero de 2010, que va precedido de otro apéndice 'NDA' de fecha 17 de junio de 2010, que es a lo que se refiere la sentencia y la recurrente.

Dicho apéndice NDA está aportado parcialmente, sólo por unas cláusulas 4 (Return of Confidential Information) y 5 (Rights in Confidential Information) que imponen deberes de confidencialidad al 'receptor'.

A continuación, se aporta el documento de una reunión celebrada entre las partes en fecha 26 y 28 de octubre de 2010 donde, entre otros aspectos, fijan un calendario cuya fecha más lejana es el 30 de marzo de 2011 para 'Project Documentation (preliminary, manufacturing, assembly and as-built documentation) en fase de documentación todavía. El siguiente documento se rubrica 'Quality Requeriments for Thermosolar Piping System Insulation', va precedido en cada página de una cláusula de confidencialidad.

Los términos de la confidencialidad no pueden ser valorados en el sentido interesado por la recurrente (apartado I.3,i) pág. 28-29 del recurso) por las razones anteriormente expuestas, por lo que carecemos de prueba que niegue dicho carácter ( art. 217. 3 LEC). Así, la parte que defendió que había una divulgación previa fue la demandada y debe acreditar que los documentos contractuales de las partes, de cualquier forma, pasaron al conocimiento público.

En cuanto a la fecha de divulgación previa atendiendo a la instalación de la planta termosolar, en este procedimiento sólo disponemos, aportados por la actora, de un certificado de la propia actora de la fase 2 de la planta de Lebrija por el periodo de enero de 2012 (documento 40) y es un documento unilateral de la actora; y una factura de Suaval a Siemens Concentrated Solar Power LTD de 29 de febrero de 2012 con relación a la instalación en la planta de Lebrija por importe de 291.071,92 euros (documento 40 ter contestación a la reconvención).

Teniendo en cuenta esta escasa prueba, consideramos que no existe prueba que acredite que el sistema de recubrimiento y aislamiento patentado en la planta termosolar de Lebrija (Sevilla) había sido divulgado previamente a la fecha de prioridad (8 de julio de 2011).

Analizamos ahora si la documentación mencionada por la demandada en su recurso modifica esta apreciación y concluimos que no sucede así porque hace una valoración interesada y subjetiva de distintos medios de prueba teniendo por hechas afirmaciones que no tienen el significado que se pretende. Es decir, la parte sólo trata de cambiar la valoración objetiva realizada por el juez a quo por su valoración subjetiva e interesada.

El documento 19 de la actora (informe pericial económico) presenta como documento 1 del anexo III los ingresos y costes de la actora por la instalación del sistema patentado diferenciado por ejercicios económicos y, respecto la planta Lebrija, constan importes por costes de materiales (por aislamientos de cajas y alquileres y logística) en los años 2010, 2011 y 2012, lo que no es compatible con la terminación de la obra antes del 2012.

Como documento 2 del mismo anexo se aportan las certificaciones de obra (parciales) y, respecto Siemens, aparecen facturas de 29 de diciembre de 2010 (consta ejecución del 10% respecto de las fases aprobadas el 28 de enero y el 28 de octubre de 2010), 16 de marzo de 2011, 9 de mayo de 2011, 31 de agosto de 2011, 29 de febrero de 2012 (planta Lebrija), 9 de mayo de 2012, 31 de marzo de 2012 (planta Olivenza), 30 de abril de 2012 (planta Olivenza), 31 de mayo de 2012, 30 de junio de 2012 (planta Olivenza), 24 de septiembre de 2012 (planta Olivenza) y 30 de noviembre de 2012.

En algunas facturas no se identifica la planta concreta por la que se emite la factura, teniendo en cuenta que la actora ha desarrollado trabajos en varias plantas para Siemens, pero el conjunto de facturas es compatible con el cuadro inicial de ingresos y costes a lo largo de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 y existe una concreta factura de 29 de febrero de 2012, que es la misma que aportó la actora como documento 40 ter de su contestación a la reconvención.

Por otro lado, ese conjunto documental, a su vez, dota de veracidad el certificado de enero de 2012 aportado por la actora como documento 40 bis de la contestación a la reconvención, pues ciertamente la actora iba certificando y facturando porcentajes de instalación (10%, 15%... de las distintas fases) y constando una factura de febrero de 2012 ese verosímil que haya una certificación de trabajo de enero de 2012.

También valora interesadamente la parte apelante determinados correos electrónicos, interpretando de forma subjetiva el tenor de los mismos, sin que podamos compartir las conclusiones que extrae la apelante.

El correo electrónico de 4 de febrero de 2011 (documento 16 de la contestación) no es prueba útil para probar que en dicha fecha se habían concluido los trabajos de la instalación ni que el sistema era accesible a terceros, que es el hecho controvertido.

En el correo de Microtherm de 20 de octubre de 2010 (documento 15 de la contestación a la demanda) sólo se afirma que el sistema ha sido 'probado en un lazo y autorizado para su instalación', lo que no significa, de ninguna manera, que el sistema de aislamiento hubiera sido totalmente instalado en la planta de Lebrija en aquella fecha.

Fecha, por otro lado, perfectamente compatible con la que aparece en el Agreement firmado entre las partes, de fecha 29 de diciembre de 2010, como ya valoramos. Sería ilógico e irracional que este tribunal considerara totalmente instalado y recepcionado el sistema de aislamiento en fecha anterior a la firma del contrato entre las partes.

5.- Valoración de la prueba testifical

La parte recurrente acude, con frecuencia, a la prueba testifical en sustento de sus argumentos. Siendo ello totalmente procedente, como es obvio, nos encontramos ante hechos controvertidos y relaciones jurídicas que, en la práctica, se cumplimentan documentalmente (certificaciones de obra, facturas, certificaciones de recepción provisional y definitiva, actas de puesta en marcha, albaranes por días de trabajo, contratos) y cuando existe cierta contradicción entre ambos medios probatorios presenta mayor objetividad la prueba documental.

Por tanto, no es tan relevante que en las conversaciones entre los trabajadores o representantes de las partes contratantes se dijera si se habían concluido o instalado el sistema de aislamiento, como los documentos que cumplimentan dicha instalación, su recepción por la parte contratante y su facturación. Con más razón cuando en ocasiones los testigos refieren que otra persona les había dado la información o cuando se presentan declaraciones escritas sin posibilidad de contradicción.

Así sucede con el propio documento 15 de la contestación a la demanda y la declaración del testigo Ildefonso.

Otro tanto podemos afirmar de la declaración del presidente de Protermosolar, que no tiene relación directa con la planta de Lebrija ni conocimiento propio de los trabajos en el campo solar, manifiesta que ha tenido conocimiento, hace afirmaciones en función de lo que conoce por terceros y plantea hipótesis que no se sustentan en la documentación (objetiva) obrante en autos.

Por ello no consideramos que el juez a quo incurra en error de valoración de prueba cuando, teniendo a su disposición prueba documental y pericial, soslaya la prueba testifical.

SEXTO.-Actividad inventiva

Este motivo sólo es invocado en el recurso de Sener Ingeniería y Sistemas, S.A., remitiéndose al contenido de los dos informes periciales que así lo declaran y los documentos relevantes del estado de la técnica, así como el conocimiento general común.

No compartimos estos argumentos. En primer lugar, debemos remitirnos a la valoración de los informes periciales de la demandada, así como los informes periciales de la actora, aportados como documentos 9 y 10 de la contestación a la demanda y documentos 28 y 29 de la contestación a la reconvención, respectivamente, que fueron descartados al considerar que existía un error de base en la selección de las anterioridades que configurarían el estado de la técnica a la fecha de la prioridad (Fundamento Jurídico Cuarto, apartado 4). La motivación realizada en aquel Fundamento hace innecesario profundizar en esta cuestión.

Este mismo razonamiento alcanza a los documentos que fueron valorados como relevantes en el estado de la técnica en los informes periciales, pues tomaron las mismas anterioridades y se trata de documentos, todos ellos, que carecieron de conocimiento público y, por ende, no podían configurar el estado de la técnica.

En cuanto al argumento del conocimiento general común, lo cierto es que con anterioridad a la fecha de prioridad no se ha aportado ninguna prueba por la apelante que acredite que existía tal conocimiento. De hecho, no se ha acreditado que a la fecha de la prioridad otra empresa instalara el sistema de aislamiento patentado y el núcleo del debate consiste en si la propia actora habría divulgado públicamente el sistema patentado por la instalación de éste en varias plantas termosolares (Fundamento Jurídico Quinto).

Por todo lo expuesto, desestimamos la acción de nulidad de la patente como motivo del recurso de apelación.

SÉPTIMO.-Doctrina de los actos propios

1.- Las partes demandadas consideran que la actora, mediante la interposición de la demanda, vulnera la doctrina de los actos propios porque tuvo conocimiento del proceso de licitación instado por Sener para la construcción del campo solar de Villena, se le remitieron las especificaciones técnicas de Sener del sistema de aislamiento después de la fecha de prioridad (4 de mayo de 2012), considera que éstas vulneran su patente, pero en lugar de advertirlo, guardó silencio y no hizo ninguna advertencia. Se limitó a remitir su oferta, que no resultó adjudicataria.

Consideran las apelantes que dicho comportamiento conlleva dos consecuencias: el consentimiento de la actora a la instalación del sistema por quien fuera adjudicataria y la vulneración de la doctrina de los actos propios mediante la interposición de la presente demanda.

La sentencia desestimó este argumento afirmando que no puede deducirse tal consentimiento de la presentación de un proyecto al que la actora no comunica que había presentado una patente. Es una oferta a concurso que no significa consentimiento ni legitima a la demandada a hacer uso de tal sistema de recubrimiento. Tampoco vulnera el art. 61.1.a) LP porque no era un acto privado o sin fines comerciales.

2.- Debemos comenzar definiendo en qué consiste la doctrina de los actos propios.

La SAP Cáceres, Sec. 1ª, de 22 de octubre de 2021 (ROJ: SAP CC 1149/2021 - ECLI:ES:APCC:2021:1149 ) resume la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta doctrina y afirma:

'Con relación a esta cuestión la sentencia del Tribunal Supremo núm.- 353/2020, de 24 de junio , proclama que: 'La doctrina de los actos propios queda definida en la sentencia del Tribunal Constitucional 73/1988, de 21 de abril , cuando declara: '[l]a llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntadgeneralmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos'. Conforme a la jurisprudencia de esta sala, la doctrina de los actos propios impone uncomportamiento futuro coherentea quien en un determinado momento ha observado una conducta que objetivamente debe generar en el otro una confianza en esa coherencia( sentencias 1/2009, de 28 de enero y 301/2016, de 5 de mayo ). Para que sea aplicable esa exigencia jurídica se hace necesaria la existencia de una contradicciónentre la conducta anterior y la pretensión posterior, pero, también, que la primera sea objetivamente valorablecomo exponente de una actitud definitiva en determinada situación jurídica, puesto que la justificación de esta doctrina se encuentra en la protección de la confianza que tal conducta previa generó, fundadamente, en la otra parte de la relación, sobre la coherencia de la actuación futura ( sentencias 552/2008, de 17 de junio ; 119/2013, de 12 de marzo ; 649/2014, de 13 de enero de 2015 ; 301/2016, de 5 de mayo ; y 63/2018, de 5 de febrero )'.

En similar sentido la sentencia del Tribunal Supremo núm.- 500/2020, de 5 de octubre , al señalar que: 'La doctrina de los propios actos, como dice la sentencia de esta Sala núm. 936/2006 de 6 octubre , tiene su fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe ( Sentencias de 25 de octubre y 28 de noviembre de 2000 ) pues se falta a la buena fe en sentido objetivo, es decir, como exigencia de lealtad y honestidad en los tratos y en el ejercicio de los derechos ( artículo 7.1 Código Civil ) cuando se va contra la resultancia de los propios actos ( Sentencias de 16 de julio y 21 de septiembre de 1987 , 6 de junio de 1992 , etc.), pero ello exige que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, esclarecer, modificar o extinguir una determinada situación que afecta jurídicamente a su autor, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca, de modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción, con el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior ( Sentencias de 9 de mayo de 2000 , 27 de febrero , 16 de abril y 24 de mayo de 2001 , 25 de enero de 2002 , entre otras muchas), por lo que no es de aplicación cuando los precedentes fácticos que se invocan tienen carácter ambiguo o inconcreto( Sentencias de 23 de julio de 1997 y 9 de julio de 1999 ) o carecen de trascendencia para producir el cambio jurídico (Sentencias de 28 de enero de 2000 , 7 de mayo de 2001 , 25 de enero de 2002 )'. Los resaltados son nuestros.

La SAP Barcelona, Sec. 15ª, de 9 de julio de 2019 (ROJ: SAP B 9369/2019 - ECLI:ES:APB:2019:9369 ), si bien en el ámbito marcario, afirma :

'(...)debemos descartar el argumento respecto de la aplicación de la doctrina de actos propios por parte del juez de instancia puesto que la falta de oposición por parte del titular de la marca anterior no es una conducta que se incardine dentro de la doctrina de los actos propios ni que ello impida el ejercicio de las acciones en defensa de sus derechos de marca(...)'

En lo que a nuestro recurso interesa, esta sentencia determina que una conducta pasiva (falta de oposición) no puede dar lugar a la aplicación de la doctrina de los actos propios y permite el ejercicio de las acciones en defensa de sus derechos.

También se interpreta la doctrina de los actos propios en la SAP Lugo, Sec. 1ª, de 27 de diciembre de 2021 (ROJ: SAP LU 887/2021 - ECLI:ES:APLU:2021:887) y establece:

'El sentido de la frase contenida en dicho documento remitido por la actora impide la aplicación de la doctrina de los actos propios la cual, como señala la SAP de Pontevedra de 16 de marzo de 2017 , requiere que sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica que afecte a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad según el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a aquélla(...)'.

Conforme esta jurisprudencia, el comportamiento causante de esta doctrina tiene que ser una declaración de voluntad o una actitud, un comportamiento activo, de carácter inequívoco y definitivo que vaya dirigido a 'crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer' una situación discutida entre las partes, de forma tal que, dicha conducta definitiva sea absolutamente incompatible, en términos de buena fe, con el ejercicio de la acción ante los tribunales.

3.- En el presente caso no concurre ninguna declaración de voluntad o comportamiento activo, concluyente e inequívoco, por el que la actora-reconvenida consienta la vulneración de su derecho de patente de forma tal que le impide, posteriormente, el ejercicio de las acciones oportunas en defensa de sus derechos exclusivos de propiedad industrial.

Es relevante tomar en cuenta las fechas y el carácter de los documentos que están en juego.

Como documento 4-1 de la demanda se acompaña el certificado-título de patente de invención de la OEPM con fecha de solicitud de 8 de julio de 2011 y publicación de la solicitud de 5 de junio de 2013.

A partir del 5 de junio de 2013, a través de la publicidad de la solicitud, los terceros interesados conocen la presentación de la solicitud de patente y la intención del autor de la patente de proteger su invención.

Pues bien, las especificaciones técnicas de Sener se le comunicaron a la actora el 4 de mayo de 2012 y Suaval presentó su oferta en fecha 19 de junio de 2012. Como hemos concluido en Fundamentos Jurídicos anteriores, dichos documentos tienen carácter confidencial y no público.

Desconocemos la fecha de presentación de la oferta de la empresa adjudicataria BILFINGER BERGER INDUSTRIALSERVICES SPAIN S.A. (BIS) y la fecha en que dicha empresa fue seleccionada, firmaron las condiciones generales de compra y comenzaron la instalación del sistema patentado.

La demandada afirma en la contestación a la demanda que en octubre de 2013 terminaron las obras de la planta de Villena y en noviembre de 2013 se puso en funcionamiento.

Del conjunto de prueba documental y hechos reconocidos en los escritos, resulta que cuando se finalizó la planta termosolar ya se había publicado la solicitud de la patente y la adjudicataria debió haber advertido esta circunstancia y, en todo caso, la actora dirigió un requerimiento a la empresa adjudicataria advirtiéndole que había solicitado la patente del sistema de aislamiento y que su oferta y ejecución vulneraban dicha patente (según informe pericial aportado como documento 20 de la demanda fue el día 28 de septiembre de 2011 según le comunicó la actora, página 15).

Cosa distinta es que dicha sociedad no comunicara esa advertencia a las demandadas, pero la actora dirigió una intimación a quien estaba instalando, de hecho, el sistema objeto de la solicitud de patente.

Este dato es soslayado por la demandada, que se refiere al requerimiento a BIS como un dato anecdótico. Nada más lejos de la realidad porque dicha empresa no es un tercero ajeno a la planta y a las partes de este procedimiento sino, precisamente, la empresa encargada de la instalación del sistema de aislamiento patentado que tenía relaciones contractuales con las demandadas.

Por tanto, el silencio mantenido durante el montaje e instalación del sistema de aislamiento respecto las partes de este procedimiento no significa pasividad de la actora, que reclamó a quien estaba llevando a cabo dicha instalación incluso en fecha anterior al proyecto de la planta de Villena. Por ello, desestimamos este argumento del recurso de apelación.

Tampoco es cierto que la actora haya mantenido una actitud tolerante durante seis años desde la instalación de la planta de Villena. Así, como documento 4 de la demanda se aporta la solicitud de Diligencias de Comprobación de Hechos y de Diligencias Preliminares con relación, entre otras, a la planta de Villena (Alicante), con fecha de 5 de noviembre de 2015, que fueron admitidos a trámite por autos del Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid de 22 de junio de 2016 (documento 5 y 6 de la demanda). Tomando las fechas facilitadas en la contestación de la demanda, apenas habrían transcurrido dos años desde la puesta en funcionamiento de la planta cuando la actora inició actuaciones procesales preparatorias de esta demanda.

En el seno de dicho procedimiento, se había dirigido burofax a la demandada en fecha 19 de febrero de 2018 (documento 13), sin perjuicio de la declaración testifical que se había realizado en la tramitación (documento 14 de la demanda) el 16 de noviembre de 2017. Observamos que la actora no hizo dejación de su derecho, sino que continúo la tramitación de las diligencias, a las que ha seguido la demanda que ha originado este procedimiento.

OCTAVO.-Fijación de las bases de la indemnización de daños y perjuicios

1.- La parte actora.

En el Suplico de la demanda se solicita que se condene a la demandada a:

'5.- Abonar a AISLAMIENTOS SUAVAL S.A. los gastos de investigación incurridos para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción, en el importe establecido en la demanda o el que mejor considere el Juzgador;

6.- Satisfacer a AISLAMIENTOS SUAVAL S.A. indemnización de daños y perjuicios según el criterio prevenido en el art. 74.2.b) de la Ley de Patentes , que es el escogido por esta parte actora, o el que el Juzgador entienda más pertinente;

7.- Pagar la indemnización coercitiva que fije el Juzgador por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de los actos infractores'.

En el cuerpo de la demanda, Fundamento de Derecho VII, basaba esta petición de condena en el art. 72.2 LP, que exige que el infractor hubiera actuado ' a sabiendas o mediante culpa o negligencia'. Se presume que hay dolo 'si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma'.

La actora fija dicho requerimiento en el burofax remitido a la demandada el 19 de febrero de 2018 (documento 13 de la demanda).

Por su parte, el cálculo de dicha indemnización lo fija acudiendo al art. 74 LP, que abarca ' el valor de la pérdida que haya sufrido', 'la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho' y 'los gastos de investigación' necesarios 'para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción'. Para la cuantificación de esta indemnización, la actora elige la opción b) del apartado 2 y reclama, por tanto, una 'cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho'. También reclama la multa coercitiva descrita en el art. 74.4 LP (no ha sido objeto de recurso de apelación).

La concreción de estos conceptos se dejará para ejecución de sentencia y solicita que la sentencia fije las bases de dicha cuantificación, para lo que propone que, tomando la fecha del burofax de requerimiento y la 'importancia del invento', que se fije como cantidad a tanto alzado el doblede lo que debería haber abonado la demandada para la obtención de una licencia. En el párrafo siguiente considera que el importe que habría cobrado la actora por la instalación del sistema patentado sería de 169.544 euros, que debe ayudar a fijar la licencia. Acompaña el informe pericial económico (documento 20) que determina el precio de una regalía hipotética para la concesión de una licencia sería la suma de un canon fijo durante 5 años de 15.000 euros/año por la vigencia de la licencia y un importe de 44,75 euros/unidad por cada brazo doble instalado y 37 euros/unidad por cada brazo simple instalado y la actora reclama el doble del importe resultante.

Como gastos de investigación reclama los burofaxes enviados a la demandada, los honorarios de los Letrados encargados de dichas actividades preprocesales (documentos 21 y 22, la quinta parte de la factura porque trabajaron respecto cinco plantas termosolares) y añade los honorarios del Letrado de la actora por las Diligencias Preliminares y de Comprobación del Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid, la provisión del perito judicial designado en dicho procedimiento, los honorarios del perito que ha configurado el informe pericial económico (documento 19 de la demanda) y el coste que ha supuesto que un Consejero Delegado se dedicara a estas actividades preprocesales, si bien concreta que sólo reclama la quinta parte porque siempre investigó por cinco plantas termosolares. Por último, incluye las facturas del perito de parte que intervino en las diligencias preliminares y que ha presentado informe pericial aportado como documento 11 de la demanda. Todo ello lo cuantifica en 44.651,45 euros.

Para la acreditación de estos extremos la parte aporta numerosa prueba documental. Como documento 4 de la demanda se aporta la solicitud de Diligencias de Comprobación de Hechos y de Diligencias Preliminares con relación a la planta termosolar ASTE-1-A (Alcázar de San Juan, Ciudad Real), Borges Blanques (Lleida), Villena (Alicante), Guzmán (Córdoba), Termosol I y II (Badajoz), con fecha de 5 de noviembre de 2015, que fueron admitidos a trámite por autos del Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid de 22 de junio de 2016 (documento 5 y 6 de la demanda).

El informe pericial dictado por perito designado judicialmente en dicho procedimiento respecto la planta termosolar de Villena se ha aportado a la demanda como documento 10.

La actora también presenta como documento 19 un informe pericial de los daños y perjuicios económicos sufridos por la actora por la infracción de la patente en la planta termosolar Villena, de fecha 5 de noviembre de 2015.

El documento 20 es el informe pericial del precio de la licencia de explotación de la patente de la actora con relación al art. 74.2 LP de fecha 13 de junio de 2019.

Acompaña factura de los Letrados profesionales que han asistido a la actora en las diligencias previas y en las reclamaciones extrajudiciales de las cinco plantas termosolares (documento 21) de fecha 1 de marzo de 2018 por importe de 8.710,55 euros por el mes de febrero de 2018. Similar factura por el mes de abril de 2018 por importe de 4.611,16 euros se acredita como documento 22.

Los documentos 23-1 y 2 son facturas idénticas (distinta numeración) del despacho Garrigues de fecha 29 de diciembre de 2014 por el procedimiento contra 'Bis Bilfinger' por importe de 6.452,93 euros. Los documentos 23-3 a 6 son más facturas del mismo despacho de fechas 2 de febrero, 23 de marzo, 20 de abril y 27 de mayo de 2015 por el mismo importe y procedimiento.

El documento 24 es decreto de 21 de marzo de 2016 aprobando la provisión de fondos solicitada por el perito judicial en importe de 18.000 euros en las diligencias tramitadas ante el Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid.

El documento 25 es la factura de la empresa que ha llevado a cabo el informe pericial económico aportado como documento 19, de fecha 5 de noviembre de 2015 por importe de 10.005,05 euros.

El documento 26 es un certificado de 17 de junio de 2019 de la actora sobre el coste económico que le ha supuesto en los años 2017 y 2018 al consejero encargado de tratar con los letrados y peritos en la solución de estos procedimientos. (para todas las plantas termosolares y en el ejercicio de su trabajo sin distinción) por importe de 25.481 euros.

Los documentos 27-1 a 4 son facturas de la sociedad Gyp Prado, S.L.: por los honorarios del perito Sr. Amador de 27 de abril y 22 de mayo de 2015 por el análisis preliminar del dictamen pericial de infracción de la patente europea por importe de 1.219,68 euros y 885,30 euros; por las comprobaciones, comunicaciones y visitas a dos plantas (una de ellas la de Villena) de 4 de diciembre de 2017 por importe de 4.888,28 euros; y por la revisión del informe pericial del perito judicial sobre 3 plantas dictado en las diligencias judiciales, de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 889,35 euros.

Respecto la existencia de daño y cuantificación de la indemnización, de acuerdo con el art. 217.2 LEC, procederemos a valorar la prueba aportada por la actora.

2.- La sentencia se limita a fijar las bases de la indemnización solicitada al amparo del art. 72 con relación al art. 74.2 LP y deja para ejecución de sentencia su cuantificación.

Parte de la afirmación de que ha habido infracción de la patente.

Ciertamente la fundamentación de la sentencia es escueta, limitándose a concluir:

'(112) En segundo lugar, y partiendo de lo anterior, la indemnización será la cantidad correspondiente al coste de la licencia que hubiera tenido que pagar ENESTAR VILLENA a SUAVAL de forma anual por el uso de la patente ( Art. 74-2 b) 'la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho' Ley 24/2015 ), considerándose proporcional el periodo de 5 años propuesto a la vista de la fecha de finalización de las obras en la planta (2013) (página 15 de la contestación a la demanda), y la fecha de demanda (21/06/2019), al que se deben de agregar los gastos de investigación. Dicha cuantía se fijará en el trámite de los Arts. 712 y siguientes LEC ( Art. 74-5 Ley 24/2015 )

(113) En tercer lugar, en cuanto a los gastos de investigación, éstos deben

de referirse exclusivamente a la infracción de autos, considerándose que dentro de dicho concepto los siguientes gastos' e incluye los honorarios del Letrado por las Diligencias Preliminares y de Investigación, la provisión de fondos del perito judicial de aquel procedimiento y los honorarios del perito de la actora por la elaboración del informe pericial de infracción.

Desestima los conceptos reclamados como apartados iii) (honorarios del perito económico del documento 19, iv) (el coste del Consejero Delegado por el trabajo dedicado a la actividad preprocesal) y v) (no existe) y pospone la concreción del importe al trámite de ejecución de sentencia. Estos pronunciamientos no han sido recurridos por la actora y devienen firmes, sin perjuicio de la trascendencia que también tendrán en sede de costas procesales.

En el fallo de la sentencia fija como multa coercitiva (apartado G) el importe de 1000 euros diarios ' hasta que se produzca la cesación efectiva de los actos infractores a contar desde el despacho de ejecución definitiva de la presente resolución'. Este pronunciamiento no ha sido combatido en la segunda instancia.

3.- Recurso de apelación

La parte demandada impugna este pronunciamiento en los motivos 5 a 7 del recurso de apelación, refiriéndose a la falta de motivación, a la errónea valoración y apreciación de la prueba respecto la cuantificación y la vulneración del art. 74.5 LP porque no establece las bases para el cálculo de la indemnización y ello le causa absoluta indefensión.

Expone que la sentencia se aparta de los hechos declarados probados en la misma resolución, pues fija el canon anual por la 'licencia' por un plazo de 5 años desde 2013, atendiendo a la fecha de finalización de las obras, cuando ciertamente ha declarado probado que tuvo conocimiento de la infracción a través del burofax que se le remitió el 19 de febrero de 2018.

Defiende que hay infracción del art. 72.2 LP, que se sustenta en una responsabilidad subjetiva por culpa o negligencia o por requerimiento previo del titular y nunca se presume, que debe ser objeto de prueba la existencia de daños (no cabe la doctrina ex re ipsa). Respecto la prueba aportada por la demandada, critica los informes periciales económicos de la actora (documento 19 y 20) porque se refieren a una conducta de BIS y no es imputable a la demandada, que la actora da por supuesto que si no hubieran adjudicado el sistema de aislamiento a BIS se lo hubieran adjudicado a ella, pero ello no es cierto porque había otros sistemas similares que podrían haber resultado adjudicatarios. Tampoco le es imputable la adjudicación del sistema de aislamiento a la demandada porque de ello se encargó Sener. Por último, refiere que el requerimiento por burofax fue extemporáneo porque el sistema ya estaba instalado y en funcionamiento y, aunque la actora lo supo mucho antes, guardó silencio.

Como segundo paso, para el caso que no se estimara que no le es aplicable el art. 72.2 LP, impugna la condena conforme el art. 74.2.b) LP. No procede el plazo de cinco años de 'licencia' fijado en la sentencia porque está acreditado que la supuesta infracción se habría conocido por el burofax de 19 de febrero de 2018 (documento 13 de la demanda), por lo que sólo debería pagar la indemnización desde dicha fecha y hasta la interposición de la demanda (septiembre de 2019). De hecho, aunque después se contradice, la misma sentencia fija el dies a quo de la indemnización el 19 de febrero de 2018.

Como tercer paso, se opone al contenido de la indemnización. Se ha concretado en dos conceptos: lucro cesante por el coste de la licencia de uso, con carácter anual durante cinco años (2013 a 2019) y el daño emergente por los gastos de investigación, que sólo incluye 3 conceptos de la demanda. La sentencia no especifica qué partidas deben incluirse en el costo de la licencia y debe excluirse un canon anual porque no forma parte del royalty de patentes que ha elegido la actora y el documento 20 de la demanda acredita que no se ha concedido ninguna licencia por esa patente, ni cómo funcionaría y el documento 7 de la contestación (pericial económica propia) afirma que el canon fijo es propio de un contrato de franquicia (no derecho de propiedad industrial). También considera incompatibles la imposición de un canon fijo y un canon variable conjuntamente, como resulta de los mismos informes periciales. En su caso debería ser un periodo de devengo desde febrero de 2018 a septiembre de 2019.

Como cuarto paso, la sentencia se limita a remitirse a un proceso de ejecución posterior pero no fija ninguna base de cálculo. Confunde la elección de una cantidad a tanto alzado por la actora con la ausencia de bases de cálculo y sólo define el coste de la licencia durante un plazo de 5 años. Ello le causa indefensión porque no sabe cómo se hará la cuantificación, cuáles son los datos de partida, si el canon anual es incrementa con el canon variable, qué gastos de investigación concretos se incluirán, etc.

4.- Debemos dar la razón a la parte apelante cuando considera que la sentencia incurre en déficit de motivación y concreción de las bases de cálculo que permitirán, en una fase posterior de ejecución de sentencia, la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios. Por ello, procederemos a dar respuesta a cada una de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, comenzando por la vulneración del art. 72.2 LP.

Desde el momento en que ha quedado acreditado que el propietario de la planta termosolar de Villena es la demandada, titular registral de la misma, cuya actividad principal es su explotación (Hecho Tercero de la contestación, página 13), razón por la que ostenta legitimación pasiva en este procedimiento, de acuerdo con el cuadro de intervinientes en la construcción de la planta descrito en la página 15 de la contestación, es responsable de dicha planta termosolar y adquiere la propiedad de todos los elementos que la componen. Por tanto, la parte actora puede dirigir su reclamación por infracción de la patente contra ella como propietaria del sistema de aislamiento que ha vulnerado su derecho de patente, sin perjuicio de las eventuales reclamaciones que se pudieran dirigir contra los demás intervinientes en el proceso constructivo en virtud de las relaciones jurídico-contractuales entabladas entre ellos (precisamente, la razón por la que se ha permitido la intervención adhesiva simple de Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.).

Ahora bien, tiene razón la recurrente cuando manifiesta que habría tenido conocimiento de la infracción a través del requerimiento dirigido por burofax de fecha 19 de febrero de 2018. Este hecho se fija en la sentencia como probado y no ha sido impugnado por la actora.

Los documentos 5 y 6 de la demanda, los autos de admisión a trámite de las Diligencias Preliminares y de Comprobación del Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid, respecto la planta de Villena, se dirigieron frente FCC Energía, S.A. y respecto la exhibición de documentos se dirigieron frente BIS, entidades distintas de la actora. Igualmente resulta así del documento 10 de la demanda. No existe prueba que acredite que estas sociedades comunicaron la existencia de tales procedimientos a la demandada.

Como documento 7 consta la comparecencia de D. Santiago como gestor de la empresa que ejerce los servicios de representación de la demandada. El contenido de dicha comparecencia permitía conocer al compareciente que la actora había iniciado actuaciones judiciales respecto la infracción de su derecho de patente, pero no le permitía conocer que ésta se dirigiría contra ella. Sólo si constan los dos elementos fehacientemente (actuaciones sobre la infracción y que se dirigen contra ella) puede determinarse que la demandada actúa 'a sabiendas' conforme el art. 72.2 LP.

El documento que acredita ambos extremos respecto la demandada es el documento 13 de la demanda, burofax dirigido en fecha 19 de febrero de 2018. Puesto que la parte actora no ha acreditado que ésta actuara con negligencia o culpa en la instalación del sistema patentado, durante el procedimiento de adjudicación e instalación sólo intimó a BIS y le dirigió el requerimiento a ella en dicha fecha, ésta debe ser fijada como dies a quo del conocimiento de la demandada sobre la infracción, y ello debido a la propia conducta de la actora.

Como conclusión, consideramos que la demandada debe responder de la indemnización de daños y perjuicios, con base en el art. 72.2 LP, a partir del conocimiento que adquirió el 19 de febrero de 2018.

5.- Para la determinación de las bases de la indemnización, conforme el art. 74.2.b) LP solicitado por la actora, ésta ha presentado dos informes periciales (documentos 19 y 20 de la demanda) y la parte demandada se opone a éstos aportando su propio informe pericial (documento 7 de la contestación).

Dado que la cuantificación de la indemnización es carga de la prueba de la parte actora ( art. 217.2 LEC) comenzaremos por el análisis de los informes periciales de la actora.

Con carácter previo debemos fijar dos hechos. Primero, la actora sufre daños y perjuicios no porque considera que ella habría sido la adjudicataria del proceso de licitación interno de Sener en lugar de BIS sino porque el sistema de recubrimiento y aislamiento instalado en la planta termosolar de Villena infringe su derecho de patente. Ciertamente, como alega la demandada, podría haber resultado adjudicataria otra empresa que instalara un sistema parecido, pero ello no vulneraría su derecho de patente y esto es lo que causa el perjuicio a la actora. Segundo, desde el momento en que se ha afirmado que existe una infracción de la patente (no se impugna este pronunciamiento de la sentencia) se ha causado un daño al derecho de exclusiva de la titular.

El informe pericial aportado como documento 19 tiene fecha de 5 de noviembre de 2015 y tiene por finalidad cuantificar el perjuicio económico sufrido por la actora por la infracción de su patente en seis proyectos de aislamientos (página 6) sin incluir el eventual beneficio que habría obtenido el infractor (página 7). La indemnización que fija incluye los beneficios que el titular habría obtenido por la explotación de la patente y los beneficios que el infractor ha obtenido por la infracción (páginas 15 y 16).

El cálculo de los eventuales beneficios de la infractora no se puede incluir en la indemnización porque no han sido solicitados en la demanda (ni cita ni reproduce el art. 75 LP ni se refiere a los beneficios de la infractora con esta finalidad) y tampoco se ha acreditado este extremo como reconoce el perito y ello a pesar de la conclusión que alcanza en la página 22.

Si bien al inicio de la página 35 el perito concluye que el beneficio que habría obtenido la actora previsiblemente, según estimaciones de costes y presupuestos, ascendería a 2.111.435 euros por seis proyectos, en la página 34, atendiendo a los márgenes históricos de Suaval en proyectos realizados con el sistema patentado es de 2.045.524 euros. La página 33 explica que la cifra de 2.111.435 euros se obtiene aplicando un margen medio de 26,44% sobre el total de ingresos, según los cuadros que confecciona y la cifra de 2.045.524 euros atendiendo a un margen medio de los obtenidos históricamente por Suaval en proyectos similares que da un resultado de 25,61%.

Consideramos más oportuno, por un criterio de prudencia, atender a los márgenes medios obtenidos históricamente por Suaval en la instalación del sistema patentado, por resultar más realista y consideramos que el beneficio dejado de obtener por la actora asciende a 2.045.524 euros respecto seis plantas termosolares. Resulta un importe de 340.920,667 euros por planta (seuo).

La parte actora fija en su demanda el importe de 169.544 euros y estaremos a este importe.

El informe también cuantifica los gastos de investigación de Suaval, reconociendo 164 euros por el coste del levantamiento de acta notarial y gastos de transporte del personal de la actora a la planta termosolar de Córdoba. Ninguna relación guarda este concepto con la planta de Villena.

El informe pericial aportado como documento 20 tiene por finalidad ' determinar la indemnización de daños y perjuicios por la eventual infracción de dicha patente, basada en el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por la concesión de una licencia' conforme el art. 74.2.b) LP (página 1). Resaltamos que, en el apartado 3 Consideraciones Previas, página 6, el perito destaca que el precio de la licencia no es la pérdida de los beneficios que sufre el titular por la disminución de sus ventas por la competencia del licenciatario y que el criterio del beneficio que habría obtenido el titular sin la infracción es otro criterio distinto del precio de la licencia y el royalty no puede superior el margen de ganancia del licenciatario porque causaría enriquecimiento injusto.

En el apartado 3.1 valora la importancia del invento patentado, uno de los criterios previstos en el art. 74.2.b) LP para calcular el importe de la licencia. En el apartado 3.2 el tiempo que queda de vigencia de la patente, que expirará en enero de 2032 y valora que no existen indicios de que vaya a quedar obsoleta o pierda interés. En el apartado 3.3 afirma que la actora no ha concedido ninguna licencia, por lo que no se puede ponderar el número de licencias concedidas también previsto en el mencionado precepto para al cálculo del precio de la licencia. Ello se debe, como explica, a que la actora explota directamente la patente (extremo que ha quedado acreditado en el procedimiento, donde en todas las plantas termosolares controvertidas, la actora había procedido a la instalación de su sistema patentado de forma directa). Esta circunstancia tiene inconvenientes (no puede acceder a clientes o mercados a los que llegarían posibles licenciatarios) y ventajas (su beneficio es mayor en las plantas en las que directamente instala la patente) pero, en todo caso, no puede perjudicar el cálculo del precio de la licencia que se trata de fijar.

Una circunstancia que valoran ambos informes periciales es que la actuación de la actora en las plantas termosolares no se limita al aislamiento o recubrimiento de los brazos giratorios (es decir, a la instalación del sistema patentado) sino a la instalación completa del sistema de aislamiento de toda la planta termosolar, lo que determina que el sistema patentado constituya una parte esencial del conjunto de aislamiento necesario en una planta. El perito afirma que esta circunstancia concurre en todas las empresas del sector de aislamiento de las plantas y que el informe sólo puede valorar el precio de la licencia por la patente, por lo que advierte que emplea un criterio restrictivo en la fijación del precio de la licencia.

Para el cálculo del precio toma en cuenta que el margen de beneficio de la actora oscila entre el 24,03% y el 25,94% y el porcentaje por los costes de montaje ascienden al 23,3% y el 26,8% de los costes totales. Valorando también el informe pericial aportado como documento 19 concluye que el beneficio medio de la actora por las instalaciones del objeto patentado es del 25% sobre ventas.

En el apartado 4.3 analiza la determinación del método de fijación de la regalía, que puede ser, de forma complementaria: canon fijo, de entrada, o periódico; importe en función de las cifras de ventas o beneficios del licenciatario por la explotación del objeto patentado, fijo o variable; y un precio por unidad.

Ofrece cuatro argumentos que justifican la imposición de un canon fijo (la patente es actualmente la mejor solución técnica y de montaje; como la actora explota directamente la patente conceder una licencia le hace perder oportunidades de mercado; sirve para recuperar el gasto en investigación e innovación; y tiene carácter disuasorio) y entre los otros dos opta por un precio por unidad en función del número de unidades instaladas.

Con base en otro informe pericial de 2017 considera que la tasa de royalty más adecuada es un 5% sobre ventas y que el canon fijo debe establecerse en función del valor económico de la patente (después de exponer los distintos importes cifra, con carácter conservador, en 150.000 euros anuales de media) tomando en cuenta un plazo de 5 años de amortización del activo intangible declarado por la actora en sus cuentas anuales.

Por ello concluye un canon anual de 15.000 euros que se devenga en los 5 primeros años de la concesión de la licencia y que a partir del sexto desaparece.

El importe de cada unidad se fija tomando en cuenta dos plantas ubicadas en Suráfrica e Israel, cuyos precios considera trasladables el perito, y que alcanzarían a 44,75 euros/unidad para los brazos giratorios dobles y 37 euros/unidad para los brazos giratorios simples. Añade condiciones a estos precios en las páginas 27 y 28.

Dado que su informe se solicita en el contexto de este procedimiento, a consecuencia de una infracción, admite que se pueda incrementar porcentualmente el importe de la regalía como penalización porque la actora no elige al licenciatario. También admite que, dado que el objeto patentado es una parte esencial desde el punto de vista comercial del sistema de aislamiento de la planta termosolar, pueda contemplarse como regalía complementaria sobre los demás elementos, que pueden incrementar el importe de la regalía en un 50% de la tasa de la regalía del objeto patentado.

Consideramos que este informe debe ser objeto de varias críticas.

En primer lugar, porque no aporta el informe pericial de Clarke, Modet & Cª de 2017 que utiliza como uno de los criterios para fijar el valor de la patente y su canon anual.

En segundo lugar, no se comparten las razones para la imposición de un canon fijo complementario al precio/unidad de la patente. La finalidad ejemplarizante, sancionadora o disuasoria del precio de la licencia no está prevista en el art. 74.2.b) ('Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento'). Dado que el art. 74.2 LP siempre se aplicará en un caso de infracción no tiene razón de ser el incremento del precio de la licencia que se justifica en este caso porque procedería en todos y no está en la enumeración que el art. 74.2.b) hace de los factores de valoración.

Tiene en cuenta únicamente el plazo de amortización de la valoración del activo intangible en la contabilidad de Suaval, sin consideración a otros criterios, que estima en cinco años, y repercute íntegramente el canon como si se tratara de una única licencia. En tercer lugar, introduce en el canon fijo variables que como el hecho que el precio de la licencia se fije en un procedimiento de infracción y que la actora no haya podido elegir la licenciataria. Si el legislador hubiera querido introducir un criterio de valoración con carácter sancionador o disuasorio lo habría hecho.

Tampoco se incluye entre dichos factores un resarcimiento de la titular de la patente por los gastos en investigación e innovación y tampoco se justifica suficientemente que concurran circunstancias especiales en este caso. Toda empresa titular de patentes ha realizado gastos de innovación.

Otro tanto sucede con el hecho que la titular de la patente explote directamente el objeto patentado. Como bien dice el perito, su informe no tiene por finalidad valorar la mejor estrategia empresarial de la actora y el hecho que ella explote directamente la patente le redunda en ventajes e inconvenientes, como ya hemos manifestado. Ahora bien, es cierto que la licencia le restaría posibilidades de negocio por la aparición de un competidor directo, pero también dejaría de asumir riesgos.

Por todo ello consideramos que no procede la imposición de un canon fijo como parte del precio de la licencia.

Igualmente, el perito deja apuntadas posibles circunstancias que justificarían la elevación del precio de la licencia, pero ni las desarrolla ni las cuantifica.

En cuanto al precio de la licencia atendido al criterio de importe precio/unidad, lo consideramos adecuado a las circunstancias obrantes en autos. Se trata de un precio objetivo, atendiendo a los ingresos y los costes por la instalación del sistema patentado, de acuerdo con el método empleado por el perito de la parte actora.

Por otro lado, la construcción argumental de la demanda no permite cuantificar la indemnización de daños y perjuicios como el doble del precio de la licencia. Ni la demanda ni sus informes periciales aportan argumentos que justifiquen dicha duplicidad.

En conclusión, las bases para la fijación de la indemnización de daños y perjuicios serán el precio de cada brazo simple y cada brazo doble, fijado en el informe pericial aportado como documento 20 de la demanda, sobre la totalidad de las unidades instaladas en la planta termosolar de Villena.

6.- Gastos de investigación.

Las diligencias de comprobación se han regulado en los arts. 123 y ss. de la Ley de Patentes y el primero de ellos le confiere carácter de diligencia preliminar.

Los gastos causados a los titulares de los derechos de patente por estas diligencias quedan cubiertos por la indemnización que se imponga al infractor, pues el art. 74.1 LP dispone que ' La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial'.

La STS de 31 de marzo de 2022 (ROJ: STS 1244/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1244 ) así lo afirma cuando expresa:

'Como es sabido, el art. 66.1 LP 1986 expresamente incluye dentro de los daños y perjuicios susceptibles de indemnización como consecuencia de la infracción de la patente, 'los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial'. Para acreditar estos gastos de investigación, principalmente ocasionados por las diligencias de comprobación, los demandantes aportaron una documentación, cuya valoración es la que impugnan los demandados(...)'

La sentencia ha estimado como tales gastos los honorarios del Letrado por las diligencias de comprobación e investigación tramitadas en el Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid, la provisión de fondos del perito judicialmente designado en dicho procedimiento y lo facturado por el perito de parte que ha elaborado el informe de infracción.

La demanda solicitaba la quinta parte de las facturas de estos profesionales porque en el procedimiento del Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid se investigaban cinco plantas termosolares.

Como documento 21 la parte actora acompaña factura de los Letrados profesionales que han asistido a la actora en las reclamaciones extrajudiciales de las cinco plantas termosolares (documento 21) de fecha 1 de marzo de 2018 por importe de 8.710,55 euros por el mes de febrero de 2018. Similar factura por el mes de abril de 2018 por importe de 4.611,16 euros se acredita como documento 22.

Estas facturas no corresponden a los profesionales que se encargaron de la tramitación de las diligencias del Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid. Son de fecha febrero y abril de 2018 y se rubrican '' Demanda infracción patente (N/ Ref. 5505)'. Las gestiones que se enumeran no corresponden a gastos necesarios para 'obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción', que es lo que abarca la indemnización del art. 74 LP, sino más bien de negociación y reclamaciones extrajudiciales, conceptos más propios de las costas del procedimiento. Por esta razón quedan excluidasde esta indemnización.

Los documentos 23-1 y 2 son facturas idénticas (distinta numeración) del despacho Garrigues de fecha 29 de diciembre de 2014 por el procedimiento contra 'Bis Bilfinger' por importe de 6.452,93 euros. Los documentos 23-3 a 6 son más facturas del mismo despacho de fechas 2 de febrero, 23 de marzo, 20 de abril y 27 de mayo de 2015 por el mismo importe y procedimiento.

Si tomamos en cuenta las fechas de las diligencias de comprobación (demanda de 5 de noviembre de 2015) estas facturas sí se corresponden con gestiones necesarias para obtener pruebas de la comisión de la infracción. El hecho de que se refieran a BIS no es relevante por cuanto las diligencias de comprobación también se dirigieron contra dicha empresa. Lo trascendente es que, entre las gestiones desarrolladas por dichos profesionales, se encontraba la infracción en la planta de Villena.

El documento 24 es un decreto de 21 de marzo de 2016 aprobando la provisión de fondos solicitada por el perito judicial en importe de 18.000 euros en las diligencias tramitadas ante el Juzgado Mercantil núm. 7 de Madrid. Guarda relación directa con el art. 123 LP en relación con el art. 74 LP.

Estos documentos se incluyenen el cálculo de la indemnización en la parte solicitada en la demanda.

El documento 25 es la factura de la empresa que ha llevado a cabo el informe pericial económico aportado como documento 19, de fecha 5 de noviembre de 2015 por importe de 10.005,05 euros.

El documento 26 es un certificado de 17 de junio de 2019 de la actora sobre el coste económico que le ha supuesto en los años 2017 y 2018 al consejero encargado de tratar con los letrados y peritos en la solución de estos procedimientos. (para todas las plantas termosolares y en el ejercicio de su trabajo sin distinción) por importe de 25.481 euros.

Estos conceptos han sido desestimados en la demanda y estos pronunciamientos devienen firmes, sin que debamos pronunciarnos sobre los mismos de acuerdo con el art. 456 LEC.

Los documentos 27-1 a 4 son facturas de la sociedad Gyp Prado, S.L.: por los honorarios del perito Sr. Amador de 27 de abril y 22 de mayo de 2015 por el análisis preliminar del dictamen pericial de infracción de la patente europea por importe de 1.219,68 euros y 885,30 euros; por las comprobaciones, comunicaciones y visitas a dos plantas (una de ellas la de Villena) de 4 de diciembre de 2017 por importe de 4.888,28 euros; y por la revisión del informe pericial del perito judicial sobre 3 plantas dictado en las diligencias judiciales, de fecha 15 de abril de 2019 por importe de 889,35 euros.

Debemos ceñir el importe de la indemnización a las actuaciones que guarden relación con la obtención de pruebas necesarias para constatar que se ha producido la infracción de la patente en esta planta.

7.- La fijación de las bases de la indemnización de los daños y perjuicios supone una estimación parcial del recurso de apelación de la parte demandada, pues se acogen, en parte, argumentos de la recurrente sobre el importe de la indemnización, que se reduce.

De esta forma quedan fijabas las bases de la indemnización de acuerdo con las conclusiones alcanzadas en los apartados 5 y 6 de este Fundamento Jurídico.

NOVENO.-Costas de primera instancia

Ambas partes apelantes impugnan el pronunciamiento impositivo de las costas de primera instancia y alegan dos motivos: uno, hubo estimación parcial de la demanda y, dos, subsidiariamente, existirían dudas de hecho y de derecho.

Estimamos este motivo del recurso de apelación respecto la demanda, no así respecto la reconvención, que fue íntegramente desestimada y se ha confirmado este pronunciamiento.

La sentencia excluyó determinados conceptos reclamados en la demanda como 'gastos de investigación' y ello constituye una estimación parcial de la demanda. En caso de estimación parcial de la demanda, el art. 394.2 LEC establece que no habrá condena en costas a ninguna de las partes.

DÉCIMO.-Costas en segunda instancia

De acuerdo con el art. 398 LEC con relación al art. 394 LEC, dado que se ha estimado parcialmente el recurso de apelación no procede hacer expresa imposición de costas.

Y ello con la consecuente devolución del depósito constituido para recurrir conforme a la DA 15ª de la LOPJ.

La presente sentencia se dicta fuera del plazo legalmente establecido debido a la complejidad de la materia, a la longitud de los escritos de las partes y gran cantidad de medios de prueba objeto de valoración, por ello vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTE los recursos de apelación formulados por representación procesal de ENERSTAR VILLENA, S.A.U. y SENER INGENERÍA Y SISTEMAS, S.A. contra la Sentencia pronunciada por Ilmo. Magistrado del Juzgado Mercantil Nº 3 de Valencia en fecha 4 de enero de 2022, en el Juicio Ordinario 691/2019, que REVOCAMOS EN PARTE.

Las bases para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios a que ha sido condenada ENERSTAR VILLENA, S.A.U., que se cuantificará en ejecución de sentencia, quedan fijadas de acuerdo con las conclusiones alcanzadas en los apartados 5 y 6 del Fundamento Jurídico Octavo de esta resolución.

Todo ello sin condena en costas en primera instancia respecto la demanda de la parte actora y sin condena en costas en esta alzada.

Se mantienen el resto de pronunciamientos.

Se declara la devolución del depósito efectuado para recurrir, de acuerdo con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el art. 207.4 LEC, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilustrísimos Sres. Magistrados de la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia