Sentencia Civil Nº 75/2003, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6, Rec 672/2002 de 29 de Enero de 2003

Encabezamiento

ROLLO DE APELACION 02-0672

SENTENCIA Nº 75

ILUSTRISIMOS SEÑORES

PRESIDENTE

Don Alberto Jarabo Calatayud

MAGISTRADOS

Doña María Mestre Ramos

Doña Olga Casas Herraiz

En la ciudad de Valencia a veintinueve de enero del año dos mil tres.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Iltmos.Sres.Magistrados anotados al margen, siendo ponente María Mestre Ramos, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 20 de febrero de 2.002 dictada en AUTOS DE JUICIO DECLARATIVO DE MENOR CUANTIA 717/00 tramitados por el Juzgado de Primera Instancia Quince de los de Valencia.

Han sido parte en el recurso, como APELANTE LA ENTIDAD MERCANTIL BURBERRY LIMITED representada por el Procurador de los Tribunales DOÑA FLORENTINA PEREZ SAMPER así stida del Letrado DON ALEJANDRO ANGULO LAFORA; y como APELADA LA ENTIDAD MERCANTIL TEXTILES VIBER SA representada por el procurador de los Tribunales DOÑA ESPERANZA DE LA FUENTE GRAU así stida de Letrado.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia de fecha 20 de febrero de 2.002 contiene el siguiente Fallo:" Que desestimando la demanda formulada por el procurador Doña Florentina Peréz Samper en nombre y representación de BURBERRY LIMITED contra TEXTILES VILBER SA debo absolver y absuelvo a dicha demandada de los pedimentos contra ella dirigidos y con imposición de costas a la actora." SEGUNDO.- La Sentencia dictada establece que por la representación de la parte actora se presentó demanda ejercitando acciones por infracción de marcas, competencia desleal y nulidad del dibujo industrial nº 25.844 registrado a favor de la demandada. Partiendo de establecer las consideraciones jurídico sustantivas relativas al derecho que ostenta el titular de una marca registrada, se dice que en el caso de autos la demandante tiene registrados como marcas, el cuadrado que denomina Burberry Check, y en concreto las marcas 1.074.150, 1.074.152 siendo en ambos casos lo protegido una figura cuadrangular cuya característica fundamental es que sus cuatro lados están conformados por una serie de trazos rectos de disposición en paralelo que se superponen entre si, quedando un espacio central a modo de hueco, dicha cuadrícula reivindica una serie de colores para mayor caracterización. La demandada tiene registrado un dibujo industrial nº 25.844 los cuales presenta un numero variable de contornos y variada separación para formar una pluralidad de cuadros, y junto a estos elementos ornamentales como estribos, correajes, fustas, látigos, sillas de montar. Partiendo de dichos hechos acreditados y de lo que debe entenderse por semejanza, en el caso de autos no existe confusionismo por cuanto la actora solo tiene cuadricula y la demandada tiene cuadricula con otros elementos ornamentales. Son diferentes dado que debe verse el dibujo en su conjunto y no separado. El actor solo puede reivindicar la marca como la inscribió y sin que el añadido -elemento ornamental- le conceda la protección que reivindica. No existe la semejanza que conduzca a confusión. Se imponen las costas a la parte actora.

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, LA ENTIDAD MERCANTIL BURBERRY LIMITED previa preparación interpuso recurso de apelación alegando que la sentencia incurre en una serie de errores y omisiones: a) error en cuanto al ámbito comparativo para determinar el riesgo de confusión -el tejido infractor reproduce el cuadro característico de la actora añadiéndole accesoriamente elementos decorativos de animales pero resalta el cuadro. El dibujo industrial de la demandada no se utiliza (documento 25-documentos 19, 19 bis y 30)como realmente se solicito y registro. El registro del dibujo industrial es un mero acto de cobertura. La actora utiliza la cuadrícula bien a solas o juntamente con otros elementos -perros y caballos- ; b)la conclusión de que no existe riesgo de confusión. Se deben tener en cuenta elementos adicionales. c) omisiones -SE ha ejercitado además de confusión, infracción y nulidad. Se han ejercitado acción de nulidad del modelo industrial por haberse solicitado con mala fe, acción de infracción basada en la Ley de Marcas fundado en riesgo de error y confusión y por aprovechamiento indebido de reputación ajena. Acción basada en infracción de la Ley de Competencia desleal e indemnización de daños y perjuicios. 1)se ejercita acción de nulidad del dibujo industrial nº 25.844 por haberse solicitado en fraude de ley, abuso de derecho y manifiesta mala fe pues la demandada no puede negar el conocimiento del Burberry Check, porque bajo la apariencia de legalidad de las normas jurídicas que en principio le legitiman ha usurpado la misma. El tejido fabricado por la demandada ha usurpado el cuadro característico de la actora como fondo predominante de la totalidad del tejido y añadiendo una forma accesoria; por carecer del requisito de novedad, quedando acreditado la falta de novedad del dibujo de la demandada de los documentos 1 a 13/17-18de la demanda, quedando acreditada la confundibilidad del dibujo con las marcas 1.074.150 y 1.074.152 así como reproduce dibujos constitutivos de dichas marcas. 2) concretados en el riesgo de confusión infracción de las marcas Burberry LTD, en base al art.12 y 13LM por evidente semejanza gráfica y de aprovechamiento indebido de la reputación de la parte actora que los consumidores asocian a las marcas de la parte actora que protegen el Burberry Check(art.6 bis CUP, art.5-2Directiva Comunitaria de Marcas y art.16 de los Acuerdos ADPIC. 3)sobre competencia desleal cometida por la actora y la omisión de la sentencia al respecto por implicar actos contrarios a las exigencias de la buena fe, ser acto de confusión, de imitación y de explotación de la reputación ajena. Art. 5, art 6, art 11 y art.12 de la Ley de Competencia Desleal. 4)en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios se omite cualquier mención. La infracción por si da automáticamente la producción de un perjuicio. Solicitando se estime el recurso y se revoque la sentencia de primera instancia acordando la estimación de la demanda con imposición de costas a la parte demandada.

CUARTO.- El Juzgado dio traslado a la parte contraria, LA ENTIDAD MERCANTIL TEXTILES VILBER SA presento escrito de oposición.

QUINTO.- Las pruebas que se han practicado en primera instancia y que son objeto de nueva valoración por el Tribunal han sido: 1.-Documentos adjuntos a la demanda. Folios 95-125. 2.-Documentos adjuntos al escrito de contestación. Folios 161-188. 3.-Carta remitida por D. Luis Miguel . Folio 206. 4.-Muestrario de la entidad demandada. 5.-Testifical:DON Luis Miguel . Folio 241.

SEXTO.- Recibidos los autos por este Tribunal, no fue propuesta prueba, y se señaló el día 28 de noviembre de 2.002 para deliberación y votación, que se verifico quedando seguidamente para dictar resolución.

SEPTIMO.- Se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia dado el cumulo de asuntos que pesan sobre la ponente.

Fundamentos

No se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución apelada

PRIMERO.- Las cuestiones planteadas por la parte apelante, entidad mercantil Burberry Limited en virtud del recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia se concretan en resolver si procede declarar la nulidad del dibujo industrial nº 25.844 por haberse solicitado en fraude de ley, abuso de derecho y manifiesta mala fe; si procede declarar la infracción de las marcas Burberry LTD, en base al art.12 y 13 Ley de Marcas concretada en el riesgo de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena; si se ha infringido por la entidad demandada los artículos 5, art. 6, art 11 y art.12 de la Ley de Competencia Desleal; y si procede declarar el derecho a ser indemnizada la parte apelante demandante por la parte apelada demandada por los daños y perjuicios.

SEGUNDO.- Establecidas las cuestiones objeto del recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil Burberry LTD contra la Sentencia de fecha 20 de febrero de 2.002, la resolución en esta alzada se debe iniciar determinando si entre el dibujo industrial nº 25.844 cuyo titular es la entidad mercantil Textiles Vilber SL y las marcas nº1.074.150 y nº1.074.152 inscritas a favor de la entidad mercantil Burberry LTD existe una relación tal que motiva que se declara la nulidad del dibujo industrial referido baja la denuncia de haber realizado la entidad mercantil Textiles Vilber SL los actos mercantiles contrarios a la buena fe, fraude de ley y constituir abuso de derecho, amparada en la falta de novedad del dibujo industrial así como por incompatibilidad con marcas prioritarias el segundo en la relativa a la declaración de actos de competencia desleal.

Así la Sala debe considerar que del resultado de la total prueba practicada, en especial de la amplia documental, consistente en catálogos, muestras de los artículos comercializados por ambas entidades litigantes se desprende la existencia de una relación de hecho, de "igualdad", que motiva que la entidad mercantil Textiles Vilber SL amparándose en una realidad del mercado y del Registro procedió a crear el dibujo industrial, según el artículo 182 del Estatuto de Propiedad Industrial "toda disposición o conjunto de líneas o colores, o líneas o colores, aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinado" que resulta a efectos de su comparación en el mercado idéntico y después matizaremos al que viene siendo constitutivo de las marcas registradas y propiedad de la entidad mercantil actora.

Ciertamente el dibujo industrial, propiedad de la entidad mercantil demandada y apelada no es idéntico de una manera absoluta dado que si bien la cuadrícula que lleva como fondo si lo es a las marcas cuya propiedad ostenta la entidad mercantil demandante y apelante no es idéntico en cuanto a los elementos incorporados a tramos(caballos, ...), sin embargo, si puede hablarse de una identidad absoluta desde el momento en que los elementos incorporados a la cuadrícula deben de ser catalogados como accesorios pues a simple vista se observa que prevalece y llama en primer termino la atención la cuadrícula, cuadrícula por otro lado famosa y conocida por todo consumidor medio.

TERCERO.- Declarado lo anterior, la Sala considera que la actuación mercantil llevada a cabo por la entidad Textiles Vilber SL entre perfectamente en el ámbito de la propiedad industrial que sanciona toda conducta contraria a la buena fe(no así se considera la existencia de fraude de ley o abuso de derecho), que sanciona toda actuación, plasmada en la creación de dibujo industrial, que no implica novedad e implica aprovechamiento de la reputación ajena; así como en el ámbito de la competencia, en cuanto que su actuación implica ser contraria a la buena fe, realizar actos de confusión, de imitación y de aprovechamiento de la reputación ajena. Así , debemos de decir que exigir una conducta adecuada a la buena fe, tanto en el ámbito del artículo 7 del Código Civil como en el del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, implica desde luego partir de la declaración que el concepto de buena fe es uno de los más difíciles de aprehender dentro de Derecho Civil y uno de los conceptos jurídicos que da lugar a más polémica, sin embargo, si que puede declararse que tiene dos modos de manifestarse, objetivo y subjetivo, apoyándose el primero en la naturaleza ética y el segundo en la psicológica. Dentro del concepto objetivo, figura la buena fe normativa, supuesto del artículo 1258 Código Civil y el concepto subjetivo en los arts.433 y 1950 Código Civil, que identifican la buena fe con la ignorancia o creencia del poseedor y respecto de la condición del propietario transmitente. Podría entenderse que sancionar una conducta contraria a la buena fe implica ir en contra del llamado "Valor superior inherente a la conciencia humana". Por ello será contrario la buena fe y resultara una conducta que deba ser declarada nula cuando va en contra de la estabilidad de las relaciones y de la actuación de los demás que si es ajustada a derecho o que sea declarada desleal por poner en peligro de manera significativa la libertad de decisión del consumidor o aquel otro que también pusiese en peligro el funcionamiento concurrencial del mercado. Por otra parte, la actuación de la entidad mercantil Textiles Vilber SL no solo debe ser declarada como contraria a la buena fe en el ámbito de las relaciones de mercado, sino que además, en lo que atañe al objeto de este litigio, el dibujo industrial 25.844, a actuado en el mercado y en el ámbito de la propiedad industrial sin respetar el principio de novedad. Sabido es que crear un dibujo industrial de conformidad con el Estatuto de propiedad industrial implica que el mismo sea novedoso, es decir que no este comprendido en el estado de la técnica de forma que si el mismo ha sido ya divulgado, y como se ha dicho anteriormente el aludido dibujo industrial no resulta novedoso atendido la existencia de las marcas de las que es titular la entidad mercantil actora(a ello se ha hecho referencia en el Fundamento de Derecho anterior).

A este respecto es necesario establecer que el artículo 12-1 de la Ley de Marcas nos dice: "No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a)Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior"

y que el artículo 13 de la aludida Ley especial nos dice: "no podrán registrarse como marcas: c)los signos o medios que supongan aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados"

CUARTO.- Debemos mencionar así mismo y ello en el ámbito de la competencia desleal, que hablar de competencia desleal es hablar de actos de imitación (artículo 11 Ley de Competencia Desleal), implicando estos, en primer lugar que exista imitación, es decir no es necesario que exista o haya reproducción exacta de la creación ajena, sino que también existiera cuando se introduzcan variaciones inapreciables, o cuando tales variaciones se refieran a elementos accidentales y accesorio. Debiendo añadirse que será necesario que el acto de imitación resulte idóneo para genera la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno; siendo conveniente indicar que si tal riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena resulta inevitable, queda excluida la deslealtad de esta práctica. Por todo ello, el acto de imitación se reputara desleal cuando se produzca bien la asociación o bien el aprovechamiento de la reputación ajena. Así, el riesgo de asociación se encuadra en el concepto de riesgo de confusión, existiendo: a)cuando el público de los consumidores, al identificar dos prestaciones, les atribuye idéntico origen empresarial, siendo en realidad distinto y b)cuando los consumidores si bien identifican claramente las prestaciones y les atribuyen origen empresarial diverso estiman que existe alguna relación económica y jurídica, entre los correspondientes empresarios. En todo caso, se requiere la inavitabilidad de la imitación. También es hablar de actos de confusión(artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal), y queda caracterizado: en primer lugar, por ser un acto de concurrencia, o, lo que es lo mismo, un acto que se realiza en el mercado y con fines concurrenciales; en segundo lugar, va dirigido fundamentalmente contra los llamados o las creaciones formales. Así se prohibe crear confusión con respecto a marcas, nombres comerciales, rótulos u otros signos identificadores de los empresarios. También los medios publicitarios como carteles, catálogos, títulos de publicaciones, etc.; en tercer lugar, el acto debe encerrar "con fundibilidad" o peligro de confusión para el destinatario. Es decir, que exista la posibilidad de riesgo de asociación por parte del consumidor o usuario respecto de la procedencia de la prestación; en cuarto lugar, que el acto de confusión tiene un contenido presuntivo. La confusión por el mero riesgo que crea se califica de desleal, sin que sea preciso recurrir a otras notas como su contrariedad con los comportamientos comerciales normales, los buenos usos mercantiles o la buena fe; y en quinto lugar, la prohibición de los actos de confusión tiene un carácter objetivo, esto es, para determinar su ilicitud no se toma en cuenta la intencionalidad del autor sino solo su comportamiento. Junto a ello, y por último cabe considerar que es acto de competencia desleal, los llamados actos de explotación de la reputación de al fama ajena según el art.12 de la Ley y se entienden no que se realizan con la finalidad de confundir al público sino que la finalidad que se persigue es la de equiparar el producto propio al ajeno, para que la fama , renombre o "goodwill" de éste beneficie a aquel. Debemos decir pues que todas estas manifestaciones de competencia desleal, encuentra la Sala concretados en la comercialización que la entidad mercantil demandada, Textiles Vilber SA esta realizando con su dibujo industrial, dado que como ya ha quedado considerado en el Fundamento de derecho Segundo dicho dibujo industrial implica una imitación, crea confusión desde luego al consumidor medio y desde luego en la base de todo ello existe por parte de la entidad mercantil, sin duda, un aprovechamiento de la fama o reputación adquirida durante mucho tiempo anterior por la entidad actora.

Por todo ello, debe matizarse que la condena a la entidad mercantil demandada, por haber actuado de forma contraria a la buena fe, de carecer su dibujo industrial del requisito de novedad y ser el mismo incompatible con las marcas prioritarias numero 1.074.150 y 1.074.152 de Burberry Ltd; así como por constituir los derechos de marca propiedad de la entidad actora y constituir actos de competencia desleal se circunscribe a los productos que incluyen el grafismo objeto de este pleito, y no otros.

QUINTO.- La entidad mercantil Burberrys LTD postula así mismo que se le indemnice por los daños y perjuicios con ocasión de la infracción del derecho de marcas así como por la realización de los actos de competencia desleal. La Sala ante dicha petición considera dando por reproducido lo dicho en un asunto similar en relación con la indemnización de daños y perjuicios en materia de vulneración del derecho de marca, en concreto en la Sentencia dictada en rollo de apelación 498/01, resolvió un caso similar y en ella se dijo:

"CUARTO.- Entrando a conocer del recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil Pinturas Samy SL en cuanto le sea estimada su pretensión indemnizatoria sobre los daños y perjuicios que le ha causado la violación que a su derecho de marca ha realizado la entidad mercantil Linos Decoración SL la Sala considera que en virtud de la función revisora que le atribuye la apelación, teniendo en cuenta las alegaciones de las partes manifestadas en primera instancia y en el acto de la vista, así como del resultado de las pruebas practicadas considera que debe ser desestimado el recurso interpuesto. La Sala debe resolver que si bien es cierto como alega la parte apelante, entidad mercantil Pinturas Samy SL que ha cumplido con el requisito de la advertencia y requerimiento previstos en el artículo 37 de la Ley de Marcas para que naciera la obligación de la demandada, entidad mercantil Linos Decoración SL, de indemnizar los daños y perjuicios causados por su infracción, pues resulta claro que la misma resulto fehaciente y suficientemente advertida por el titular de la marca, y expresamente requerida para el cese en su utilización; así como también es cierto que en principio es presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad, en este caso, la industrial, produce daños y perjuicios, ello no es suficiente ni basta para darlos por efectivamente acreditados en su existencia. En el presente caso, ni de la demanda en la que ninguna mención se hace a la justificación (ni aun en modo general), ni en el procedimiento constan acreditados los daños y perjuicios que se dice ha sufrido la entidad actora. El hecho jurídico de que la parte actora opte en momento procesal distinto al de la demanda, y por tanto, de forma no acorde con el principio dispositivo, por la determinación del quantum indemnizatorio a través de la vía del artículo 38 de la Ley de Marcas, no implica que efectivamente sea dicha cuantificación a través de los beneficios obtenidos por la parte contraria una acreditación de los daños y perjuicios sufridos. Dicha opción es considerada como un medio de determinar el quantum pero no el hecho jurídico y fáctico de la existencia de los daños y perjuicios.".

En el presente caso, y trasladando dichas consideraciones jurídicas al ámbito del dibujo industrial , la Sala considera que la mera alegación de los preceptos relativos al derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios, por si no implica la concesión de dicha indemnización. No consta prueba alguna que acredite que la actora-apelada haya sufrido daños y perjuicios como consecuencia del actuar de la demandada, sin que la determinación del quantum que no del hecho jurídico de la existencia de los daños sea suficiente para declararlos."

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios derivados de la realización por la demandada-apelada de actos de competencia desleal, partiendo del artículo 18 y 19 de la Ley especial debemos de resolver en el mismo sentencia desestimatoria pues como se establece en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2.001 que es doctrina reiteradisima de la Sala que no se puede formular la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios de forma vaga y general, dejando su concreción para ejecución de sentencia, pues se ha de discutir y probar en el pleito la realidad de los daños y establecer las bases que servirán para su cuantificación; en el presente procedimiento no ha quedado probado la existencia y realidad de los daños y perjuicios.

SEXTO.- En materia de costas procesales, y en virtud del art. 394 en relación con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede estimado parcialmente el recurso no hacer condena en costas, debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Respecto de las de primera instancia, dada la estimación parcial de la demanda, cada parte abonara las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales aludidos y demás de general y concordante aplicación al caso de autos

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en nombre de S.M. EL Rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español

D E C I D E

1º) Que se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la ENTIDAD MERCANTIL BURBERRY LIMITED.

2º) Que se revoca la Sentencia de fecha 20 de febrero de 2.002, y en su lugar se declara: a) Que Burberry LTD tiene derecho exclusivo y excluyente sobre el gráfico del BURBERRY CHECK protegido por las marcas españolas 1.074.150 y 1.074.0152.

b) Que la ENTIDAD MERCANTIL TEXTILES VILBER SA carece del derecho a usar y/o registrar el gráfico característico protegido por las marcas de la actora, bien solo o acompañado a otros elementos decorativos.

c) la nulidad del dibujo industrial nº25.844 de la demandada, debiéndose librar el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que se cancele dicho expediente.

d) que la fabricación y/o venta llevada a cabo por la demandada de los productos que incluyen el grafismo, objeto de este procedimiento constituye una infracción de los derechos de marca propiedad de la actora.

e) que la puesta en el comercio por la empresa demandada de los productos que incluyen el grafismo objeto de este pleito constituyen actos de competencia desleal.

Y se condena a la entidad demandada: a) a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) a que se abstenga de realizar cualquier uso del gráfismo característico protegido por las marcas de la entidad actora, objeto de este pleito, bien solo o acompañado de otros elementos decorativos.

c) a cesar en la fabricación y/o comercialización de los productos objeto de este pleito.

3º) En materia de costas procesales, tanto en esta alzada como en primera instancia cada parte abonara las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.