Sentencia CIVIL Nº 75/2018, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 725/2017 de 04 de Mayo de 2018

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil número 2

Alicante

Juicio Ordinario 725/2017

Sentencia 75/18

El Alicante, a 4 de mayo de 2018

Antecedentes

Primero.- El 23 de octubre de 2017 don Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil EGATEL, S.L. presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil EGATEL GLOBAL SERVICE, S.L. que por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo.- Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 30 de octubre de 2017 y se acordó emplazar a la demandada.

Tercero.- El 5 de marzo de 2018, se declaró la rebeldía de la demandada.

Cuarto.- El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 3 de mayo de 2018. En él comparecieron todas las partes personándose así la demandada en el acto y se recibió el pleito a prueba.

Fue propuesta y admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto y los autos quedaron vistos para resolver.

Fundamentos

Primero. La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare:

El derecho exclusivo y excluyente de la actora EGATEL, S.L. para utilizar la Marca de la Unión Europea 15.740.996 'EGATEL', en clases 9, 37, 38 y 42.

Que la demandada al constituirse bajo la razón social EGATEL GLOBAL SERVICE, S.L. y utilizarla en el mercado ha infringido dicha marca.

Que la demandada ha ocasionado daños y perjuicios.

Como consecuencia de lo anterior solicitan que se dicte sentencia en la cual se condene a la demandada:

A estar y pasar por estas declaraciones.

A cesar y abstenerse en el futuro en los actos de violación de la Marca de la Unión Europea 15.740.996 'EGATEL', en clases 9, 37, 38 y 42.

A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en concreto a la retirada del tráfico económico y destrucción a su costa de cualquier material promocional, catálogos, artículos, anuncios, etc. en donde se haga uso del término EGATEL, así como la retirada de cualquier referencia a dicha marca en buscadores o en páginas de Internet, portales o cualesquiera otros medios en Internet.

Al pago de una indemnización de daños y perjuicios consistente en el beneficio ilícitamente obtenido con el mínimo del 1% de la cifra de negocio.

A modificar la denominación social EGATEL GLOBAL SERVICE, S.L. eliminando el término EGATEL en un término prudencial de 30 días a partir de día en que se notifique la sentencia.

Al pago de una indemnización coercitiva de 600 euros por cada día en que subsista la infracción.

Al pago de las costas.

La demandante sostiene sus pretensiones en el registro de Marca de la Unión Europea 15.740.996 en clases 9, 37, 38 y 42

La denominación de la demandada que emplea comercialmente en el tráfico económico, es muy similar, como también lo son los servicios que ofrece a los incluidos dentro de las clases registradas

Segundo. Sobre la infracción de las marcas.

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

En similares términos el artículo 34.1 b) de la LM A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de 'consumidor medio' adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una 'diligencia media' del consumidor.

Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005: ' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos.

Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales .'

Las semejanzas entre los signos y entre las clases son muy destacados. Así, comprobamos que lo que concurre en el presente es un riesgo de confusión y así lo destaca la SAP Alicante Sección Octava de 16 de octubre de 2010 que cita al respecto jurisprudencia comunitaria:

Como reitera una vez más la STS de 18 de marzo de 2010 , que recoge lo que entiende constituye hoy ya una interpretación uniforme de la Directiva 89/104 /CEE, de 21 de diciembre de 1.988, para la configuración de un concepto esencialmente comunitario, debe entenderse que el riesgo de confusión consiste que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 -,

Sobre los elementos que han de ser considerados para apreciarse si concurre el referido riesgo de confusión continúa la citada sentencia:

(...) señalándose en esta misma Sentencia que el riesgo de confusión debe ser investigado a la vista de todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22 ; de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , 18; de 22 de junio de 2.000, C-425/98 , Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de 2.008, C-102/07 , Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29-, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23-, si bien, apunta esta Sentencia, ello no significa que, tratándose de marcas compuestas o de marcas mixtas, no pueda existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23-.

(...)

Por último, dice la referida resolución, para averiguar la similitud entre los productos o servicios identificados con los signos confrontados se han de tener en cuenta todos los factores influyentes, como la naturaleza de los mismos, su destino y utilización... - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, 39/97, Canon KabushikiKaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 23 -.

Vemos que el signo de la demandada es mixto con una fuente de letra bastante neutra y un color muy habitual, en donde por tanto el protagonismo casi absoluto viene ostentado por el elemento denominativo. El de la demandada, reproduciendo este elemento, añade GLOBAL SERVICES como palabras que aparecen después de EGATEL, teniendo tanto por su orden como por su contenido un papel marcadamente secundario y descriptivo ('servicios globales') de la actividad de telefonía y televisión que desarrolla, que no diluyen el riesgo de confusión y que incluso a mayor abundamiento pueden generar en el consumidor medio una asociación entre ambas entidades.

Los servicios para los que está registrada la marca entre otros son en clase 37 servicios en cableado de telecomunicaciones, en clase 38 servicios de telecomunicaciones y en clase 42 supervisiones de señales de telecomunicaciones.

La demandada, (documento 9) tiene por objeto las instalación de redes telefónicas, telefonía sin hilo y televisión e instalaciones telefónicas, telegráficas sin hilos y de televisión en edificios y construcciones de cualquier clase, entre otros e interviene en el mercado ofreciendo servicios de instalaciones eléctricas en general, redes telegráficas, telefónicas sin hilo y televisión (documento nº 10 resultado de su búsqueda en GOOGLE) y ofrece presupuesto para cableado de datos, telefonía y energía eléctrica (documento nº 13).

La similitud cuando no directamente la coincidencia de los servicios ofrecidos con los registrados es también extraordinaria.

Por todo ello procede declarar la existencia de infracción por su uso en el tráfico.

Tercero. Sobre la modificación de la denominación social.

Dando íntegramente por reproducidos los anteriores argumentos para declarar la existencia de riesgo de confusión con la marca EGATEL de la propia palabra EGATEL y atendiendo a que es la palabra sin duda predominante y más distintiva de todas las que conforman la denominación social de las demandada, cabe examinar la jurisprudencia recaída sobre la incompatibilidad de las marcas y las denominaciones sociales. Así, En lo concerniente a la cuestión sobre si se puede infringir los derechos de exclusiva de una marca mediante el registro y/o utilización de una denominación social, reflejando la doctrinal del TJUE cabe citar la STS, Civil sección 1 del 12 de abril de 2013 :

Ello supuesto, una denominación social, en cuanto sirve para individualizar a una sociedad en su actuación en el tráfico jurídico, no está regulada en el ordenamiento como signo de identificación en el mercado del origen empresarial de productos o servicios - función que corresponde a las marcas - ni para individualizar a una empresa en el tráfico mercantil, a fin de distinguirla de las que desarrollan actividades idénticas o similares - función que se atribuye a los nombres comerciales -.

Sin embargo, una cosa es que la finalidad a la que sirve la denominación social sea la expuesta y otra distinta que no pueda ser utilizada en el mercado como marca o nombre comercial.

Al primer tipo de uso se refirió la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C- 17/2006 ), con la afirmación de que existe un uso para productos - en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva - no sólo ' cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa ' (22), sino también cuando lo utiliza ' de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...] ' (23).

Al segundo lo hizo nuestra sentencia número 476/2006, de 18 de mayo , según la que ' la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación [...] ', de modo que, aunque ' en principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad [...]pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión ' . Y, también, la sentencia 485/2004, de 27 de mayo , que señaló que la denominación social se usa ' en no pocas ocasiones [...] en el mercado ', como ' acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc. '.

En relación con ambos supuestos, la sentencia 632/2008, de 4 de julio , señaló que, en ellos, ' la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor ' el cual ' puede surgir de la fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos o actividades que ambos designan '.

Como acertadamente recuerda el letrado de la actora en la Audiencia Previa, la posición jurisprudencial del TJUE al respecto expresamente se recoge en el nuevo reglamento de Marcas de la Unión Europea, REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 en el artículo 9.3 d ).

En el presente consta acreditado documentalmente que sí que concurren los requisitos fijados reglamentaria y jurisprudencialmente para que una denominación social sea constitutiva de infracción porque se utiliza de forma destacada en el buscador GOOGLE y no sólo como adword, sino que aparece en el resultado de búsqueda natural porque la empresa, con su denominación social, opera en el mercado ofreciendo sus servicios y la información sobre sí misma, sin emplear un nombre comercial distinto.

Cuarto. Sobre la indemnización de daños y perjuicios,

Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

La demandada fue requerida de cesación previamente (documento nº 16) sin que haya procedido a cesar en su conducta.

Los daños y perjuicios que se liquidarán en ejecución de sentencia a la vista de la documentación contable de la codemandada.

El 1% de la cifra de negocio por el que opta la demandante se liquidará en ejecución de sentencia. La exhibición ha de comprender del Libro Registro de Facturas y Balances, Cuanta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, deberá exhibirse en los términos de los artículos 328 y 329 LEC , las facturas que soportan los asientos del Libro Registro de facturas, y el libro Diario, todo ello reservadamente en sede judicial, si bien el perito del que se auxilie la parte actora en su caso podrá pedir copias que habrá de custodiar debidamente y destruir al final del procedimiento.

Una vez fijada cantidad, se despachará ejecución y las demandadas podrán oponerse con plenitud de medios alegatorios y probatorios.

Quinto. Sobre las costas.

En atención a la estimación de la demanda y en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen las costas al demandado.

Fallo

Que debo ESTIMAR y ESTIMOíntegramente la demanda interpuesta por don Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil EGATEL, S.L. contra la mercantil EGATEL GLOBAL SERVICE, S.L.

por lo que, en consecuencia:

Declaro:

El derecho exclusivo y excluyente de la actora EGATEL, S.L. para utilizar la Marca de la Unión Europea 15.740.996 'EGATEL', en clases 9, 37, 38 y 42.

Que la demandada al constituirse bajo la razón social EGATEL GLOBAL SERVICE, S.L. y utilizarla en el mercado ha infringido dicha marca.

Que la demandada ha ocasionado daños y perjuicios.

Condeno a la demandada:

A estar y pasar por estas declaraciones.

A cesar y abstenerse en el futuro en los actos de violación de la Marca de la Unión Europea 15.740.996 'EGATEL', en clases 9, 37, 38 y 42.

A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, en concreto a la retirada del tráfico económico y destrucción a su costa de cualquier material promocional, catálogos, artículos, anuncios, etc. en donde se haga uso del término EGATEL, así como la retirada de cualquier referencia a dicha marca en buscadores o en páginas de Internet, portales o cualesquiera otros medios en Internet.

Al pago de una indemnización de daños y perjuicios consistente en el beneficio ilícitamente obtenido con el mínimo del 1% de la cifra de negocio que se liquide en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento den Derecho Cuarto de la presente.

A modificar la denominación social EGATEL GLOBAL SERVICE, S.L. eliminando el término EGATEL en un término prudencial de 30 días a partir de día en que se notifique la firmeza de la sentencia o el despacho de ejecución provisional.

Al pago de una indemnización coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600 euros) por cada día en que subsista la infracción.

Al pago de las costas.

Notifíquese esta resolución partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman Salvador Calero García, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE , a diez de mayo de dos mil dieciocho.