Sentencia CIVIL Nº 750/2020, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 1050/2019 de 30 de Junio de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA N.º 1050 (U- 24) 19.
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO n.º 63/18.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 1.
SENTENCIA 750/20
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a treinta de junio del año dos mil veinte.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, ubicado en Alicante, integrado por los Iltmos. Sres. arriba
expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos
en el Juzgado n.º 1 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud
del recurso interpuesto por la mercantil MONSTER ENERGY COMPANY, apelante por tanto en esta alzada,
interviniendo como su Procuradora D.ª ESTHER PÉREZ HERNÁNDEZ, con la dirección letrada de D. MARCO
YAGO DE SEVILLA; siendo la parte apelada TIETZ BEVERAGE, SL, D. Jose Carlos , D.ª Raquel y ROBOT ENERGY
LIMITES, actuando como su Procurador D. DIEGO BASCUÑÁN FERNÁNDEZ, con la dirección letrada de D.ª
SANDRA SANTOS RODRÍGUEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, se dictó Sentencia, de fecha 26 de abril de 2019, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente : 'Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Esther Pérez Hernández, en nombre y representación de la entidad mercantil Monster Energy Company, contra las entidades mercantiles Robot Energy Limited y Tietz Beverage, S.L., doña Raquel y don Jose Carlos , debo ABSOLBER Y ABSUELVO a las entidades mercantiles Robot Energy Limited y Tietz Beverage, S.L., doña Raquel y don Jose Carlos de la totalidad de pedimentos contenidos en la demanda.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Monster Energy Company.'

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo de apelación, en que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 19 de mayo de 2020, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.- 1. La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado la demanda, en la que se ejercitaban, acumuladamente, acciones por infracción de una marca de la Unión Europea (marca UE) titularidad de la actora, acciones declarativa de nulidad de varias marcas españolas de la demandada y acciones por competencia desleal, al considerar, dicho sea muy en síntesis, que: i) la marca UE de la demandante no es una marca notoria; ii) que no existe riesgo de confusión, comparando los signos enfrentados; iii) que no se ha acreditado la mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro de las marcas españolas cuya nulidad se ha pedido; iv) que no se han realizado actos en el mercado que permitan aplicar la Ley de Competencia Desleal (LCD).

2. El recurso de apelación interpuesto por la otrora demandante se articula en torno a una serie de motivos impugnatorios, que serán abordados en los siguientes fundamentos de la presente resolución, en los que, básicamente, reitera su petición de estimación de la demanda.

3. Anticipamos que no compartimos en su totalidad la decisión adoptada en la instancia, en cuanto a la desestimación de la acción por infracción marcaria y acciones de nulidad de varias marcas españolas.



SEGUNDO. Infracción marcaria: signos enfrentados.- 4. La demandante considera que la infracción de su marca UE se ha producido por la promoción que hace la demandada de una bebida energética que copia su apariencia, colores y estilo. De ahí la pretensión deducida en el suplico de que ' se declare que la publicidad del producto H HYBRID ENERGY a través de las páginas www.robotenergy.com y www.hybriddrinks.com, las cuentas de ROBOT ENERGY LIMITED en Facebook y Twiter, constituye una infracción de los derechos de exclusiva conferidos a MONSTER por la marca de la UE núm.

11.154.739'.

5. Parece necesario, antes de seguir adelante, mostrar los signos confrontados: La marca UE de la demandante es 'M MONSTER ENERGY', figurativa, n.º 11.154.739, registrada en el año 2013, entre otros, para productos de la clase 32 (bebidas sin alcohol), con la siguiente representación gráfica: El producto 'publicitado' por la demandada es una bebida energética con el siguiente formato:

CUARTO. Infracción de marcas renombradas: prueba del renombre.- 6. Insiste la recurrente, como primer motivo de recurso, en la notoriedad de una serie de signos de MONSTER, entre los que se encontraría la marca UE cuya protección se impetra.

7. Una primera precisión, más terminológica que conceptual, se impone de inmediato: a la fecha de presentación de la demanda, en el ámbito de las marcas UE, no es correcto hablar de marcas notorias, sino renombradas. El vigente Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), de 14 de junio de 2017, abandona en su art. 9.2.c la denominación de marcas notoriamente conocidas en la Comunidad -que utilizaba el derogado Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria- para sustituirla por la de marcas renombradas. El Tribunal se referirá en lo sucesivo, por tanto, al renombre y no a la notoriedad.

8. Otra puntualización previa debemos también efectuar sobre el motivo impugnatorio planteado por la recurrente.

En el recurso se hace especial énfasis (al igual que en la demanda), con imprecisión, en la reputación de la mercantil MONSTER y de sus productos; mas no es posible confundir renombre de una marca con la reputación de una sociedad, o de sus productos, o de signos que utiliza y que no están registrados, o que, estándolo, no constituyen el fundamento de la pretensión deducida en el proceso. La única marca que se considera infringida en la demanda es la identificada en el suplico (marca UE n.º 11.154.739), con lo que el análisis del renombre debe quedar circunscrito exclusivamente a ella, siendo irrelevantes cuestiones tales como la fama de la sociedad, de sus productos, de otras marcas que tiene registradas o de signos o eslóganes que utiliza.

En los folios 24 (apartado 37) y 103 de la demanda (en su fundamentación jurídica) se comprueba claramente que lo que se pretende es la protección reforzada que el RMUE otorga a las marcas renombradas, con relación a la marca UE por la que se acciona: '... no cabe duda de que la marca prioritaria de mi mandante (así como prácticamente todos los registros que integran la familia de marcas MONSTER) es merecedora de la protección reforzada que el RMUE asigna a las marcas notorias, pues dicho carácter ha sido ampliamente justificado en el Hecho segundo de la demanda... '.

9. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la marca UE que nos ocupa es o no renombrada y, caso afirmativo, si la actuación de la parte demandada la ha infringido.

10. El art. 9.2.c RMUE, se refiere las marcas renombradas ('... el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: (...) c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre').

A nivel español, el art. 8 de la Ley de Marcas (en redacción que tenía a la fecha de presentación de la demanda, 2 de febrero de 2018, que posteriormente se modificó por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que entró en vigor el 14 de enero de 2019) daba una definición auténtica de marca notoria, cuando decía que se entendería por tal aquélla que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, fuera generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos distinguidos con dicha marca.

En cualquier caso, de lo que se trata es de determinar si la marca es conocida o no por una parte relevante del público interesado ( STS de 23 de julio de 2012).

La STJUE (Sala Segunda), de 6 de octubre de 2009 (dictada a consecuencia de una petición de decisión prejudicial) efectuó algunos razonamientos de interés con relación a las marcas notoriamente conocidas en la Comunidad (terminología usada, como hemos dicho, por el anterior RMC del año 2009), perfectamente extrapolables a las marcas renombradas del vigente RMUE: a) El concepto de marca ' notoriamente conocida' supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente.

b) El público pertinente es aquel interesado por la marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado.

c) No puede exigirse el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido.

d) El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca la conoce.

e) En el examen de este requisito, el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.

11. Hemos dicho que la apelante plantea, en primer término, la prueba del renombre. Y, en este apartado, disentimos de la valoración probatoria efectuada por el juzgador de instancia, puesto que consideramos que existe prueba suficiente de que la marca UE titularidad de la actora es una marca renombrada.

12. De la profusa prueba aportada por la actora junto a la demanda, cobran relevancia algunas documentales, que permiten tener por probados ciertos hechos, de los que cabe inferir, por vía de las presunciones, el conocimiento generalizado de la marca por parte del público interesado, que podemos considerar que es un público joven, activo, interesado por espectáculos musicales y eventos deportivos, que se relaciona con las marcas y sus empresas utilizando habitualmente las redes sociales.

13. La denominada, bajo el imperio del Código Civil en su redacción anterior a la vigente LEC, prueba de presunciones (con tal carácter figuraba en la enumeración de los medios de prueba del art. 1.215 del Código Civil) ha dejado de serlo para convertirse, tal y como dice la Exposición de Motivos LEC, en un método de fijar la certeza de ciertos hechos. En la actualidad, por tanto, las presunciones han cobrado una mayor relevancia, singularmente cuando la prueba directa de ciertos hechos es complicada.

Lo relevante de las presunciones judiciales ( art. 386 LEC ' A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción') es el aspecto relativo a la inferencia o enlace lógico entre los hechos base y consecuencia, constituyendo la pieza clave de toda esta cuestión la razonabilidad de la deducción. Por ello el Tribunal Supremo tiene dicho que el enlace preciso y directo no exige que la deducción sea necesaria y unívoca, bastando sea razonable, ( SS 4 febrero y 21 noviembre 1998 y 1 julio 1999), y que de unos mismos hechos cabe deducir diversas conclusiones lógicas, incluso contrarias, ( SS 23 julio 1998 y 31 marzo 1999) siempre que la inferencia no adolezca de ilegalidad, error, falta de lógica o arbitrariedad.

14. Pues bien, como decimos, la documental acompañada a la demanda revela los siguientes hechos de nos resultan de interés: i) El report annual 2016 de MONSTER (documento n.º 5 de la demanda), con profusión de la 'garra verde' típica de la marca, firmado por el Presidente y Director ejecutivo, ofrece unas cifras de ventas realmente importantes (tres mil quinientos millones de dólares en 2016) y una extensión de países en que venden las bebidas Monster Energy relevante (aproximadamente, 128 países de todo el mundo): (...) ii) Según informe de Alimarket (documento n.º 8), en el sector de las bebidas energéticas en España, Monster aparece en segundo lugar en volumen de ventas y valor del sector, detrás de Red Bull y por delante de Burn, de Coca Cola. En el informe de enero de 2016, se indica que ' Monster Energy' comenzó a comercializarse en España en el año 2009. En ese tiempo, ha conseguido situarse como la segunda marca más vendida en España dentro del segmento de bebidas energéticas...'.

iii) Instagram de Monster Energy, con aparición de la marca UE y 4.300.000 seguidores: iv) Página web www.monsterenergy.com, en que aparece la marca UE: v) Página de Twiter, de Monster Energy Spain, con 69,9 K seguidores (699.000 seguidores) y 13,2 K 'Me gusta' (132.000), en que aparece la marca UE: vi) Facebook: más de 26 millones de 'Me gusta'. En la página aparece con profusión la marca UE: vii) Reseña en internet del Gran Premio Monster Energy de Cataluña, con profusión de la marca UE (fondo, gorras), y tres deportistas de máximo nivel (Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Marc Márquez): viii) Reseña en internet de las Carreras Monster, con seis campeones, algunos de los cuales lucen prendas en que aparece la distintiva 'garra' de la marca UE: 15. Particularmente, el bloque documental 6 (del que se han extraído las fotografías antes insertadas) pone de manifiesto la gran cantidad de eventos musicales y deportivos patrocinados o colaborados por Monster, que incluyen en su publicidad y noticias relacionadas la marca UE o el indicado signo de la garra.

16. Diversas resoluciones judiciales han reconocido la notoriedad de distintas marcas de Monster (distintas de la marca UE que nos ocupa) y la Decisión de la Sala de Recursos de la EUIPO (Oficina Europea de la Propiedad Intelectual, sita en Alicante), de 17 de mayo de 2017, considera notoria la marca UE objeto del presente procedimiento.

17. La prueba practicada a instancia de la actora pone de manifiesto, además, la gran importancia empresarial, a nivel mundial, en el sector de las bebidas energéticas, que tiene la mercantil Monster.

18. En definitiva, del conjunto de todas esas circunstancias, el Tribunal, con criterio dispar al mantenido en la instancia, considera que es posible inferir, por existir un enlace directo y preciso según las reglas del criterio humano, que la marca UE es conocida por una parte relevante por el público interesado. El gran esfuerzo económico que inexorablemente conlleva el patrocinio o colaboración con dichos eventos; la activa presencia en redes sociales, que demuestra el interés que la mercantil y su marca UE produce en los internautas; el volumen de ventas y posicionamiento en el mercado español; la publicidad y la inversión que todo ello requiere son, en definitiva, circunstancias más que suficientes, al entender del Tribunal, para considerar que dicha marca es renombrada, por conocida en una parte indudablemente significativamente en el público interesado en el producto.



QUINTO. Infracción de marcas notorias: criterios legales y jurisprudenciales.- 19. Partiendo, por tanto, del renombre de la marca UE titularidad de la actora, la protección reforzada que se le confiere requiere de la concurrencia de varios requisitos, acumulativos, según resulta del precepto antes transcrito (art. 9.2.c RMUE, '... c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre': El primero, que el signo sea idéntico o similar a la marca UE.

El segundo, que la marca goce de renombre en la Unión.

El tercero, que es indiferente que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca.

El cuarto, que la utilización del signo sea realizada sin justa causa.

El quinto, que con la utilización de dicho signo se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

20. La reciente STS 2 de febrero de 2017 (Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro Vela), compendia la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la protección de las marcas notorias. De esta sentencia, pueden resaltarse las siguientes conclusiones: i) La protección conferida a las marcas notorias no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados ii) Lo relevante es que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ambos.

iii) El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo.

iv) El Tribunal debe examinar si el grado de similitud entre los signos, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto.

v) Para la infracción no basta con la evocación: es necesario, además, que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad.



SEXTO. Protección de la marca renombrada de la demandante: similitud de signos.- 21. Como hemos dicho, el primer requisito que precisa una marca para su protección como notoria es la identidad o a la similitud de los signos en conflicto.

El citado precepto habla de signo idéntico o similar a la marca comunitaria, tal y como también hace el art.

9.2.b RMUE.

La identidad y/o similitud de los signos en conflicto, sin embargo, tiene distinto sentido en los apartados b y c del art. 9.2 RMUE.

Así, la STJUE antes referida razona que el grado de similitud exigido entre los signos en conflicto es distinto cuando se trata de marcas notorias, puesto que, caso de no serlo, es preciso que aquél pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, lo que no se exige en el caso de las marcas notorias. Es decir, no es preciso que la similitud pueda llevar al público interesado a confundir los signos, sino que se exige que pueda asociarlos entre sí, es decir, a establecer un vínculo entre ellos, lo que significa que la protección de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 , EU:C:2003:582 , apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartados 57, 58 y 66).

22. Desde esta perspectiva, la similitud existe entre los signos enfrentados: Marca UE 23. Ambos signos se componen de un elemento figurativo, que ocupa la posición superior, y dos denominativos, debajo, el inferior de los cuales es coincidente, 'ENERGY'.

El elemento figurativo, en los dos casos, está dibujado con un trazo irregular y es una letra del alfabeto ('M' y 'H').

El único color presente en ambos signos es el verde: en la marca, aparece en la 'garra' y en 'ENERGY'; en el producto de la demandada, las palabras 'HYBRID ENERGY' están pintadas de verde.

El HYBRID ENERGY tiene, en la parte inferior de sus letras 'D', 'N' y 'G', un trazo similar a la terminación de la 'M' en forma de garra de MONSTER ENERGY.

Por último, MONSTER sugiere monstruo e HYBRID, híbrido. En ambos casos, algo 'artificial', no natural.

Con estos datos, consideramos que existe la similitud que el art. 9.2.c RMUE exige. Hay coincidencias en la estructura o composición de los signos, en parte de sus elementos denominativos, en el color y en los conceptos, más que suficientes para afirmar la similitud o parecido entre los signos.

SÉPTIMO. El vínculo entre signo y marca notoria.- 24. El segundo de los requisitos precisos para que la marca reciba la protección reforzada prevista en el art.

9.1.c RMUE es que, una vez que exista similitud entre los signos en conflicto, el público pueda establecer un vínculo entre ellos.

Es conveniente recordar que lo relevante, según la STJUE de 10 de diciembre de 2015 anteriormente citada, es la posibilidad de que, a la vista de la similitud y otros factores concurrentes, el público pueda asociar los signos entre sí, estableciendo un vínculo entre ellos. Es decir, basta tan solo con el riesgo de que dicho vínculo sea establecido.

La STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo: primero argumenta que ' cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior'; y concluye después que ' el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo'.

25. Pues bien, en el caso que nos ocupa, el riesgo de evocación existe, dada la similitud de los signos y la identidad de los productos con ellos designados. Y, por tanto, la posibilidad de que, al enfrentarse al producto HYBRID ENERGY, el público pertinente evoque la marca UE MONSTER ENERGY anterior, se antoja elevada.

OCTAVO. La ausencia de justa causa.- 26. La ausencia de justa causa deriva, sencillamente, de la falta de autorización de la actora para que la demandada use en el mercado un signo tan evocador de su propia marca.

También, la ausencia de justa causa resulta de la 'casual' cercanía entre los signos enfrentados, para productos idénticos. que excede en mucho de lo que pudiera ser una mera coincidencia.

NOVENO. El aprovechamiento indebido del renombre de la marca UE de la actora.- 27. La actora reprocha a la parte demandada que la comercialización de su producto HYBRID ENERGY supone un aprovechamiento indebido de la notoriedad (renombre) de su marca UE, es decir, la ventaja desleal que con ello se obtiene (parasitismo).

28. La STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto LOreal) contiene interesantes razonamientos sobre los criterios a tener en cuenta para determinar la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ajena: ' (41) El concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca' -también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding'- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

(44) Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69).

(49) A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.

(50) A la vista de cuanto precede, ha de responderse a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna'.

29. En el caso que nos ocupa, es claro a nuestro entender el aprovechamiento del renombre de la marca UE de la actora.

Ya hemos hecho referencia a su carácter renombrado, a la similitud entre los signos enfrentados, a la identidad de los productos y, en atención a ello, al elevado grado de riesgo de vínculo entre ambos. También, al esfuerzo inversor, de posicionamiento y de publicidad efectuados para dotar a la marca de la demandante de conocimiento generalizado por el público pertinente. La prueba acredita más que sobradamente el esfuerzo comercial efectuado, a todos los niveles, por la demandante para dotar de conocimiento generalizado a su signo distintivo. El uso efectuado por la parte demandada es, por ello, claramente desleal, pues tiene por finalidad aprovecharse de ese renombre, sin proporcionar al titular compensación económica alguna y sin hacer la ingente inversión que éste ha precisado para crear su marca, mantenerla en el mercado y darla a conocer al público pertinente.

30. Este Tribunal suele recurrir, en casos como el que nos ocupa, al gráfico argumento del 'folio en blanco': la demandada tenía infinitas posibilidades de conformar un signo para su producto, empleando para ello la combinación de elementos y colores que tuviera por conveniente; es decir, tenía el folio en blanco. El resultado de rellenar ese folio en blanco ha sido crear un signo muy parecido a la marca previa, que copia estructura, composición, elementos denominativos, conceptuales y colores. Con ello, sin efectuar ni de lejos la inversión y esfuerzo de la mercantil MONSTER, se intenta colocar en el mercado a su rebufo, comercializando una bebida energética que le hace competencia, lo que, claramente según nuestro criterio, significa la existencia de un aprovechamiento desleal del renombre de la marca de la actora.

DÉCIMO. Infracción de la marca renombrada de la actora. Innecesariedad del riesgo de confusión.- 31. Como se encarga de recalcar la reciente STS 2 de febrero de 2017 (ponente Excmo. Sr. D. Pedro Vela), la protección conferida a las marcas notorias (renombradas) no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados.

Ya la STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (asunto LOreal, que reiteró lo razonado en la STJUE de 23 de octubre de 2003, C-408/01 (Adidas) precisó que lo relevante es la evocación y no el riesgo de confusión, pues '... no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca'.

32. Pero hay más: el renombre de una marca no excluye o minimiza el riesgo de confusión, sin que incluso lo agrava.

En este sentido, y como ya dijo este Tribunal en sentencia de 10 de abril de 2014, '... una de las consecuencias del carácter notorio o renombrado de las marcas (...) es la elevación del riesgo de confusión porque es mayor su carácter distintivo. Así lo expresa la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd/Klijsen): 'Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor'.

Es reiterada la jurisprudencia del TJUE en el sentido de que el riesgo de confusión, que es menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios, resulta tanto más elevado cuanto mayor sea la fuerza distintiva de aquella -sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 y 25, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97-.

DÉCIMO
PRIMERO. Consecuencias de la infracción marcaria.- 33. La infracción de la marca UE titularidad de la actora acarrea la procedencia de la pretensión declarativa y condenatoria del suplico de la demanda, en los términos solicitados por la parte actora.

34. No ha lugar a la cancelación del nombre de dominio www.hybriddrinks.com (que redirecciona a la web www.robotenergy.com) por cuanto en dicha página web se publicitan una gran cantidad de productos que no son infractores de dicha marca. El denominativo 'hybriddrinks' no consideramos que sea similar a la marca UE ni la cancelación solicitada se antoja precisa para amparar la pretensión declarativa de declaración de que la publicidad del producto HYBRID ENERGY a través de las dos páginas indicadas vulnera los derechos de exclusiva de la titular, condenando a cesar en la misma.

DÉCIMO

SEGUNDO. Nulidad de marcas españolas por mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro.- i) Identificación de marcas cuya nulidad se pide.- 35. En la demanda se pidió la declaración de nulidad, por mala fe en el momento de registro: i) de cinco marcas españolas ya registradas; ii) de seis marcas pendientes de registro, si las solicitudes llegaran a buen término durante la tramitación del procedimiento.

36. Conviene, por tanto, precisar las marcas registradas (bien porque ya lo estaban a la presentación de la demanda, bien porque se han registrado durante el procedimiento; no siendo posible la declaración de nulidad de marcas no registradas) cuya declaración de nulidad por registro de mala fe se ha solicitado, todas ellas para productos de la clase 32, todo ello de conformidad con el apartado 178 del escrito de apelación: i) Marca española n.º 3.601.453, denominativa, HYBRID ENERGY.

ii) Marca española n.º 3.634.343, denominativa, ENERGY HYBRID (titularidad de TIETZ).

iii) Marca española n.º 3.632.855, denominativa, ROBOT SUPERNATURAL.

iv) Marca española n.º 3.601.455, denominativa, TASTE THE ROBOT BEAST v) Marca española n.º 3.692.271, denominativa, AWAKEN THE HYBRID BEAST, para productos de la clase 32.

vi) Marca española n.º 3.635.957, figurativa, HYBRID, con la siguiente representación gráfica: 37. No habrá lugar a analizar la posible nulidad por mala fe en el momento del registro, obviamente, de las marcas que no están registradas: solicitud de marca figurativa n.º 3.634.669, denegada con procedimiento contencioso pendiente; solicitudes n.º 3.698.734, n.º 3.683.015 y n.º 3.686.665, denegadas; recurso de alzada contra concesión pendiente de la solicitud n.º 3.687.301.

ii) Resolución de primera instancia.- 38. La sentencia apelada no ha apreciado la existencia de mala fe por cuanto no ha quedado acreditado que no se comercialicen productos de ROBOT o TIETZ con esas marcas, ni que se haya solicitado su registro, sin intención de usarlas, simplemente para obstaculizar su acceso a terceros competidores. Además, entiende que sí se ha probado, aun con una prueba 'leve' de la demandada, la comercialización de sus productos en AMAZON.

iii) Ámbito de la apelación. Análisis separado de la nulidad respecto de cada uno de los registros marcarios.- 39. Con discutible técnica procesal, la apelante dedica un hecho tercero a alegar la mala fe de las demandadas, común para fundar la viabilidad de sus acciones de nulidad y de competencia desleal. De ese modo, el apartado A se dedica a los ' HECHOS QUE ACREDITAN LA MALA FE DE LAS DEMANDADAS', el apartado B a ' LOS ACTOS REALIZADOS POR LAS DEMANDADAS SUPONEN UNA CONDUCTA SANCIONABLE POR LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. ACCIONES EJERCITADAS' y el apartado C, a ' ACCIÓN DE NULIDAD DE MARCAS ESPAÑOLAS'.

40. Abordaremos exclusivamente las alegaciones sobre la mala fe que guarden relación con las marcas cuya nulidad se ha pedido. Además, el Tribunal no se podrá apartar de las concretas circunstancias en que la actora residencia la mala fe.

Las alegaciones genéricas de mala fe han sido: i) Las demandadas han actuado a través de un gran número de sociedades mercantiles.

El alegato es de poca entidad, máxime cuando se involucra a sociedades que no han sido demandadas, como ROBOT ENERGY COMPANY, SL o PEACE BEVERAGE, SL., lo que podría plantear cuestiones de índole litisconsorcial.

Lo relevante es si la solicitante actuó o no de mala fe, siendo indiferente la actuación de las demás.

ii) 'La prácticamente inexistente actividad comercial de las demandadas'.

El motivo tampoco presenta gran consistencia, en cuanto: i) se vuelve a incidir en la actuación de las dos sociedades citadas, no demandadas; ii) se dice que una de las no demandadas es titular de nombres de dominio y cuentas en Facebook e Instagram; iii) implícitamente, se reconoce actividad publicitaria y de posicionamiento en el mercado de las demandadas; iv) la alegación no discrimina periodo temporal alguno, con lo que hay marcas cuyo uso puede estar justificado por no haber transcurrido plazo legal desde el registro; v) no se discute la actividad de venta reconocida en la sentencia apelada, confirmada por facturas de agosto y septiembre de 2018; vi) el alegato es genérico y no se refiere a los productos signados con las marcas discutidas.

iii) Las alegaciones de que se ha copiado la forma de promocionarse en Facebook o se han registrado ciertos nombres de dominio, se nos antojan inanes desde la perspectiva de la mala fe en el momento de presentación de la solicitud de registro.

41. Ya de modo más concreto, y con relación a cada una de las marcas registradas cuya nulidad se pide, en la instancia se ha sustentado la mala fe en las siguientes circunstancias: i) Marca española n.º 3.601.455, denominativa, TASTE THE ROBOT BEAST y n.º 3.692.271, denominativa, AWAKEN THE HYBRID BEAST, para productos de la clase 32.

La mala fe provendría de imitar un eslogan de MONSTER, 'UNLEASH THE BEAST'.

Este dato es insuficiente para fundar la mala fe, en tanto, además de la palabra BEAST, incluyen otras distintivas de la demandada, como ROBOT o HYBRID. También lo es que use la marca de modo distinto al registrado, dando preferencia al vocablo BEAST.

Es llamativo, además, que la actora alegue ser titular de la marca UE 5.093.174, denominativa, 'UNLEASH THE BEAST' y no haya accionado en base a la misma, quizás por la falta de parecido entre los distintos elementos denominativos.

ii) Marca española n.º 3.632.855, denominativa, ROBOT SUPERNATURAL.

MONSTER es titular de dos marcas anteriores UE para productos de la clase 32: MONSTER SUPERNATURAL y SUPERNATURAL FROM MONSTER.

La partícula 'SUPERNATURAL' debe considerarse débil, siendo el elemento dominante de las marcas los términos ROBOT y MONSTER.

Nuevamente, no se han ejercitado acciones por infracción de la marca española antedicha.

No consideramos que la mera coincidencia de la partícula SUPERNATURAL revele mala fe en el momento del registro.

iii) Marcas que incluyen el término HYBRID: LA española n.º 3.635.957, figurativa, HYBRID, con la siguiente representación gráfica: (Esta marca no estaba registrada a la fecha de presentación de la demanda; era una respecto de las que se solicitó la nulidad para el caso de que se concediera durante la tramitación del procedimiento, lo que ha sucedido).

Y las marcas española n.º 3.601.453, denominativa, HYBRID ENERGY y marca española n.º 3.634.343, denominativa, ENERGY HYBRID (titularidad de TIETZ).

La mala fe se residencia (folios 24 y ss del procedimiento) en que MONSTER presentó, en diciembre de 2015, una solicitud de registro de la marca ENERGY HYBRID en la USPTO (oficina estadounidense de marcas), para productos de la clase 32, que fue rechazada, en mayo de 2017, por falta de carácter distintivo. Dicha denegación ha sido objeto de recurso. Además, MONSTER solicitó ante la EUIPO, en junio de 2016, dicha marca (que no fue concedida) y en diversas oficinas marcarias de todo el mundo (Suiza, Islandia, Noruega, Brasil, Canadá o Méjico), algunas de las cuales fueron concedidas.

42. En estos supuestos (las dos marcas denominativas indicadas) sí inferimos la existencia de mala fe, puesto que consideramos que el registro de dichas marcas obedeció a intereses espurios, como la alegada obstaculización de la comercialización del producto en la UE.

De un lado, porque los signos son idénticos, lo que sugiere de modo importante un conocimiento previo del que se intentó registrar en la USPTO.

De otro, por la secuencia de fechas antedicha.

También, porque HYBRID ENERGY forma parte integrante de la marca española que infringe la marca notoria MONSTER ENERGY anterior, con lo que su registro, meramente denominativo, pudo tener por finalidad afianzar registralmente el signo infractor, delatando con ello un modo de proceder que, a nuestro entender, es constitutivo de mala fe.

43. Recordemos que el art. 51.1.b LM establece las causas de nulidad absoluta y dispone que ' El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'. Como indica la Exposición de Motivos de la LM, ' la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe...'.

44. En el caso que nos ocupa, tienen plena aplicación los razonamientos contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2009 (Asunto Lindt): el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado; la existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso; la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante; por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe, y, desde esta perspectiva, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, al igual que el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, ya que, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios, pese a lo cual, no puede excluirse, que incluso, en tales circunstancias, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo, como pueda ser impedir que un tercero, recién llegado al mercado, pretenda aprovecharse de dicho signo copiándolo.

Por lo dicho, declararemos la nulidad de las dos marcas españolas denominativas indicadas; no así la marca figurativa en que aparece el término HYBRID, por no darse las circunstancias antedichas. La declaración de nulidad conllevará los efectos que le son propios, entre los que no se encuentra la condena de los demandados a cesar y abstenerse, en el futuro, de usar los signos en que consisten las marcas canceladas, sin perjuicio de las consecuencias que dicho uso podría acarrear, en orden a una posible infracción marcaria.

DÉCIMO

TERCERO.- 45. La pretensión declarativa basada en el art. 4 de la Ley de Competencia Desleal, como es de ver en el suplico de la demanda, es la siguiente: ' Se declare que la solicitud de registro de marcas nacionales y de la UE y nombres de dominio que incorporan elementos de signos MONSTER, así como la presentación de oposiciones contra la marca de la UE 17.014.739 con marcas solicitadas de mala fe constituyen actos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, sancionado por el art. 4 LCD '. A dicha pretensión se anuda otra declarativa (que la actora, a consecuencia de esos actos, ha sufrido un daño económico) y varias condenatorias.

46. Por tanto, la actora encuadra los actos desleales en dos categorías: i) solicitud de registro de marcas nacionales y nombres de dominio que incorporan elementos de signos MONSTER; ii) oposiciones contra la marca UE 17.014.739 (denominativa, 'ENERGY HYBRID MONSTER') con marcas solicitadas de mala fe.

47. La sentencia recurrida ha desatendido la acción al considerar (apartado 6), y con cita de las SSTS de 10 de febrero de 2009 y 26 de febrero de 2009, que dichas conductas no son actos realizados en el mercado, con lo quedan fuera del ámbito de aplicación de la LCD.

Confirmaremos la resolución recurrida, por sus propios fundamentos, sin que los muy extensos y complejos alegatos vertidos en la demanda (reiterados en la apelación) tengan entidad para enervar dicha conclusión.

48. Incidiremos, sin embargo, en alguna cuestión.

Con relación a las solicitudes de registro de marcas y nombres de dominio, el apartado 178 del recurso de apelación las detalla, resultando que son más de treinta y tres (españolas, alemanas y del Reino Unido): algunas de esas solicitudes han sido retiradas, otras denegadas y otras concedidas, algunas con procedimiento contencioso todavía pendiente.

Consideramos, con parecer coincidente al del juzgador a quo, que el hecho de solicitar el registro de marcas y nombres de dominio no constituye un acto de mercado, que permita activar la LCD, ex art. 2 LCD.

En terminología de la STS de 10 de febrero de 2009, '... no cabe considerar perturbador para el correcto funcionamiento del mercado lo que constituye una mera reclamación, deducida ante el órgano competente para atenderla o denegarla, siempre conforme al principio de legalidad y con posible control jurisdiccional, de la atribución de un derecho sometida a un régimen legal específico depurador de las irregularidades de que la solicitud adolezca (...) no hay que olvidar que la deslealtad declarada presupone, conforme al artículo 2.1 de la misma Ley , que el acto tenga trascendencia externa en el mercado - sentencias de 20 de marzo de 1.996 , 15 de abril de 1.998 , 17 de julio de 1.999 , 6 de febrero de 2.001 -, esto es, en el ámbito de confluencia de las leyes de la oferta y la demanda - sentencia de 19 de mayo de 2.008 -, lo que no acontece con la iniciación del procedimiento administrativo que puso en marcha la demandada'.

49. La presentación de solicitudes de marcas, ante distintas oficinas nacionales, y nombres de dominio, pertenece también al ámbito extrajudicial marcario, donde encontrará la respuesta que merezca, sujeta posteriormente a control jurisdiccional. Pero no se trata de actos de mercado, que rijan la oferta y demanda de productos o servicios, o que influyan en ella.

A mayor abundamiento, del listado de marcas solicitadas (relacionadas en el apartado 178) hay al menos diez concedidas, incluso con la oposición de MONSTER, lo que revela el funcionamiento de los distintos sistemas nacionales de registro marcario, ajenos al ámbito del mercado a que se refiere el art. 2 LCD.

50. Otro tanto cabe decir de la presentación de oposiciones contra una solicitud de marca UE, que se alega lo son sobre la base de marcas registradas de mala fe. El mero hecho del registro de estas marcas, y mientras no se declare su nulidad, manifiesta que, nuevamente, nos encontramos en un ámbito registral y no de mercado.

51. Ninguna disquisición es preciso efectuar, por tanto, acerca de la posible aplicación del art. 4 LCD, en cuanto los actos denunciados no se encuadran, según nuestro parecer, dentro del ámbito objetivo de aplicación de dicha ley.

DÉCIMO

CUARTO. Legitimación pasiva respecto de las acciones que han prosperado.- 52. Es claro que la declaración de nulidad de las marcas por registro de mala fe sólo puede prosperar respecto de sus titulares, únicos que tienen legitimación pasiva para soportarlas.

53. En lo que respecta a las acciones por infracción de la marca UE, en la demanda (legitimación pasiva, ordinales 205 y ss) se atribuye a ROBOT ENERGY LIMITED (como autora material de la violación marcaria) y a D. Jose Carlos y D.ª Raquel , como 'cooperadores necesarios': el primero, como administrador de las sociedades demandadas; la segunda, por haber ' colaborado activamente, ya que ha registrado varias marcas, recibe notificaciones y es con quien se intercambia la correspondencia'.

54. Sabido es que la legitimación 'ad causam' consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. Reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, entre las que cabe señalar la de 28 de diciembre de 2001, hacen especial hincapié en la relevancia de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido. La vigente LEC., en este sentido, regula en su art. 10 la denominada condición de parte procesal legítima, en cuya virtud ' Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso'; del que se desprende que la legitimación no es más que la titularidad jurídica, activa o pasiva, de la relación jurídica que constituya el objeto del pleito.

55. En el caso que nos ocupa resulta evidente la legitimación 'ad causam' pasiva de la sociedad citada, puesto que los actos de infracción han sido realizados por ella. Sin embargo, tal legitimación no existe desde la perspectiva de las dos personas físicas mencionadas, pues los actos que se les imputan no permite considerar que los actos de infracción les sean imputables a título personal, más aun cuando ni siquiera se ha invocado la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo. La sola circunstancia de ser administrador de una sociedad no permite que se pueda realizar un trasvase de la responsabilidad de la sociedad a dicho administrador: la infracción ha sido cometida por la sociedad y la responsabilidad que de ella deriva no puede extenderse, en principio, ni a sus socios ni a sus administradores.

DÉCIMO

QUINTO.- En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, igualmente, una estimación parcial de la demanda, de conformidad con el art. 394.2 de la LEC., cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a ninguna de ellas por haber litigado con temeridad. Lo mismo cabe predicar respecto de los codemandados absueltos, no debiendo imponerse a la actora las costas que se le han ocasionado en la instancia, debido a las dudas de hecho que plantea su situación de dominio sobre las sociedades infractoras.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

DÉCIMO

SEXTO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de este Auto, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer de la Sala.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de MONSTER ENERGY COMPANY, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, de fecha 26 de abril de 2019, en los autos de juicio ordinario n.º 63 / 2018, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución, en el sentido de que, con estimación parcial de la demanda interpuesta por aquélla contra TIETZ BEVERAGE, SL, D. Jose Carlos , D.ª Raquel y ROBOT ENERGY LIMITED: 1º) Declara que la publicidad del producto H HYBRID ENERGY a través de las páginas www.robotenergy.com y www.hybriddrinks.com, las cuentas de ROBOT ENERGY LIMITED en Facebook y Twiter, constituye una infracción de los derechos de exclusiva conferidos a MONSTER por la marca de la UE núm. 11.154.739.

2º) En consecuencia, condena a dicha sociedad a cesar y abstenerse en el futuro en la infracción de la marca de la UE núm. 11.154.739, y en particular a cesar en la publicidad del producto H HYBRID ENERGY en las páginas web www.robotenergy.com, www.hybriddrinks.com, las cuentas de ROBOT ENERGY LIMITED en Facebook y Twitter.

3º) Se declara la nulidad absoluta de las marcas españolas denominativas n.º 3.601.453 y n.º 3.634.343, por haberse registrado de mala fe, ordenando su cancelación, librando al efecto el mandamiento que corresponda a la Oficina Española de Patentes y Marcas, al objeto de que proceda a la anotación registral de la cancelación.

Se desestiman el resto de pretensiones deducidas en la demanda.

No se hace expreso pronunciamiento sobre costas en ninguna de las instancias.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-