Sentencia Civil Nº 76/2009, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 158/2008 de 09 de Marzo de 2009

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 158/2008-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 391/2006

JUZGADO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.76/09

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

En Barcelona a nueve de marzo de dos mil nueve.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 391/2006 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de NECCHI BLU SYSTEM S.p.A., representada por la Procuradora Dª. Elena Soria de Vilallonga y asistida del Letrado D. Ignacio Arroyo Martínez, contra D. Torcuato y NECCHI MODULARE MUSICA ESPAÑA S.L. (ahora INOUT TECHNOLOGY S.L.), representados por la Procuradora Dª. Nuria Plaza Ruiz y bajo la dirección del Letrado D. Agustín Cruz Núñez, ACTIV PROTECTION SYSTEM S.L. y Dª. Amanda , representados por la Procuradora Dª. Montserrat Pallas García y defendidos por el Letrado D. Samuel Pintado Santos, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 10 de diciembre de 2007.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimar parcialmente la demanda y en consecuencia: a) condenar a Torcuato a transferir la marca nº 2153828 "Necchi Modulare Musica" a NECCHI BLU SYSTEM SpA. b) Condenar a Necchi Modulare Música España S.L. a transferir la marca nº 2535080, Blu System, a favor de Necchi SRL. c) Absolver a Torcuato y Necchi Modulare Musica España S.L. de las demás pretensiones, sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas. d) Absolver a ACTIV PROTECTION SYSTEMS S.L. y a Amanda , condenando al actor al pago de las costas".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante, que fue admitido a trámite y debidamente formalizado. Los demandados presentaron respectivos escritos de oposición.

TERCERO. Recibidos los autos originales fue formado en la Sala el Rollo correspondiente, se proveyó la petición de prueba y se señaló para la vista el pasado 10 de diciembre de 2008.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.

Fundamentos

PRIMERO. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda que formuló la sociedad italiana NECCHI BLU SYSTEM S.p.A. (antes denominada Necchi Modulare Musica S.R.L., en adelante Necchi Italia) y condenó a los demandados Torcuato y Necchi Modulare Musica España S.L. (ahora denominada Inout Technology S.L., en adelante Necchi España) a transferir la titularidad de las marcas españolas nº 2153828 ("Necchi Modulare Musica") y nº 2535080 ("BluSystem"), que la actora reivindicó en ejercicio de las acciones previstas en los arts. 2.2 y 10 de la vigente Ley de Marcas , y a las que dichos demandados se allanaron expresamente. La sentencia justificó el rechazo de las demás pretensiones que se ejercitaban con amparo en la Ley de Competencia Desleal contra esos mismos demandados y contra Amanda (esposa del Sr. Torcuato ) y Activ Protection Systems S.L. por razón de dos conductas que la actora incardinaba, respectivamente, en los arts. 5 y 11 de dicha Ley , las cuales serán objeto de nuestro análisis, desde la perspectiva normativa invocada y en atención a la configuración fáctica de la causa de pedir (sin alejarse del principio de congruencia, ex art. 218.1 LEC ), por virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

SEGUNDO. I) Para ello nos remitiremos a los hechos básicos que exponía la demanda y a los que, en una primera aproximación, son incontrovertidos, asumiendo en lo sustancial el relato contenido en el primer fundamento de la sentencia apelada.

1º) La actora se presentaba en su demanda como una empresa líder en la fabricación y venta de estuches o cajas (protectores) antirrobo para discos compactos, videocasetes, CDs y DVDs (destinados a albergar esos objetos en los comercios y especialmente en las grandes superficies de venta), contando para ello con la licencia de su matriz para explotar varias patentes e invocando así mismo algunas solicitudes de patentes, en particular la patente internacional (PCT) publicada como WO 2004/033830 A1, solicitada el 11 de octubre de 2002, que incluye una solicitud de patente europea que designa España (volveremos luego sobre esta solicitud de patente y su eficacia en territorio español).

2º) En 1992, con el fin de introducir y distribuir sus productos en el mercado español, Necchi Italia contactó con el Sr. Torcuato y ambos constituyeron la sociedad española Necchi Modulare Musica España S.L. (Necchi España), suscribiendo el 50 % de las participaciones la sociedad italiana y el otro 50 % el Sr. Torcuato y otros dos socios. En 1994 la italiana transfirió todas sus participaciones al Sr. Torcuato y éste, en 1995, obtuvo la titularidad del 100% de las participaciones sociales, pasando por tanto a ser sociedad unipersonal del Sr. Torcuato .

3º) En agosto de 1994 Necchi Italia y el Sr. Torcuato concertaron un contrato de agencia, que perduró hasta el 1 de junio de 1999, fecha en la que las partes deciden modificar la fórmula jurídica de su relación suscribiendo un contrato de "concesión de venta", o de distribución comercial en exclusiva, que vinculaba a la empresa italiana y, como distribuidora en España, a Necchi España. Por virtud de este contrato, la concesión de venta, limitada al territorio español, se articulaba mediante la venta o suministro por la empresa italiana a la española de los productos de la primera, a cambio de los precios referenciados, para su reventa por la concesionaria en territorio español.

Se reconoce en la cláusula 1ª una exclusiva para la venta en este territorio que afecta a la empresa concedente, pero también a la concesionaria ya que en la cláusula 2ª se dispone que "el concesionario (Necchi España) se obliga a no comercializar productos iguales o similares o, de todas formas, en competencia directa o indirecta con los productos del concedente. Análogamente se obliga a no construirlos, patentarlos o encargarlos a otros proveedores".

4º) En 1996 se constituye la sociedad Activ Protection Systems S.L. por Amanda , esposa del Sr. Torcuato , como única socia, para dedicarse al mismo género de negocio.

5º) Uno de los clientes principales de la concesionaria Necchi España era el grupo multinacional Checkpoint, en particular la filial española Checkpoint Systems España S.A., la cual, a través de Necchi España, venía adquiriendo en España productos de Necchi Italia para su ulterior distribución a clientes finales. Se trata de un cliente considerado fundamental en la estrategia comercial y consiguiente facturación de los productos de Necchi Italia y de Necchi España, y así lo admiten las partes sin reservas, hasta el punto de que es la venta de cajas o protectores antirrobo, sin marca, de origen empresarial diverso, por parte de Activ a Checkpoint lo que motiva el reproche de deslealtad de la actora hacia los demandados (como más adelante veremos).

Decía la demanda que Checkpoint dejó de comprar productos Necchi en España a través de Necchi España, argumentando esa multinacional de la distribución un cambio en su política de compras, pues pasaba a centralizar todas sus compras en Alemania. De otro lado, Checkpoint ha estado adquiriendo protectores antirrobo (sin marca) de Activ, que no proceden de Necchi Italia.

6º) En marzo de 1998 el Sr. Torcuato solicitó el registro a su nombre de la marca "Necchi Modulare Musica España" (nº 2153828), y en 2003 Necchi España solicitaba el registro de la marca "BluSystem", nº 2535080, ambas concedidas.

7º) La Sra. Amanda consta como inventora de la patente española 9601077 (nº de publicación 2 131 443), referida a dispositivos antirrobo, solicitada el 14 de mayo de 1996 y concedida por la OEPM el 10 de diciembre de 1999, constando como titular la sociedad Activ. Así mismo, el Sr. Torcuato consta como titular del modelo de utilidad U 9802771, referido también a un dispositivo antirrobo, con nº de publicación 1 042 121, solicitado el 25 de noviembre de 1998.

8º) El 18 de enero de 2005 Necchi Italia comunicó a Necchi España que por no haber cumplido los objetivos de compras en 2004, declaraba "caducada la exclusividad de venta de nuestros productos que le había sido concedida para el territorio español", manteniendo no obstante el contrato de concesión (documento 24 de la demanda).

Finalmente, el 28 de noviembre de 2005 la actora remite una comunicación a Necchi España en la que da por rescindido el contrato de concesión de venta por razón de varios incumplimientos: actos de imitación y usurpación de patentes, competencia desleal, desviación de clientela y utilización ilegítima de su nombre comercial, a través de la sociedad Activ.

II) Los concretos fundamentos fácticos y jurídicos que la demanda ofrecía para justificar las pretensiones que ejercitaba, son los siguientes.

1º) En la tesis de la actora, el Sr. Torcuato , a través de su esposa y de la sociedad por ella constituida (Activ), ha urdido una trama para apropiarse del mercado de productos patentados y de marca de Necchi Italia, con la activa colaboración de Checkpoint. Además del registro de mala fe de las referidas marcas, el Sr. Torcuato , por medio de su esposa (que se dedica a sus labores domésticas), ha creado una sociedad paralela mientras estaba vigente el pacto de exclusiva y la obligación de no competencia, y a través de esta sociedad ha estado vendiendo productos antirrobo (sin marca) a Checkpoint, la cual, de este modo ha financiado la actuación desleal de los demandados. El pacto de no competencia ha sido vulnerado así mismo por haber solicitado y obtenido el Sr. Torcuato y su esposa dos registros de patentes en los que figuran como inventores. En los fundamentos de derecho se decía que se ha vaciado la clientela de Necchi España para trasladarla a Activ, sociedad ésta creada, en suma, para hacer la competencia desleal a Necchi Italia, y se incardinaba tal comportamiento, en su conjunto, en el art. 5 LCD por infringir la buena fe exigible a todo competidor.

La demanda se dirigía también contra Checkpoint España por razón de su colaboración en la trama urdida por el Sr. Torcuato , al adquirir los productos imitadores de Activ. No obstante, tras la contestación de Checkpoint España, la actora desistió de sus pretensiones frente a ella.

2º) De otro lado, denunciaba la demanda que los estuches o protectores antirrobo que fabrica y comercializa Activ infringen los derechos de patente de Necchi Italia, concretamente la citada patente europea procedente de la patente internacional publicada como WO 2004/033830 A1, solicitada el 11 de octubre de 2002. A tal efecto aportaba un dictamen pericial emitido por el ingeniero italiano Sr. Ramón que concluye que el estuche que fabrica Activ "interfiere con el campo de protección de la patente de Necchi Italia, reproduciéndose por identidad o equivalentes las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6 de la citada patente" de la actora. Esa infracción supone -en el decir de la demanda- una imitación desleal prohibida por el art. 11 de la LCD y en ello se abunda en los fundamentos de derecho (pág. 13 de la demanda), en los que se alude a la protección provisional que, conforme al art. 59.1 de la Ley de Patentes , debe reconocerse a la solicitud de la patente, en relación con el art. 67 del CPE y art. 5 del RD 2424/1986. Indicaba que "por consiguiente, no pudiendo aplicar la Ley especial, rige la LCD y concretamente su art. 11 , que regula los actos de imitación", para aludir seguidamente (sin desarrollo argumental) a un aprovechamiento del esfuerzo ajeno y al ahorro de costes de investigación y desarrollo por parte de Activ.

3º) Además, ejercitaba las acciones de reivindicación de las marcas ya referenciadas. Así mismo interesaba la condena de Necchi Modulare Musica España S.L. a modificar su denominación, lo que esta sociedad acreditó haber efectuado antes de la presentación de la demanda (modificó su denominación por la de Inout Technology S.L.).

TERCERO. I) Pese a la falta de claridad de la demanda en relación con la protección que reclamaba por mérito de la citada patente, quedó acreditado en autos, y así se admite en el recurso, que a la fecha de la demanda la actora carecía de un derecho de patente eficaz en España: como recoge la sentencia apelada, la patente internacional WO 2004/033830 (PCT/IT2002/000650 ) incluía una solicitud de patente europea que designa España como uno de los países donde ha de surtir sus efectos, pero a la fecha de presentación de la demanda (7 de junio de 2006) la patente europea no había sido concedida (se publicó la concesión el 21 de junio de 2006 con el nº EP 1 552 092 B1) siendo presentada la traducción del folleto ante la OEPM el 18 de septiembre de 2006, si bien nunca llegó a ser depositada ante la OEPM la traducción de la solicitud de patente. Por ello, a la fecha de la demanda, ni siquiera podía invocarse la protección provisional que a la solicitud de patente otorga el art. art. 59.1 de la Ley de Patentes , en relación con el art. 67 del CPE y art. 5 del RD 2424/1986 .

Entendemos ahora que en la demanda se dijera que la actora no podía recabar la protección de la Ley de Patentes, lo que es lo mismo: que no puede invocar la infracción de un derecho de patente, ni la protección que confiere la publicación de la solicitud. Por tal motivo la actora acudió al art. 11 LCD , aunque no por ello quedaba subsanada la confusión que creaba la demanda, ya que en ella el acto de imitación desleal se fundaba precisamente en la infracción del derecho de patente (si bien con una escueta alusión al aprovechamiento del esfuerzo ajeno) . Desde esta perspectiva, la respuesta ofrecida por la sentencia fue -como veremos- de todo punto acertada. Puesto que debe prescindirse de la protección dispensada por el derecho de exclusiva, la ilicitud de la imitación, desde el punto de vista de la LCD, se supedita a la concurrencia de alguno de los supuestos que tipifica el art. 11.2 LCD y ninguno de ellos fue argumentado en el escrito rector del litigio ni ha quedado justificado en las actuaciones.

II) Por lo que respecta a la conducta que se incardinaba en el ámbito de actuación del art. 5 LCD , la sentencia consideró que no se había practicado prueba alguna acreditativa de un desvío o trasvase de clientela de Necchi España a Activ, sin que pueda calificarse de desleal la compra de protectores por parte de Checkpoint a Activ desde marzo de 2005.

Finalmente, como se ha dicho, la sentencia estimó las acciones de reivindicación de marcas por haberse allanado los demandados afectados por esta pretensión.

CUARTO. El recurso de la parte actora engloba dos grandes apartados dedicados, respectivamente, a la actuación de los demandados que se califica como infractora de la buena fe objetiva a que se refiere el art. 5 LCD , y a la imitación desleal con amparo en el art. 11 LCD materializada en los protectores comercializados por Activ.

Por lo que respecta a la primera de tales conductas debemos dejar constancia de varios hechos que han resultado incontrovertidos o cumplidamente acreditados.

Vigente el contrato de concesión, está probado que en junio de 2003, fruto de un proceso de negociación entre Necchi Italia y Checkpoint, esta multinacional distribuidora dejó de comprar productos Necchi en España (a Nechi España) para pasar a ser cliente directo de Necchi Italia, adquiriendo sus productos en Alemania por medio de una central de compras. Por ello, en noviembre de 2003, Necchi Italia y Necchi España firman un documento titulado "Integraciones al acuerdo Nechhi España" en el que se deja constancia de que "Checkpoint España compra directamente en Alemania de su casa matriz y por lo tanto no compra de Necchi Modulare Musica España S.L. La pérdida de este cliente, que no puede imputarse a la voluntad de nuestras empresas, ha determinado que Necchi España no haya podido lograr el objetivo Blu System para el año 2003...", para seguidamente acordar que Necchi Italia renueva el contrato de concesión a Necchi España "conservando la exclusividad para el mercado español, excepto para el cliente Checkpoint España, que por los motivos antes expuestos se convertirá definitivamente en un cliente directo de Necchi Modulare Música SRL", es decir, de Necchi Italia (dicho documento consta aportado como anexo al documento 25 de la demanda y es aportado igualmente por la parte demandada).

Vino después, en enero de 2005, la retirada de la exclusividad que afectaba a la concedente, por no haber alcanzado Necchi España los objetivos convenidos. Y meses más tarde, en noviembre de ese año, la rescisión o resolución del contrato por Necchi Italia.

Está probado igualmente, a partir de la contestación y documentación aportada por Chekpoint, que esta sociedad venía adquiriendo de Necchi España los protectores de Necchi Italia desde antes de 2001; que desde junio de 2003 (como ha quedado expuesto) Checkpoint viene comprando regularmente los protectores de la actora por medio del sistema de compras centralizado en Alemania, que fue convenido con la propia actora, fruto de una larga negociación iniciada en 2002; que Checkpoint ha comprado los protectores de Activ entre marzo de 2005 y diciembre de 2006, y a partir de este mes y año los sigue adquiriendo desde su central en Alemania, precisando dicha empresa multinacional que la decisión de comprar el producto de Activ vino motivada por la positiva evaluación de las características y prestaciones de su producto, que presenta importantes ventajas técnicas respecto al producto de Necchi.

Y aunque no es decisivo para resolver el litigio, debemos constatar que existe suficiente prueba acreditativa de las diferencias sustanciales entre el producto Necchi y el protector comercializado por Activ (adquirido de un tercero, Aletub S.L., y fabricado conforme a una solicitud de patente a nombre de Alumétrica S.L.), diferencias que no se ocultan en el dictamen del perito Sr. Ramón , se resaltan en los demás dictámenes periciales obrantes en autos (de los peritos Sres. Cristobal y Fernando ) y se afirman sin género de dudas por parte del cliente Checkpoint, que considera que el producto que vende Activ presenta mejoras y ventajas técnicas respecto de los protectores de Necchi.

QUINTO. Volviendo al recurso, pese a que se insiste en ello, ninguna argumentación o respuesta merece ahora la alegada mala fe de los demandados por solicitar y obtener el registro de las referidas marcas. La Ley de Marcas otorga al tercero perjudicado una protección específica que se concreta en las acciones que configuran los arts. 2.2 y 10 LM , las cuales fueron oportunamente ejercitadas, los demandados se allanaron y la sentencia las estimó, por lo que el interés de la actora ha quedado agotado y no hay razón alguna para volver a tomar en consideración esos registros desde la perspectiva del art. 5 LCD .

En el ámbito de este precepto, centra el recurso el debate que traslada a la segunda instancia en la determinación del carácter desleal de la conducta del Sr. Torcuato y demás demandados al crear, por medio de un testaferro, una sociedad competidora, Activ, para comercializar los mismos productos que la actora, con desvío de la clientela de Necchi España (clientela indirecta de Necchi Italia) a esa sociedad competidora, mientras estaba vigente el contrato de concesión con exclusiva y la prohibición de competencia. Concluye el recurso, tras analizar la prueba practicada, que los demandados han violado el pacto de exclusiva y la obligación de no competencia por medio de dicha sociedad instrumental y, en particular, por apropiarse del cliente Checkpoint (y "otros", que no especifica), así como por haber patentado dispositivos antirrobo. Tal infracción contractual -dice la demanda- constituye un comportamiento desleal por ser una conducta contraria a las exigencias de la buena fe objetiva a que se refiere el art. 5 LCD .

SEXTO. En no pocas ocasiones esta Sala ha acudido al art. 5 LCD , dotándolo de contenido autónomo y debidamente concretado, para reprimir conductas que atentan contra la buena fe objetiva que debe regir en un sistema de libre mercado basado en la eficiencia de las propias prestaciones, y que no están especialmente tipificadas en otros preceptos de la LCD; así, tratándose de actos concretos de obstaculización y de expolio o de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, con los matices y notas características que diremos.

Como indica la STS de 24 noviembre de 2006 (tal como sustancialmente ha venido manteniendo esta Sala ), la cláusula general del artículo 5 LCD no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes, en las que van a ser tipificados los actos o comportamientos de competencia desleal en particular, sino que establece lo que la doctrina ha identificado como «una norma jurídica en sentido técnico», esto es, «una norma completa de la que se derivan deberes jurídicos precisos para los particulares, tal y como sucede con el artículo 7.1 del Código civil ». De este modo, la cláusula general tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la Ley ha estimado tipificar en concreto. Por tanto, esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular.

Dicho precepto, sigue razonando la citada STS, establece un límite jurídico al ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado en concurrencia con otros, derecho que no puede ejercitarse a través de determinados comportamientos. Se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no «mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan o falseen la estructura competitiva del mercado, o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado».

A partir de esta idea de principio se ha de concretar el contenido normativo de la cláusula general, en primer lugar, a través de los principios acogidos en las normas que tipifican supuestos de hecho como actos de competencia desleal. Y así hay que descartar el ejercicio de los derechos fundamentales indicados mediante conductas que frustran o dificultan la libre formación de preferencias o restan transparencia en el mercado (arts. 9 y 10 LCD , entre otra), o en concreto constituyen técnicas de presión sobre el consumidor (arts. 8.1 y 9 LCD , por ejemplo), con el expolio o aprovechamiento del esfuerzo ajeno y de sus resultados (artículos 11.2, 13 y 14.2 LCD ), con obstaculización, o uso de la fuerza de mercado, o predación.

Sin perjuicio de todo ello, a continuación hay que tener en cuenta los imperativos éticos de orden general, esto es, la buena fe en sentido objetivo (Sentencias de 20 de marzo de 1996, 15 de abril de 1998, 16 de junio de 2000, 19 de abril de 2002 ) como una «exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena». Pero esta atención a los límites éticos de carácter general ha de entenderse subordinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia económica, pues no debe reprimirse con el mero apoyo de límites éticos una conducta «que se revele concurrencialmente eficiente, que promueva las prestaciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado». En esta apreciación es imprescindible atender al principio de protección que los derechos constitucionales antes señalados exigen, pues en cuanto hay que aceptar que estamos dentro del ámbito de vigencia y protección de los derechos de libertad de empresa y prestación de trabajo, han de descartarse consideraciones de orden ético.

El artículo 5 LCD recoge, en fin, una cláusula general considerada tradicionalmente imprescindible ante la escasa protección otorgada por la antigua legislación sobre la propiedad industrial y ante la variedad de formas por las que el ingenio de los infractores puede manifestarse en la competencia en el mercado. Se refiere la norma a un modelo de conducta, estándar jurídico o arquetipo, para señalar un límite extrínseco al ejercicio del derecho subjetivo a desarrollar libremente una actividad económica en el mercado y a concurrir con otros competidores, manifestación de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, a que se refiere el artículo 38 de la Constitución Española.

Al prohibir todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, la norma exige un estándar objetivo de conducta en el ámbito concurrencial, que no se identifica con cualquier regla de conducta tenida por la colectividad como exigible en cualquier ámbito de las relaciones humanas, y aún jurídicas, sino sólo con aquellas que, siendo aptas en un sistema de libre competencia, sirvan para el buen orden concurrencial sancionado en nuestro derecho positivo. Se trata, por tanto, de la transgresión de normas objetivas de conducta que emanan del principio de competencia económica y pesan sobre todos los agentes que desarrollan una actividad económica en el mercado.

El criterio objetivo que contempla la norma impide valorar componentes subjetivos de la conducta (como la intervención de dolo o culpa en el agente), y condiciona el propio concepto de buena fe, que no es, desde luego, el psicológico o identificado con la ignorancia o error disculpable o excusable (artículo 433 y 1950 del Código Civil ), sino un arquetipo o modelo de conducta socialmente aceptable y exigible en el sistema de libre mercado, que impone determinados deberes de conducta y ciertos límites al ejercicio de los derechos (el preámbulo de la Ley expresa que en el artículo 5 implícitamente, al menos, se consagra la noción de abuso de competencia, en el sentido de extramilitación objetiva).

SÉPTIMO. La actora ha construido el acto ilícito desleal sobre los cimientos de una infracción contractual, la relativa al pacto de exclusiva que afecta a la concesionaria y que se materializa en una prohibición de competencia en tanto se mantenga la relación de concesión o distribución.

La infracción del pacto de exclusiva, que recoge la cláusula de no competencia, se habría producido, a tenor de lo que revela la prueba practicada, por haber vendido la sociedad Activ (supuestamente interpuesta por el Sr. Torcuato para infringir esa cláusula) desde marzo de 2005 , vigente el contrato de concesión (que lo estuvo hasta noviembre de ese año), a Checkpoint los protectores antirrobo de distinto origen empresarial (adquiridos de Aletub S.L. y fabricados conforme a la solicitud de patente de Alumétrica S.L.), que incorporan diferencias técnicas y ventajas con respecto a los estuches de Necchi.

Es evidente que el reproche que se dirige contra el Sr. Torcuato y el resto de los demandados, desde la óptica de la LCD, se justifica únicamente por la vulneración de ese pacto de exclusiva o de no competencia: de no existir este pacto nada impediría, por ser acorde con el sistema de libre mercado basado en la competencia de los agentes económicos, que el concesionario, por sí o indirectamente por medio de otras personas físicas o jurídicas, se dedique al mismo género de negocio comercializando productos similares o competidores, al no estar vinculado con la empresa concedente por un pacto de exclusiva o de no competencia. Por ello, en la argumentación de la demanda, tan sólo cabría aceptar un acto desleal en cuanto infractor del art. 5 LCD si se aprecia la vulneración de la cláusula contractual aludida. De este modo, se vincula el carácter desleal de la conducta a la infracción de un contrato, en la medida en que impone al concesionario la obligación de revender en España única y exclusivamente los productos de la concedente, sin posibilidad de vender o revender otros productos competidores.

Sucede que la ilicitud que proclama el art. 5 LCD nace, como se ha dicho, de la contravención de un modelo objetivo de conducta que no se identifica con cualquier regla tenida por la colectividad como exigible en cualquier ámbito de las relaciones humanas, y aún jurídicas, sino sólo con aquellas que, siendo aptas en un sistema de libre competencia, sirvan para el buen orden concurrencial, en todo caso de una regla general de comportamiento o estándar jurídico. El reproche de ilicitud, desde la óptica del art. 5 LCD (como hemos señalado en nuestras Sentencias de 23 de marzo de 2005, 1 de febrero y 18 de diciembre 1996 , entre otras), no nace, por consiguiente, con carácter general, del quebrantamiento de una relación contractual que vincule a la persona que la realiza con aquella otra cuyo interés queda afectado por esa actuación. En este sentido el incumplimiento contractual no es per se constitutivo de un acto de competencia desleal, aún cuando la infracción proporcione una ventaja competitiva al infractor, pues de los contratos no surgen normas generales de conducta, sino particulares, sólo vinculantes para quienes los otorgan, a salvo que la infracción contractual esté tipificada especialmente por la LCD como un acto desleal (ad ex. la explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso con deber de reserva).

En todo caso, si la infracción contractual en que se materializaría el acto desleal consiste en la vulneración de un pacto de no competencia, aquí mientras se mantiene en vigor una relación de concesión o distribución en exclusiva, la conducta infractora de tal pacto, que integraría un supuesto de competencia anticontractual (y no ya de competencia desleal), no puede admitirse que a su vez vulnere una regla general de conducta apta para regir el buen orden concurrencial del sistema de libre mercado, cuando precisamente es contraria a éste al restringir la libre competencia. Sus efectos, en definitiva, se proyectan sobre la contraparte y en su caso constituirá o constituiría una infracción contractual, pero no un ilícito desleal.

En la demanda no se han ejercitado acciones por incumplimiento contractual y esta ausencia en la causa de pedir nos impide analizar si efectivamente se ha producido una infracción del pacto de no competencia. Es esa sede jurídica, la propia del ámbito contractual, donde habría de determinarse si puede admitirse un incumplimiento por la concesionaria, al vender otro producto a Checkpoint, después de que la inicial y básica reciprocidad y el equilibrio económico del contrato quedara desestabilizado o mejor quebrantado por decisión de la sociedad italiana, primero al sustraer a la concesionaria, en junio de 2003, su principal cliente, Checkpoint, y luego, en enero de 2005, al desvincularse del pacto de exclusiva en la venta y distribución que le afectaba, con el resultado de privar a la concesionaria de la expectativa económica adquirida al suscribir el contrato: ese resultado es que la concedente podía vender en España sus productos por sí o por otros pero la concesionaria quedaba atada por una cláusula de no competencia que le obligaba a vender sólo los productos de Necchi Italia. Pero en coherencia con nuestra postura, ya explicada, no debemos entrar aquí en la disquisición.

OCTAVO. Por lo demás, coincidimos con la sentencia apelada en que ninguna prueba hay sobre una desviación de clientela desde Necchi España a Activ, a salvo las relaciones comerciales mantenidas entre Activ y Checkpoint desde marzo de 2005. De hecho, ni en la demanda ni en el recurso se hace alusión a otro cliente "desviado" que no sea Checkpoint, ni hay prueba de ello en las actuaciones.

El hecho de haber patentado el Sr. Torcuato y su esposa dos invenciones merece la misma respuesta: se trataría en su caso de una infracción contractual que no reúne las notas características o tipificadoras de la deslealtad que con carácter general proclama el art. 5 LCD , además de que las solicitudes de tales registros datan de una época anterior a la firma del contrato de concesión.

Para agotar la cuestión hemos de reiterar que una de las manifestaciones subsumibles en esa cláusula general prohibitiva son los denominados actos de expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, supuestos de utilización de prestaciones o resultados alcanzados por un tercero sin su consentimiento que no se encuentran protegidos por un derecho de exclusiva. Dentro de ese género suelen contemplarse (y así lo hemos estimado en anteriores sentencias) los actos tendentes a la captación de clientela ajena, bien que en la inteligencia de que esa conducta, per se, no es ilícita (antes al contrario, es bienvenida en un sistema de competencia económica), sino en particular, y fuera del caso de que la conducta encuentre acomodo en el art. 14 LCD , cuando la captación se realiza valiéndose de la infraestructura humana y material de la empresa para la que el sujeto agente presta sus servicios laborales, logrando la atracción (desvío) de la clientela hacia otra empresa competidora con abuso de confianza y aprovechamiento de la infraestructura material, contactos y conocimientos que le proporciona la empresa en la que todavía presta sus servicios. Si esa misma conducta (la captación de la clientela) es desarrollada una vez se ha producido la desvinculación de la empresa para la que se venían prestando los servicios, las circunstancias son diferentes, pues entonces nos hallamos ante un competidor independiente que pugna con los demás por la clientela del sector, en el contexto propio y deseable del sistema de libre competencia. En tal situación la conducta de captación de la clientela ajena se tipifica, especialmente, en el artículo 14 LCD , cuya aplicación sería preferente al análisis de la conducta bajo los criterios del art. 5 .

Pero en este caso la "captación" de Checkpoint, que sin abandonar los productos de la actora se decanta también por los de Activ, no se logra con aprovechamiento de la infraestructura y medios de Necchi Italia, sino con los propios de Necchi España, que como empresa independiente, sin relación de subordinación o jerarquía a Necchi Italia (ligada con ella por un vínculo contractual mercantil), consiguió captar al cliente (que luego le será sustraído por la concedente) en ejecución de su cometido contractual, consistente, primero (bajo la relación de agencia a cargo del Sr. Torcuato ), en promover y vender los productos de la sociedad italiana por cuenta de ésta, y luego (bajo la relación de concesión) en buscar y lograr clientela (que lo es directamente de Necchi España) para revender los productos que la concesionaria compra a la concedente.

NOVENO. Resta por analizar el comportamiento de imitación desleal al amparo del art. 11 LCD , que el recurso de apelación insiste en reprimir. Ya se ha dicho que la actora no puede invocar, ni lo hace, la infracción de un derecho de exclusiva, de modo que la deslealtad de la imitación, por comercializar Activ otros protectores antirrobo, se funda, ahora, en las notas de antijuridicidad que menciona el apartado 2 de dicho precepto.

I) Se ha de partir de la regla general del art. 11 LCD : la imitación de prestaciones es libre, sin perjuicio de la protección jurídica que pueda resultar de los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual. Lo que significa que la imitación de creaciones materiales que invada el ámbito protegido por esos derechos de exclusiva, que son disciplinados por leyes especiales, no será, propiamente, un comportamiento desleal a tenor de este precepto, sino infractor de las facultades de exclusiva reconocidas por dicha legislación especial y, por ello, reprimible por aplicación de la misma, sin perjuicio de su persecución al amparo del art. 15.2 LCD (pero su aplicación nos llevaría a determinar si, conforme a las leyes que disciplinan los derechos de exclusiva, se ha producido la infracción de ese derecho). Por ello, si la prestación o creación material no está protegida por un derecho de exclusiva, cabe la libre imitación, que comprende la identidad del producto. Y es que el art. 11 LCD no duplica, sustituye o desplaza a esa legislación especial, y la deslealtad de las conductas que sanciona, cometidas por la vía de la imitación de creaciones materiales, responde a criterios propios y específicos, distintos de los que determinan aquéllas.

Los límites desde el punto de vista concurrencial, vienen determinados por el art. 11.2 LCD , pero con el importante matiz corrector que supone la cláusula de la inevitabilidad.

La deslealtad de la imitación, al margen de que la prestación imitadora infrinja o no un derecho de exclusiva, viene dada por dos notas alternativas (art. 11.2 LCD ): a) cuando resulte idónea para generar asociación (riesgo de confusión) por parte de los consumidores respecto a la prestación; o bien b) cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Y se añade, como se ha dicho, la cláusula de la inevitabilidad: "la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica".

En todo caso, el precepto se refiere a los supuestos de imitación de la prestación o creación material del empresario, y no a la imitación de los signos distintivos externos, de identificación o presentación del producto, regulada en el art. 6 LCD .

II) Por ello, el riesgo de confusión o de asociación al que alude el art. 11.2 LCD no debe enjuiciarse teniendo en cuenta los elementos de presentación externa del producto, sino en atención a la posible apropiación de la evocación de la procedencia empresarial que por sí sola encierra la prestación. Y para apreciar esto será necesario que la prestación original, la imitada, posea una singularidad competitiva, es decir, que incorpore rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, y además un asentamiento o implantación suficiente en el tráfico de la prestación original objeto de imitación.

En este caso, como advierte el Sr. Magistrado, en la demanda no se concretó el carácter desleal de la imitación por razón del riesgo de asociación o de confusión que puede comportar el producto de Activ respecto del producto Necchi, ni mucho menos se especificó cual fuera la singularidad o mérito competitivo del producto Necchi que evoque la concreta procedencia empresarial en lo que respecta (insistimos) a la propia prestación (los estuches o protectores antirrobo de Necchi), por lo que huelga cualquier fundamentación al respecto, además de que las diferencias que ponen de manifiesto los dictámenes periciales y las ventajas que afirman clientes como Checkpoint alejan ese riesgo.

III) De otra parte, por lo que respecta a la imitación de la prestación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, hemos declarado en anteriores sentencias que tal supuesto se identifica con la llamada "imitación por reproducción", esto es, la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas de reproducción o copiado).

Empleando tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de producción. Así es porque esas técnicas de reproducción repiten la prestación ajena evitando todo coste de desarrollo y suprimen la ventaja temporal del que se adelantó en la creación, ventaja temporal que es lo que permite al pionero amortizar los costes de producción. Siguiendo con esa concepción, es secuencia lógica que la apropiación inmediata de la prestación o iniciativa ajena, mediante tales técnicas de reproducción, evita el retraso temporal natural de la introducción en el mercado de la imitación. El hecho de que la imitación tenga lugar a través de reproducción determina que los costes de producción del imitador sean bajos o escasos y ese ahorro de costes se traducirá en un precio de venta más bajo; de ahí que la deslealtad venga determinada por el ahorro de costes que se obtiene gracias a la reproducción. De lo contrario, la imitación no podrá llegar a poner en peligro la ventaja del pionero, ni podrá decirse que el imitador ha logrado una ventaja competitiva injustificada. El conjunto de tales requisitos supone, en fin, que la imitación ha de representar para el pionero una seria desventaja comercial, en el sentido de determinar la imposibilidad o la notable dificultad de amortizar sus costes.

Concurriendo estos requisitos, surge la deslealtad porque se quiebra la par conditio concurrentium, en la medida en que el imitador elude los costes correspondientes a la creación y comercialización de la prestación de que se trate, truncando el proceso de innovación. Por esa misma razón, si el imitador ha incurrido en los costes representados por el trabajo de hacer la réplica del modelo original, no podrá ser tachada de desleal la imitación.

Lo que viene a exigir la legislación de competencia desleal es la duplicación de costes, obligando al imitador a incurrir en los mismos o en algunos de los costes de producción en que ha incurrido el pionero, en particular el de la recreación de la prestación (que se ahorraría precisamente utilizando técnicas de reproducción por medios mecánicos). De ahí que el artículo 11 comience con una cláusula general que consagra la licitud de la imitación, siempre, claro está, que no suponga la violación de un derecho de exclusiva. No reconoce la LCD, por tanto, un principio general de protección de la mera inversión.

III) En la demanda se contenía una parca alusión al aprovechamiento del esfuerzo ajeno, de Necchi Italia, por el ahorro de costes de investigación y desarrollo que a Activ le ha supuesto su protector antirrobo. Pero ese ahorro de costes no ha quedado probado en modo alguno, sino más al contrario: Activ adquiere el producto de un tercero, de modo que incurre en sus propios costes, y ese tercero fabricante, a su vez, ha incurrido en los propios para fabricar el producto, sin perjuicio de los costes que ha soportado el titular de la patente para idearlo y desarrollarlo, teniendo en cuenta que los peritos constatan diferencias no simplemente accidentales con respecto al producto de Necchi y que el cliente más importante, Checkpoint, admite las mejores prestaciones y ventajas del producto que vende Activ.

DÉCIMO. La sentencia de primera instancia, en fin, ofreció una solución acertada al conflicto y por ello debe ser confirmada, debiendo imponerse las costas del recurso al apelante (art. 398.1 y 394.1 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de NECCHI BLU SYSTEM S.p.A. contra la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2007 en los autos de los que dimana este Rollo, que confirmamos, con imposición de costas al apelante.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.