Sentencia CIVIL Nº 765/2020, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 365/2020 de 06 de Julio de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA
UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 365-U13/20
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 503/18
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-1
SENTENCIA NÚM. 765/20
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a seis de julio de dos mil veinte.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen,
actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 503/18,
sobre infracción de MUE, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1, de los que conoce
en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, BODEGAS SANVIVER, S.L. (en
lo sucesivo, SANVIVER), representada por la Procuradora Doña María Irene Blasco Lafarga, con la dirección
del Letrado Don Joaquín Esquivel Estrada y; como apelada, la parte actora, BODEGAS VEGA SICILIA, S.A. (en
lo sucesivo, VEGA SICILIA), representada por el Procurador Don José Luis Córdoba Almela, con la dirección
del Letrado Don Carlos José González-Bueno Catalán de Ocón.

Antecedentes

PRIMERO.- En el Juicio Ordinario número 503/18 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha dos de enero de dos mil veinte, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que con ESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Córdoba Almela, en nombre y representación de la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A., contra la entidad mercantil Bodegas Sanviver, S.L., debo: A) DECLARAR Y DECLARO que la entidad mercantil Bodegas Sanviver, S.L. ha infringido la marca de la Unión Europea nº 3.181.971 'ÚNICO' (denominativa) al emplear el signo 'ÚNICO' para distinguir su vermú.

B) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Bodegas Sanviver, S.L.: 1. A estar y pasar por la anterior declaración.

2.A cesar y abstenerse en lo sucesivo de cualquier acto de explotación comercial del signo 'ÚNICO' para productos y servicios relacionados con el vino.

3. A retirar del tráfico económico las botellas, rótulos, etiquetas, embalajes, material publicitario y cualesquiera otros medios y documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca mediante la incorporación del signo infractor.

4. Al pago a la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A. de una indemnización por daños materiales por el importe que se determine en fase de ejecución de sentencia, de conformidad con el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios previsto en los artículos 712 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

5. Al pago a la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A. de una indemnización coercitiva de cuantía determinada no inferior a 600,00 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Marcas .

6. Al pago a la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A. de una indemnización, en concepto de daños morales, de 40.000,00 euros.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso por la demandada recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 365-U13/20, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día treinta de junio, en el que tuvo lugar.

Mediante escrito presentado el día uno de junio, la parte apelante aportó copia de la Decisión de Anulación número 30 563 C adoptada el día 28 de mayo de 2020 por la División de Anulación de la EUIPO que declaraba la nulidad absoluta de la MUE 3181971 al estar incursa en las causas previstas en los apartados b) y c) del artículo 7.1 RMUE, considerando la apelante que la referida Decisión es condicionante y decisiva para la resolución del recurso.

Se acordó dar traslado del escrito y documentos a la parte apelada al objeto de que formulara alegaciones, evacuando el traslado mediante escrito en el que interesaba la desestimación de las alegaciones efectuadas por la apelante y, entre los documentos aportados, se incluía el recurso interpuesto por esa parte contra la Decisión de anulación.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- VEGA SICILIA en cuanto titular de la MUE número 3181971, denominativa, 'UNICO', solicitada el día 26 de mayo de 2003 y concedida el día 25 de agosto de 2013, para designar productos de la clase 33 (vinos) deduce en la demanda una acción de infracción fundada en i) la existencia de doble identidad prevista en el artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE); ii) el riesgo de confusión previsto en el artículo 9.2.b) RMUE y ; iii) la protección reforzada de las marcas renombradas prevista en el artículo 9.2.c) RMUE, en relación con el artículo 41 de la Ley de Marcas (LM) porque la demandada comercializa un vermut bajo el signo 'ÚNICO' con la siguiente presentación En consecuencia, ejercita: i) la acción de declaración de la infracción de la MUE 3181971 al emplear la demandada el signo 'ÚNICO' para distinguir su vermut; ii) la acción de condena a: la cesación; la remoción de los efectos de la infracción; el pago de la indemnización por los daños materiales a determinar en ejecución de Sentencia o, subsidiariamente, en este proceso declarativo, conforme al criterio del beneficio obtenido por el infractor más el 1% de la cifra de negocio, más la indemnización coercitiva y, además, por los daños morales en la suma de 40.000.- € y; al pago de las costas.

En la fundamentación jurídica de la demanda se hace referencia a las acciones de infracción previstas, respectivamente, en los apartados a), b) y c) del artículo 34.2 LM cuando, en realidad, la acción de infracción se fundamenta en la titularidad de una MUE por lo que, propiamente, debía hacer referencia a los apartados a), b) y c) del artículo 9.2 RMUE. El error en la cita de los preceptos no afecta a la delimitación de la acción ejercitada porque los elementos básicos o estructurales de la acción para la protección del ius prohibendi son coincidentes en las marcas españolas y en las MUE's, sin que esta alteración de los preceptos afecte a la congruencia de la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 218.1.II de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

La Sentencia de instancia declaró la acción de infracción fundada en el riesgo de asociación sin llegar a examinar la infracción fundada en la doble identidad ni en la protección reforzada de las marcas renombradas y, estimó sustancialmente la demanda al acoger todas las peticiones a excepción de la indemnización en la partida relativa al 1% de la cifra de negocio.

Frente a la misma se ha alzado la parte demandada, la cual formula, en esencia, las siguientes alegaciones: 1) Error en la valoración de la prueba al no concurrir los elementos estructurales de la acción de infracción por riesgo de confusión/asociación: inexistencia de similitud de los signos y de los productos y ausencia del carácter notorio de la MUE de VEGA SICILIA.

2) Improcedencia de la condena a la indemnización de daños materiales ante la inexistencia de daños y al infringir el artículo 219 al remitir su cuantificación a la fase de ejecución e, inexistencia de daños morales.



SEGUNDO.- Valoración del documento aportado por la apelante en esta alzada a los efectos del artículo 271.2 LEC .

Una vez señalada la deliberación del presente recurso, la apelante, mediante escrito presentado el día 1 de junio, aportó copia de la Decisión de Anulación número 30 563 C adoptada el día 28 de mayo de 2020 por la División de Anulación de la EUIPO que declaraba la nulidad absoluta de la MUE 3181971 al estar incursa en las causas previstas en los apartados b) y c) del artículo 7.1 RMUE y, considera que la referida Decisión es condicionante y decisiva para la resolución del recurso porque al no ser válida la referida MUE no puede prosperar la acción de infracción.

Al dar traslado del referido documento a la parte apelada, aparte de oponerse a la solicitud de la adversa, acreditó que la Decisión de Anulación había sido recurrida ante las Salas de Recurso con la referencia B-10184.

Para valorar la incidencia de la referida Decisión de Anulación en la resolución del presente recurso, previamente hemos de hacer referencia a diversos hitos del procedimiento sustanciado en primera instancia: 1) La demanda de infracción de la MUE 3181971 fue presentada el día 17 de julio de 2018.

2) La demandada contestó el día 19 de diciembre de 2018, interesando, con carácter principal, la desestimación de la demanda y, con carácter subsidiario, para el caso de declarar el uso indebido del signo 'UNICO', solo procedería la condena al cese del referido vocablo. Hemos de destacar que en la página número 53 del escrito de contestación afirmaba: ' Sin perjuicio de ello, BODEGAS SANVIVER instará ante la EUIPO acción para que se declare la nulidad de la marca de la Unión Europea 3181971 'UNICO.' 3) En el acto de la audiencia previa celebrada el día 17 de diciembre de 2018, la parte demandada aportó como su documento número 13 copia de la solicitud de nulidad de la MUE 3181971 presentada por ella ante la EUIPO el día 5 de diciembre de 2018, registrada con el número 30563 C, sin que se solicitara en ese acto la suspensión del procedimiento judicial.

4) Tras la celebración del acto del juicio el día 2 de julio de 2019 en el que ninguna de las partes se refirió al estado de la tramitación ante la EUIPO de la solicitud de la nulidad de la MUE 3181971, se dictó Sentencia el día 2 de enero de 2020 en el que se estimaba sustancialmente la acción de violación de la citada MUE.

Al final del parágrafo 9 de la Sentencia se dice: ' No obstante, frente a las alusiones de la parte demandada respecto del carácter meramente descriptivo de las marcas 'ÚNICO' de la parte demandante, aportando resoluciones administrativas y judiciales que así lo declararían, debe afirmarse que las marcas invocadas por la parte demandante constan inscritas en la EUIPO y en la OEPM, sin que conste que se hayan iniciado expedientes administrativos de nulidad de las citadas marcas por incurrir en una prohibición relativa de falta de distintividad o por el carácter descriptivo del signo, lo que confirma la validez de las citadas marcas e impide a este Juzgador pronunciarse sobre su carácter distintivo débil.' 5) Frente a la referida Sentencia se alzó la parte demandada, la cual interpuso recurso de apelación en el que interesó su revocación y que, en su lugar, se estimaran las peticiones contenidas en su escrito de contestación.

6) Estando pendiente de la deliberación del recurso, la apelante ha presentado copia de la Decisión de Anulación número 30 563 C adoptada el día 28 de mayo de 2020 por la División de Anulación de la EUIPO que declaraba la nulidad absoluta de la MUE 3181971.

7) La referida Decisión de Anulación no es definitiva porque se ha recurrido ante la Salas de Recurso de la EUIPO.

Al no constar la firmeza o el carácter definitivo de la Decisión de Anulación no puede incidir en la resolución del recurso por las siguientes razones: En primer lugar, el artículo 127.1 RMUE contiene la presunción de validez de la MUE al declarar: ' Los tribunales de marcas de la Unión Europea reputarán válida la marca de la Unión a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad.' Significa que no siendo objeto del procedimiento judicial la impugnación de la validez de la marca invocada por el demandante a través de una demanda reconvencional, el tribunal de marcas de la Unión Europea ha de reputarla válida y, en nuestro caso, no constando la firmeza de la Decisión de Anulación, sigue rigiendo la presunción de validez.

En segundo lugar, el demandado pudo presentar la demanda reconvencional ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea (artículo 128 RMUE) pero, como ya puso de manifiesto en su escrito de contestación, prefirió presentar después ante la EUIPO la solicitud de nulidad provocando con ello que el objeto de este procedimiento judicial quedara limitado exclusivamente a la acción de infracción, por lo que resultan improcedentes las constantes alegaciones contenidas en el recurso acerca de la falta del carácter distintivo de la MUE y sobre el uso de la misma en una forma que altera el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada.

En tercer lugar, la apelante no cuestionó la validez de la MUE mediante la presentación de una demanda reconvencional ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea, por lo que resulta imposible pronunciarse en este procedimiento judicial sobre la validez de la MUE que constituye el fundamento de la acción de infracción deducida en la demanda. Así lo declaró la STJUE de 19 de octubre de 2017 (asunto C-425/16): ' El artículo 99, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la acción por violación de marca ejercitada ante un tribunal de marcas de la Unión, de conformidad con el artículo 96, letra a), de dicho Reglamento, no puede desestimarse por una causa de nulidad absoluta, como la prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, sin que ese tribunal haya estimado la demanda de reconvención por nulidad presentada por el demandado frente a esa acción por violación de marca, sobre la base del artículo 100, apartado 1, del mismo Reglamento, y fundamentada en esa misma causa de nulidad.' En cuarto lugar, la hipotética situación consistente en la estimación de la acción de violación y, posteriormente, tras los sucesivos recursos, la declaración de nulidad de la MUE 3181971, está prevista en el artículo 62.3.a) RMUE cuando señala que el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca [declarada mediante resolución firme] no afectará a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido firmeza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad.

Es cierto que la mención contenida en el final del parágrafo 9 de la Sentencia al referir que no consta la iniciación de expedientes administrativos de nulidad es errónea pero en su conclusión es plenamente acertada, esto es, ' lo que confirma la validez de las citadas marcas e impide a este Juzgador pronunciarse sobre su carácter distintivo débil.' En conclusión, la Decisión de Anulación aportada por la apelante no es decisiva ni condiciona la resolución del recurso de apelación.



TERCERO.- Error en la valoración de la prueba respecto de la concurrencia de los elementos estructurales de la acción de infracción por riesgo de confusión y asociación.

La doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar la concurrencia del riesgo de confusión y asociación, entre otras, la STJUE de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, asunto C-342/97, recogida en la STS de 17 de abril de 2017, exige examinar los siguientes elementos: 1) el público pertinente; 2) la comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual a los efectos de su identidad o similitud; 3) la comparación de los productos designados por la MUE de la actora y los productos designados con el signo infractor a los efectos de su identidad o similitud; 4) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas de la actora; 5) la posible aplicación del elemento de la interdependencia.

1) En primer lugar, hemos de determinar el público pertinente, esto es, el sector del público destinatario de estos productos que puede padecer el riesgo de confusión o de asociación. La Sala comparte las conclusiones expuestas en los apartados d) y e) del parágrafo 14 de la Sentencia recurrida en el sentido de que, en nuestro caso, el público pertinente es el consumidor de productos relacionados con el vino de gama alta, premium o gourmet.

Resulta acreditado con los siguientes documentos: i) documento número 9 de la demanda que contiene una copia de la página web de SANVIVER y, al referirse a este producto 'Vermut Único' lo califica como 'Gran Reserva de edición limitada.' En este mismo documento, de igual modo lo califica la página del Club del Gourmet de 'El Corte Inglés'. En la última página de este documento número 9 se reproduce la página web www.gastroactivity.com donde se expone el producto infractor con la siguiente leyenda: ' El vermut Zarro, el vermut de Madrid desde 1968, se elabora de forma artesanal en una empresa familiar que ha dado un paso más en su trayectoria creando el Vermut Zarro Único, un gran reserva de edición limitada. Una gama premium acorde con el espíritu del Palace.' ii) documento número 2.13 de la contestación: reproducción parcial de la 'Revista Rusa en España' de marzo de 2018 en el que la Asociación Española del Lujo recomienda 'VERMUT ZARRO ÚNICO, EL MÁS EXCLUISVO VERMUT DEL MUNDO.' iii) documento número 2.14 de la contestación reproduce parcialmente la revista 'EJECUTIVOS' en el número correspondiente a los meses de diciembre 2016 y enero 2017 y, en la página 'BAZAR NAVIDAD' expone el producto infractor con la siguiente leyenda: 'A la altura de los paladares más exquisitos'. En esta misma página se exponen dos botellas de ginebra calificadas como 'Gin Premium'.

iv) documento número 2.16 de la contestación reproduce parcialmente la revista 'Club del Gourmet' de 'El Corte Inglés' en cuya portada se dice 'EL PLACER DE REGALAR' y entre los productos expuestos figura el producto infractor 'Único Zarro El Vermut de Madrid'.

v) documento número 2.10 de la contestación reproduce parcialmente un catálogo de 'Carrefour' sobre 'Alimentos de Madrid' en el que llama la atención la exposición de botellas de 'Vermut Zarro', distintas de la botella de 'Vermut Zarro Único', porque no se trata de un catálogo de productos de gama alta sino de productos tradicionales de Madrid.

2) En segundo lugar, respecto de la comparación de los signos en liza hemos de centrarnos en el plano fonético, gráfico y conceptual.

Desde el punto de vista fonético existe una elevada similitud porque: i) del conjunto denominativo del signo infractor 'VERMUT ÚNICO ZARRO' grafiado en el cuerpo de la botella y en el packaging destaca 'ÚNICO' como elemento dominante si nos fijamos solamente en el tamaño de las letras, mucho mayor que el del resto de los términos.

ii) aun considerando que se trata de un conjunto denominativo en el que todos sus componentes tuvieran igual tamaño, la inclusión en un signo denominativo compuesto posterior de un término que se corresponde con una marca anterior cuando ese término en el signo denominativo posterior adopta una posición autónoma, destacada y significativa contribuye en gran medida al riesgo de confusión según la doctrina establecida por la STJUE de 6 de octubre de 2015 (asunto C- 120/04). Esta posición autónoma y significativa no solo se infiere de su carácter dominante en el conjunto desde el punto de vista del tamaño de la letra, sino que la propia apelante así lo reconoce cuando en su página web lo denomina 'Vermut Único' y, también para los terceros, en el documento 2.9 de la contestación (posteriormente ampliado por la actora en el acto del juicio) en un artículo de 'EL PAÍS' sobre la empresa familiar Zarro donde se refiere a 'el Único, la creación premium de la casa.' iii) hemos de partir de la presunción de validez de la MUE 3181971, denominativa, 'UNICO' por lo que la imputación sobre su constante uso conjunto con el signo gráfico y denominativo característicos de 'VEGA SICILIA' en el sentido de que se trata de un uso en una forma que altera el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada no puede ser objeto de enjuiciamiento al no haber formulado SANVIVER demanda reconvencional por falta de uso conforme al registro.

Desde el punto de vista gráfico, no podemos realizar la comparación porque la MUE infringida es una marca denominativa. No obstante, la apelante insiste en que debe tenerse presente la especial y particular forma de la botella con la que envasa el vermut hasta el punto de que llega a calificarla de 'marca tridimensional', lo que permitiría diferenciarla de la botella tipo bordelesa utilizada habitualmente por VEGA SICILIA.

Rechazamos la fuerza distintiva que la apelante atribuye a la forma especial de su botella por las siguientes razones: i) estamos en el ámbito de la protección de la marca, en nuestro caso, denominativa y no, en el ámbito de la competencia desleal donde puede examinarse la forma concreta de presentación de los productos en el mercado como posible actos de confusión ( artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal); ii) hemos destacado anteriormente que el elemento dominante en el producto infractor es el elemento denominativo 'ÚNICO' porque las letras del término 'ÚNICO' están en vertical ocupando toda la longitud de la forma cilíndrica de la botella; iii) según la tesis de la apelante llegaríamos a la situación paradójica en la que se evitaría la infracción marcaria a pesar de utilizar el mismo elemento denominativo característico de una marca anterior con el simple hecho de utilizar un envase especial o distinto al habitual.

Desde el punto de vista conceptual, el término 'ÚNICO' utilizado por la demandada, puede representar la misma idea de excepcionalidad, gama alta o calidad superior del producto, sin perjuicio del carácter distintivo extrínseco de la MUE de VEGA SICILIA que posteriormente analizaremos.

Hemos de concluir, pues, en la existencia de un elevado grado de similitud de los signos.

3) Seguidamente, abordamos la comparación de los productos designados por la MUE y los productos designados por el signo infractor.

Hemos de concluir que existe también una elevada similitud por las siguientes razones: i) el vermut está incluido en la misma clase, la 33 (documento número 35 de la demanda) designada por la MUE de VEGA SICILIA; ii) a pesar de las diferencias reseñadas en el informe aportado como documento número 9 de la contestación entre el vino y el vermut desde el punto de vista regulatorio, de etiquetado y fiscal, no puede negarse que el vermut sea considerado un 'vino aromatizado' como lo califican sus normas reguladoras; iii) pueden considerarse productos complementarios desde el momento en que la página web de SANVIVER (documento número 36 de la demanda) destaca '40 Años De Innovación Enológica' lo que revela su implicación en el mundo del vino e informa de la comercialización de 'vinos, vermouths...' y no resulta extraño que otras bodegas también comercialicen vinos y vermuts (documento 37 de la demanda); iv) en el catálogo de CARREFOUR (documento número 2.10 de la contestación) se ofrecen conjuntamente vinos, vermuts y vinagre como pertenecientes al mismo género de productos; v) en nuestro caso concreto, el producto infractor y el vino 'UNICO' de VEGA SICILIA comparten canales de distribución como es el Club del Gourmet de 'El Corte Inglés' al ser de gama alta o de calidad superior.

4) A continuación, otro de los elementos a considerar dentro del juicio sobre el riesgo de confusión es el carácter distintivo intrínseco y extrínseco de la MUE de la actora porque a mayor distintividad, mayor es el riesgo de confusión.

La distintividad desde el punto de vista intrínseco significa que debe atenderse a la relación del signo de la marca de la actora con la naturaleza o con las características o los elementos del producto, en nuestro caso, si el signo denominativo 'UNICO' evoca alguna de sus características. Analizado desde este punto de vista, el término 'UNICO' se refiere a la calidad excepcional o singular del producto y su distintividad sería débil.

La distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara: ' 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27).' Hemos dicho que el público pertinente es el consumidor de productos relacionados con el vino de gama alta, premium o gourmet y para una parte significativa de este público sí es conocido el signo 'UNICO' al relacionarlo directa y necesariamente con la MUE 3181971. En este sentido, fue ilustrativa la declaración de los dos testigos-peritos Sres. Miguel Ángel y Abelardo , expertos del mundo de los vinos, los cuales coincidieron en que sí es conocida esa marca por los consumidores de ese tipo de vinos habida cuenta de su elevada calidad y elevado precio.

Además, la misma Decisión de la División de Anulación aportada en esta alzada por la parte apelante concluye que 'evidencia el éxito comercial del vino 'UNICO' en España, donde se sitúa entre los más renombrados'. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14).

En conclusión, la MUE 3181971 presenta un elevado grado de distintividad extrínseca sin que obstaculice esta conclusión el informe pericial aportado por SANVIVER consistente en un estudio de mercado realizado por 'Coto Consulting' y cuyo Director, Sr. Alfredo , ratificó en el acto del juicio. Carece este informe pericial de eficacia probatoria para justificar la falta de distintividad de la MUE porque, de un lado, compara la forma de presentación de los productos como son las botellas (ya hemos dicho que no estamos en un litigio sobre actos de confusión en el ámbito de la competencia desleal) y; de otro lado, porque el panel de encuestados no se corresponde con lo que hemos denominado público pertinente en este litigio.

5) Por último, sobre el riesgo de confusión tiene incidencia el llamado criterio de la interdependencia, esto es, la compensación entre la similitud de los signos y la semejanza entre los productos o los servicios designados de tal manera que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En nuestro caso, resulta innecesaria la aplicación del criterio de la interdependencia al haber concluido que tanto en la comparación de los signos como en el de los productos concurre un elevado grado de similitud.

En definitiva, el consumidor integrante del público pertinente de nuestro caso al percibir la botella litigiosa de vermut de SANVIVER en el que destaca el signo 'ÚNICO' como elemento dominante puede creer que existe alguna asociación entre ambas empresas en el sentido de que VEGA SICILIA ha iniciado la comercialización de un vermut de alta gama encargando a SANVIVER su elaboración con su marca 'ÚNICO' como pusieron de manifiesto los dos testigos-peritos Sres. Miguel Ángel y Abelardo , así como la testigo Sra. Elisenda , jefa de ventas para el mercado nacional de VEGA SICILIA, la cual relató que el cliente 'EL CORTE INGLÉS' les preguntó si tenían alguna relación con SANVIVER.

Por último, con el fin de agotar todas las cuestiones, no puede admitirse que VEGA SICILIA ha consentido el uso por terceros del signo 'UNICO' para la designación de vinos en el sentido de que ha tolerado su coexistencia en el mercado. No se aprecia esa pasividad o tolerancia como lo acreditan los litigios que VEGA SICILIA ha iniciado contra otras empresas que comercializaban vino con el signo 'UNICO' que en la misma contestación se reseñan y, además, la documentación aportada por VEGA SICILIA en el acto de la audiencia previa y en el acto del juicio son reveladores de su actuación contra las marcas 'HV UNICO HOYO DE LA VEGA UNICO', 'PRIMUS UNICO' y 'TINTO ROA UNICO'.

En conclusión, hemos de confirmar la valoración de la prueba contenida en la Sentencia de instancia que permite concluir que la comercialización por SANVIVER de la botella de vermut 'VERMUT ÚNICO ZARRO' infringe la MUE 3181971 al generar riesgo de asociación.



CUARTO.- La siguiente alegación del recurso impugna el pronunciamiento condenatorio a la indemnización de daños.

En primer lugar, impugna que proceda la indemnización por daños materiales cuando no consta que la comercialización de las botellas de 'VERMUT ÚNICO ZARRO' haya producido una disminución de las ventas de botellas de vino con la marca 'UNICO'.

Hemos de partir de que la parte actora eligió como criterio indemnizatorio el del beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la violación, previsto en el artículo 43.2.a) LM.

La apelante omite el fundamento en el que se basó la Sentencia de instancia al estimar este pronunciamiento condenatorio como es la STS de 30 de septiembre de 2019 sobre la naturaleza de condictio por intromisión que representa el criterio indemnizatorio elegido por la actora que prescinde del quebranto patrimonial del titular del derecho de exclusivo y persigue realmente evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción: ' 8.- En consecuencia, para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido.' En segundo lugar, impugna el pronunciamiento que difiere la cuantificación de la indemnización a la ejecución de Sentencia al infringir los artículos 209 y 219 LEC.

Rechazamos este submotivo por las siguientes razones: i) la parte demandada, ahora apelante, se aquietó en el acto de la audiencia previa a la manifestación del Juzgador de instancia de que en el caso de que la Sentencia fuese estimatoria, se dejaría la cuantificación de la indemnización para el momento de la ejecución, por lo que no puede ahora, de modo extemporáneo, denunciar la supuesta infracción procesal cuando debió denunciarlo en el momento en que tuvo conocimiento al haber tenido oportunidad procesal para ello según el artículo 459 LEC.

ii) la STS de 24 de octubre de 2012 ha iniciado una vía flexible en la interpretación del artículo 219 LEC cuando en el ámbito de la propiedad industrial se difiere la cuantificación de la indemnización a la fase de ejecución: ' Dejarles en tales casos sin el derecho a la indemnización afecta al derecho fundamental y a la prohibición de la indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción a su legítimo interés. Se puede discutir si es preferible remitir la cuestión a un proceso posterior ( sentencias de 10 de febrero de 2009 ; 2 de marzo de 2009 ; 9 de diciembre de 2010 ; 23 de diciembre de 2010 ; 11 de octubre de 2011 ); o excepcionalmente permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución ( sentencias de 15 de julio de 2009 ; 16 de noviembre de 2009 ; 17 de junio de 2010 ; 20 de octubre de 2010 ; 21 de octubre de 2010 ; 3 de noviembre de 2010 ; 26 de noviembre de 2010 ), pero lo que en modo alguno parece aceptable es el mero rechazo de la indemnización por falta de instrumento procesal idóneo para la cuantificación. Los dos criterios han sido utilizados en sentencias de esta Sala según los distintos supuestos examinados, lo que revela la dificultad de optar por un criterio unitario sin contemplar las circunstancias singulares de cada caso.

El de remitir a otro proceso cuyo objeto se circunscribe a la cuantificación, con determinación previa o no de bases, reporta una mayor amplitud para el debate, y el criterio de remitir a la fase de ejecución supone una mayor simplificación y, posiblemente, un menor coste - economía procesal-. Como criterio orientador para dirimir una u otra remisión parece razonable atender, aparte la imprescindibilidad, a la mayor o menor complejidad, y en este sentido ya se manifestaron las Sentencias de 18 de mayo de 2009 y 11 de octubre de 2011 , aludiendo a la facilidad de determinación del importe exacto las Sentencias de 17 de junio de 2010, 370 y 26 de junio de 2010 .

En el caso, dados los elementos aportados y las peticiones formuladas finalmente por la parte actora en la primera instancia resulta oportuno que la cuantificación se realice en ejecución aplicando, en lo procedente, las normas de los artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil .' iii) siempre cabría la aplicación analógica del vigente artículo 75.4 de la Ley de Patentes que establece este procedimiento de remisión a la fase de ejecución para la cuantificación de la indemnización como regla general: ' Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.' En tercer lugar, impugna la condena a la indemnización por daños morales en el importe de 40.000.- € porque considera no probado el referido daño y, además, por la arbitrariedad en la fijación de la cuantía.

La Sentencia de instancia dedica los parágrafos 26 a 28 a la indemnización de los daños morales y la Sala comparte sus razonamientos porque ha quedado acreditada la inquietud causada en VEGA SICILIA por el uso del elemento dominante denominativo 'ÚNICO' utilizado por SANVIVER en sus botellas de vermut: de un lado, produce un efecto de dilución del prestigio de su marca al figurar como denominación de un vermut y, de otro lado, pretende aprovecharse del prestigio adquirido durante más de cien años por la marca infringida y, así posicionarse como una marca de alta gama.

Por último, la cifra de 40.000.- € no nos parece excesiva si atendemos al importe de las ventas de botellas con la marca 'UNICO' de VEGA SICILIA en exportación y en el mercado nacional que, solo en el año 2017, se elevaba, respectivamente, a casi 10 millones de euros y más de 8,5 millones de euros (documento número 3 de la demanda).



QUINTO.- Costas causadas en esta alzada.

Al haber desestimado el recurso de apelación procede imponer a la apelante las costas causadas en esta alzada según disponen los artículos 394.1 y 398.1 LEC.



SEXTO.- Destino del depósito constituido para la interposición del recurso.

Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de fecha dos de enero de dos mil veinte, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución, imponiendo a la apelante las costas causadas en esta alzada y, con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales junto con los dos legajos de documentos aportados con los escritos rectores, así como las tres botellas aportadas por la demandada, al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-