Sentencia Civil Nº 77/2008, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 2, Rec 10/2007 de 31 de Marzo de 2008

Encabezamiento

Juzgado Mercantil 2 Barcelona

C/ Ausiàs Marc, 36-38 (2ª planta)

Barcelona Barcelona

Procedimiento Procedimiento ordinario 10/2007 Sección J

Parte demandante NAUTICA APPAREL, INC

Procurador FEDERICO BARBA SOPEÑA

Parte demandada HOFMANN MARKETING, S.L. y DANA, S.A.

Procurador PALOMA-PAULA GARCIA MARTINEZ

SENTENCIA Nº 77/2008

En Barcelona a treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

Vistos por DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de esta

ciudad, los presentes autos de juicio ordinario registrados con el nº 10/2.007, seguidos a instancia de DON FEDERICO BARBA

SOPEÑA, Procurador de los Tribunales y de NAUTICA APPAREL INC, contra HOFMANN MARKETING S.L. y DANA S.A.,

representadas por el Procurador de los Tribunales DON ANTONIO MARIA DE ANZIZU FUREST, sobre violación del derecho de

marca y competencia desleal.

Antecedentes

PRIMERO.- Que por la referida parte actora se dedujo demanda origen de los presentes autos, en base a los hechos y fundamentos de derechos que estimaba de aplicación, suplicando que, se tuviera por presentado dicho escrito con los documentos que acompañaba y previos los trámites legales dictara sentencia por la que se declarara que la que se declarara la violación del derecho de la demandante, con todos los pronunciamientos inherentes a tal declaración, incluida la condena en costas de la parte demandada.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se dio traslado de ella a la parte demandada, para que en el plazo de veinte días compareciera y contestara a la demanda, lo que así hizo, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, convocándose a ambas partes a la celebración de la audiencia previa, en el que se afirmaron en sus respectivos escritos, solicitando se recibiera el pleito a prueba. Admitida la prueba, se practicó en el acto del juicio con el resultado que obra en autos, concediéndose a las partes el correspondiente traslado para que formularan sus conclusiones sobre los hechos controvertidos y sobre los argumentos jurídicos en apoyo de sus pretensiones, declarándose los autos definitivamente conclusos para sentencia.

TERCERO.- Que en la tramitación de este expediente se han observado todas las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, dado el cúmulo de asuntos que penden sobre este Juzgado.

Fundamentos

PRIMERO.- La entidad demandante ejercita acción por infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal, acción que se sustenta en los siguientes hechos; 1º) que NAUTICA APPAREAL INC. es titular de la marca nacional núm. 676.431 "NAUTICA", en vigor para productos de la clase 3 (perfumería, cosmética y jabones). Concedida en mayo de 1972 a favor de COTYASTOR S.A. (documento 17 de la demanda), fue cedida a la demandante por contrato de fecha 31 de diciembre de 2002 (documento 18), si bien la presentación para su registro ante la OEPM no tuvo lugar hasta el 3 de octubre de 2006. Así mismo la demandante es titular de la marca comunitaria núm. 000623801 "NAUTICA con gráfico" para productos de la clase 3 (documento de 20), de las marcas nacionales núm. 1.212.154 y 1.212.155 "NAUTICA con gráfico" para la clase 25 (vestidos, calzado y sombrerería) y de la marca nacional núm. 2.325.968 consistente en el gráfico de un barco de vela, también para la clase 3 (documentos 20 a 23 de la demanda). En el hecho cuarto de la demanda (folios 10 y 11) figuran las marcas gráficas. 2º) Que en septiembre de 2001 se inició en España el lanzamiento de artículos de perfumería e higiene personal con la marca "NAUTICA", comercializados por la empresa Unilever Cosmetics Internacional S.A., con quien la demandante suscribió contrato de licencia. Por otro lado, en marzo de 2.005 la demandante, en este caso a través de la empresa licenciataria COTY INC, comenzó la

comercialización de una nueva línea de productos de perfumería identificados con la marca "NAUTICA". Como documentos 29 a 31 se aportan con la demanda una muestra de las distintas fragancias, que se reproducen en el hecho quinto, al folio 14. 3º) Igualmente la demandante explota en España la marca "NAUTICA", con un gráfico consistente en un barco de vela, en relación con prendas de vestir y accesorios. 4º) Durante el último trimestre del año 2006, las demandadas han iniciado la fabricación y puesta a la venta en el mercado de distintas versiones de fragancias y lociones para después del afeitado bajo la denominación "NAUTIC", extremo que acredita con dos informes de detectives privados (documentos 37 y 38). Como documento 39 la demandante aporta una muestra del producto comercializado por la demandada, que son reproducidos al folio 40 del escrito de demanda. 5º) Aun cuando la demandada HOFMANN MARHETING S.L. es titular registral de distintas marcas que incorporan el término NAUTIC -en concreto, la marca española núm. 2.433.175 "DAFFI CLUB NAUTIC", la marca envase española núm. 2.449.309 "DAFFI con gráfico" y la marca comunitaria núm. 003517412 "NAUTIC DAFFI con gráfico"-, tales registros no justifican la actividad de las demandadas dado que, en la forma que son utilizados, implica una alteración sustancial del objeto de registro. Por todo ello, la parte actora solicita se declare la existencia de la infracción de sus derechos de propiedad industrial y que la parte demandada ha cometido actos de competencia desleal, condenándole a que cese de inmediato en la actividad infractora, con todos los pronunciamientos inherentes que se reseñan en el suplico de la demanda. A tal pretensión se opone la parte demandada por los hechos y fundamentos de derecho que esgrime en su escrito de contestación.

SEGUNDO.- La parte demandada cuestiona, en primer lugar, la legitimación activa de la demandante, toda vez que, al tiempo de redactarse la demanda, no constaba inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas la cesión de la marca nacional denominativa "NAUTICA". Teniendo en cuenta que el artículo 46.3 de la Ley de Marcas establece que los actos de transmisión o disposición de la marca solo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas, considera que el contrato de cesión no puede operar frente a las demandadas. Sin embargo, la transmisión fue publicada el día 1 de enero de 2007, esto es, antes que la demanda fuera repartida a este tribunal y, por supuesto, antes de que las demandadas fueran emplazadas. Pero es más, como ya se adelantó en el auto que desestimó la oposición a las medidas cautelares adoptadas a instancia de la demandante, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en sentencia de 19 de Julio de 1.999 concluyó que la cesión del registro de marca no tiene efectos constitutivos y, en consecuencia, que no puede oponerse la falta de inscripción por quién es demandado por un acto de violación del derecho de marca. Por todo ello, debe desestimarse la excepción de falta de legitimación activa.

TERCERO.- También en la contestación se llega a cuestionar, a los efectos establecidos en el artículo 41.2º de la Ley de Marcas , que la parte actora esté haciendo un uso real y efectivo de la marca "NAUTICA". Y la excepción debe rechazarse de plano, pues consta un uso intenso de la marca que incluye costosas campañas de publicidad. Así, además de la declaración de doña Amparo (documento 25 de la demanda), ratificada en el acto de la vista, y del director general de COTYASTOR S.A. en España (documento 28), se aportan por la actora muestras de la fragancia "NAUTICA Voyage" y "NAUTICA blue" (documentos 29 y 30), y un lote de productos "NAUTICA blue" (documento 31). Por otro lado, el informe elaborado por el detective privado don Sergio (documento 38 de la demanda) incluye fotografías de los productos de la demandante, junto con los de las demandadas, en sendos establecimientos "Aromas" de Sevilla. Por lo que se refiere a la explotación en España de las marcas "NAUTICA" para prendas de vestir y accesorios, la demandante acompañó a la demanda un extenso dossier de prensa, que no ha sido impugnado, con antiguas campañas de publicidad de todo tipo de artículos (documento 32 ).

CUARTO.- A lo largo del escrito de contestación, la parte demandada insiste en la escasa capacidad distintiva del signo "NAUTICA", que estaría presente en numerosos registros. Al entender de las demandadas, constituiría un abuso de derecho pretender monopolizar el término y el propio concepto "NAUTICA" (artículo 6 del Código Civil ). Sin embargo, en tanto en cuanto a la parte demandada no ha impugnado la validez de la marca, vía excepción o vía reconvención, tal alegación no puede ser considerada. Debe tenerse en cuenta que el artículo 5 de la Ley de Marcas contempla como prohibición absoluta, que impide el registro de la marca, el hecho de que los signos carezcan de carácter distintivo.

QUINTO.- Entrando a analizar si existe o no infracción de los derechos de la demandante, es un hecho no controvertido que las demandadas han fabricado y comercializado distintas fragancias, perfumes y lociones para después del afeitado bajo la denominación "NAUTIC". Los productos fueron lanzados al mercado en el último trimestre del año 2006 y concluyó la comercialización a raíz de las medidas cautelares adoptadas por este tribunal. Al folio 44 de la demanda figuran reproducidos los envases y lotes de las demandadas. De la confrontación entre la marca registrada y el uso que la parte demandada realiza del signo "NAUTIC" en sus productos, se deduce que nos hallamos ante un signo semejante que se emplea para distinguir productos idénticos. Por tanto la parte actora, como titular registral y de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.2º, apartado b), de la Ley de Marcas , puede prohibir el uso que vienen realizando las demandadas, dado que es evidente el riesgo de confusión. Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí, según jurisprudencia constante (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1993 y 30 de junio de 1994 ), teniendo en cuenta la visión de conjunto. En el presente caso, los signos son prácticamente idénticos, dado que sólo se diferencian en una letra -la última "a" que no existe en el signo de la demandada-. A la similitud fonética se le une la dimensión conceptual de las marcas de una y otra parte, que acrecienta el riesgo de confusión. El registro a favor de HOFMAN MARKETING S.L. de la marca española "DAFFI CLUB NAUTICA" no legitima la conducta de las demandadas, dado que el uso de la marca difiere notablemente de la forma bajo la cual se halla registrada (art. 39.2º , apartado a/). En ocasiones la parte demandada identifica sus productos únicamente con la palabra "NAUTIC" y en otras aísla dicho término, que aparece destacado, figurando con un tipo de letra distinta y de menor tamaño el resto de palabras de la denominación compleja -"DAFFI CLUB"-. Es decir, quebrantando los límites extrínsecos e intrínsecos del artículo 39 , aísla aquella palabra que precisamente entra en colisión con la marca de la demandante. Por todo ello no cabe sino concluir que las demandadas han infringido la marca registrada de NAUTICA APPAREL INC. Declarara la existencia de la infracción de la marca denominativa "NAUTICA" para la clase 3º, es innecesario analizar la misma infracción desde la perspectiva de otros registros y con base a otros apartados del artículo 34.2º de la LM .

SEXTO.- En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41. a) de la Ley de Marcas , las demandadas deben ser condenadas a que cesen en el uso del signo NAUTIC en la forma que lo han venido realizando, absteniéndose de hacerlo en el futuro. Así mismo, deberán retirar del mercado los productos y el material publicitario y de todo tipo que reproduzca el signo NAUTIC, procediéndose a su destrucción a costa de las demandadas (apartado d/ del artículo 41 ). No se estima necesario, por el contrario, la publicación de la sentencia, dado el escaso período de tiempo en el que los productos infractores estuvieron en el mercado. Por lo que se refieren a la indemnización de daños y perjuicios (apartado b/ del artículo 41 y artículo 43 de la Ley de Marcas ), las demandadas deberán resarcir a la actora los gastos que tuvo que hacer frente para acreditar la existencia de la infracción, esto es, los 6.130,36 euros facturados por las agencias de detectives privados (documento 64 de la demanda). Por el contrario, los gastos de transporte ocasionados en ejecución de la medida cautelar acordada por este tribunal tienen la consideración de costa procesal. Por lo que se refiere al lucro cesante, la demandante opta por el criterio contemplado en el apartado a) del artículo 43.2º de la Ley de Marcas , esto es, los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. La indemnización, en tal sentido y de acuerdo con lo que se impetra en la demanda, debe obtenerse aplicando un porcentaje de entre el 5% y el 15% sobre la cifra de ventas realizada por cada una de las demandadas. El perito judicial, después de analizar las facturas y contabilidad de las demandadas, concluye que la facturación total de los productos infractores por parte de DANA ascendió a 118.197,02 euros, en tanto que la de HOFMANN importó la cantidad de 84.353,24 euros. A dichas cantidades deberá aplicarse el 10%. Ciertamente, en línea con lo afirmado por la demandante, la marca NAUTICA goza de gran prestigio; ahora bien, no es menos cierto que la propia actora admite que percibe de sus licenciatarios como royalty el 5% de lo facturado, aun cuando éstos deben soportar las campañas promocionales y de publicidad. Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que las medidas cautelares adoptadas por este Juzgado mitigaron, en buena medida, los perjuicios derivados de la comercialización de los productos de las demandadas. En consecuencia, hecha la correspondiente operación aritmética, salvo error, DANA deberá ser condenada al pago de 11.819,70 euros y HOFMAN al pago de 8.435,32 euros.

SEPTIMO.- Declarada la existencia de la infracción del derecho de marca y obtenida plena protección conforme a los preceptos de la Ley de Marcas, debe rechazarse la pretensión de la demandante de examinar la misma cuestión desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal. Las recientes sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de junio y 4 de septiembre de 2006 abordan la relación entre la de la Ley de Competencia Desleal y las Leyes Especiales que regulan derechos exclusiva, otorgando preferencia a estas últimas. La LCD no está llamada a duplicar la protección que la Ley de Marcas o la Ley de Patentes dispensan a los signos registrados o a las patentes y modelos de utilidad frente a los actos de confusión e imitación (artículos 6, 11 y 12 de aquella ley ), sino que presta una protección complementaria para situaciones que no estén expresamente contempladas por la Legislación Especial.

OCTAVO.- En cuanto a las costas, teniendo en cuenta que la demanda se estima sustancialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben ser impuestas a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por DON FEDERICO BARBA SOPEÑA, Procurador de los Tribunales y de NAUTICA APPAREL INC, contra HOFMANN MARKETING S.L. y DANA S.A., representadas por el Procurador de los Tribunales DON ANTONIO MARIA DE ANZIZU FUREST, debo acordar y acuerdo.

1º) Declarar que las demandadas han infringido los derechos de propiedad industrial de la entidad demandante.

2º) Condenar a las demandadas a que cesen en el uso del signo NAUTIC en la forma que lo han venido realizando, absteniéndose de hacerlo en el futuro.

3º) Condenar a las demandadas a retirar, a su costa, del tráfico económico los productos y materiales publicitarios que reproduzcan el signo NAUTIC en la forma en que lo han venido realizando, procediendo a su destrucción.

4º) Condenar solidariamente a las demandadas al pago de 6.130,36 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la sentencia.

5º) Condenar a DANA S.A. al pago de 11.819,70 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la sentencia.

6º) Condenar a HOFMANN MARKETING S.L. al pago de 8.435,32 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la sentencia.

7º) Condenar a las demandadas al pago de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La sentencia que antecede ha sido firmada y publicada por el Magistrado-Juez que la suscribe, de lo que doy fe.