Sentencia Civil Nº 77/2013, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 550/2012 de 01 de Marzo de 2013

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 A CORUÑA SENTENCIA: 00077/2013 MERCANTIL Nº 2 ROLLO 550/12 S E N T E N C I A Nº 77/13 AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION CUARTA ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG CARLOS FUENTES CANDELAS ANTONIO MIGUEL FERNANDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ En A Coruña, a uno de marzo de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000097 /2009, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000550 /2012, en los que aparece como parte demandadas-apelantes, DOÑA Carla y MESOSYSTEM S.L., representados por la Procuradora de los tribunales, Sra. ANA MARÍA LAGE POMBO, asistidas por la Letrada Dª. RAQUEL RODRIGUEZ GÓMEZ, y como parte demandante-apelada, MESOESTETIC S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JOSÉ ANTONIO CASTRO BUGALLO, asistido por el Letrado D. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ, sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE A CORUÑA de fecha 27-7-11. Su parte dispositiva literalmente dice: 'Que estimo la demanda formulada por MESOESTETIC S.L. contra DOÑA Carla y en consecuencia declaro la nulidad del registro de la marca internacional nº 961480 para distinguir los productos de la case 10 del NO MENCLATOR INTERNACIONAL; y, con estimación parcial de la demanda dirigida contra MESO SYSTEM S.L. declaro la deslealtad del acto denunciado; la condena a cesar en el uso de la marca MS en la forma indicada en la demanda; y a la destrucción de las existencias de los productos contraseñados con las marcas indicados y de las planchas empleadas para la destrucción de las etiquetas de los embalajes y envases de los productos cosméticos, con la desestimación de los demás pedimentos deducidos en su contra con imposición de las costas procesales a la parte demandada'.

EL AUTO ACLARATORIO DE FECHA 27-9-11 en su parte dispositiva literalmente dice: 'Se completa la sentencia de fecha 27-7- 2011 en su fallo en el que deberá decir: 'Que estimo la demanda formulada por MESOESTETIC S.L. contra DOÑA Carla y en consecuencia declaro la nulidad del registro de la marca internacional nº 961480 para distinguir los productos de la clase 10 del Nomenclator internacional; y, con estimación parcial de la demanda dirigida contra MESO SYSTEM S.L., declaro la deslealtad del acto denunciado; la condena a cesar en el uso de la marca MS en la forma indicada en la demanda; y a la destrucción de la existencias de los productos contraseñados con las marcas indicadas y de las planchas empleadas para la impresión de las etiquetas de los embalajes y embases de los productos cosméticos, así como a retirar el contenido de la página web www.mesosystem.com y a retirar del comercio y destruir cualquier catálogo, folleto o material promocional donde figuren las marcas litigiosas, con desestimación de los demás pedimentos deducidos en su contra con imposición de las costas procesales a la parte demandada'.

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por las demandadas, se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

TERCERO.- Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. CARLOS FUENTES CANDELAS.

Fundamentos

Se aceptan los Hechos Probados y Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada.

PRIMERO.- La sociedad demandante Mesoestetic SL presentó ante el Juzgado de lo Mercantil demanda de nulidad de la parte española de la marca internacional nº 961.480 para la clase 10 del nomenclátor, contra su titular registral, la demandada Sra. Carla , por cuanto la habría registrado de mala fe ( art. 51.1-b Ley de Marcas ), a sabiendas del uso muy anterior en España por parte de la actora de un signo casi idéntico o muy parecido, sin registrar, para igual tipo de productos cosméticos y consumidores destinatarios. Asimismo, demandó a Mesosystem SL, de la que es administradora la Sra. Carla , por competencia desleal en el mercado incluible en el artículo 6 de su Ley reguladora. En ambos casos se produciría un riesgo confusión, incluido el de asociación, para los clientes sobre la procedencia empresarial o profesional de los respectivos productos.

SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia, con su auto aclaratorio, estimó las pretensiones de la demandante, a excepción de la reclamación por enriquecimiento injusto.

Apoyada en la doctrina y la jurisprudencia sobre la nulidad por mala fe en el registro de la marca, con cita entre otras de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 11 de junio de 2009 , la sentencia consideró probado este hecho por cuanto la Sra. Carla , por su condición de socia y administradora de la sociedad Juvenescence, distribuidora en exclusiva de los productos elaborados por la demandante en Portugal y Galicia, tendría conocimiento, al tiempo de solicitar el registro de su marca ('ms ++ cosmética médica') para los productos cosméticos comercializados por la codemandada Mesosystem, del uso anterior que la demandante venía haciendo de un signo distintivo parecido no registrado ('ms'), también para el mismo tipo de productos de cosmética y mismos destinatarios, con riesgo de confusión incluido el de asociación.

Por ello se daría también una conducta desleal en el mercado por parte de Mesosystem, conforme al artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal , por comportamiento idóneo para crear confusión en los consumidores con la actividad, las prestaciones o el establecimiento de la demandante o de asociación con ésta.

Además del contrato de distribución en exclusiva, la Sra. Carla era administradora y socia de Juvenescence, y en la actualidad administradora de ésta y de Mesosystem, de la que también fue socia, y resultaría probado testificalmente haber también distribuido durante un tiempo productos de la demandante Mesoestetic y de la demandada Mesosystem, incluso compartiendo almacenaje, y que la estructura y composición personal entre ésta última y Juvenescence sería la misma.

La prueba documental aportada demostraría la utilización en algunas de las líneas cosméticas de la actora del signo distintivo 'ms', en algunos casos con las palabras sobrepuestas 'cosmética médica'.

De la comparación se apreciaría una acusada semejanza global entre los signos enfrentados e identidad de los productos de una y otra empresa, lo que introduciría un grave riesgo de asociación al parecer que proceden de un mismo fabricante en una línea evolutiva del signo distintivo, incluso para los profesionales de la cosmética a los que los productos vayan dirigidos en primer lugar, al resultarles difícil de deslindar el origen empresarial.

TERCERO.- Primer motivo del recurso de apelación.

Se alega sobre la función de las marcas y su valor identificativo, su calidad distintiva y el renombre en el mercado, para concluir que, al faltar en el caso enjuiciado, no cabría otorgar al signo esgrimido por la demandante protección legal alguna.

Se sostiene que 'ms' no es un signo distintivo, sino la unión de dos letras que no identifican nada ni evocan un concepto concreto. Por ello se trataría de un signo genérico que no sería registrable, en aplicación del art. 5.1.b) de la Ley de Marcas , dado que tampoco se trataría de una marca de renombre en el mercado.

Los mismos álbumes de prensa de los años 2004 a 2008 aportados por la actora demostrarían el empleo en publicidad de 'Mesoestetic' como marca y no 'ms', de la cual solo aparecen unas fotos, sin acreditarse el porcentaje de estos productos en la oferta total de Mesoestetic ni su relevancia económica.

El signo no sería el núcleo principal de Mesoestetic ni pudo ser heredero de la marca que tenía registrada la demandante ('m.s. estetic COSMETICA MEDICA'), porque se reconoció que no fue usada y se declaró caducada por sentencia judicial.

Las facturas presentadas tampoco demostrarían el uso del signo controvertido, pues aparece en un sello solo en los documentos de la actora pero no de la demandada.

Se desestima el motivo.

1- El objeto específico de este tipo de propiedad especial consiste, particularmente, en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo contra los competidores que pretendan abusar de la marca o comercializar productos y servicios designándolos indebidamente con una marca de ajena pertenencia. Ello es así porque el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que la normativa europea y nacional pretende establecer. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos.

La función esencial de la marca es pues garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que lleva la marca, permitiéndole distinguirlo, sin confusión posible, de aquellos que tienen otra procedencia. Esta garantía de procedencia implica que éste pueda estar seguro de que el de la marca que le es ofrecido no ha sido objeto de una intervención de tercero sin autorización del titular de la misma que haya afectado al estado original del producto.

Por consiguiente no es admisible la confusión en esta materia ni siquiera por la asociación que por este motivo puedan los consumidores hacer acerca de vinculaciones inexistentes entre las empresas.

Cuando los signos confrontados son idénticos y también lo son los productos o servicios, es obvio que la confusión es aquí máxima para los consumidores dada la total igualdad entre los factores relevantes ( art. 34.2-a LM ).

También cabe cuando se da una identidad parcial o semejanza suficiente en la comparación entre tales factores, determinantes de un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación (art. 34.2-b); y hasta en ciertos casos en que, siendo el signo idéntico o semejante, no sean similares los productos o servicios, si se tratase de una marca notoria o renombrada (34.2-c) .

Basta el riesgo como peligro objetivo o potencial de confusión para los consumidores o usuarios sin necesidad de un resultado o daño efectivo. Y no es necesario que se trate de una marca renombrada ni notoria para obtener la protección legal, aunque es verdad que cuanto mayor sea su fuerza distintiva más elevado será el riesgo de confusión.

2- La cuestión de la falta de distintividad y prohibición de registro del signo esgrimido por la demandante ha sido adecuadamente respondida por la parte demandante al oponerse al recurso de apelación, en cuanto supone tanto como una contradicción con el hecho de haber aceptado la Oficina de Marcas el registro de la demandada, a la vez que reprochar el mismo defecto a la propia marca registrada por la gran semejanza entre ambos signos para los mismos productos y consecuente confundibilidad. También no parece que haya sido este un obstáculo por el momento a la solicitud de registro del signo de la demandante como marca comunitaria figurativa a la que se ha opuesto la demandada presumiblemente por la confundibilidad.

A lo dicho se añaden las siguientes consideraciones: Al constituir su función principal indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede, ciertamente la marca ha de tener originariamente aptitud para distinguir en el mercado los de una empresa de los de las demás, respondiendo las prohibiciones absolutas a la necesidad de impedir el acceso al registro de signos que, intrínsecamente, carezcan de esas condiciones, que se estiman precisas para que cumplan la mencionada función ( STS de 2/6/2010 ).

Una marca requiere que se trate de signos susceptibles de representación gráfica, con la necesaria aptitud para identificar los productos o servicios y distinguir en el mercado los de una empresa de los de otras.

Por ello, el artículo 5.1 de la Ley de Marcas prohíbe absolutamente el registro como marca de aquellos signos: a) que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la Ley (falta de aptitud general o para distinguir en el mercado cualquier clase de productos o servicios); b) los que carezcan de carácter distintivo (cláusula general prohibitiva por falta de aptitud concreta del signo respecto de los productos o servicios solicitados); y las modalidades específicas del apartado c), que prohíbe el registro de los signos descriptivos de los productos o servicios marcados, y d) respecto de los formados exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio (vulgarización).

La infracción de la prohibición absoluta de registro es causa de nulidad (art. 51.1).

Pero, congruentemente, el artículo 5.3 permite registrar la combinación de varios signos de las letras b), c) y d), siempre que dicha conjunción aporte la distintividad requerida, lo que a su vez supone que el examen de la marca ha de hacerse en su conjunto.

Añadir que el artículo 4 contempla, entre otros supuestos de signos susceptibles de constituir marca, la combinación de letras.

La jurisprudencia comunitaria sobre distintividad del artículo 7.1-b) del Reglamento de Marca Comunitaria nº 40/94 de 20-12-1993 (actualmente el nº 207/2009 de 26-2-2009), ha destacado que una marca está revestida de carácter distintivo cuando permite distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se solicita su registro (STPI de 7/2/2002, entre otras). De manera que se considera que los signos carentes de carácter distintivo son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior (STPI de 12/6/2007, entre otras).

En la misma dirección, la jurisprudencia de la Sala 3ª de lo Contencioso-administrativo de nuestro Tribunal Supremo (STS de 4/10/2006 , 14/7/2009 , 19/1/2010 o 16/2/2011 ).

El carácter distintivo del signo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios concretos para los que fue solicitado el registro de la marca, y por otro en relación con la forma en que lo percibe el público relevante (STPI 27/2/2002, 30/4/2003, 12/6/2007).

Pero basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación de registro, por lo que debe analizarse (como parte de un examen a priori) si la marca solicitada permitirá que el público al que va destinada distinga los productos de dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al hacer una compra ( STJCE de 29/4/2004, caso Proctel ; STPI de 19/9/2001 , 27/2/2002 ).

Más aún, la capacidad distintiva de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto inhabitual o llamativo (STPI 5/4/2001, caso Easy Bank). De la jurisprudencia comunitaria se desprende que 'la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la falta de un elemento adicional de fantasía (...) o de un mínimo de imaginación (...) una marca comunitaria no necesariamente procede de una creación ni se basa en un elemento de originalidad o de imaginación, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores' (STPI 27/2/2002, caso 'Lite', fonética del inglés 'light', apartado 30).

Por otro lado, ya dijimos que puede lograrse la distintividad combinando varios signos que aisladamente carecerían de ella cuando así tenga suficiente fuerza diferenciadora o carácter distintivo ( art. 5.3 LM , STPI de 12/6/2007).

3- En el caso enjuiciado, el signo no es demasiado original que digamos, pero no se trata solo de una letra m y una s sino de su combinación, acompañada de una determinada tipología y diseño para marcar comercialmente los productos cosméticos, lo que parece suficiente para que sus destinatarios lo perciban como un signo de identificación y distinción de tales productos, diferenciando su origen empresarial de los del mismo tipo de la empresa demandada o de otras casas, dotando al conjunto de una impresión suficientemente distante con fuerza distintiva mínimamente bastante, al contrario de la que provocan separada o aisladamente. También apoyaría esta conclusión el hecho de la calificación positiva y concesión del registro a la Sra. Carla de una marca muy semejante para la misma clase de productos.

Resulta indiferente si el signo en cuestión deriva del nombre de la empresa Mesoestetic o de la marca que tenía registrada, no usada y caducada ('m.s. estetic cosmética médica'), pues la protección judicial pretendida en la demanda no es con esta causa sino con el otro signo no registrado de la presente litis.

CUARTO.- En segundo lugar, se reprocha en el recurso a la sentencia no ser suficientemente motivada y exhaustiva sobre la mala fe en el registro de la marca, conclusión que tampoco se comparte por las apelantes.

Se añade que, no teniendo el signo 'ms' relevancia suficiente como marca renombrada y distintiva, no estaría amparada por derecho exclusivo y excluyente preexistente al tiempo de la solicitud de inscripción registral de la marca de la Sra. Carla , ni ésta tenía porqué conocer personalmente la existencia del uso de estas letras.

Tampoco podría ser anulada la marca registrada como 'ms++cosmética médica' (que no solo ms con diferentes tipografías con símbolos acumulados), cuando no sería incompatible con otra, al diferenciarse la misma del signo previo (simples letras) sin eco en el mercado.

Se desestima el motivo del recurso en sus distintos aspectos.

1- El deber constitucional y legal de motivación de las sentencias impone, ciertamente, explicar suficientemente los motivos o razones fácticas y jurídicas de la decisión judicial, pero esta exigencia la cumple la sentencia objeto de la presente apelación.

La motivación tiene la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir el eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos ( STS de 8/10/2009 , 7/5 , 17/9 y 3/11/2010 ).

Su contenido es el de expresar los criterios esenciales de la decisión, o, lo que es lo mismo, su ratio decidendi [razón decisoria] (entre otras: STC 119/2003 de 16-6 , 75/2005 de 4-4 , 60/2008 de 26-5 ; STS de 17/3/2011 ).

Todo ello al margen de que los razonamientos satisfagan o no a las partes ( STC 14/91 , 28/94 , 153/95 y 33/96 , STS de 10/121996, 8/10/1997 , 18/3 y 15/11/2010 , 12/1/2011 , entre otras). La falta de motivación, como infracción procesal, no tiene nada que ver con la disconformidad del recurrente con la misma ( STS de 19/2/2009 , 10/12/2010 , 31/1/2013 , entre otras).

No es exigible que la sentencia tenga que salir al paso y responder explícita y pormenorizadamente sobre cualquiera alegaciones o argumentos empleados por los litigantes en apoyo de sus respectivas tesis y pretensiones, sino expresar cuál ha sido el camino lógico a través del cual determinados hechos se han tenido por probados y de ellos se han extraído las correspondientes consecuencias jurídicas ( STS de 18/6/2010 ).

Es incluso aceptable una respuesta tácita deducible del conjunto, sin necesidad de una agotadora descripción del proceso intelectual seguido o de un concreto alcance o intensidad en el razonamiento, con tal de poderse comprobar que la solución dada al caso es fruto de la racionalidad y no de la arbitrariedad, sin olvidar que la estimación o desestimación de unas cuestiones hace estéril el análisis de otras.

Una motivación sencilla, sucinta o escueta no deja de ser motivación, sin embargo es exigible que sea clara, precisa, adecuada y suficiente ( STS de 12/12/2000 ).

Como expone la sentencia del Tribunal Supremo de 16/11/2006 : incluso se puede cumplir el requisito por vía de remisión, 'no haciéndose preciso agotar exhaustivamente los razonamientos (Sentencias del Tribunal Constitucional de 5-6, 10-7 y 18-9- 2000), bastando que éstos se expongan coincidentes, lo que no impone llevar a cabo un examen detallado y pormenorizado de todos y cada uno de los argumentos de las partes, como a su vez tampoco se hace necesaria la cita de preceptos legales si los mismos han sido tenidos en cuenta ( Sentencias de 19-10-1999 , 24-1-2000 . 3 y 14-2-2000 , 29 y 30-5-2000 , 5-3-2002 , 8-7- 2002 , l7-2 y 27-9-2005 )'.

En nuestro caso, ya expusimos resumidamente la motivación de la sentencia de primera instancia más arriba (Fundamento de Derecho 2º), no pudiendo afirmarse que sea poco motivada sino más bien al contrario, a la vista de la jurisprudencia sobre la materia. Su lectura revela haber dado una respuesta bastante amplia y razonada sobre los aspectos jurídicos, hechos y pruebas, que el Juzgado de lo Mercantil consideró determinantes para la resolución de las diversas acciones o cuestiones litigiosas del caso, expresando claramente cuáles fueron los motivos de la decisión judicial y de aquello que en definitiva estimó, así como de lo demás que rechazó, ya expresa ya implícitamente.

2- Sobre la distintividad del signo en cuestión nos remitimos a lo ya explicado en otro lugar más arriba.

3- Respecto de la cuestión de la mala fe, la sentencia de primera instancia es correcta, al ajustarse a la normativa y jurisprudencia sobre la materia en relación a las circunstancias y pruebas del caso enjuiciado.

El artículo 51.1-b) de la Ley de Marcas española y sus equivalentes comunitarios establecen como causa de nulidad absoluta del registro de la marca y objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Dice la STS de 22/6/2011 al respecto: 'Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-. Una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos que la misma identifica o va a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra renombrada, buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento indebido de la reputación del segundo'.

La STJCE de 11/6/2009, caso chocolates Lindt-Franz Hauswirth, C-529/07 , sobre la mala fe como causa de nulidad absoluta de la marca comunitaria del artículo 51.1-b) del Reglamento nº 40/94 , concluye (53) que para apreciar su existencia el tribunal nacional 'debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios al caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular: el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita'.

Respecto a la expresión 'debe saber', una presunción de conocimiento por parte del solicitante de la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita 'puede resultar, en particular, de un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate. Dicho conocimiento puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha utilización. En efecto, cuánto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro' (39).

Sin embargo, que el solicitante sepa o deba 'no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe' (40). Hay que considerar 'igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud' (41). Tal intención 'es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso' (42).

'43. Así, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante'. Como cuando 'registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado' (44). Pues en tal caso la marca no cumple su función esencial de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (45).

Otro de los factores pertinentes es 'el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica' (46). En tal caso, el solicitante 'podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios' (47).

'48. Ahora bien, no puede excluirse, sin embargo, que, incluso en tales circunstancias y, en particular, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo'. Como 'cuando el solicitante sabe, en el momento de presentar la solicitud de registro, que un tercero, recién llegado al mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación, lo que lleva al solicitante a registrar este último con el fin de impedir la utilización de dicha presentación' (49).

También puede ser pertinente la naturaleza de la marca solicitada. 'En efecto, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables' (50).

Asimismo, se puede tener en cuenta el grado de notoriedad en el momento de la solicitud (51), el cual podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible (52).

En el caso que nos ocupa, no puede considerarse irrazonable ni incorrecta la valoración de las circunstancias y pruebas a que se refiere la sentencia apelada para estimar la existencia de mala fe, hecho demostrado mediante pruebas directas e incluso por presunciones, pues la sociedad demandante venía ya utilizando en España, con anterioridad a la solicitud de la Sra. Carla , un signo parecido en una línea de productos cosméticos de tratamiento facial, corporal, solar y de ampollas, idénticos o similares, y la Sra. Carla lo sabía al tiempo de pedir el registro de su marca.

Sobre el uso previo por la actora del signo como marca, resulta demostrado con la documentación aportada, como los catálogos, tríptico, información de su página Web, envases y productos acompañados con la demanda, datos y sellos estampados en las comunicaciones dirigidas al departamento de cosméticos del Ministerio de Sanidad de 29/10/2002, álbumes de publicidad de los años 2004 y siguientes, y facturas.

En el particular relativo a los álbumes decir que, al margen de que no aparezca en toda la publicidad el signo controvertido, no lo es menos que sí figura el signo en aquellos productos de la comentada línea cosmética publicitados u objeto de la información junto con los demás.

Por su parte, si bien es verdad que el sello puesto en la mayoría de las facturas aportadas al proceso por la demandante no figura en las presentadas por la parte demandada, salvo alguna concreta excepción, sí aparecen productos cosméticos facturados por la demandante con la descripción ms, lo que demuestra el inevitable conocimiento de las mercancías con el signo, tanto para poder pedirlas previamente como con posterioridad a la compra una vez recibidas.

Que la Sra. Carla conocía su uso previo por la actora del signo litigioso cuando pidió el registro su marca confundible resulta demostrado: tanto con ocasión del desarrollo del contrato de distribución concertado en el año 2005 para Portugal y Galicia entre Body Esthetic Laboratories (matriz del grupo al que pertenece la sociedad demandante) y Juvenescence, de la cual se reconoció y acreditó que la Sra. Carla era administradora, al igual que de la demandada Mesosystem; como por la duración de esa relación comercial durante tres años, hasta la resolución del contrato; así como la distribución durante un tiempo de productos de Mesoestetic y de Mesosystem, compartiendo almacenaje, según demostró la prueba testifical también especificada en la sentencia apelada y no contradicha en el recurso, aparte de la relación o composición personal entre Mesosystem y Juvenescence.

Que el aludido contrato de distribución exclusiva comprendiera el equipo TMT SYSTEM, soporte del producto del mismo, línea cosmética SYNERGIC y una línea de plantas medicinales, no significa que la administradora de la distribuidora desconociera la existencia de los productos cosméticos de la empresa demandante marcados con el signo litigioso, sino que precisamente hace presumir que sí los conocía en coherencia con ello, el sector o tipo de actividad a que se dedicaba, y las demás circunstancias analizadas en el presente número.

Las circunstancias expuestas llevan al convencimiento racional de la intencionalidad ilegítima de la solicitante al registrar a su favor una marca confundible con el signo no registrado que venía utilizando para productos idénticos o similares la empresa demandante desde tiempo antes, y que gozaba de una cierta protección jurídica (por la posesión continuada de un signo anterior confundible, la nulidad por mala fe del registro - art. 51.1-b) LM -, y la competencia desleal en el mercado por tal confundibilidad - art. 6 LCD -), obviamente para sacar ventaja aquélla de los derechos conferidos por la marca registrada y para colocar más fácilmente sus nuevos productos confundibles a los consumidores al tener más allanado el camino debido a los esfuerzos o méritos de la parte actora, dando lugar a una competencia desleal legalmente prohibida con quien ya venía utilizando el signo preexistente.

4- El objeto específico de este tipo de propiedad especial consiste, particularmente, en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo contra los competidores que pretendan abusar de la marca comercializar productos o prestar servicios designándolos indebidamente con una marca de ajena pertenencia. Ello es así porque el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que la normativa europea y nacional pretende establecer. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos.

La función esencial de la marca es pues garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que lleva la marca, permitiéndole distinguirlo, sin confusión posible, de aquellos que tienen otra procedencia. Esta garantía de procedencia implica que éste pueda estar seguro de que el de la marca que le es ofrecido no ha sido objeto de una intervención de tercero sin autorización del titular de la misma que haya afectado al estado original del producto.

Por consiguiente no es admisible la confusión en esta materia.

Conforme a la normativa española de Marcas (y sus equivalentes comunitarios), cuando los signos confrontados son idénticos y también lo son los productos o servicios, está claro que el titular de la marca registrada puede prohibir al tercero su utilización inconsentida en el tráfico económico sin necesidad de más ( art. 34.2-a LM ), pues es obvio que la confusión aquí es máxima para los consumidores dada la total igualdad entre los factores relevantes.

Pero también la puede prohibir cuando se da una identidad parcial o semejanza suficiente en la comparación entre tales factores, determinantes de un riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación (art. 34.2-b), extendiéndose la protección incluso a ciertos casos en que el signo es idéntico o semejante, aunque no sean similares los productos o servicios, si se tratase de una marca notoria o renombrada (34.2-c).

Como tal riesgo basta con un peligro objetivo o potencial de confusión para los consumidores o usuarios sin necesidad de un resultado o daño efectivo. Y no es necesario que se trate de una marca renombrada ni notoria para obtener la protección legal, aunque es verdad que cuanto mayor sea su fuerza distintiva más elevado será el riesgo de confusión.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, en sus sentencias de 11-11-1997 (C-251/1996 , Sabel-Puma), 29-9-1998 (C- 39/1997, Canon-Metro Goldwyn Mayer ), y 22-6-1999 (C-342/1997, Lloyd-Klijsen), entre otras, ha proclamado: Que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (casos Sabel, Canon, Lloyd), del que resulta su interdependencia y, así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (Canon, Lloyd). Que la apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas y, en particular, de sus elementos distintivos dominantes. Que a estos efectos es importante la percepción del consumidor medio, 'normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz' (Lloyd), que normalmente la percibe como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (Sabel, Lloyd), y que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de su memoria, pudiendo variar su nivel de atención en función de la categoría de productos o servicios contemplada, a tener también en cuenta en unión de las condiciones en que se comercializan (Lloyd). Que entre los factores para apreciar la similitud entre los productos o servicios se incluye su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (Lloyd). Y que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien por lo conocidas o la notoriedad o por su renombre (Sabel, Canon, Lloyd). También constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas jurídica o económicamente (implícitamente en la sentencia Sabel y explícitamente en las de Canon y Lloyd), incluso cuando los atribuye a lugares de producción diferentes (Canon).

Como no puede ser de otra manera, el Tribunal Supremo ha recogido y aplicado la doctrina comunitaria en sentencias de 18/3/2010 , 2 y 21/6/2010 , 9/10/2010 y 21/12/2011 , entre otras muchas.

Sobre la mayor potencialidad del elemento dominante, la STS de 21/12/2006 advierte de la necesidad de 'detener la atención en si en la expresión compuesta hay un elemento que destaque, y pueda inducir al error de los consumidores, pues al respecto tiene dicho esta Sala que 'cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por la marca, tiene especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca discutida puede provocar confusión en el tráfico a costa de la prioritaria' ( SS. 9 de mayo de 1983 , 30 de abril de 1986 , 23 de octubre de 1987 , 16 de abril de 1989 , 2 de abril de 1990 , 3 de junio de 1991 )'.

En el caso ahora enjuiciado, estamos de acuerdo con la sentencia de primera instancia en que, aun tratándose la de la demandante de una marca renombrada ni notoria ni con especiales elementos imaginativos, aunque distintiva, resulta innegable el riesgo de confusión pues, por un lado la marca se registró para productos o servicios de la misma clase que los de la actora; y por otro lado dada la gran semejanza entre los signos enfrentados, en el que destaca su núcleo 'ms', siendo lo restante complementario o secundario y carente de suficiente interés para la percepción de conjunto del consumidor pues, como dice la sentencia apelada, aparentan proceder de un mismo fabricante en una línea evolutiva del signo distintivo, incluso para los profesionales de la cosmética a los que los productos vayan dirigidos en primer lugar, al resultarles difícil de deslindar el origen empresarial.

Que los primeros o principales consumidores sean profesionales permite pensar en una mayor agudeza diferenciadora, pero en las circunstancias expuestas no para eliminar el riesgo de asociación al resultarles difícil en la práctica distinguir su procedencia empresarial o atribuirá a la demandada Mesosystem relación con la demandante Mesoestetic (incluso sus respectivas denominaciones, aunque perfectamente distinguibles comienzan por 'Meso'), ya como grupo empresarial ya de tipo otro tipo contractual, jurídico o económico y, en definitiva, aparentando una falsa vinculación entre los respectivos productos destinados a un sector coincidente del mercado.

No puede hacerse depender el riesgo de confusión de las posibles aclaraciones de parte de los comisionistas o comerciales, pues quedaría a su voluntad, tampoco existiría garantía de las explicaciones que pudieran dar, y seguiría dándose el riesgo el cual es meramente potencial.

QUINTO.- Sobre la competencia desleal se argumenta en el recurso de apelación acerca del requisito de la confundibilidad de los productos en relación a su origen empresarial y se discrepa de la conclusión sentenciada.

No existiría ese riesgo, y se diferenciarían por el mercado al que se orientan estos productos, al no venderse en establecimientos que permitan a los consumidores el acceso directo al producto, sino a centros de estética con profesionales especializados y experimentados conocedores de los productos y mercado, así como su origen, para su empleo como tratamiento a sus clientes; si bien también pueden llegar los productos a un número reducido de consumidores finales de mano del esteticista o porque desee adquirirlos porque le haya gustado el tratamiento al margen del origen.

En el presente caso, el signo en cuestión no sería de renombre con distintividad suficiente, ni la similitud (lejana) con la marca registrada podría generar confusión entre productos de un origen empresarial diferente ni por asociación.

Se desestima el motivo por las razones ya expuestas en el anterior Fundamento de Derecho al tratar de la cuestión de las identidades o similitudes y confundibilidad, en relación a la consideración de actos desleales del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal , por comportamiento idóneo para crear confusión en los consumidores con la actividad, las prestaciones o el establecimiento de la demandante o de asociación con ésta, siendo las pretensiones estimadas en la sentencia ajustadas a Derecho.

SEXTO.- Finalmente se impugna el pronunciamiento de la sentencia sobre costas en relación a la acción ejercitada contra Mesoystem SL, al haber desestimado la acción de enriquecimiento injusto y tratarse de una estimación parcial no pudiendo por ello aplicarse el principio del vencimiento objetivo del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Se estima el motivo por cuanto, según el fallo de la sentencia, se trata de una estimación parcial de la demanda frente a Mesosystem y el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exceptúa en este caso la imposición de las costas. En el último Fundamento de Derecho habla la sentencia de una estimación sustancial, y si así fuera la jurisprudencia se muestra favorable a la aplicación del principio del vencimiento objetivo también en estas situaciones (art. 394 y STS 12/7/1999 , 17/7/2003 , 26/4 y 7/11/2005 entre otras). Pero realmente no podemos compartir esta calificación al haberse desestimado la no poco importante pretensión económica de enriquecimiento injusto formulada en la demanda.

SÉPTIMO.- Por todo lo dicho y lo demás aceptado de la sentencia apelada procede estimar en parte el recurso de apelación en el extremo ya indicado, lo que conlleva no hacer mención de las costas de la apelación ( art. 398 LEC ) y la devolución del depósito constituido para recurrir ( D.A. 15ª LOPJ ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey y por la autoridad concedida por el Pueblo Español,

Fallo

Que, con estimación parcial del recurso de apelación, revocamos parcialmente la sentencia apelada, únicamente en cuanto a las costas de primera instancia referidas a la codemandada Mesosystem SL, de las cuales no hacemos mención especial, confirmándose los restantes pronunciamientos. Todo ello sin mención de las costas de la alzada y con devolución del depósito para recurrir.

Esta sentencia no es firme y contra la misma solo cabe recurso de casación por interés casacional, y en su caso extraordinario por infracción procesal, para ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, a interponer ante esta Sección 4ª mediante escrito de abogado y procurador en el plazo de 20 días, con los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Ley y su jurisprudencia.

Así, por esta nuestra sentencia de apelación, de la que se llevará al Rollo un testimonio uniéndose el original al Libro de sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, en el lugar y fecha arriba indicados.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.