Sentencia CIVIL Nº 776/2019, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 2297/2018 de 11 de Junio de 2019

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 002297/2018
M J
SENTENCIA NÚM.: 776/2019
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL
ZULUETA DON SALVADOR U. MARTÍNEZ CARRIÓN
En Valencia a once de junio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado DON/ DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA, el presente rollo de apelación número
002297/2018, dimanante de los autos de , promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE
VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a BERJUAN SL, representado por el Procurador de los
Tribunales don/ña JORGE RAMON CASTELLO NAVARRO, y de otra, como apelados a LAMAGIK SL y
Argimiro representado por el Procurador de los Tribunales don/ña CARMEN INIESTA SABATER y CARMEN
INIESTA SABATER, en virtud del recurso de apelación interpuesto por BERJUAN SL.

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA en fecha 17 de julio de 2018 , contiene el siguiente FALLO: 'Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. Argimiro frente a la mercantil BERJUAN, S.A., con imposición de las costas al actor.

Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de la mercantil LAMAGIK, S.L, contra la entidad BERJUAN, S.L.: I.- Debo declarar y declaro que la mercantil BERJUAN, S.L., ha infringido el derecho de marca de la actora, la entidad LAMAGIK, S.L., sobre el signo registrado bajo la marca española n.º 3535993, denominativa, 'GESTITOS', en la clase 28, mediante el uso de los signos 'GESTITO', 'GESTITOS', y 'LOS GESTITOS LITTLE FACE' para la comercialización de muñecas y muñecos II.- Debo condenar y condeno a la mercantil BERJUAN, S.L., a cesar en el uso de los signos 'GESTITO', 'GESTITOS', y 'LOS GESTITOS LITTLE FACE' para los productos y servicios de la clase 28, muñecos y muñecas.

III.- Debo condenar y condeno a BERJUAN, S.L., a la inutilización y destrucción de forma fehaciente, a su costa, de los muñecos, las muñecas, y soportes publicitarios en su posesión distinguidos con los signos 'GESTITO', 'GESTITOS', y 'LOS GESTITOS LITTLE FACE' V.- Debo condenar y condeno a BERJUAN, S.L., a pagar a la entidad LAMAGIK, S.L., la cantidad correspondiente al 1% calculado sobre la cifra de ventas alcanzada respecto de los productos comercializados bajo la denominación 'GESTITO', 'GESTITOS', y 'LOS GESTITOS LITTLE FACE' desde el primer requerimiento extrajudicial, (siendo esta cifra de ventas un dato indubitado y aportado por la actora en su documental, respecto del periodo comprendido en el ejercicio 2015 y en el ejercicio 2016, 14.940,15 euros), y hasta el cese efectivo de la utilización de dicho signo por la demandada, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, cantidad que devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos porcentuales desde la fecha de esta sentencia, respecto de la parte ya liquidada, y de la otra una vez sea líquida.

VI.- Debo condenar y condeno a la mercantil BERJUAN, S.L., a publicar, a su costa, el fallo de la presente sentencia, en dos revistas del sector del juguete de ámbito nacional.

VII.- Debo imponer e impongo el pago de las costas procesales generadas en el presente procedimiento a LAMAGIK, S.L., a la parte demandada, la mercantil BERJUAN, S.L., en la cuantía en que se tasen en incidente promovido al efecto.'.

Dicha sentencia fue posteriormente rectificada mediante auto de fecha 31 de julio de 2019 cuya parte dispositiva es la siguiente ' Rectificar la sentencia nº 194/2018 de fecha 17/07/2018 dictada en el presente procedimiento de modo que el párrafo primero del fundamento de hecho segundo quede redactado de la siguiente forma:

SEGUNDO.- La pretensión articulada en la demanda deriva de una acción por violación del derecho de marca, artículo 40 LM . La titularidad del derecho de marca confiere a su titular la absoluta exclusiva para el uso del signo distintivo en que la marca consiste, mediante la introducción en el comercio de productos así marcados o la identificación de su actividad o establecimiento, impidiendo erga omnesfrente a terceros el uso de ese signo con la extensión prevista en el artículo 34 LM . Frente a la infracción de su derecho de exclusiva erga omnes, el titular puede ejercitar el catálogo de acciones previstas en el artículo 41 LM , a fin de dar plena efectividad a todas las facultades de su derecho de marca.

En cuanto a la solicitud de complemento a la que hace referencia el antecedente de hecho segundo no ha lugar a dicho pronunciamiento pues no es en el fallo donde debe resolverse al respecto sino en ejecución de sentencia y en el caso de que así proceda, tal y como se razona en el fundamento de derecho quinto sin perjuicio de que si lo considera oportuno lo haga valer a través del recurso correspondiente.'

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por BERJUAN SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO . - La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia de 17 de julio de 2018 estima parcialmente la demanda formulada por la representación de la entidad LAMAGIK SL y DON Argimiro contra BERJUAN SL (en situación de rebeldía en la primera instancia), en los términos que resultan del antecedente primero de la presente resolución, que damos por reproducido para evitar innecesarias repeticiones. Los demandantes habían instado acción de infracción de la marca denominativa nacional 'gestitos' para muñecos, frente a la demandada, por la comercialización de muñecos 'los gestitos little face), con las acciones acumuladas de cese de utilización, inutilización y destrucción de muñecos y soportes publicitarios distinguidos con los signos 'gestito', 'gestitos' y 'los gestitos little face', indemnización de daños y perjuicios, sanción pecuniaria en caso de incumplimiento y publicación del fallo de la sentencia.

La representación de la entidad demandada - folio 164 y los correlativos del segundo de los dos tomos que integran el expediente - solicita la revocación de la indicada sentencia con arreglo a los siguientes alegatos: Excepción de litispendencia impropia (prejudicialidad civil) por mor de la interposición - tras la sentencia dictada en la instancia - de demanda de nulidad promovida por la recurrente respecto de la marca española 353993 y competencia desleal, por fraude en la obtención del registro de la indicada marca. E invoca el contenido del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Considera que la determinación de la validez o no de dicho registro de marca es básico para valorar la supuesta infracción que se imputa a su representada, y expone los antecedentes cronológicos en los que sustenta su posición procesal en la defensa de la nulidad de la marca de titularidad adversa, aún cuando el objeto de su alegación - precisa - es la suspensión del curso del proceso y de no atenderse a la misma, la anulación de la sentencia de instancia.

Error en la determinación de los daños y perjuicios. Afirma que su representada fue requerida a presentar la documentación contable y cumplió con el requerimiento en dos ocasiones, mediante la presentación de los datos requeridos, por lo que considera que la sentencia apelada se equivoca cuando afirma que se hizo caso omiso a lo solicitado. Añade a lo anterior que el éxito de comercialización de las muñecas fue escaso. Introduce, escaneados, los documentos en que sustenta su posición procesal en el recurso.

Termina por suplicar: Con carácter principal, la suspensión del curso de las actuaciones por prejudicialidad civil y en tanto en cuanto no recaiga resolución en el procedimiento ordinario sobre nulidad de marca instado por su representada. Y con carácter subsidiario postula la revocación parcial de la sentencia, acordando menor cantidad resarcitoria, con remisión al artículo 398 de la LEC en relación a las costas de la alzada.

Solicitó la aportación de prueba en la alzada, que fue rechazada por esta Sección de la Audiencia de Valencia en virtud de Auto de 21 de mayo de 2019, recaído en el Rollo de apelación.

La representación de la parte demandante se opone al recurso de apelación por las razones que expresa en el escrito unido a los folios 259 y sucesivos del segundo de los tomos que integran el expediente remitido a la Sala, en el que postula la desestimación del recurso con expresa imposición de costas a la parte demandada.



SEGUNDO . - Delimitados los términos del debate en la forma sintética expuesta, este Tribunal ha procedido - conforme al artículo 456 de la LEC - a examinar de nuevo la totalidad de las alegaciones respectivamente deducidas por los litigantes en el proceso, así como a la revisión de la totalidad de la prueba practicada y contenido de la sentencia apelada, y como consecuencia de la revisión apuntada hemos llegado a las conclusiones que seguidamente pasamos a exponer 2.1 - No serán objeto de examen los pronunciamientos dictados en la instancia y respectivamente consentidos por la parte a quien perjudican, a tenor de lo establecido en los artículos 218 y 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que nos limitaremos a las dos cuestiones puntuales planteadas por la representación de la entidad demandada, que, permaneció en situación de rebeldía procesal durante la tramitación del proceso en la instancia.

Conviene recordar ahora que la situación procesal de rebeldía, según declaran las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1989 , 10 de noviembre de 1990 (entre otras muchas), no implica un allanamiento de la demanda, ni libera al actor de probar los hechos constitutivos de su pretensión (como reza, actualmente, el artículo 496 de la LEC ), por tratarse, únicamente, de una situación procesal derivada de la incomparecencia a juicio del demandado que, por esa razón se sitúa en un 'status' imputable al mismo, como consecuencia del no ejercicio de su derecho a intervenir en el litigio, con los efectos procesales derivados de la situación en la que, voluntariamente se coloca. Se han de tener presentes, al efecto, los principios de preclusión ( artículo 136 de la LEC ) y de pérdida de oportunidad de introducir los oportunos mecanismos de defensa, lo que se anuda a lo dispuesto en el artículo 412 de la LEC , cuando en su apartado primero dispone que establecido el objeto del proceso en la demanda, en la contestación, y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente. Por tanto, el demandado queda privado de introducir argumentos más allá de la mera resistencia a la demanda, que debió incorporar al litigio en la fase alegatoria de la contestación.

Consecuencia de lo expuesto es que, quedan al margen de nuestro pronunciamiento aquellas cuestiones que, introducidas en el recurso de apelación, no se ajustan a los términos en que quedó delimitado el debate en la primera instancia, pues la función revisora en la apelación aparece definida en el apartado primero del artículo 456 de la LEC relativo al ámbito y efectos del recurso de apelación, lo que implica que el tribunal de alzada que revisa lo haga sobre las pretensiones formuladas ante el Juez de Primera Instancia mediante el examen de las actuaciones llevadas a cabo ante el mismo, sin perjuicio de valorar - cuando sea el caso - la prueba admitida y practicada en la instancia. Es debidamente conocido el aforismo que indica que pendiente la apelación no es posible la introducción de innovaciones, ni alteración de los términos del debate, en consonancia con la regla contenida en el artículo 412.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , antes citado.

Dicha alteración no es posible ni en el ámbito alegatorio ni mediante la introducción de nuevos elementos de discusión con ocasión de la práctica de la prueba en el acto de juicio, ni tampoco mediante la incorporación de elementos de prueba (documental) escaneada en el texto del escrito de apelación.

2.2.- Se alega la prejudicialidad civil del artículo 43 de la LEC con sustento en la presentación - recaída ya sentencia en primera instancia - de una demanda para obtener la declaración de nulidad de la marca que sirve de base a la pretensión de la demandante. Se pretende, en consecuencia, la paralización del proceso una vez dictada sentencia en primera instancia.

Si conforme al Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 8 de marzo de 2016 la suspensión durante la sustanciación de la primera instancia 'debe acordarse de manera muy excepcional', la pretensión de la recurrente debe valorarse aún con mayor rigor en el marco del recurso de apelación, máxime cuando el procedimiento en virtud del cual se solicita la suspensión se ha promovido una vez recaída sentencia de condena en aquel respecto del que se alega la prejudicialidad. La Sala Primera del Tribunal Supremo en Sentencia de 29 de diciembre de 2011 ROJ: STS 9130/2011 - ECLI:ES:TS:2011:9130 , tras perfilar las diferencias entre litispendencia y cosa juzgada, afirma en el parágrafo 28: ' Lógica consecuencia de la función que cumplen ambas instituciones es que pierdan de manera sobrevenida su interés cuando se resuelve el pleito anterior pendiente y dejan de cumplir la finalidad preventiva, quedando desprovistas de efecto alguno, pronunciándose en este sentido en un caso similar la sentencia 488/2007, de 3 mayo '. En esta sentencia reseñada por la Sala Primera ROJ: STS 2666/2007 - ECLI:ES:TS:2007:2666, se afirma: ' La cuestión ha sido resuelta por esta Sala en el sentido de negar virtualidad en la fase de decisión del proceso, o de resolución del recurso de casación interpuesto contra la sentencia que le ponga término, a la situación de litispendencia finalizada en el curso del procedimiento. Este criterio se recoge en la reciente Sentencia 23 de marzo de 2007 , que cita abundantes precedentes jurisprudenciales, y conforme a la cual, el fin de la pendencia del proceso anterior hace que la excepción de litispendencia pierda interés y deje de cumplir su finalidad institucional preventiva y de tutela de la cosa juzgada, al haberse resuelto el pleito anterior pendiente, como ha sucedido en el caso examinado, donde el proceso precedente finalizó tras haber desistido el actor de la pretensión en él ejercitada .' 2.3.- Subsidiariamente a la pretensión instada en torno a una eventual prejudicialidad civil, la recurrente cuestiona el pronunciamiento de la sentencia apelada por el que se condena a Berjusa SL a pagar a Lamagik SL ' la cantidad correspondiente al 1% calculado sobre la cifra de ventas alcanzada respecto de los productos comercializados bajo la denominación GESTITO, GESTITOS, y LOS GESTITOS LITTLE FACE desde el primer requerimiento extrajudicial (siendo esta cifra de ventas un dato indubitado y aportado por la actora en su documental, respecto del período comprendido en el ejercicio 2015 y en el ejercicio 2016, 14.940,15 euros), y hasta el cese efectivo de la utilización de dicho signo por la demandada '.

La recurrente alega error de valoración e introduce, a través del recurso, las alegaciones que no realizó durante la sustanciación del proceso.

La sentencia apelada - fundamento jurídico cuarto - sustenta su decisión en los artículos 42 y 43 de la Ley de Marcas , partiendo de la posición de la actora que postuló - para el cálculo de la indemnización - se tuvieran en cuenta 'los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación', a lo que añadió, conforme al apartado 5 del artículo 43, se tuviera en cuenta el derecho a percibir - en todo caso y sin necesidad de prueba alguna - el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios marcados.

Obra en el proceso el listado de facturas por artículos y fechas emitido por BERJUAN SL para el período comprendido entre 2014 y 2016 (documento 5 a los folios 220 y siguientes del primer tomo). También consta - a través del documento 6 de la demanda, al folio 260 del primer tomo - la comercialización del producto en 2016, y del documento 11 - a los folios 279 y siguientes - facturas emitidas por BERJUAN SL en noviembre de 2015. Y todo ello ha sido tomado en consideración por la magistrada 'a quo' para fijar su pronunciamiento, sin que la parte demandada, en el momento procesal oportuno propusiera prueba que permitiera la fijación de una conclusión distinta.

No apreciamos al caso error de valoración y, en su consecuencia, desestimamos el recurso apelado y confirmamos la sentencia de primera instancia en todos sus extremos.



TERCERO . - La desestimación del recurso de apelación implica la imposición de las costas de la alzada a la recurrente (398 LEC) y la pérdida del importe del depósito constituido para apelar a que se refiere la Disposición Adicional 15 de la LOPJ .

Vistos los preceptos legales, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAOS el recurso de apelación formulado por la representación de BERJUAN SL contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia de 17 de julio de 2018 , que confirmamos, con imposición a la recurrente de las costas procesales de la apelación y la pérdida del importe del depósito constituido para apelar.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el art. 207.4 L.E.C ., una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. - Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.