Sentencia CIVIL Nº 778/2020, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1746/2019 de 15 de Junio de 2020

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001746/2019
RF
SENTENCIA NÚM.: 778/2020
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DOÑA ROSA MARIA ANDRES CUENCA DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA JORGE
DE LA RUA NAVARRO
En Valencia a quince de junio de dos mil veinte.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado DON/ DOÑA JORGE DE LA RUA NAVARRO, el presente rollo de apelación número 001746/2019,
dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000223/2018, promovidos ante el JUZGADO DE LO
MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Severino , representado por el
Procurador de los Tribunales don/ña Mª ANGELES MONTORO CERVERO, y de otra, como apelados a Urbano
representado por el Procurador de los Tribunales don/ña LAURA LUCENA HERRAEZ, en virtud del recurso de
apelación interpuesto por Severino .

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 19-6-2019, contiene el siguiente FALLO: ' Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Montoro Cerveró en la representación que ostenta de su mandante D. Severino debo absolver y absuelvo al demandado D. Urbano de las pretensiones deducidas en su contra, y desestimando como desestimo la demanda reconvencional sostenida por el Procurador Sra. Lucena Herráez en la representación que ostenta de su mandante D. Urbano debo absolver y absuelvo a D. Severino de las pretensiones deducidas en su contra. Sin pronunciamiento en materia de costas procesales.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Severino , dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes relevantes.

1º).- Desde el año 2013, el demandado D. Urbano en conjunto con la mujer del actor, Dña Virtudes venían desempeñando una actividad empresarial consistente en academias de baile en la Región de Murcia. Al menos, cuatro academias estaban rotuladas como 'Carmen Romero y Víctor Campos'.

2º).- En fecha de 29 de septiembre de 2015, se concedió al demandante, D. Severino , el Registro de la marca mixta 'VICTORCAMPOS' representada en la sentencia de la instancia. Se identificó la marca con el número 3553346 (3) de la clase 41.

3º).- La sentencia de la instancia desestimó la demanda por la que se ejercitaba la acción de infracción de la marca pidiendo el cese de la infracción, la prohibición de futuro y la publicación de la sentencia. Y desestimó, también, la demanda reconvencional en la que se había ejercitado la acción de nulidad absoluta de la marca registrada y la acción de nulidad relativa de la misma por vulnerar el artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas.



SEGUNDO.- Delimitación de la impugnación de la sentencia.

Procede analizar, en primer término, la impugnación de la sentencia por razones de coherencia y sistemáticas ya que, en caso de estimarse el recurso, como se verá, los efectos de la nulidad impedirían la estimación de la acción de infracción de una marca que nunca ha sido válida.

La parte impugnante de la sentencia impugna la sentencia pues, así debe entenderse ya que, tanto en el encabezamiento como en el suplico de su escrito para esta Audiencia manifiesta, después de pedir la desestimación del recurso de apelación de la parte demandante, que 'se revoque el FUNDAMENTO DE DERECHO

SEXTO IMPUGNADO de la Sentencia de 19 de junio de 2019 y la parte del Fallo de la Sentencia correspondiente a la desestimación de la demanda reconvencional ejercitada por mi mandante en el sentido expresado en segundo motivo del presente escrito;...'. Por tanto, la petición de la revocación de la desestimación de la demanda reconvencional equivale al mantenimiento de la petición de la declaración de nulidad de la marca registrada a nombre del demandante.

El motivo o alegación segunda de su escrito se sostiene, en esencia, que: 1º).- La sentencia de la instancia manifiesta textualmente 'La testifical depuesta en el acto de la vista no ha podido ser más rotunda detrimento de la tesis en este punto esgrimida por la parte demandada reconveniente'.

2º).- Al contrario, la prueba practica revela que el demandado no prestó su autorización a que se registrase la marca pese a que el elemento denominativo de la misma consiste en su nombre y primer apellido.

Valoración de la Sala.

La impugnación de la sentencia debe ser estimada.

En efecto, la sentencia de la instancia manifiesta que la testifical practicada en el acto del juicio había resultado perjudicial para la parte demandante reconvencional. Sin embargo, no hace ninguna motivación de por qué se considera que le es perjudicial. No se indica qué testigo o testigos son los valorados ni qué manifestaciones de los mismos son las tenidas en cuenta para considerar que le resultó perjudicial. Tampoco se dice por qué las manifestaciones de los testigos que depusieron en el juicio le resulta perjudicial para la parte demandante reconvencional por lo que, ni siquiera, una remisión a la grabación sirve para dar la respuesta judicial a la pretensión de nulidad ejercitada en la reconvención.

Ello obliga a la Sala a tener que valorar la prueba practicada en el acto del juicio.

Dicha valoración conduce inexorablemente a la conclusión de que el demandado no consintió ni autorizó que el demandante pudiera registrar a su nombre la marca en cuestión.

En primer lugar, la Sala considera de vital importancia la testifical del agente de marcas, Sr D. Abelardo . Este testigo, a preguntas de la parte demandante, manifestó que el demandado, D. Urbano , había consentido que D. Severino registrase la marca en cuestión a su nombre. Sin embargo, esta afirmación no es creíble por sus propias manifestaciones en la testifical. Así, a preguntas de la letrada de la parte demandada reconviniente, manifestó que fue D. Urbano quien le puso en contacto con D. Severino . Que le dio el teléfono para que prestara sus servicios. Acto seguido, relató que acudió a reunirse con D. Severino en una de las academias de baile quien le pidió que se registrase la marca con elemento denominativo 'Carmen Romero y Víctor Campos'.

Como ello no era posible, manifestó que había tenido una nueva reunión con D. Severino donde se quedó que, entonces, solicitaría el registro de la marca objeto del pleito con elemento denominativo 'Víctor Campos'. Y lo importante. Afirmó que D. Urbano no estuvo en ninguna de las reuniones y que, cuando le llamo el demandado para ponerle en contacto con el demandante, D. Urbano no le dijo que era para registrar una marca con su nombre y apellido.

De lo anterior se colige que es imposible, pues, que el testigo contara con la autorización de D. Urbano para el registro de la marca pues, en ningún momento, habló con él según sus propias manifestaciones. Cuestión distinta es que el testigo considerara que D. Urbano había consentido por haberle puesto en contacto con el demandante. Pero eso no puede ser tenido en cuenta como una autorización tácita, mucho más, cuando el registro se hacía a nombre de una persona distinta del titular del nombre en que consiste el elemento denominativo.

Por tanto, la testifical del agente de marcas no sirve para acreditar que D. Urbano autorizara el registro de la marca.

En segundo lugar, la declaración del demandante en su interrogatorio tampoco sirve para la acreditación de la autorización. En efecto, no sirve porque, en relación con este hecho que es el nuclear de la acción ejercitada, resulta que resultó contradictorio con las manifestaciones del agente de marcas pues dijo que habían estado reunidos varias veces con el agente de marcas, estando presentes su mujer, Dña Virtudes , y D. Urbano . Pues bien, el testigo, sin embargo, manifestó de forma rotunda que él nunca estuvo reunido con D. Urbano y que toda la comunicación que tuvo con él fue que le dijo que le iba a llamar el demandante para el registro de una marca de la que no le dijo cuál iba a ser el elemento denominativo.

En tercer lugar, ante la ausencia de prueba sobre el hecho de la autorización de D. Urbano , se debe aplicar la lógica y, en este sentido, lo habitual en estos casos es que exista una autorización expresa y por escrito de quien tiene el nombre y apellido que va a constituir la marca.

En cuarto lugar, aunque ello no hubiera sido así, no hay ningún otro dato o hecho probado del que se pueda deducir de forma concluyente y clara que el demandado había autorizado al registro de la marca.

Finalmente, en quinto lugar, hay un dato que la Sala considera importante y es que, no solo se trata de que D. Urbano autorizara el registro de una marca cuyo elemento denominativo era su nombre y primer apellido sino que, además, la autorización debía de cubrir también que la marca se registrara a nombre de una tercera persona distinta de él. En este caso, a nombre del demandante. En efecto, no parece lógico que D. Urbano autorizara que el titular de la marca consistente en su nombre y apellido fuera una persona distinta a él.

En efecto, la razón de registrar dicha marca procedía de la valía profesional del demandado como bailarín y director de academias de baile. Por ello, es lógico, pues, que la explotación de la marca estaría destinada a la obtención de un rendimiento económico por ello. Así las cosas, no parece razonable que D. Urbano autorizara que el rendimiento económico de la explotación de la marca fuera a parar a una tercera persona. Y que, además, se privase de esa manera del ius utendi de la marca en el caso de que, en un momento determinado, pudiera haber una mala relación con el titular de la marca. Tampoco se ha acreditado hechos o datos de los que se pudiera deducir un interés por parte de D. Urbano en que la marca fuera titulada por una tercera persona (por ejemplo, insolvencias o embargos previos). Por último, no se debe olvidar que, a los tres meses de obtenerse el registro, se constituyó una sociedad de responsabilidad limitada entre D. Severino , su esposa y D. Urbano para la explotación de las Academias de Baile. Así las cosas, de ser cierto que se contara con la autorización, parece lógico que se hubiera esperado a solicitar el registro al momento de la constitución de la sociedad y que se hubiera puesto a nombre de ésta. Y, en el caso de que no se pudiera esperar, lo lógico es que hubiera existido una transmisión de la titularidad a la sociedad.

Por todo lo anterior, se concluye que D. Urbano no autorizó a que se registrase una marca en la que constaba como elemento principal el denominativo de su nombre y apellidos.

Así las cosas, el artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas, en la redacción aplicable al supuesto de autos, dispone que, sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de junio de 2008 desarrolla la aplicación del precepto señalado y así establece que: 'En relación al primero de los supuestos de hecho que dan lugar a la aplicación de esta norma se requiere la utilización del nombre civil o la imagen de una persona. El nombre civil lo define el artículo 53 del Reglamento del Registro Civil como el 'nombre y apellidos, paterno y materno'.

Respecto del segundo de los supuestos de hecho antes expuesto, que es el que aquí nos interesa, hay que partir del hecho de que ya no se exige el mismo rigor en cuanto al elemento identificador de la persona. No solo se protege el nombre civil, sino también el nombre, apellidos o seudónimo sin que constituyen una enumeración cerrada.' Y, a continuación, dice que: 'Por otra parte la Ley une a ese carácter amplio den la configuración del elemento identificador de la persona un elemento añadido para que sea de aplicación la prohibición del art. 9.1.b), esto es, la necesidad de que 'para la generalidad del público identifique a persona distinta del solicitante'.

A este respecto traemos a colación el Fundamento de Derecho quinto de la Sentencia de 15 de mayo de 1995 de la Audiencia Provincial de Zaragoza y las que cita del Tribunal Supremo, en el que se dice: 'la doctrina mayoritaria entiende que en el art. 13.b) de la Ley de Marcas se contemplan dos hipótesis diferentes de pretensión de marca, una la que se refiere la nombre civil o la imagen de un tercero, y otra, la que atañe solamente su nombre propio, apellidos, seudónimo o cualquier medio distinto del nombre civil o la imagen; sólo en el primero de los casos se exige siempre la autorización del afectado, en el segundo tan sólo se requería cuando a través de tales signos diferenciadores la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.

Esto es, su protección deviene tanto más relajada cuanto menor es su capacidad individualizadora.' De forma también muy clarificadora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de marzo de 2018 sienta que: 'Con la prohibición contenida en la letra a) se pretende proteger el derecho que tiene toda persona (además de la propia imagen) al nombre civil que, como atributo de la personalidad, la identifica.

Se ampara la facultad de impedir, como manifestación del derecho a ser individualizado por un conjunto de palabras en los ámbitos personal, familiar y social, una intromisión ilegítima en la personalidad, consistente en la apreciación comercial no autorizada del referido medio de individualización.

Y con la prohibición contenida en la letra b) se pretende proteger la notoriedad o renombre ganado por algunas personas, ante intromisiones que implican el aprovechamiento indebido de su prestigio, a la vez que son causa del riesgo de que los destinatarios de los productos o servicios designados con la marca confundan su origen empresarial o sufran error al entender existentes vínculos jurídicos o económicos entre los distintos sujetos.' Por tanto, el registro de la marca por parte de D. Severino incurrió en la prohibición relativa del artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas. El elemento principal de la marca es el elemento denominativo que consiste en el nombre y primer apellido del demandado y demandante reconvencional. Y este signo identifica para la generalidad del público a una persona distinta del solicitante. En efecto, D. Urbano es un reputado bailarín en la Región de Murcia. No se puede olvidar que ese conocimiento general existía en el mundo de la danza y de las academias de baile de la zona en la que trabajaba, esto es, en la Región de Murcia. Basta para acreditar ello que es hecho no controvertido que, durante unos años, D. Urbano , en conjunto con D. Severino y la esposa de éste último, regentaron hasta cuatro academias de baile en la zona geográfica indicada bajo el rótulo de Víctor Campos y Carmen Romero. Por tanto, tal cantidad de academias de baile y tal cantidad de personas que las conocían, así como las personas que habían sido alumnas durante esos años conocían a D. Urbano y lo asociaban a ser maestro de danza. Por tanto, es evidente que la utilización de la marca en cuestión, además de atentar a los derechos de la personalidad y de la imagen de una persona que se dedica a tal actividad, producía de forma evidente una confusión en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sobre quién dirigía y gestionaba las academias de baile en las que se hace uso o se puede hacer uso de la marca registrada a nombre de D. Severino .

Lo anterior tiene como consecuencia que ya no sea necesario entrar en la consideración si hubo o no mala fe en el registro de la marca.

La apreciación de la existencia de la prohibición relativa supone la declaración de la nulidad de la marca. Los efectos de la nulidad de la marca vienen regulados en el artículo 54.1 de la Ley de Marcas en el que se establece que: 'La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.'. Así, en este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 11 de diciembre de 2019: 'siendo nulas las marcas nacionales por infracción del art. 10 LM , el efecto de dicha nulidad es el previsto en el art. 54.1 de la misma norma (actual art 60.2), es decir, de inexistencia retroactiva y por tanto de inexistente facultad jurídica, actual, pasada y futura, de uso de los signos anulados. Por tanto, salvo consentimiento del titular, el uso de los signos anulados es inconsentido y su uso en el tráfico económico constituye el presupuesto infractor contemplado en el art. 9 RMUE.' Por tanto, la estimación de la impugnación de la sentencia supone la revocación de la sentencia y la estimación de la demanda reonvencional por lo que procede la declaración de la nulidad del registro de la marca nacional mixta número 3553346 DENOMINACIÓN VICTOR CAMPOS TIPO DENOMINATIVO CON GRÁFICO DE LA CLASE 41 titularidad de D. Severino por incurrir el registro de la marca en causa de nulidad. Procede, igualmente, una vez se alcance la firmeza, librar oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que se inscriba la nulidad del registro de la marca nacional mixta número 3553346 DENOMINACIÓN VICTOR CAMPOS TIPO DENOMINATIVO CON GRÁFICO DE LA CLASE 41 titularidad de D. Severino y ordene su cancelación, conforme al artículo 61 de la Ley de Marcas.

La estimación de la demanda reconvencional conlleva la imposición de las costas de la primera instancia por la acción reconvencional a la parte demandada reconvenida conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



TERCERO.- Delimitación del recurso de apelación.

La parte demandante recurre la sentencia en cuanto a la desestimación en la sentencia de la instancia de la acción de violación de la marca que había ejercitado.

Valoración de la Sala.

Como ya se ha anunciado, la estimación de la demanda reconvencional impide que se pueda entrar en la cuestión de la infracción de la marca pues, conforme al artículo 54 de la Ley de Marcas, si la marca es nula, lo ha sido siempre y nunca fue válida por lo que no es posible la infracción de algo que nunca existió ni fue válido.



CUARTO.- Costas. La estimación de las costas de la impugnación de la sentencia conlleva que, conforme al artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cada parte deba abonar sus propias costas de la apelación y las comunes, si las hubiere, por mitad.

La desestimación del recurso de apelación conlleva que, conforme al artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, proceda la imposición de las costas del recurso de apelación a la parte recurrente con declaración de la pérdida del depósito para recurrir.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por D. Severino contra la sentencia de fecha de 19 de junio de 2019 dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia en su juicio ordinario 223/18 confirmando la desestimación de la demanda. Todo ello con la imposición de las costas del recurso de apelación a la parte recurrente y con la declaración de la pérdida del depósito para recurrir.

ESTIMAMOS la impugnación de la sentencia interpuesta por D. Urbano y REVOCAMOS la sentencia de la instancia en cuanto a la desestimación de la demanda reconvencional y, en su lugar, ESTIMAMOS la demanda reconvencional por lo que DECLARAMOS la nulidad del registro de la marca nacional mixta número 3553346 DENOMINACIÓN VICTOR CAMPOS TIPO DENOMINATIVO CON GRÁFICO DE LA CLASE 41 titularidad de D.

Severino .

Una vez se alcance la firmeza, líbrese oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que se inscriba la nulidad del registro de la marca nacional mixta número 3553346 DENOMINACIÓN VICTOR CAMPOS TIPO DENOMINATIVO CON GRÁFICO DE LA CLASE 41 titularidad de D. Severino y ordene su cancelación.

La estimación de la demanda reconvencional conlleva la imposición de las costas de la primera instancia por la acción reconvencional a la parte demandada reconvenida.

Cada parte deberá abonar sus propias costas de la impugnación de la sentencia y las comunes, si las hubiere, por mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.

DILIGENCIA DE CONSTANCIA.

1.-Conforme al contenido del artículo 2.2. del RDL 16/2020, de 28 de abril, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, el plazo para la interposición de los eventuales recursos contra la sentencia dictada en el presente Rollo de apelación queda ampliado por un plazo igual al previsto en los artículos 470 y 479 de la LEC.