Sentencia CIVIL Nº 78/2021, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 420/2020 de 28 de Enero de 2021

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00078/2021

Modelo: N10250

SCOP CIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Teléfono:968 229119 Fax:968 229278

Correo electrónico:

Equipo/usuario: 002

N.I.G.30030 47 1 2017 0000089

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000420 /2020

Juzgado de procedencia:JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de MURCIA

Procedimiento de origen:ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000043 /2017

Recurrente: ANLIGA DAGOMA S.L.

Procurador: MARIA JULIA BERNAL MORATA

Abogado: IVAN SANCHEZ CAMPOS

Recurrido: ANTONIO LOPEZ GARRIDO S.A.

Procurador: AURELIA CANO PEÑALVER

Abogado: DIANA MARÍA CUARTERO CAMPOY

SENTENCIA Nº 78

Ilmos. Sres.

Don Carlos Moreno Millán

Presidente

Don Juan Antonio Jover Coy

Don Rafael Fuentes Devesa

Magistrados

En la ciudad de Murcia, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno.

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento ordinario que con el número 43/2017 se han tramitado en el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia entre las partes, como demandante y ahora apelada ANTONIO LÓPEZ GARRIDO S.A., representado por el/la procurador/a Sr/a. Cano Peñalver y con la asistencia letrada del/a Sr/a. Cuartero Campoy, y de otra, como demandada y ahora apelante LIDÓN GARCÍA S.L. representada por el/la procurador/a Sr/a. Bernal Morata y con la asistencia letrada del Sr/a. Campos . Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO- El Juzgado Mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 26 de abril de 2019 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: ' Que con ESTIMACIÓN de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Cano Peñalver, en nombre y representación de Antonio López Garrido, S.A., contra Anliga Dagoma, S.L., y en su consecuencia:

Se declara la nulidad relativa de las marcas M3557445/3 'ALG SISTEMAS (mixta)' y M3555817 de idéntica denominación, titularidad de Anliga Dagoma, S.L., reconociendo el derecho preferente de Antonio López Garrido, S.A. al uso exclusivo de las marcas M 2031632(1) y M 2031633(x) ALG.

Se condena a la demandada a cesar en el tráfico económico, tanto físico como virtual en el uso de la denominación ALG Sistemas, incluidos los dominios de Internet www.algsistemas.com y www.algsistemas.es o cualquier otro que contenga ALG marca registrada.

Se condena a la demandada, a su costa a retirar del tráfico mercantil, tanto físico como virtual, y de los documentos mercantiles y publicitario, cualquier referencia a la denominación ALG.

La demandada indemnizará a la actora en un 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos vendidos con infracción de los derechos de la actora. La cuantía se fijará en su caso, en ejecución de sentencia, a cuyo efecto, si no hubiera acuerdo entre las partes, en ejecución de sentencia se requerirá la documentación contable correspondiente a los efectos de realizar una pericial judicial, cuyo coste recaerá en la demandada.

De conformidad al artículo 44, al condenarse a cesar en los actos de violación de la marca se fija una indemnización de 600 € por día que transcurra hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Con imposición de costas a la parte demandada'

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la demandante interesando su revocación y la estimación de la demanda. Se dio traslado a la otra parte, que formula oposición

TERCERO. -Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 420/2020 y se señaló para votación y fallo el día 27 de enero de 2021

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero. Planteamiento

1. La sentencia apelada estima la demanda planteada por ANTONIO LÓPEZ GARRIDO S.A contra ANLIGA DAGOMA S.L (ahora denominada LIDÓN GARCÍA SL) y declara (a) la nulidad de las marcas M3557445/3 y M3555817 , titularidad de la demandada y ( b) reconoce el derecho de la actora al uso exclusivo de las marcas M 2031632(1) y M 2031633(x) de su titularidad, por apreciar riesgo de confusión, con condena a la primera a cesar en el tráfico económico, tanto físico como virtual, en el uso de la denominación ALG Sistemas, incluidos los dominios de internet www.algsistemas.com y www.al gsistemas.es o cualquier otro que contenga ALG ; a retirar del tráfico mercantil, y de los documentos mercantiles y publicitario, cualquier referencia a la denominación ALG así como a indemnizar a la actora en un 1% de la cifra de negocios realizada con los productos vendidos con infracción de los derechos de la actora, a fijar en ejecución de sentencia, con rechazo de la condición de notoriedad de las marcas de demandante y demandada , y de los actos de competencia desleal invocados en la demanda , en concreto , los relativos a la cláusula general ( por registro de marcas tras el requerimiento extrajudicial) , confusión ,imitación y aprovechamiento de la reputación de los arts. 4, 6, 11 y 12 de la LCD

2. La mercantil demandada, disconforme con ello, apela y solicita su revocación y la desestimación íntegra de la demanda, por error en la valoración de la prueba e infracción del artículos 6 de la Ley de Marcas (LM en abreviatura), por inexistencia de riesgo de confusión al no valorar que los productos amparados por las marcas de la actora son distintos a los servicios registrados por las marcas de la demandada (principio de especialidad)

Asimismo impugna la imposición de costas por infracción del art 394LEC

3. La demandante solicita la confirmación de la sentencia, al estimar acertada la aplicación del art 6LM, con el añadido de que el registro de las marcas de la demandada en clase 35 (gestión comercial) 37 (servicios de instalación) y 42 (investigación y diseño) lo fue de mala fe y que no hay prueba de uso en clase 42

Segundo. Delimitación de la apelación

1.El defectuoso planteamiento de la demanda, al entremezclar la nulidad de las marcas ( art 51 y ss. LM en su redacción aplicable en relación con los art 6 a 10) con su protección en el mercado ( art 41 y ss. en relación con el art 34 y ss. LM), y no realizar un adecuado deslinde con la competencia desleal, se traslada a la sentencia

2. El ámbito de conocimiento del este Tribunal viene delimitado por ese planteamiento y el relevante dato de que la actora no impugna la sentencia en lo que le es desfavorable. Ello impone una serie de previas aclaraciones

En primer lugar, queda reducida esta alzada a una controversia marcaria, al devenir consentida la desestimación de los actos de competencia desleal

En segundo lugar, desde el punto de vista marcario, igualmente ha sido consentido el rechazo de la consideración de marcas notorias, por lo que asimismo queda fuera de esta alzada

En tercer lugar, tampoco procede el análisis de las alegaciones de la apelada referentes a que el registro de las marcas de la demandada fue de mala fe por lo siguiente:

i) por aplicación del art 456LEC, que consagra el principio 'pendente apellatione, nihil innovetur' ( SSTS 12 de julio de 2010 y 1 de octubre de 2012)

La acción que se ejercita en la demanda es la acción de nulidad relativa de las marcas de la demandada por riesgo de confusión y aprovechamiento indebido/perjuicio a la distintividad y renombre de la marca ALG. Aunque siquiera se cita en la demanda - ni en la sentencia - el precepto que ampara la acción de nulidad de las marcas de la demandada, estamos ante el supuesto del art 52.1 LM, por la invocación de los art 6 y 8 LM y que en algún pasaje de la demanda (folio 23) se habla de nulidad relativa. Supuesto que no cabe confundir con la nulidad absoluta por registro de mala fe del art 51.1 b) LM

ii) en vía de hipótesis, por ausencia de denuncia de la incongruencia omisiva ( art 459LEC)

Aunque entendiésemos, hipotéticamente, que las referencias a la mala fe en la demanda eran bastantes para considerar ejercitada la acción de nulidad absoluta, tampoco podríamos entrar ahora a su análisis porque al no dar respuesta el órgano judicial a esa nulidad absoluta, nos encontraríamos ante una incongruencia omisiva de la sentencia. Y al no haberse denunciado esa hipotética infracción procesal (del art 218LEC) en la instancia a través de la petición de complementación de sentencia ( art 215 LEC), queda impedido su enjuiciamiento en apelación ( art 459 LEC) , según henos dicho de forma reiterada ( sentencias de 4 de junio y 17 de septiembre de 2015 o las posteriores de 18 de mayo y 21 de septiembre de 2017, con cita de SSTS de 11 de noviembre de 2010, 18 de enero de 2011, 8 de octubre de 2013, 12 de mayo de 2015 o 1 de julio de 2016)

iii) por agotar la respuesta judicial, si se entendiera - en vía de hipótesis- que la sentencia descarta la mala fe en el párrafo segundo del fundamento jurídico dedicado a la competencia desleal, al no haber la demandante impugnado tal pronunciamiento, deviene consentido, y por ello imposible su enjuiciamiento en apelación. Por todas, STS de 19 de septiembre de 2013

Para no incurrir en incongruencia, hay que estimar que la mala fe en el registro marcario ha quedado fuera del debate procesal en esta alzada , según lo planteado en los escritos rectores del recurso de apelación .Así lo impone el art. 465 LEC en relación con el art 218LEC y el principio tantum devolutum quantum apellatum [se transfiere lo que se apela], conforme al cual el tribunal de apelación sólo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sido planteadas en el recurso e impugnación ( STS 269/2016, de 22 de abril , entre otras )

En cuarto lugar, no procede el análisis de las alegaciones de la apelada referentes que no hay prueba de uso de la marca de la demandada en clase 42, al tratarse de una cuestión nueva suscitada en la instancia, prohibida por el art 456 LEC, pues en la demanda no se ejercita acción de caducidad por falta de uso ( art 55 en relación con art 39 LM)

3. Se reduce, pues, el objeto en esta apelación a la apreciación del riesgo de confusión, como motivo de nulidad relativa ( art 52.1 en relación con art 6.1.b) y 2 LM) y como causa de violación de la marca ( art 34.2. b) en relación con arts. 34.3 y 41 LM); y más concretamente, si la sentencia incurre en error al no atender al principio de especialidad, al omitir en el juicio de confundibilidad el ámbito aplicativo

Tercero -Marco fáctico relevante

1.De los datos contenidos en la sentencia, que en lo no cuestionado en apelación deviene vinculante para las partes, completado en lo necesario con las alegaciones conformes de las partes y material probatorio obrante en autos, dejamos constancia que el marco fáctico relevante para la comprensión del litigio es el que sigue:

i) la mercantil actora ANTONIO LÓPEZ GARRIDO S.A es titular de las marcas nacionales siguientes, solicitadas en 1996

- Marca número 2031632 para los productos de la clase 11 siguientes: 'Aparatos de iluminación o alumbrado accesorios y componentes para aparatos de iluminación o alumbrado incluidos en esta clase; Cristal para lámparas.'

-Marca número 2031633 (x) para productos de la clase 9 siguientes: 'Material eléctrico incluido en esta clase, reguladores de luz, transformadores electrónicos'.

Se trata de marcas mixtas, cuya representación gráfica es la siguiente

Además es titular de una marca posterior solicitada en 2016, con un logo nuevo, que no es invocada en este litigio

ii) la mercantil actora se dedica a la compra y venta de artículos y accesorios para la fabricación de aparatos de iluminación y otros aparatos eléctricos, la distribución y comercialización de componentes y productos eléctricos y electrónicos, así como lámparas y material para la industria de iluminación, incluyendo el servicio de asesoramiento y proyectos para desarrollar instalaciones para la iluminación ( hecho primero de la demanda, y en su página web corporativa www.algsa.com )

iii) La mercantil demandada ANLIGA DAGOMA, S. L, constituida en junio de 2012, es titular de las siguientes marcas

- Marca nº 3555817, registrada para los servicios de las clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, exportación e importación, promociones de ventas para terceros, emisión de franquicias relativas a la ayuda comercial, venta al por menor en comercio, venta a través de la redes mundiales de la información, y de la clase 37 : servicios de instalación y montaje eléctrico, reparación y mantenimiento , instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos autómatas para el confort del hogar , encendido y apagado de luces, cierre y apertura de persianas

- Marca nº 3557445, registrada para los servicios de la clase nº 42: servicios de investigación y diseño para elaboración de proyectos en los ámbitos de la edificación, urbanización, interiorismo, servicios de gestión de proyectos, servicios prestados por consultores y profesionales especializados en la seguridad, servicios de ingenieros

Se tratan de marcas mixtas, cuya representación gráfica es la siguiente

Previamente a la solicitud de registro en abril de 2015, la actora había requerido en marzo de ese año a la demandada para que '...retirara del mercado los productos con la denominación ALG SISTEMAS para su aplicación a la fabricación y comercialización de aparatos de iluminación o alumbrado'

iv) la demandada LIDON GARCÍA, S.L. (antes denominada ANLIGA DAGOMA, S.L) constituida en 2012 se dedica a la venta e instalación y mantenimiento de sistemas de aspiración centralizada, sistemas domóticos, material de climatización y material eléctrico en general, mediante una tienda física sita en Lorca y una tienda virtual bajo el dominio de internet www.al gsistemas.com (según la contestación). En la web se presenta como una empresa dedicada'a la venta de material eléctrico, iluminación led, aspiración centralizada, domótica, etc. Puede contactar con nosotros para solucionarle cualquier duda que le pueda surgir a la hora de instalar nuestros productos pues nuestro personal esta altamente cualificado'(sic)

Los productos que vende al consumidor final son productos de terceras marcas previamente adquiridos

Cuarto.-. El riesgo de confusión

1. La mercantil apelante invoca error en la valoración de la prueba e infracción del artículos 6 LM al apreciar la sentencia riesgo de confusión, en esencia, por no valorar que los productos amparados por las marcas de la actora son distintos a los servicios registrados por las marcas de la demandada y a la actividad que está desarrolla, lo cual supone desconocer el principio de especialidad que rigen derecho marcario. Falta de semejanza aplicativa que impide predicar el riesgo de confusión para el consumidor relevante, que en el caso que nos ocupa no es un consumidor ordinario sino uno mucho más profesional.

Aunque no se traslada al suplico, en el cuerpo del escrito indica que, de forma subsidiaria, de estimarse la nulidad debe ser parcial y solo para la venta de productos eléctricos de iluminación, que es la actividad y ámbito aplicativo de la marca de la actora

2. Sobre la relevancia y parámetros del riesgo de confusión, baste con reproducir lo dicho en nuestra sentencia de 14 de noviembre 2019

«El riesgo de confusión se trata de un concepto de derecho de la Unión Europea, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del TJUE, que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG.) y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)»

Rigen para su determinación los principios de apreciación global y de interdependencia

«Para su determinación procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.)»

Y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate

« que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer)»

3. A la vista de estas consideraciones, adelantamos ya que el enfoque de la sentencia es deficitario, vicario de un incorrecto planteamiento de las partes, que tampoco consiguen encauzar debidamente en la segunda instancia, al no discriminar el plano marcario con el concurrencial, y dentro del primero, el registral y la tutela del derecho de exclusiva que otorgan las marcas

El ámbito de aplicación de las marcas de la actora, que delimita la extensión del ius prohibendi consagrado en el art 34 LM, viene fijado por el registro, no por las actividades que efectivamente desarrolle el titular marcario. Es su descripción registral la que determina su ámbito de protección (STGUE 15 de marzo de 2006, Eurodrive Services and Distribution NV/OAMI- Gómez Frías (euroMaster). Así lo impone la naturaleza registral del derecho de exclusiva

Desde el punto de vista marcario - a lo que se limita el objeto de esta alzada - lo relevante no es la actividad que desarrolla la actora en el mercado, sino los productos/servicios amparados por sus marcas y cotejarlos (a) con los productos/servicios de las marcas posteriores de la demandada ( en cuanto a la acción de nulidad, art 52.1 en relación con art 6.1.b) ) y (b) con la actividad desarrollada por el demandado en el tráfico económico (en cuanto a la acción por violación o infracción, art 41 en relación con art 34.2 .b).

4. La primera consecuencia de lo anterior es que las consideraciones de la parte actora - y ahora apelada - sobre la prestación de servicios que no se encuadran en las clases para las que tiene registradas sus marcas resultan superfluas.

El que la actora, además de los productos para los que tiene registradas sus marcas objeto de esta litis, lleve a cabo servicios de asesoramiento y proyectos para desarrollar instalaciones para la iluminación no puede justificar las acciones marcarias. Podría tener trascendencia en la esfera de las acciones de competencia desleal, que atienden a la situación concurrencial, pero aquí han quedado excluidas por consentir su desestimación.

5. La segunda consecuencia es que no se comparte la identificación del consumidor medio que propone la apelada.

El que la actora se dedique a la venta al por mayor no es lo trascendental. Si vemos los productos para los que están registrados las marcas ( aparatos de iluminación o alumbrado accesorios y componentes para aparatos de iluminación o alumbrado; cristal para lámparas y material eléctrico incluido en la clase 9, reguladores de luz, transformadores electrónicos) debemos tomar en consideración el consumidor medio de dichos productos, que, al no acreditarse especiales circunstancias, no podemos afirmar que sea un consumidor especializado, sino que habrá que concluir que nos encontramos ante un consumidor normal o medio (en este sentido, la STGUE de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI-Educational Services (ELS) y STGUE de 6 octubre 2004 New Look/OHMI-Naulover), sin que se puede predicar que su grado de atención sea especialmente elevado. Si se mantiene lo contrario, habría que haberlo fundamentado con elementos de hecho o de prueba, y aquí no se aporta por la demandada, que toma en cuenta un dato (su venta al por mayor) que no es procedente

6. No le falta razón a la apelante al denunciar que la sentencia , al apreciar el riesgo de confusión , no se ajusta a las pautas jurisprudenciales que la misma previamente reproduce , al reducir su análisis a la similitud de los signos en colisión, pero sin entrar a verificar la semejanza o no aplicativa, pues lo único que se limita a decir es que «(l)a demandante afirma que la demandada, usando la marca ALG Sistemas, se dedica a la venta de material eléctrico e iluminación led, que es el mismo género de comercio del actor. Remitido requerimiento de marzo de 2015, la demandada procedió a inscribir la marca el 1 de abril.

Este dato no es controvertido por la demandada. En efecto se dedica a la venta de material eléctrico a través de su página web, pero de marcas distintas a ALG, tales como AKO, LUXRAM, ROINTE, NIESSEN.»

En ello centra su recurso la condenada, lo que supone aceptar la apreciación judicial de similitud entre los signos en conflicto. Dicho de otra manera, discrepa en la conclusión de confusión porque estima que no hay semejanza aplicativa, pero no cuestiona que los signos si presentan similitud al compartir como elemento destacado en ambos el elemento denominativo ALG

Lo anterior nos exime de confrontar los signos desde el punto de vista visual, fonético y conceptual. En todo caso, es evidente que al ser el elemento central de ambos las letras ALG , en ambos en mayúsculas, en el que se concentra la fuerza distintiva del signo (entre otras , STJUE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STGUE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), el grado de similitud es importante , ya que el añadido SISTEMAS muy poco aporta -dado su carácter descriptico (STGUE de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI - Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), - y de igual modo las figuras gráficas consistente en tres rombos, en cuyo interior figuran las letras en la marca de la actora .En este sentido STS 282/2016, de 29 de abril

7.Delimitado el núcleo de la controversia, la actora no es especialmente concluyente al indicar las razones para predicar semejanza aplicativa; defecto que contagia a la sentencia

Ello es así porque propiamente no coteja el ámbito aplicativo de las marcas, según figura en el registro, sino que en la demanda lo que se dice es que la demandada dedica 'la marca a la venta de material eléctrico, iluminación led, .... Idéntico género de comercio que mis representados con su mismo nombre y desde el dominio www.al gsistemas.com ',es decir, indica cuál es su actuación en el tráfico económico ( que es lo relevante desde la perspectiva de la infracción o violación del ius prohibendi, art 34 LM) , que es plano diverso al de la nulidad del registro marcario ( art 6 ), sin que por baste con decir que 'el sector del mercado al que se dirigen los productos es el mismo y los productos y servicios amparados bajo las marcas idénticos', por su carácter vago y excesivamente laxo, contrario al principio de especialidad , que es nuclear en el sistema marcario

En su oposición a la apelación se viene a reiterar, al incidir en el uso por la demandada de la marca ALG Sistemas en la venta física y on line de material eléctrico, que identifica como actividad principal de la demandada. Solo se añade que hay similitud entre los productos de material eléctrico y de iluminación y los servicios de venta de material eléctrico o su instalación

8. Para dar respuesta si existe o no semejanza aplicativa, que debe ponderarse para apreciar el riesgo de confusión, traemos a colación las siguientes consideraciones expuestas en nuestra sentencia de 13 de octubre de 2017, en la que nos hacíamos eco de nuestras previas sentencias de 26 de noviembre de 2015 y 2 de marzo de 2017

'La STJCE de 29 de septiembre de 1998 Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc. en su considerando 23 enseña que 'Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados ... procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario', que constituye doctrina pacífica seguida después, entre otras, en la STJUE de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, o en las STGUE de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks y de 15 de marzo de 2006, Eurodrive Services and Distribution), después completada con la doctrina según la cual también entre estos factores a considerar están los canales de distribución de los productos de que se trate (STGUE de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés, y de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi, confirmada por el Tribunal de Justicia en sentencia de 18 de julio de 2006 )

Los productos o los servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma. De ello se deduce que no puede existir un vínculo de complementariedad entre, por una parte, los productos o los servicios que son necesarios para el funcionamiento de una empresa mercantil y, por otra, los productos y los servicios que dicha empresa fabrica o suministra. Por lo tanto, servicios dirigidos a públicos diferentes no pueden tener carácter complementario (STGUE de 26 de Junio de 2014)'

[...] no hay que solo atender al criterio objetivo centrado en el encuadre de los servicios y productos en las clases del Nomenclator, que no es determinante per se de la similitud ni el mero hecho de que las listas de servicios no presenten el mismo tenor literal no basta para demostrar la inexistencia de identidad de los servicios, a menos que de ello se desprenda a primera vista y sin explicación adicional que no se trata de la misma actividad (STPICE de 25 de mayo de 2005, TeleTech Holdings, Inc./OAMI)'

Estos requisitos (identidad o similitud entre los signos e identidad o similitud aplicativa) tienen carácter acumulativo, según aclara la jurisprudencia europea, de la que es buen ejemplo la STJUE de 13 de septiembre de 2007 (asunto Il Ponte Finanziaria/OAMI, C234/06 P).

'Si bien es cierto que, en virtud del principio de interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o servicios designados, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C39/97 , Rec. p. I5507, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19, y T.I.M.E. ART/OAMI, antes citada, apartado 35), el Tribunal de Justicia ha declarado que, para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos (véase la sentencia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C106/03 P, Rec. p. I9573, apartado 51).'

Carácter acumulativo que de manera reiterada aparece en las resoluciones del TGUE, entre otras, la reciente sentencia de 18 de septiembre de 2017 (asunto ANA DE ALTUN y ANNA) o en la más antigua de 22 de enero de 2009 (asunto easyHotel)»

9. En el caso presente, desde el punto de vista de la acción de nulidad, tratándose el ámbito aplicativo en un caso de productos (las marcas de la actora) y en otro de servicios ( las marcas de la demanda) , desechada la identidad, la semejanza se puede predicar de aquellos servicios que resulten complementarios y vinculados a aquellos , atendida su naturaleza y destino, como pueden ser los de venta al por menor en comercio y venta a través de la redes mundiales de la información de aparatos de iluminación o alumbrado, sus accesorios y componentes, o material eléctrico respecto de la clase 35 y los servicios de instalación y montaje eléctrico, reparación y mantenimiento , instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos autómatas de la clase 37.

En cambio, no se aprecia semejanza con los restantes servicios de la clase 35 (publicidad, gestión de negocios, promociones de ventas para terceros, emisión de franquicias relativas a la ayuda comercial) y con los servicios de la clase nº 42 (servicios de investigación y diseño para elaboración de proyectos en los ámbitos de la edificación, urbanización , interiorismo, servicios de gestión de proyectos, servicios prestados por consultores y profesionales especializados en la seguridad , servicios de ingenieros) , al no aportarse razón que lo justifique por quien tiene la carga de la prueba de esa semejanza aplicativa, que es quien la invoca, o sea, la actora

10. Y desde el punto de vista de la infracción del ius prohibendi ( art 34 LM) sí lleva razón la apelada - y acierta la sentencia al seguirla - al predicar esa semejanza aplicativa, pues la demandada se dedica a la venta física y on line de material eléctrico, que es el tipo de producto protegido por las marcas prioritarias de la actora

11. Esclarecido lo anterior, procede completar el juicio de confundibilidad realizado en la sentencia de instancia, principiando por la acción de nulidad marcaria

El alto grado de similitud del signo, según lo antes dicho, compensa la menor semejanza aplicativa que se puede predicar de los servicios antes indicados, de modo que procede confirmar la apreciación del riesgo de confusión de la marca nacional nº 3555817, pero solo para parte de los servicios, en concreto para los servicios de la clase 35 consistentes en venta al por menor en comercio y venta a través de la red mundial de la información, y los de la clase 37. Ello porque un consumidor medio de los productos de la actora, del que no puede predicarse un especial nivel de atención, corre el riesgo de considerar que esos servicios de venta, instalación, montaje y mantenimiento de aparatos eléctricos tengan el mismo origen empresarial o que entre ambas empresas haya vinculación de tipo comercial, que es inexistente

En cambio, no procede apreciar ese riesgo respecto de la marca nº 3557445, registrada para los servicios de la clase nº 42, pues respecto de estos (servicios de investigación y diseño para elaboración de proyectos en los ámbitos de la edificación, urbanización, interiorismo, servicios de gestión de proyectos, servicios prestados por consultores y profesionales especializados en la seguridad, servicios de ingenieros) no se puede afirmar semejanza aplicativa. Aunque hay un elevado grado de proximidad entre los signos, no basta para apreciar confusión cuando la marca goza de una distintividad normal, de forma que no puede prescindir de la semejanza aplicativa, al haberse rechazado su notoriedad o renombre (en la terminología empleada en su día por la LM); única posibilidad de superar el principio de especialidad. Además, añadir como motivo de refuerzo que en estos servicios de la clase 42, el consumidor no es un consumidor ordinario, sino uno mucho más profesional, del que se presume más capacidad de conocimiento e información, y que actúa de manera más cuidadosa y reflexiva en la elección. No solo apercibirá en los signos algunas diferencias, sino que observará las esenciales divergencias aplicativas, que en cualquier caso compensarían, en vía de apreciar algún grado de semejanza (en vía de hipótesis) el alto grado de similitud entre los signos, por aplicación del principio de compensación de factores antes glosado

12. En cuanto al juicio de confundibilidad desde la óptica de la acción de infracción marcaria, debemos confirmar la apreciación de la instancia.

La venta física u on line por la demandada del mismo tipo de productos y material eléctrico y de iluminación que la actora, sirviéndose para ello de un signo sustancialmente similar al de las marcas de la actora, genera un riesgo de confusión al consumidor medio, en los términos antes definidos. El que los productos sean de otras marcas no justifica que esa venta se efectúe sirviéndose la apelada de un signo sustancialmente similar al de la actora, pues con ello lo que se genera para el consumidor es la impresión de que quien está efectuando la venta es la titular de las marcas prioritarias, o una empresa vinculada

13. En conclusión, procede estimar parcialmente la demanda en los términos antes dichos

Quinto. - Costas de la primera instancia

1.Se impugna la condena en costas por entender parcial la estimación de la demanda, ya que la parte actora ejercitó de forma acumulada acción de protección de la marca y acción de competencia desleal, y esta última fue desestimada

2.El motivo debe ser estimado. No tanto por lo invocado, pues lo que hay es una duplicidad de fundamentación jurídica (mal planteada) para unas mismas pretensiones, sino consecuencia de estimación parcial del recurso. La desestimación de la nulidad de una de las marcas de la demandada y la nulidad solo parcial de la otra, justifica la aplicación del artículo 394.2 de la LEC, que conlleva la no imposición de costas.

Sexto. - Costas de la segunda instancia

2. La estimación parcial del recurso conlleva la no imposición de costas de esta alzada al apelante ( art. 398 y 394 de la LEC)

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos estimar parcialmente el recurso de apelación formulado por LIDÓN GARCÍA S.L contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en fecha 26 de marzo de 2019 y debemos revocar parcialmente la misma en el sentido siguiente:

1º- Se deja sin efecto la declaración de nulidad de la marca M 3557445/3

2º.-Se limita la declaración de nulidad de la marca M3555817 a los servicios de la clase 35 consistentes en venta al por menor en comercio y venta a través de las redes mundiales de la información, y a los de la clase 37, manteniendo su validez para los restantes

3º) Se deja sin efecto la condena al pago de las costas

Se confirman los restantes pronunciamientos

No se efectúa imposición de las costas causadas en ambas instancias

Procédase a la devolución del depósito para recurrir al recurrente

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACION

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días desde que sea notificada, debiendo consignar la cantidad de 50 € (por cada recurso que se interponga) para su admisión conforme a lo establecido en la D. A. 15ª LOPJ y en su caso, la tasa prevista en la Ley 10/2012