Sentencia CIVIL Nº 781/2022, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 2090/2021 de 14 de Julio de 2022

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00781/2022

Modelo: N10250

SCOP CIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Teléfono:968 229119 Fax:968 229278

Correo electrónico:

Equipo/usuario: 002

N.I.G.30030 47 1 2016 0001255

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0002090 /2021

Juzgado de procedencia:JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de MURCIA

Procedimiento de origen:ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000549 /2016

Recurrente: PALC CHEMICAL ESPAÑOLA S.L.

Procurador: ANTONIO RENTERO JOVER

Abogado: ANNA FIGUEROLA MOURE

Recurrido: AROM SA

Procurador: JOSE AUGUSTO HERNANDEZ FOULQUIE

Abogado: ANTONIO JOSE VELA BALLESTEROS

SENTENCIA Nº 781

Ilmos. Sres.

Don Carlos Moreno Millán

Presidente

Don Juan Martínez Pérez

Don Rafael Fuentes Devesa

Magistrados

En la ciudad de Murcia, a catorce de julio de dos mil veintidós.

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento ordinario que con el número 549/2016 se han tramitado en el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia entre las partes, como demandante y ahora apelada AROM SA, representada por el/la procurador/a Sr/a Hernández Foulquie y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a Vela Ballesteros y de otra, como demandada y ahora apelante PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L., representado/a por el/la procurador/a Sr/a Rentero Jover y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a Figuerola . Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO- El Juzgado Mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 17 de junio de 2021 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal:

'Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por AROM SA, representada por el/la Procurador/a HERNANDEZ FOULQUIE y defendido/a por el/la Letrado/a VELA BALLESTEROS, contra PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L., representado/a por el/la Procurador/a RENTERO JOVER y defendido/a por el/la Letrado/a ANNA FIGUEROLA, procede efectuar los siguientes pronunciamientos;

a). - Debo acordar y acuerdo la nulidad de la marca española titularidad de PAL CHEMICAL ESPAÑOLA SL nº 3079405 LUBREX EL JABON DE LA ABUELA LIQUIDO.

b). - Debo declarar y declaro que la actora ostenta frente a la demandada un derecho exclusivo basado en sus marcas nº 2335470 ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA, nº 3107456 'JABON DE LA ABUELA' y nº 3093978 'LA ABUELA', sobre la utilización de los términos JABON DE LA ABUELA/ ABUELA para productos del de la clase 3 del nomenclátor internacional.

c). - Debo declarar y declaro que la adopción y uso por la demandada en sus productos de la clase 3 del nomenclátor internacional de cualquier indicación a JABON DE LA ABUELA / LA ABUELA es incompatible con los derechos marcarios de la actora.

d).- Debo condenar y condeno la demandada a cambiar el aspecto del diseño de los envases de los productos, en el plazo de tres meses desde la firmeza de la sentencia, eliminando los términos JABON DE LA ABUELA/ABUELA y abstenerse en el futuro de incluir los indicados términos en su productos de la clase 3 del nomenclátor internacional, así como, en su caso, a destruir a su sola costa y responsabilidad cuantos productos infractores y material publicitario (tal como placas, catálogos, sellos, tarjetas de visita, cartonajes, sobres, entre otros) que incorpore los signos LA ABUELA / JABON DE LA ABUELA sean de la propiedad u obren en su poder, teniendo intervención la parte actora que deberá ser preavisada con un mínimo de cinco días, y llevándose dicha destrucción con sujeción a las normas administrativas de eliminación de residuos, con constancia notarial .

e). - Debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la demandante la suma de 68.163,20 euros en concepto de daños y perjuicios por la infracción marcaria.

f). - Debo fijar y fijo una indemnización en la cuantía de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

g). - Debo absolver y absuelvo a la demandada del resto de peticiones efectuadas en la demanda que dio origen a las presentes actuaciones.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.'

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la demandada interesando su revocación. Se dio traslado a la otra parte, que formula oposición

TERCERO. -Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 2090/2021 y se señaló para votación y fallo el día 13 de julio de 2022

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero. Planteamiento

1.El presente litigio se inicia en 2016 a instancia de AROM SA con una demanda en la que se acumulan una pluralidad de acciones contra PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L y en la literalmente se pide que se declare

'a). - Que mis mandantes ostentan frente al demandado un derecho anterior exclusivo, basado en sus signos exclusivos, sobre el diseño y las demás señas de identidad de sus envases que se constituyen por el objeto de las marcas de su titularidad.

b). - Que la adopción y uso por el demandado de dichas señas de identidad en los envases de sus productos y las denominaciones JABON DE LA ABUELA / LA ABUELA es incompatible con los derechos marcarios de mi mandante y la solicitud como marca constituye una actuación de mala fe por vulneración de los derechos de las marcas de mi mandante, según el art. 40 de la Ley de Marcas .

c). -La nulidad de la marca 3079405 LUBREX EL JABON DE LA ABUELA LIQUIDO, para distinguir productos de la clase 03ª del Nomenclátor internacional, por cuanto infringe las marcas españolas de mi mandante no 2335470 ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA (Gráfica), no 3107456 'JABON DE LA ABUELA' y la no 3093978 'LA ABUELA'.

d). - Por tanto, al objeto de cumplir con la acción de cesación, la demandada deberá cambiar el aspecto del diseño de los envases de los productos, en un plazo que deberá ser fijado judicialmente en atención a las circunstancias del caso, eliminando cualquier parecido con los de mi representada con la orden de cesar y abstenerse en el futuro de hacer uso de dicho diseño de los envases en relación con los productos de la clase 31 a del nomenclátor internacional.

e). - Que, la utilización en los envases de los productos de la demandada de los elementos identificativos de las marcas de mi mandante, constituye un acto de competencia desleal, contrario a la buena fe por la conducta de la demandada consistente en la aproximación a las señas de identidad de mi cliente en los elementos identificativos de sus envases de los productos ya señaladas en el relato fáctico de esta demanda.

f). - Que, dicho acto desleal constituye un acto de confusión e imitación y explotación de la reputación ajena según los arts. 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal

g).- Que en consecuencia la sociedad demandada, deberá cesar inmediatamente en la utilización de dicho diseño en los envases de los productos y la denominación JABON DE LA ABUELA / LA ABUELA, que se asemejan a los de mi representada, permitiéndosele exclusivamente un uso que no sea incompatible con los de mi mandante y destruir a su sola costa y responsabilidad cuantos productos infractores y material publicitario (tal como placas, catálogos, sellos, tarjetas de visita, cartonajes, sobres, entre otros) que ilegítimamente incorpore la Marca LA ABUELA / JABON DE LA ABUELA sean de la propiedad u obren en su poder, teniendo intervención esta parte que deberá ser preavisada con un mínimo de cinco días, y llevándose dicha destrucción con sujeción a las normas administrativas de eliminación de residuos, con constancia notarial .

h)Indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios económicos causados conforme a las bases que han quedado sentadas en el cuerpo de la presente demanda (regalía del 10% al 15% sobre la facturación de todos los productos marcados como 'LA ABUELA y JABON DE LA ABUELA' por la adversa por cuyas bases se han sido cuantificadas y, subsidiariamente a lo anterior, procederá a indemnizar a mi mandante, sin necesidad de prueba y como responsabilidad objetiva en el 1 % de la cifra de negocios realizada por las demandadas con los productos infractores, como permite el art. 43.5 de la LM .

i). - Satisfacer solidariamente las demandadas una multa coercitiva diaria de 2.000 euros mientras no se lleven a cabo en su integridad y de modo efectivo la totalidad de las condenas.

j). - A publicar íntegramente la sentencia en la página web de la demandada www.palc.es por el período de un año, de modo visible, su Fallo y en un periódico de ámbito nacional y/o en una publicación específica del sector de la distribución de productos de limpieza, a elección de la actora y a costa de la demandada.

Y asimismo en ambos casos condene a la demandada:

a). - A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b). - Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada.'

2. La sentencia apelada estima parcialmente la demanda planteada.

En primer lugar, descarta la tutela interesada al amparo de la normativa de competencia desleal, al considerar que no existen hechos adicionales de los que se desprenda que la actora pretende proteger el correcto funcionamiento del mercado más allá de la protección que pretende del derecho sobre su marca y de la notoriedad de los signos de la actora

En segundo lugar, en cuanto a la nulidad de la marca de la demandada nº 3079405, estima que son dos las causas invocadas: a) su nulidad absoluta por registro de mala fe y b) su nulidad relativa, por riesgo de confusión, con rechazo de la primera y estimación de la segunda

En tercer lugar, respecto de la infracción de las marcas de la actora, declara que la actora ostenta un derecho exclusivo basado en sus marcas nº 2335470, nº 3107456 y nº 3093978 sobre la utilización de los términos JABÓN DE LA ABUELA/ ABUELA para productos de la clase 3 del nomenclátor internacional y que la adopción y uso por la demandada en sus productos de igual clase de cualquier indicación a JABON DE LA ABUELA/LA ABUELA es incompatible con los derechos marcarios de la actora, con condena a la demandada a cambiar el aspecto del diseño de los envases de los productos, en el plazo de tres meses desde la firmeza de la sentencia, con eliminación de los términos JABÓN DE LA ABUELA/ABUELA y abstenerse en el futuro de incluir los indicados términos en su productos de la clase 3, así como, en su caso, a destruir los productos infractores y material publicitario que incorpore los signos LA ABUELA / JABON DE LA ABUELA y a abonar la suma de 68.163,20 euros en concepto de daños y perjuicios por la infracción marcaria, con una indemnización coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, cuya importe y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Finalmente absuelve a la demandada del resto de peticiones efectuadas en la demanda y no efectúa imposición de las costas

3. La mercantil demandada, disconforme con ello, apela y solicita su revocación, por los siguientes extractados motivos: 1º) aplicación errónea del artículo 52.1 de la Ley de Marcas (LM) en relación con el 6.1. b) LM en cuanto a la nulidad declarada; 2º) aplicación errónea del artículo 34.2 b) LM en relación con la infracción marcaria y 3º) aplicación errónea del artículo 43 LM, respecto de la indemnización fijada

4. La demandante solicita la confirmación de la sentencia, al estimar acertada la valoración fáctica y aplicación de las normas jurídicas realizada en la sentencia

Segundo-Delimitación de la apelación. Marco fáctico relevante

1. A la vista de la delimitación efectuada en la instancia y la ausencia de impugnación por la actora, queda excluido del debate en esta alzada, de una parte, la infracción de la normativa concurrencial, al devenir firme la desestimación de la acción basada en la LCD, y de otra, la nulidad de la marca por mala fe, que nos libera de verificar si tenía cobertura en la demanda , por lo que queda reducido el debate de la apelación a un litigio estrictamente marcario , a resolver conforme a la LM en su redacción aplicable al momento de los hechos, anterior pues a la reforma efectuada por Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Litigio centrado en la apreciación de riesgo de confusión entre el signo prioritario de la actora y el signo registrado por la demandada ( en lo tocante a la acción de nulidad de marca de la demandada, art 52 y 6 LM ) y entre el signo prioritario de la actora y los signos usados en el tráfico mercantil por la demandada (en lo relativo a la acción de infracción de la marca de la actora, art 34.1 b LM ) .Y en caso de confirmarse la infracción, la procedencia de la indemnización fijada ex art 43LM

2. Esta dualidad de planos (el registral y el de infracción) ciertamente no se discriminan con la suficiente claridad por las partes y por contagio, en la sentencia.

La legislación marcaria otorga al titular de una marca prioritaria dos clases de acciones: la declarativa de nulidad de las marcas registradas por un tercero que incurran en una prohibición de registro, que se eleva después a causa de nulidad ( art 59 en relación con art 51, 52, 5 y 6 LM) y las acciones por el uso por terceros de signos en el tráfico económico que suponga infracción de su derecho de exclusiva ( art 34 en relación con los arts. 40 y 41 de LM). Aunque en ambas el riesgo de confusión juega un papel nuclear, debemos distinguirlas cuando los signos que usa el demandado en el tráfico económico no coinciden con la marca posterior registrada, pues si en la acción declarativa de nulidad se cotejan las marcas de actor y demandado, tal y como están registradas, en la acción de infracción, los parámetros del juicio de confundibilidad son la marca registrada del actor y los signos usados en el tráfico económico por el demandado. Discriminación de planos que aquí es relevante, ya que la demandada- y ahora apelante- usa en el tráfico económico signos que no son coincidentes con su marca, tal y como la tiene registrada

3. A las dificultades que ello supone, debemos añadir que nuestra respuesta está limitada en esta alzada por los términos del recurso, pues además del límite derivado del principio 'lite pendente nihil innovetur' (que impide ampliar los términos en los que el debate fue planteado en la primera instancia, de conformidad con el artículo 456.1 LEC), la cognición del tribunal queda ceñida a las cuestiones que se plantean en el recurso de acuerdo con la regla ' tantum devolutum, quantum apellatum', pues así lo dispone el artículo 465.5 LEC. En este sentido, entre otras, STS de 28 de septiembre de 2018.

4. En otro orden de cosas, de la actividad probatoria y alegaciones conformes de las partes y de los hechos fijados en sentencia no impugnados, en uso de las funciones que el art 456 LEC atribuye a este Tribunal, dejamos constancia que el marco fáctico relevante para la comprensión del litigio en esta alzada es el que sigue:

i) La parte actora es titular de las siguientes marcas

a) Marca española nº 2.335.470'ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA', denominativa, solicitada el 26 de julio de 2000 y registrada desde el 14 de mayo de 2002 para los siguientes productos de la clase 3; productos de limpieza, sustancias para la colada (jabones)

b) Marca española nº 3.093.978, mixta, solicitada el 14 de octubre de 2013 y registrada desde el 6 de febrero de 2014 para los siguientes productos de la clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos

c) Marca española nº 3.107.456mixta, solicitada el 23 de enero de 2014 y registrada desde el 1 de julio de 2014 para los siguientes productos de la clase 3: jabones y detergentes

Además, la actora es titular de otras marcas entre ellas, la marca española ARRIXACA para productos de la clase 3

No conste la notoriedad (ahora renombre) de los signos de la actora (hecho fijado en instancia y no contradicho)

ii)La parte demandadaes titular de la marca española n o 3.079.405mixta solicitada el 12 de junio de 2013 y concedida el 3 de octubre de 2013 para los siguientes productos de la clase 3: preparaciones para blanquear, y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones

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Además, es titular de otras marcas, entre ellas, la marca española LUBREX para productos de la clase 3

iii) la demandada ha comercializado detergentes, friegasuelos y otros productos de limpieza con las siguientes presentaciones (informe pericial y doc. nº 18 -24 de la demanda)

5. Sobre la prueba conviene recordar que no son admisibles en nuestra LEC las periciales jurídicas , por lo que tanto el informe pericial aportado por la actora como el elaborado por la perito designada judicialmente comparten un defecto común , y es que contienen aseveraciones de orden jurídico que les aproximan en parte a dictámenes jurídicos, y por ello , en todo lo referente al juicio de confundibilidad sus consideraciones , al ser de orden jurídico y no estar ante conocimientos a los que se refiere el art 335LEC, no pueden ser tenidas en cuenta. Ello no impide que se valore el resto de contenido, o en su caso, el material fotográfico que incluyen. Por todas la STS 769/2014, de 12 de enero, de Pleno señala

«el informe pericial aportado [...] carece de eficacia alguna puesto que no es posible la práctica de pruebas periciales sobre las cuestiones jurídicas, como es el caso de la adecuación de la información facilitada a las exigencias de la normativa aplicable, sobre las que no cabe otro juicio técnico que el emitido por los abogados por las partes en defensa de sus clientes, y por el propio tribunal al dictar la sentencia. No es procedente la emisión en el proceso de este tipo de dictámenes periciales jurídicos, incluso aunque se presenten bajo la cobertura de una pericia económica o como un simple documento 'técnico»

Acierta por ello la sentencia cuando prescinde del informe pericial económico en todo lo relativo a la cuestión marcaria, pues no solo resulta ser un exceso, pues la perito no fue nombrada con esa finalidad, sino además resultar injustificado, por tratarse de una controversia jurídica respecto de la que carece de cualificación.

Tercero. La nulidad relativa de la marca de la demanda. El riesgo de confusión marcario

1. La sentencia con acierto centra el juicio comparativo al rechazar el planteamiento de la actora que compara las tres marcas de su titularidad con la marca mixta de la demandada, que resulta inasumible cuando las marcas mixtas de la actora son posteriores a la de la demandada. En consecuencia, las marcas a comparar son la denominativa de la actora 'ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA' y la mixta de la demandada

Tras exponer el marco legal y jurisprudencial y las posturas de las partes, en primer lugar, niega que la expresión 'jabón de la abuela' tenga carácter descriptivo cuando (i) no consta cuestionada la validez de la marca ( con cita de la STS 282/2016, de 29 de abril y STS 101/2016, de 25 de febrero) ni (ii) puede ser tenida como un tipo de detergente o friegasuelos, cuando esa expresión no consta su uso para detergentes o friegasuelos y se refiere normalmente a un jabón sólido cortado en bloques y fabricado con grasa y sosa cáustica y (iii) los requerimientos de la actora a algunas empresas que utilizaban la expresión 'jabón de la abuela' para detergentes y productos de limpieza fueron atendidos y cesaron en su utilización. También niega que nos encontremos ante un término de escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca, pues 'jabón de la abuela' no se usa habitualmente para distinguir productos de limpieza o friegasuelos. En segundo lugar, pone de manifiesto la identidad aplicativa (los productos identificados por ambas marcas son productos de limpieza como detergentes o friegasuelos). En tercer lugar, que estamos ante un consumidor medio y, en cuarto lugar, en la comparación de signos indica 'Que, sin desconocer la visión en conjunto que es fundamental, procede empezar diciendo que el término DETERGENTE empleado por la actora carece de capacidad distintiva.

-Que el término dominante y distintivo de la marca 'ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA' no es necesariamente el término 'ARRIXACA' como pretende la parte demandada por su mera inclusión en primer lugar del conjunto conforme a cierta doctrina judicial sobre la materia.

La indicada marca no consta que sea especialmente conocida por el consumidor medio, lo que, sin olvidar la necesaria visión conjunta, desplaza la impresión del mismo a un término con originalidad y fuerza comercial como es la expresión JABON DE LA ABUELA, que es evidente que se repite en ambas marcas en términos exactos y, por tanto, con total identidad fonética, con lo que signos se hacen especialmente similares visualmente

Ello no quiere decir que pierdan total fuerza distintiva los signos empleados por ambas partes, ARRIXACA y LUBREX, pero lo cierto es que en la visión de conjunto prevalecerá para el consumidor medio, no experto en marcas de limpieza que no sean especialmente conocidas, la expresión JABON DE LA ABUELA que se repite en ambas marcas.

- Que el elemento gráfico que aparece en la marca de la demandada no es especialmente distintivo, siendo que la expresión JABON DE LA ABUELA figura de manera destacada, apareciendo igualmente un dibujo de aspecto antiguo, en el que aparece una señora lavando ropa, lo que precisamente evoca a que esa señora sea la abuela que utilizaba aquel antiguo jabón.

Finalmente, la expresión LIQUIDO, que es meramente descriptiva del producto que se comercializa, nada añade a efectos distintivos.

Todo ello teniendo, además, en cuenta que como regla general, que no absoluta, se entiende que en este tipo de marcas se suele predicar el predominio del elemento denominativo, dado que el consumidor medio suele conservar en la memoria con mayor exactitud dicho elemento, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado.'.De todo lo anterior llega la conclusión de que existe un evidente riesgo de confusión de manera que el público puede creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, por lo que aprecia la nulidad de la marca de la demandada

2.En el recurso, al margen de consideraciones legales y jurisprudenciales , niega el riesgo de confusión , pues siendo hecho no controvertido que las marcas enfrentadas designan los mismos productos, discrepa en el análisis comparativo entre los signos registrados, con énfasis en (a) la descriptividad de la expresión 'jabón de la abuela' dentro de la composición de la marca para referirse a unas características (tradicional, auténtico y natural) y (b) el carácter dominante de 'ARRIXACA' en la marca de la actora , por su ubicación y ser el resto del signo una leyenda secundaria, de igual modo que en la marca de la demandada el elemento dominante es LUBREX, por lo que en una visión de conjunto de los signos se debe descartar la semejanza

Valoración del Tribunal

3.Sobre el riesgo de confusión nos hemos pronunciado en precedentes ocasiones. En nuestras sentencias de 14 de noviembre 2019, y 16 de enero de 2020 dijimos

«El riesgo de confusión se trata de un concepto de derecho de la Unión Europea, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del TJUE, que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (TJCE en sentencia de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG.) y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

Para su determinación procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer)».

En la misma sentencia decíamos respecto del consumidora tener en consideración, que, si no se acreditaban especiales circunstancias, y los productos/ servicios se entienden de consumo habitual o corriente, será

«... un consumidor normal o medio (en este sentido, la STGUE de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI-Educational Services (ELS) y STGUE de 6 octubre 2004 New Look/OHMI-Naulover), sin que por la categoría de los mismos se puede predicar que su grado de atención sea especialmente elevado. Si se mantiene lo contrario, habría que haberlo fundamentado con elementos de hecho o de prueba, y aquí no se aporta»

Respecto de los productos/serviciosidentificados con los signos en litigio, se acepta como incontrovertido la identidad aplicativa

Es cuanto a la comparativa de signos,en nuestra sentencia de 26 de noviembre de 2015 ya apuntamos que

«es constante la jurisprudencia que indica que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STPICE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)]»

Después añadíamos que en el caso de marcas compuestas

«sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [ sentencias del Tribunal de Primera Instancia, ahora Tribunal General, de 23 de octubre de 2002, Matratzen Corcord GMBH / OAMI y de 4 de mayo de 2005 , Chum/OAMI - Star TV (STAR TV)]. Este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencia Matratzen). No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes [ sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 2005 , Grupo Sada/OAMI - Sadia (GRUPO SADA)].

A la hora de apreciar cual es el elemento relevante o dominante, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al efectuar esta apreciación, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, incluido el hecho de que éste carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada la marca. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (sentencia Matratzen, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, citadas por la STPICE de 11 de mayo de 2005, Grupo SADA /AOMI (Sadia)»

Por ello, en nuestra sentencia de 14 de noviembre 2019 concluimos que

« por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [STGUE de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI - Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection], pero ese débil carácter distintivo de un elemento de una marca compuesta no implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento dominante en la medida en que, debido en particular a su posición en el signo o a su dimensión, pueda imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste [en este sentido, STGUE de 13 de julio de 2004, AVEX/OAMI - Ahlers (a)]. De igual modo STS 282/2016, de 29 de abril »

En la precedente sentencia de 2 de marzo de 2017, al enfrentarnos ante el uso por el demandado de signos que comprenden como parte del mismo la marca de la actora, ya reproducida de forma idéntica ya de forma sustancial, se recordaba que

'En la STJCE de 6 de octubre de 2005 (Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, con motivo de una cuestión prejudicial suscitada en un conflicto entre la marca prioritaria Life y la posterior marca compuesta Thomson Life) se concluye que ' puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma', tras indicar previamente que 'a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto', aunque no constituya su elemento dominante, pues se añadía que supeditar la determinación de un riesgo de confusión al requisito de que, en la impresión de conjunto generada por el signo compuesto, resulte dominante el elemento constituido por la marca anterior, privaría al titular de ésta del derecho exclusivo que confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva cada vez que un tercero utilice un signo compuesto por dicha marca y por la empresa o por una marca del tercero que gozan de renombre, dado que dichos elementos, en la mayor parte de los casos, dominan la impresión de conjunto producida por el signo

A partir de entonces, el Tribunal General en varias sentencias se hace eco de la misma, en el sentido de deducir una especie de regla aplicable en todos los supuestos en los que una marca anterior figura como elemento de un signo compuesto posterior, y ello aunque no se reproduzca idénticamente (STGUE de 25 de marzo de 2010, Nestlé/OAMI - Master Beverage Industries (Golden Eagle y Golden Eagle Deluxe), de 18 de mayo de 2011, Glenton España/OAMI - Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), de 24 de mayo de 2012, Grupo Osborne/OAMI - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), entre otras) e interpretando el concepto de «posición distintiva y autónoma» de modo extenso para el caso de una marca anterior figurativa (sentencia del Tribunal General Glenton España/OAMI - Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA antes citada).Regla especial dirigida a tutelar la marca anterior frente a eventuales usurpaciones por parte de terceros e impedir que una marca potente y con fuerza distintiva elevada pueda menoscabar la fuerza distintiva de otra mediante su yuxtaposición de un término idéntico o quasidéntico'

No obstante, ya dejamos constancia que el TJUE en su sentencia de 8 de mayo de 2014 ha aclarado que

'Como señaló el Abogado General en el punto 24 de sus conclusiones, de la jurisprudencia posterior a la sentencia Medion (EU:C:2005:594 ) se desprende en particular que el Tribunal de Justicia no introdujo, en dicha sentencia, una excepción a los principios que regulan la apreciación del riesgo de confusión'

Por ello reitera las clásicas pautas a seguir: en primer lugar, 'procede determinar en cada caso individual mediante un análisis de los componentes de un signo y de su peso relativo en la percepción del público de que se trata, la impresión de conjunto producida por el signo cuyo registro se solicita en la memoria del citado público' yen segundo lugar 'apreciar a continuación el riesgo de confusión, a la luz de dicha impresión y de todos los factores pertinentes en el asunto concreto '

Por último, y tratándose de una marca mixta, y sobre el distinto peso distintivo de los elementos que la componen, en la ya citada sentencia de 14 de noviembre 2019 de este Tribunal se indica

«su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos ( STS 98/2016, de 19 de febrero ), que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana), pues la pauta general es que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ( STS 382/2016, de 19 de mayo ).

Es verdad ... que en este tipo de marca se suele predicar el predominio del elemento denominativo, dado que el consumidor medio suele conservar en la memoria con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado. No obstante, no estamos ante una regla absoluta, ya que pueden concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de las marcas mixtas (entre otras, STS 27/2013, de 4 de febrero ), siendo relevante a tal efecto la naturaleza del producto o servicio o la forma de comercialización. Como apunta el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de septiembre de 2009 (asunto C-498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación, S.L) y así lo ha hecho también el TS en sentencias como las 100/2016 y 101/2016, ambas de 25 de febrero »

4. Antes de su aplicación al caso concreto, una aclaración previa resulta conveniente hacer, y es que, al no estar cuestionada la falta de validez del signo marcario de la actora, es evidente que despliega sus efectos. Pero ello no significa que no deje de ser relevante el carácter más o menos descriptivo o sugestivo del mismo tanto para calibrar el peso de los distintos componentes en las marcas compuestas como para determinar su potencia en sí, pues es pauta doctrinal y judicial aceptada la de que el consumidor puede consentir signos más próximos en casos de marcas débiles por su contenido descriptivo, sin que ello implique confusión. Como apunta la SAP de Madrid, Sección 28ª, de 19 de noviembre de 2021

«Para vadear la prohibición absoluta del art 5 LM relativa a las marcas descriptivas, la práctica registral nos revela que se adicionan al elemento descriptivo otros adicionales, que si aportan al signo suficiente fuerza caracterizadora, permiten excluir la operatividad de la prohibición. Y la realidad demuestra que después lo que se pretende es potenciar el aspecto descriptivo del signo para de esta manera pretender monopolizarlo, deprendiéndose, una vez registrado, de los demás elementos que conforman el signo registrado y que en su día habilitaron el acceso al registro impidiendo, en sede registral, la aplicación de la prohibición del art. 5. Lo que no es admisible es, tras conseguir su registro, desgajar el signo y centrarse en la parte del signo de carácter descriptivo. Lo impide la constante doctrina jurisprudencial según la cual el signo se aprecia en su conjunto, así como evitar el abuso de derecho y fraude de ley, con la pretensión de monopolizar signos descriptivos distintos a los registrados»

Compartimos la idea de que el que las marcas superen los requisitos de registrabilidad no significa que no deba ponderarse el carácter descriptivo de sus elementos a la hora de apreciar su fuerza distintiva en el conjunto del signo. Según razona la audiencia madrileña

«No estamos diciendo que las marcas invocadas sean nulas. Lo que sostenemos es no cabe acudir y centrar solo en el elemento descriptivo el juicio de semejanza»

Eso es lo que deducimos de las SSTS nº 282/2019, de 29 de abril (asunto francachela) y nº 503/2019, de 30 septiembre (asunto aromas) citadas en la sentencia de instancia. Mientras en la primera lo que se dice es que ' Desde el momento en que no se ha cuestionado la validez de la marca, pues no se ha pedido en reconvención su nulidad, el tribunal de apelación hizo bien en partir de su validez, sin perjuicio de tener en cuenta la incidencia que la significación del término Francachela (reunión de varias personas para comer, beber y divertirse descomedidamente), pueda tener en el juicio de infracción por riesgo de confusión' ,la segunda recuerda que ' La Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca. Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanta menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión. Así lo hemos declarado, por ejemplo, en las sentencias 240/2017, de 17 de abril , y 504/2017, de 15 de septiembre , por citar algunas de las más recientes.'

5. Atendida estas consideraciones , y centrados en la comparativa entre signos ( pues no es contradicho lo dicho en la sentencia sobre identidad aplicativa y consumidor medio), no compartimos el análisis de instancia, que centra buena parte de la confusión en la coincidencia en ambas marcas de la expresión 'jabón de la abuela' que viene a considerar como elemento principal de las marcas en colisión, lo cual entendemos que no se ajusta a las pautas jurisprudenciales antes anticipadas por las razones siguiente :

5.1 En primer lugar, el carácter descriptivo de la expresión 'jabón de la abuela ', que se utiliza habitualmente para referirse a un jabón tradicional y casero, elaborado con aceite reciclado y sosa, según consta en la documentación aportada en la contestación (impresiones de tutoriales y blogs en internet para su elaboración). Ello provoca que resulte poco adecuada para concentrar en ella la fuerza distintiva del signo en su conjunto.

No obsta a ello el que se diga en la sentencia que no consta que sea habitual la utilización de dicha expresión para detergentes o friegasuelos, ya que (i) no solo desconoce que lo protegido registralmente son productos de limpieza y jabones, sino que (ii) lo relevante no es que normalmente se presente en bloques sólidos, sino que describe directamente una determinada clase o tipo de jabón. Por otra parte, ese carácter no desaparece porque terceros (por las razones que sean) hayan atendidos los requerimientos de cese de uso de la expresión 'jabón de la abuela' para detergentes y productos de limpieza dirigidas por la actora

5.2 En segundo lugar, la propia composición del signo de la actora apunta a que se está ante esa clase de jabón tradicional o casero, como enfatiza el uso de la expresión' DETERGENTE CON JABÓN DE LA ABUELA'; esto es, lo que describe o cuanto menos evoca o sugiere la marca, apreciada en su totalidad y en conjunto, es que el producto de la actora es detergente (término puramente descriptivo) hecho con ese jabón tradicional o casero

No olvidemos que una pauta esencial del análisis marcario es evitar su disgregación artificial, ya que el consumidor medio percibe las marcas como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles. El que se lleve a cabo un estudio de los elementos integrantes de los signos en orden a evaluar la distinta importancia, no habilita la desintegración artificial, sin que quepa 'descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales'( STS nº 777/2010, de 9 de diciembre)

5.3 En tercer lugar, no se puede despreciar la fuerza distintiva de ARRIXACA en el conjunto del signo de la demandante. No solo su ubicación al inicio del conjunto puramente denominativo que se lee de izquierda a derecha es relevante, pues será el primero al que el consumidor atenderá, sino que, por la estructura del signo antes reseñada, lo que transmite es que ARRIXACA es un detergente hecho o que cuenta con jabón tradicional o casero. A ello añadir que estamos ante una palabra que, aunque muy vinculada y conocida para los murcianos, es totalmente ajena a los productos signados, y, por ende, por novedosa, más propicia para recordar por el consumidor que otras que bien son descriptivas bien son cuanto menos sugestivas de cualidades o características del producto.

Frente al criterio sostenido en la sentencia, si del conjunto denominativo alguno está dotado de originalidad para esta clase de productos es precisamente este término ARRIXACA, y no la combinación 'JABON DE LA ABUELA', que es descriptivo de características del producto registrado, y, por ende, menos susceptible de concentrar la fuerza distintiva e impactar en la memoria del consumidor medio. El propio comportamiento de la actora así lo apunta cuando al identificar su producto en su catálogo (doc. n º 2 y 4 de la demanda) considera como marca ARRIXACA

5.4 En cuarto lugar, tampoco en la marca de la demandada puede centrarse el juicio comparativo en la expresión El jabón de la Abuela.Al margen de lo dicho sobre su carácter descriptivo - que minusvalora su potencia distintiva y capacidad de retencion - no podemos olvidar que estamos ante una marca mixta , sin que pueda ser obviado el otro componente del conjunto denominativo, esto es, LUBREX, que no pasa desapercibido cuando se realza con el uso en mayúsculas y letras de mayor tamaño, ubicado en su parte superior, ni tampoco se puede prescindir del elemento gráfico consistente en una mujer tendiendo ropa, que está ausente en la marca prioritaria, que es puramente denominativa

Aunque es cierto que en este tipo de marcas se suele predicar, por regla general, mayor trascendencia al elemento denominativo, aquí no es desdeñable el elemento gráfico , habida cuenta que por la forma de comercialización en lineales de supermercados , se trata de un elemento (el gráfico) también relevante en el proceso de toma de decisiones en el mercado , y por ende, que el consumidor medio también conservará en la memoria para facilitar su elección, atendido el sistema de comercialización

6. Al no asumir el punto de partida seguido en la sentencia, y aunque hay identidad aplicativa, ello no se ve acompañado con el grado de similitud suficiente entre la marca prioritaria y la marca impugnada para predicar riesgo de confusión.

Dicha similitud se reduce al elemento 'jabón de la abuela', pero ni la marca prioritaria de la actora otorga un derecho de exclusiva sobre dicha expresión , ni de dicho elemento podemos predicar que concentre la distintividad de las marcas en colisión ,sino que, al contrario, por su carácter descriptivo de características de los productos para los que se ha registrado la marca, su fuerza distintiva es especialmente débil, por lo que cobran mayor capacidad diferenciadora los demás elementos divergentes entre uno y otro signo, o sea , el término ARRIXACA de una parte y de otra LUBREX con el añadido del elemento gráfico. Por ello, apreciado en su conjunto, y sin disgregar elementos, las diferencias gráficas y sonoras se presentan relevantes, y compensa la identidad aplicativa, sin que permitan apreciar el riesgo de confusión invocado

7.Se estima el motivo de apelación y se deja sin efecto el pronunciamiento en el que se acuerda la nulidad de la marca registrada de la apelante

Cuarto. - La infracción marcaria

1. En la demanda se sostiene que hay infracción marcaria por el uso por la demandada de la denominación JABON DE LA ABUELA como una nueva línea de productos, claramente idéntica a la que es usada por la actora y posteriormente fue modificada a Más+ Jabón de la Abuela y finalmente LUBREX JABON DE LA ABUELA, procediendo después al registro de la marca.

2. La sentencia considera que los diferentes usos que la demandada ha realizado del término ABUELA/JABON DE LA ABUELA en la comercialización de sus productos de limpieza, que, en ocasiones, han sido diferentes a la marca mixta registrada por la demandada constituyen infracción de las tres marcas de la actora, al concurrir el mismo riesgo de confusión apreciado al declarar la nulidad, sin considerar necesaria argumentación adicional

3. En el recurso se aduce que la expresión 'jabón de la abuela' es descriptivo para designar detergentes y friegasuelos, por lo que el mero uso de dicha expresión no supone infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora, y que la comparativa de las marcas de AROM con su marca haya diferencias que las hacen claramente compatibles

Añade que el uso de la marca 'LUBREX EL JABON DE LA ABUELA', mixta, realizado por la demandada es conforme al art 39 LM, que admite expresamente la posibilidad de la utilización de la marca en forma diferente a la que consta en el registro, al conservar frente al público el carácter distintivo propio de la registrada, por mantener sus elementos diferenciadores esenciales, aunque se introduzcan en ellos variaciones no sustanciales o cambios en sus elementos accesorios, fruto de su modernización y adaptación al mercado (tamaño de las letras, disposición de los elementos de la etiqueta), por lo que concluye que ha operado amparado en sus derechos marcarios. Así, en relación a sus líneas de productos de las marcas 'LUBREX' y 'MÁS+', PALC CHEMICAL siempre ha hecho uso de su marca registrada manteniendo siempre los elementos esenciales de la misma, con algunas variaciones en elementos no esenciales del diseño (fruto de la propia modernización de la marca y de la necesidad de adaptarse a las exigencias del mercado.

4. Ya hemos anticipado que ni la sentencia ni las partes discriminan con la suficiente claridad el plano registral y el de infracción. No es asumible el planteamiento de la sentencia que reduce la comparativa a los signos registrados cuando los signos usados por el demandado en el tráfico económico no coinciden con la marca posterior registrada

5.Tampoco es admisible la tesis de la actora, que parece limitar la comparativa a la expresión 'jabón de la abuela ', cuando lo que tiene registrado son signos que no se reducen a esa expresión, que, por ende, no puede monopolizar para identificar jabones, detergentes o productos de limpieza.

6.Lo que procede es, pues, cotejar los tres signos marcario registrados por la actora, esto es, la marca denominativa 'ARRIXACA DETERGENTE CON JABON DE LA ABUELA', y las marcas mixtas y con las distintas presentaciones del producto llevadas a cabo por la demandada, recogidas en los catálogos, y reproducidas en el fundamento de derecho segundo

7.A partir de este planteamiento, y tomando en consideración las pautas ante expuestas sobre el riego de confusión, debemos descartar la infracción de la marca denominativa, pues como hemos venido diciendo, no cabe aislar del conjunto del signo JABON DE LA ABUELA y pretender centrar en él el juicio de confundibilidad, atendido el carácter descriptivo de esa expresión.

8.Parecidas consideraciones debemos hacer del signo mixto , sin que la admisión del registro , al no estar formado el signo exclusivamente por elemento descriptivo, habilite después su desmenbramiento y prescindir del gráfico para reducir el signo al aspecto denominativo , que reiteramos, se emplea en el lenguaje común como sinónimo del jabón tradicional o casero , elaborado con aceite reciclado y sosa

9. En cambio, la respuesta no es igual en el caso del signo mixto . Aunque la expresión 'La abuela 'pueda ser sugestiva o evocadora de lo tradicional no es descriptiva de los productos registrados, y si bien no estamos ante un signo denominativo, sino que lo protegido - y sobre lo que se tiene derecho de exclusiva- es sobre el conjunto compuesto por la palabra y el gráfico, lo cierto es que la imagen de una persona mayor lo que viene es a reforzar al denominativo ' La Abuela '

Si comparamos esta marca con las distintas presentaciones arriba recogida, podemos apreciar confusión con aquellas que centran la fuerza distintiva precisamente en esa expresión 'ABUELA '. En concreto, nos referimos a las siguientes

Aunque en el caso del friegasuelos resulta más evidente, también lo podemos predicar del detergente , pues la partícula 'de la' pasa mucho más desapercibida , por su minúsculo tamaño comparado con la expresión ABUELA , siendo los restantes ( friegasuelos -jabón- quitamanchas ) puramente descriptivos en productos de limpieza, sin que el elemento gráfico , que es distinto en el signo registrado por la actora y el empleado por la demandada, permita disipar totalmente el riesgo de confusión cuando vienen es a reforzar al denominativo, de forma más patente en la marca registrada de la actora y de manera más indirecta en la presentación de la demandada , dado que la imagen evoca a personas de tiempos pasados (por su vestimenta y actividad de colgar la ropa , en lugar de usar electrodomésticos actuales como la secadora)

10.En cambio, no podemos predicar dicha confusión de las restantes presentaciones en las que ya no se concentra la fuerza del signo en La Abuela. No solo debemos reiterar que la actora no dispone de un monopolio sobre la expresión descriptiva 'El jabón de la abuela 'para productos de limpieza de la clase 3, sino que en esas otras presentaciones, además del elemento gráfico, aparece un elemento denominativo ('mas +', en un caso y 'lubrex') que contribuye a disipar el riesgo de confusión, atendida la mínima fuerza distintiva que tiene el conjunto 'El jabón de la abuela 'en esta clase de productos

11. La conclusión anterior no se ve desdicha por los argumentos de descargo vertidos en el recurso. De una parte, 'la abuela' como hemos dicho no es descriptivo para designar detergentes y friegasuelos, sin que las diferencias gráficas - que las hay- sean bastantes para desechar el riesgo de confusión por lo antes dicho. De otra, porque no se trata de verificar si los signos empleados por la demandada son una actualización de la marca registrada por la demandada , y por ende cubiertas o amparadas por la misma cuando no consta que aquéllas sean una evolución de ésta cuando no es desvirtuado el dato fáctico afirmado en la sentencia de que al tiempo de la demanda estaban todas simultáneamente en el mercado, y más allá del gráfico de una mujer con vestimenta antigua colgando ropa , las diferencias son apreciables, pues no solo con la marca registrada incluye el término LUBREX, destacado y en mayúsculas, sino también varía la forma, ubicación, tamaño y tipográfica del elemento descriptivo 'El jabón de la abuela' , que no aparece en el friegasuelos , y se diluye en el detergente, al pasar mucho más desapercibida la partícula 'de la' , de modo que queda realzado el término 'ABUELA'

12.En definitiva, la infracción marcaria se reduce a la marca nacional mixta nº 3093978 y a las presentaciones de la demandada que centran su distintividad en el término ABUELA, de modo que se reducen a ellas las medidas acordadas, y que son las siguientes

Quinto - La indemnización

1.La sentencia estima parcialmente la indemnización de daños y perjuicios solicitada por la actora, que pedía la condena a la regalía hipotética del 10% al 15% sobre la facturación de todos los productos infractores y, subsidiariamente, el 1 % de la cifra de negocios realizada por las demandadas con los productos infractores

A partir de los datos que recoge el perito judicial (cuyo dictamen no es ciertamente paradigma de precisión) que fija para el periodo 2015 a 2019 una cifra de ventas de 1.363.264,12 euros con los productos infractores, fija la regalía hipotética en un 5%, ya que ni la actora ni la perito aportan prueba alguna de que sean otros porcentajes los habituales en el sector, sin que tampoco la parte demandada ofrezca cifra alternativa ni prueba alguna sobre el particular. En consecuencia, considera prudente y adecuado fijar la indemnización en el 5% de la cifra de ventas durante cinco años, lo que arroja la cifra de 68.163,20 euros

2.En el recurso se invoca la infracción del art 43LM .Se aduce que el juzgador no hizo valoración alguna acerca de los daños o perjuicios que la actuación de la demandada PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L. habría producido a la actora AROM, S.A., siendo este extremo preceptivo para conceder una indemnización mayor a la del 1% del artículo 43.5 LM o incluso, indemnización alguna .Sostiene que la jurisprudencia se ha pronunciado en numerosas ocasiones en el sentido de que no procede automáticamente la indemnización ni siquiera del 1% de la cifra de negocios si no se ha producido daño alguno al titular de la marca infringida, con trascripción de un fragmento de la STS 516/2019, de 3 de octubre y de varias sentencia de Audiencias Provinciales .

Niega que se haya producido daño a las marcas de la actora - que no gozan de notoriedad ni del prestigio alegado de adverso- ni que tengan unas ventas elevadas ni que gocen de una fuerte implantación en el mercado y concluye que en este caso no procedería de ningún modo la condena al pago de ninguna indemnización

Valoración del Tribunal

3. Mientras el artículo 42 LM establece los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, el art 43 su extensión y fórmula de cálculo.

Respecto de lo primero, el legislador considera que, si se llevan cabo determinadas actuaciones infractoras (actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados), el infractor está obligado a indemnizar los daños y perjuicios; concurrencia apreciada en la sentencia, además de la responsabilidad por advertencia, no controvertida en esta alzada.

En cuanto a lo segundo, el art 43 LM preceptúa que la indemnización comprenderá no solo de las pérdidas sufridas (daño emergente) sino también de las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante) por el titular del registro a causa de la violación de sus derechos, pero, como veremos, no responde solo a la filosofía y naturaleza de la acción indemnizatoria clásica del art 1.106CC.

4.El art 43.2 LM, antes de la reforma de 2018 aplicable ratione temporis, preceptúa que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación [ tras la reforma se contemplan 'alternativamente']

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho [tras la reforma se habla de 'Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda' esa suma]

Al margen de los gastos de investigación y el perjuicio al prestigio y el daño moral, que aquí no interesan al no ser reclamados, legalmente se viene a considerar como daños y perjuicios conceptos cuya naturaleza responde a expresiones de la prohibición del enriquecimiento indebido o injusto, pero que normativamente se consideran como tales daños y perjuicios. Ello es así porque el sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE, posteriormente transpuesto en nuestra legislación, está inspirado en el modelo alemán, primero jurisprudencial, y después positivizado, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Doctrina según la cual la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, (a) el daño emergente y el lucro cesante, (b) el valor de cesión del derecho en el mercado o (c) la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia. En estos dos últimos casos, se está ante una restitución propia de una condictio por intromisión y no una solución propiamente indemnizatoria, porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción. Así lo reconoce la STS de 30 de septiembre de 2019 (Caso Pasa palabra)

5. La consecuencia de ello es que en estos casos (beneficio obtenido por el infractor o regalía hipotética) no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho de exclusiva que el demandado ha infringido. Por ello razón, concluye la STS de 30 de septiembre de 2019, que en esos casos

«es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan»

En esa línea, y en el caso de la regalía hipotética, se pronuncia la STS de 9 de marzo de 2009 en la que se dice que se trata de

«una medida indemnizatoria inspirada en las conditiones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados»

6. Se reconoce que la claridad del planteamiento se oscurece con algunas consideraciones contenidas en la STS de 3 de octubre de 2019 (caso NUBA) invocada por la recurrente al interpretar el apartado 5 del art 43 LM según el cual

'El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con los dispuesto en los apartados anteriores'.

Según esta sentencia

«Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar 'perjuicio' alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del 'perjuicio', con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca»

Por ello estima que en un caso en el que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procedía aplicar la regla del apartado 5 del art. 43 LM.

7. No obstante lo dicho, no entendemos que esta sentencia 516/2019, de 3 de octubre implique una alteración de la línea expresada con anterioridad, entre ellas en la STS 504/2019, de 30 de septiembre, que al tratar de la restitución del beneficio obtenido por el infractor indica que

«paraque proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido»(remarcado añadido)

Ya la propia STS 516/2019, al comentar el art 43.2LM, dice que

«En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM , muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un 'perjuicio' para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción»

En definitiva, no hay contradicción alguna si vemos que la sentencia 516/2019 no emplea 'perjuicio'como quebranto patrimonial al modo del art 1106CC, sino de forma amplia para incluir el enriquecimiento injustificado del infractor; enriquecimiento que se produce cuando se deja de pagar aquello que debería haberse abonado para llevar a cabo la utilización de la marca ajena conforme a derecho. Así, la citada STS de 9 de marzo de 2009, al referirse a la regalía hipotética nos dice

«Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione -. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.009 '.

Ideas que reitera la STS de 19 de febrero de 2016 que añade que

«la ausencia de licencias de referencia no impide la aplicación del criterio de la letra b) del artículo 43.2 LM , cuando su finalidad reside, precisamente, en facilitar la prueba del perjuicio para paliar la ausencia de indemnización del lucro cesante. Es así que la opción indemnizatoria de la regalía hipotética acogida por la Audiencia Provincial no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la exacta entidad de los perjuicios, ante la evidencia del daño causado a consecuencia de una infracción marcaria mediante utilización de los signos de la actora que jurídicamente podrían ser objeto de licencia.»

8.En definitiva, es el legislador el que preceptúa en sede de propiedad industrial qué se entiende por daño y perjuicio y cómo se debe fijar. Es decir, si el art 43.2 LM establece la licencia hipotética como parámetro indemnizatorio es porque es en sí mismo considera su falta de pago como perjuicio, sin que se exija un plus probatorio adicional, pues no nos encontramos ante una simple reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual basada en el CC.

En este caso - inspirado en pautas próximas al enriquecimiento injusto- se considera que el titular del derecho de exclusiva tiene derecho a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento negativo por dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans), por lo que , en todo caso es más fácil, con carácter general, la apreciación de la doctrina ex re ipsa, ya que, de una parte, parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y, por otra parte, la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa. En este sentido la STS de 5 de febrero de 2008 indica que se construye legalmente la ficción ' con el fin de que dicho titular, en caso -por ejemplo- de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado', de manera que ejercitada esa opción en la demanda ' no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia ex re del lucrum cessans, resultante de una utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia '

9. Las consideraciones anteriores nos conducen a la desestimación del recurso, sin que en el mismo se haya cuestionado las bases de cálculo de la regalía hipotética en cuanto al periodo de fijación y porcentaje (5%) sobre el importe de ventas, que impide su revisión ( art 465.5ºLEC).

10.Ahora bien, al no confirmarse la infracción en su totalidad, y quedar reducida a los productos comercializados por la demandada en las presentaciones que centran su distintividad en el término ABUELA, en los términos dichos en el apartado 12 del fundamento anterior, la indemnización se determinará en ejecución de sentencia con arreglo a las bases siguientes: el 5% de la cifra de ventas de esos productos durante el periodo 2015-2019

11.El resto de medidas acordadas en sentencia no han sido objeto de apelación, de modo que devienen firmes, si bien reducido su ámbito al objeto de infracción en los términos antes dichos

Sexto. - Costas

1. La estimación parcial del recurso conlleva la no imposición de costas de esta alzada al apelante ( art. 398 LEC)

2. La estimación parcial de la demanda implica que no proceda la imposición de costas en la instancia, y que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art. 394 de la LEC)

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

1º.- Debemos estimar el recurso interpuesto por PALC CHEMICAL ESPAÑOLA, S.L. contra la sentencia de 17 de junio de 2021 dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, y, en consecuencia, debemos revocar parcialmente la misma, sin imposición de las costas causadas en esta alzada

2º.- Debemos estimar parcialmente la demanda interpuesta por AROM SA y debemos:

a) declarar que el uso por la demandada en sus productos de las presentaciones descritas en el apartado 12 del fundamento de derecho cuarto constituyen infracción de la marca nacional mixta nº 3093978

b) condenar a la demandada a no utilizar esa presentación de los envases y abstenerse en el futuro de usarlos para productos registrado por la actora

c) destruir a su costa cuantos productos infractores y material publicitario de su propiedad u obren en su poder que incorpore los signos infractores. Dicha destrucción se verificará con intervención de la parte actora, que deberá ser preavisada con un mínimo de cinco días, con sujeción a las normas administrativas de eliminación de residuos, con constancia notarial.

d) abonar a la demandante el 5% de la cifra de ventas de los productos infractores durante el periodo 2015-2019 en concepto de daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia

e) abonar una indemnización coercitiva en la cuantía de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

3º.- Debemos dejar sin efecto la nulidad de la marca española titularidad de PAL CHEMICAL ESPAÑOLA SL nº 3079405

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Procede la devolución del depósito para recurrir

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACION

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días desde que sea notificada, debiendo consignar la cantidad de 50 € (por cada recurso que se interponga) para su admisión conforme a lo establecido en la D. A. 15ª LOPJ y en su caso, la tasa prevista en la Ley 10/2012