Sentencia Civil Nº 8/2011, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 546/2010 de 12 de Enero de 2011

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA Nº 546-C20/10

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 73/09

JUZGADO MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-2

SENTENCIA NÚM. 8/11

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a doce de enero de dos mil once.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 73/09, sobre infracción de marca comunitaria, marca nacional y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud de sendos recursos entablados, de un lado, por la parte actora, GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. (en lo sucesivo, LECHE PASCUAL) y GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L. (en lo sucesivo, TEYPE), representada por el Procurador Don Daniel Janusz Dabrowski Pernas, con la dirección de la Letrada Doña María Carolina Pina Sánchez y; de otro lado, por la parte demandada, J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. (en lo sucesivo, GARCÍA CARRIÓN), representada por el Procurador Don José Antonio Saura Ruiz, con la dirección del Letrado Don José Manuel Otero Lastres.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 73/09 del juzgado de Marca Comunitaria , Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha ocho de junio de dos mil diez, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Daniel Dabrowski Pernas, procurador de los Tribunales y de las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. y Grupo Corporativo Teype S.L. contra la mercantil J. García Carrión , S.A. representada por el Procurador de los Tribunales don José Antonio Saura Ruiz, y, en consecuencia declaro que: - La mercantil García Carrión S.L. ha realizado actos de competencia desleal al comercializar productos con la denominación DON SIMON FUNCIONA y DON SIMON FUNCIONA MAX. - Que como consecuencia de los mismos , ha causado daños y perjuicios a las mercantiles Grupo Leche Pascual, S.A. Y Grupo Corporativo Teype S.L. . Y en consecuencia la condeno: - A estar y pasar por las anteriores declaraciones. - A cesar en la fabricación, ofrecimiento, publicidad y comercialización de sus productos DON SIMON FUNCIONA Y DON SIMON FUNCIONA MAX en su actual forma de presentación y en cualquier otra en la que se emplee la palabra "Funciona" y venga referida al producto conocido como leche más zumo o zumo más leche. - A retirar a su costa del tráfico económico y establecimientos de comercio las unidades de los productos DON SIMON FUNCIONA y DON SIMON FUNCIONA MAX, así como el material promocional y publicitario de dichos productos en su presentación actual. - A pagar a las actoras en concepto de resarcimiento daños y perjuicios la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (494.354'73 ?). - A publicar el fallo de la Sentencia a su costa en dos diarios de tirada nacional. Se desestiman las demás pretensiones contra ella ejercitadas. No se hace especial pronunciamiento en costas ." , rectificada mediante Auto de fecha nueve de junio de dos mil diez, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: " SE RECTIFICA la sentencia , de 8 de junio de 2010, en el sentido de que donde se dice "el principio iura novit curia nos permite acudir al artículo 5 de la citada ley ", debe decir "el principio iura novit curia nos permite acudir al artículo 4 de la citada ley ".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se prepararon sendos recursos de apelación por cada una de las partes y, tras tenerlos por preparados, presentaron el respectivo escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la parte adversa, la cual presentó el correlativo escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes , se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 546-C20/10, en el que se admitió parte de los documentos adjuntos al escrito de oposición presentado por GARCÍA CARRIÓN, dando traslado a las partes para que formularan alegaciones sobre los documentos admitidos con el resultado que consta en el Rollo. Se señaló para la deliberación , votación y fallo el día de la fecha, en el que ha tenido lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia , en el presente proceso , se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto:

1.-) acción de infracción de las marcas nacionales número 2.558.954 "PASCUAL FUNCIONA", mixta y, número 2.687.465 "PASCUAL FUNCIONA" , mixta y; de la marca comunitaria número 4.996.682 "PASCUAL FUNCIONA", mixta, cuya titularidad corresponde a TEYPE, fundada en los apartados b (riesgo de confusión) y c (marca notoria) del artículo 34-2 de la Ley de Marcas (LM ) y en los apartados b (riesgo de confusión) y c (marca notoria) del artículo 9-1 del reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en adelante, RMC), aplicable al presente caso ratione temporis .

2.-) acción de competencia desleal fundada en los ilícitos previstos en los artículos 5 (cláusula general) y 11 (actos de imitación) de la Ley de Competencia Desleal (LCD) en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, ejercitada por LECHE PASCUAL en cuanto comercializadora de bebidas compuestas de leche y zumo de frutas que se ofrecen en el mercado con un envase de unas características determinadas.

De estimarse las referidas acciones , interesan las actoras:

1.-) la declaración de la infracción marcaria y de la realización de actos de competencia desleal;

2.-) la condena a cesar en la fabricación, ofrecimiento, publicidad y comercialización de los productos de la demandada identificados con los signos DON SIMON FUNCIONA y DON SIMON FUNCIONA MAX con su actual forma de presentación y en cualquier otra con la que se empleen elementos idénticos o semejantes a las marcas de titularidad de TEYPE;

3.-) la condena a abstenerse de utilizar las marcas que consistan o contengan la palabra FUNCIONA;

4.-) la condena a retirar del tráfico económico y establecimientos de comercio las unidades de producto DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX, así como el material promocional y publicitario de dichos productos en su presentación actual;

5.-) la condena al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a TEYPE que se concretarán en el beneficio obtenido por la demandada como consecuencia de la infracción marcaria y los causados a LECHE PASCUAL atendiendo al beneficio dejado de obtener por ésta como consecuencia del acto de competencia desleal más 100.000.- ? por daño moral;

6.-) la condena a la publicación de la Sentencia en dos periódicos de tirada nacional a costa de la demandada.

SEGUNDO.- La Sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda con los siguientes pronunciamientos:

1.-) desestima la acción de infracción marcaria al rechazar la existencia de riesgo de confusión pero omite cualquier referencia sobre la infracción de marca notoria;

2.-) desestima la acción de competencia desleal fundada en el ilícito previsto en el artículo 11 LCD ;

3.-) estima la acción de competencia desleal fundada en el ilícito previsto en el artículo 5 LCD (actualmente, artículo 4.1.I ) y condena a la demandada a: a) el cese en la fabricación, ofrecimiento , publicidad y comercialización de sus productos DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX en su actual forma de presentación y en cualquier otra en la que se emplee la palabra FUNCIONA y venga referida al producto conocido como leche más zumo o zumo más leche; b) la retirada a su costa del tráfico económico y establecimientos de comercio de las unidades de los productos DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX, así como el material promocional y publicitario de dichos productos en su presentación actual; c) pagar a las actoras en concepto de resarcimiento daños y perjuicios la suma de 494.354,73.- ?; d) publicar el fallo de la Sentencia a su costa en dos diarios de tirada nacional.

Frente a la misma se han alzado ambas partes: de un lado, las actoras, quienes interesan la estimación de la acción de infracción de marcas nacionales y marca comunitaria tanto por riesgo de confusión como por marca notoria y la condena al pago de la indemnización por importe de 973.417.- ? o, subsidiariamente, la suma de 154.725.- ?, sin necesidad de acreditar el daño causado y; de otro lado, la demandada denuncia la indebida aplicación del actual artículo 4.1 LCD y , en todo caso, la reducción de la cuantía de la indemnización.

Abordamos , a continuación, las alegaciones esgrimidas por las partes en sus respectivos recursos.

TERCERO.- Recurso de apelación deducido por las actoras, TEYPE y LECHE PASCUAL.

Con carácter previo, conviene precisar que como en el recurso se interesa la estimación de la acción de infracción marcaria, la única de las actoras que resulta legitimada para recurrir es la titular de las marcas (artículo 40 LM y 14 RMC), esto es, TEYPE, pues es a la que se causa un gravamen (artículo 448.1 Ley de Enjuiciamiento Civil ). De otro lado , como el pronunciamiento desestimatorio del acto de competencia desleal tipificado en el artículo 11 LCD del que resultaba perjudicada LECHE PASCUAL, en cuanto mercantil comercializadora de los productos PASCUAL FUNCIONA, no es atacado en el recurso, carece aquella demandante de legitimación para intervenir en esta alzada porque se ha aquietado a ese pronunciamiento desestimatorio

Para una mejor ilustración de la alegación sobre la infracción marcaria identificaremos los títulos invocados por TEYPE:

1.-) marca nacional nº 2.558.954, PASCUAL FUNCIONA, mixta , solicitada el día 29 de septiembre de 2003 y registrada el día 16 de febrero de 2004, en las clases 29, 30 y 32 (documento número 9 de la demanda), con la siguiente representación gráfica

2.-) marca nacional nº 2.687.465, PASCUAL FUNCIONA, mixta , solicitada el día 29 de diciembre de 2005 y registrada el día 12 de febrero de 2007, en las clases 29 , 30 y 32 (documento número 10 de la demanda), con la siguiente representación gráfica

3.-) marca comunitaria nº 4.996.682 , PASCUAL FUNCIONA, mixta, solicitada el día 4 de abril de 2006 y registrada el día 18 de mayo de 2007 , en las clases 29, 30 y 32 (documento número 11 de la demanda), con la siguiente representación gráfica

Los actos de infracción imputados a GARCÍA CARRIÓN se concretan en la comercialización a partir de agosto de 2008 de una bebida compuesta por leche y zumo de frutas cuyo envase se distingue por la denominación DON SIMÓN FUNCIONA y, con posterioridad, por DON SIMÓN FUNCIONA MAX:

Se ha suscitado la cuestión de si era posible el ejercicio de la acción de infracción marcaria cuando la demandada estaba amparada en una marca nacional registrada denominativa, DON SIMON FUNCIONA MAX, número 2.843.150 , pues en virtud del derecho exclusivo a utilizarla reconocido en el artículo 34.1 LM, qui suo iure utitur neminem laedit, debió ejercitarse previamente la acción de nulidad de conformidad con la doctrina jurisprudencial consolidada de nuestro Tribunal Supremo (entre otras, Sentencia de 8 de febrero de 2007 ), de tal manera que la falta de ejercicio de la acción de nulidad impide el ejercicio de la acción de infracción contra una marca registrada, criterio seguido también en nuestra Sentencia número 33/09, de 23 de enero .

Se rechaza esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, en la demanda se alega que la infracción de las marcas de TEYPE se produce por la comercialización de un producto consistente en bebida compuesta de leche y zumo de fruta identificado con el signo denominativo DON SIMÓN FUNCIONA, el cual no está amparado en el registro de ninguna marca , no habiéndose determinado con exactitud por la demandada cuándo se cesa en la utilización de ese signo denominativo y pasa a utilizarse DON SIMÓN FUNCIONA MAX.

En segundo lugar, a la fecha de presentación de la demanda (27 de enero de 2009) no se había concedido aún el registro de la marca número 2.843.150, DON SIMÓN FUNCIONA MAX, pues éste tuvo lugar en fecha 5 de mayo de 2009 (documentos números 12 y 13 de la contestación). Si la Sentencia debe atenerse a la situación fáctica y jurídica existente al momento de presentación de la demanda (artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) , la concesión del registro posterior de la marca española DON SIMÓN FUNCIONA MAX no puede alterar el objeto de la litis.

En tercer lugar, en todo caso, el registro de la marca DON SIMÓN FUNCIONA MAX fue denegado al estimar el recurso de alzada mediante resolución de la OEPM de fecha 8 de octubre de 2009, por lo que queda privado de cualquier amparo registral el uso del signo denominativo DON SIMÓN FUNCIONA MAX.

En cuarto lugar , la concesión de los registros a GARCÍA CARRIÓN en fecha 24 de marzo de 2010 de las marcas nacionales números 2.896.950, mixtas , DON SIMÓN, FRUTAS, LECHE, FUNCIONA MAX, MULTIFRUTA; 2.896.951, mixta, DON SIMÓN, FRUTAS, LECHE , FUNCIONA MAX, MEDITERANEO; 2.896.954, mixta , DON SIMÓN, FRUTAS, LECHE FUNCIONA MAX TROPICAL y; 2,896.955, mixta, DON SIMÓN FRUTAS, LECHE FUNCIONA MAX CARIBE, las cuales incluyen el envase del producto , registros que han sido confirmados al desestimar la OEPM los respectivos recursos de alzada mediante sendas resoluciones de fecha 21 de julio de 2010, tampoco puede tener relevancia en el presente proceso por las mismas razones ya apuntadas anteriormente porque se trata de un hecho acaecido con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda , momento en el que debe fijarse la situación fáctica y jurídica objeto del litigio.

En conclusión, ningún obstáculo existe para el ejercicio de la acción de infracción marcaria en la demanda.

TERCERO.- La primera alegación del recurso denuncia la infracción del artículo 34.2.c LM y del artículo 9.1.c RMC .

Es cierto que la sentencia de instancia omite cualquier pronunciamiento sobre esta infracción del ius prohibendi cuya pretensión se contenía en la demanda, por lo que resulta evidente la existencia de incongruencia omisiva (artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) sin que quepa inferir una desestimación tácita de esa pretensión. La consecuencia procesal de esta omisión es la prevista en el artículo 465.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, entrar a resolver sobre la cuestión que fue objeto del proceso que fue preterida en la Sentencia recurrida.

El conflicto marcario se produce entre, de un lado, la marca PASCUAL FUNCIONA y , de otro lado, el signo denominativo DON SIMÓN FUNCIONA y DON SIMÓN FUNCIONA MAX, con identidad aplicativa pues ambos signos designan una bebida compuesta por leche y zumo de frutas.

Uno de los presupuestos para que concurra este subtipo de infracción marcaria exige la existencia de un vínculo entre los signos en liza en los términos señalados en la STJ de 27 de noviembre de 2008 (INTEL/CPM ): 30 Las infracciones a que se refiere el artículo 4 , apartado 4, letra a), de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir , establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las Sentencias antes citadas General Motors, apartado 23 ; Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 29 , así como adidas y adidas Benelux, apartado 41).

31 Si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca posterior no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni puede causar perjuicio a los mismos.

En nuestro caso, la ahora apelante reconoce en la página número 14 de su demanda que GARCÍA CARRIÓN, fabricante de los productos comercializados con la marca DON SIMÓN "es líder de ventas de zumos en nuestro país y una de las principales empresas fabricantes de vinos y zumos de España," lo que equivale a admitir que la marca DON SIMÓN es una marca notoria en nuestro país en el sector de los zumos de frutas. Si tenemos en cuenta que en los envases de la demandada el término DON SIMÓN ocupa una posición destacada, hemos de concluir que en la mente del público destinatario de los productos no se establece el vínculo aunque se añada el término FUNCIONA, coincidente parcialmente con el empleado también por la marca anterior de la actora. Es tal la fuerza distintiva que tiene la utilización de la marca DON SIMÓN que neutraliza la coincidencia parcial de la utilización del término FUNCIONA y evita el establecimiento del vínculo.

De otro lado, la misma parte demandada reconoce que la marca PASCUAL es una marca notoria en el sector de los productos lácteos pero no puede atribuirse automáticamente esa misma característica a la marca compuesta PASCUAL FUNCIONA pues ésta se destina a identificar a una gama concreta de sus productos: bebidas compuestas de leche y zumo de frutas.

La elevada inversión realizada por LECHE PASCUAL desde el año 2006 hasta el mes de agosto de 2008 por importe de 49.030.544.- ? destinada al producto PASCUAL FUNCIONA según el documento número 8 de la demanda no obedece solo a la promoción en sí de esa marca sino a la necesidad de que el público conociera que era la sucesora de la marca PASCUAL BIOFRUTAS que , por imperativo del Reglamento (CE) número 392/2004 del Consejo, de 24 de febrero de 2004, no podía seguir utilizándose y, a estos efectos, debe tenerse en cuenta el contenido del spot Ref. "A" de la página 19 del informe pericial elaborado por GESCOM y aportado como documento número 19 de la demanda.

No puede desconocerse que el término FUNCIONA es una denominación sugestiva porque evoca de forma indirecta determinadas características o cualidades del producto, por ejemplo , su eficacia o su pertenencia a la categoría de las llamadas bebidas funcionales (incorporan aditivos consistentes en vitaminas, antioxidantes o fibra que benefician al organismo sin llegar a tener eficacia terapéutica) como así se afirma expresamente en el artículo de "Alimarket Revista" aportado por la ahora apelante como documento número 6 de la demanda. Esa falta distintividad intrínseca del término FUNCIONA que acompaña a la marca notoria PASCUAL impide que a la marca compuesta invocada por la actora pueda atribuírsele en su conjunto el carácter de marca notoria.

Si una de las características que confiere el carácter notorio a una marca es la larga duración de su uso ( SSTJCE 14 de septiembre de 1999 General Motors Corp./Yplon, y 6 de octubre de 2009 Pago/Tirolmich), la marca PASCUAL FUNCIONA sólo se ha utilizado en un plazo (desde el año 2006) que no llega a los cinco años porque de los documentos números 22 a 26 de los aportados por la demandada en el acto del juicio se concluye que la actora ha dejado de utilizar la marca PASCUAL FUNCIONA para designar las bebidas compuestas de leche y zumo de frutas al haber sido sustituida por PASCUAL BIFRUTAS a partir del mes de marzo de 2010.

En conclusión, ha de rechazarse la acción de infracción marcaria fundada en los artículos 34.1.c LM y 9.1 .c RMC, con independencia de la estimación de la acción de competencia desleal fundada en el actual artículo 4.1 LCD que realiza la Sentencia de instancia pues ese ilícito concurrencial comprende unos presupuestos y responde a unos fines diferentes.

CUARTO.- La segunda alegación del recurso se dirige a impugnar el pronunciamiento desestimatorio de la pretensión de infracción marcaria por existir riesgo de confusión entre las marcas de la actora y los signos denominativos de la demandada, prevista en los artículos 34-2-b LM y 9-1 -b RMC.

La Sentencia de instancia rechaza esa pretensión porque al comparar los signos en liza, el carácter notorio, prestigio , reputación y enorme fuerza atractiva de la llamada marca "paraguas" PASCUAL vs DON SIMÓN que los encabeza impide cualquier riesgo de confusión sobre el respectivo origen empresarial de los productos que designan, incluido el riesgo de asociación.

Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o , en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y , en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto , se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien , el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas , sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y , en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y , por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca , o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Si aplicamos los criterios interpretativos anteriores debemos de concluir:

En primer lugar, los signos en liza son signos compuestos que deben apreciarse en su conjunto y aunque se aprecia la coincidencia parcial del término FUNCIONA , lo cierto es que el elemento predominante en ambos signos es PASCUAL / DON SIMÓN porque encabezan la parte denominativa de los dos signos confrontados, se destacan por su ubicación en la parte superior y por su realce tipográfico y , se admite por ambas partes que, individualmente considerados, son marcas notorias.

En segundo lugar, se rechaza que FUNCIONA sea el elemento predominante en las marcas en liza pues, como ya hemos dicho anteriormente, carece de distintividad intrínseca respecto de los productos que designa al tener un marcado carácter sugestivo por referirse indirectamente a que la bebida designada es eficaz y a su pertenencia a la categoría de bebidas funcionales, categoría que la propia apelante reconoce como existente en el mercado de productos alimenticios.

En tercer lugar, aunque estemos en presencia de las llamadas compras "por impulso" en atención a la naturaleza de producto de consumo masivo y de bajo coste en las que el consumidor no se detiene a examinar los detalles de los signos , ello no llega hasta el extremo de rebajar el nivel de atención habida cuenta de la percepción destacada de la llamada marca "paraguas" PASCUAL / DON SIMÓN que le permite distinguir con facilidad el origen empresarial de cada producto.

En cuarto lugar, no es aplicable al presente caso la interpretación contenida en la STJCE de 6 de octubre de 2005 (THOMSON LIFE) invocada por apelante: Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que puede existir un riesgo de confusión para el público , en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada , dotada de un carácter distintivo normal, y esta última , aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma. En nuestro caso , el signo controvertido no está formado por la yuxtaposición de la marca del tercero, DON SIMÓN, y la marca prioritaria , PASCUAL FUNCIONA sino únicamente por una parte de esta última, FUNCIONA.

En conclusión, a pesar de la identidad aplicativa, la real disparidad de los signos controvertidos y la aplicación del principio de interdependencia de los elementos objeto de comparación, nos llevan a confirmar la desestimación de la acción de infracción marcaria fundada en el riesgo de confusión porque el consumidor destinatario de este tipo de productos puede identificar el origen empresarial de cada uno de ellos sin temor a equivocarse, alcanzando la desestimación a las pretensiones declarativas y de condena anudadas a aquella acción.

En definitiva, se desestima el recurso de apelación deducido por las demandantes.

QUINTO.- Recurso de apelación deducido por la demandada , GARCÍA CARRIÓN.

La primera alegación del recurso tiene por objeto combatir la aplicación indebida del actual artículo 4.1 LCD que contiene la cláusula general que reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

Antes de entrar a examinar los concretos motivos que sustentan la primera alegación del recurso hemos de destacar las siguientes circunstancias:

1.-) en el hecho octavo de la demanda se especifica que el acto de competencia desleal imputado a GARCÍA CARRIÓN consiste en que la forma externa del conjunto del envase utilizado por la demandada imita el envase de LECHE PASCUAL lo que constituye un acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo realizado por aquélla al aprovecharse del éxito alcanzado por ese producto, por lo que opta por imitar su apariencia con el fin de atraer para sí parte de la clientela de LECHE PASCUAL. Esa imitación de la presentación externa del conjunto del envase se ilustra con fotografías comparativas del conjunto del envase y de las distintas partes que lo componen e, incluso, tras remitirse al informe pericial acompañado como documento número 19 de la demanda, compara el actual envase de la demandada con el que ella misma utilizaba con anterioridad con la denominación DON SIMÓN ACTIVO.

2.-) en el fundamento jurídico-sustantivo segundo de la demanda se tipifica la conducta desleal, de manera indistinta, de un lado, bajo el ilícito concurrencial previsto en el anterior artículo 5 LCD, cuyo contenido es plenamente coincidente con el tenor del actual artículo 4.1.I LCD y; de otro lado , en el ilícito previsto en el artículo 11 LCD relativo a los actos de imitación. Hemos de destacar que cuando se refiere al anterior artículo 5 LCD no subsume una conducta distinta a la de la imitación del envase o presentación externa de los productos, simplemente, se limita a calificar esa conducta como contraria a la buena fe.

3.-) en la Sentencia recurrida se desestima la acción de competencia desleal fundada en el artículo 11 LCD al considerar que no estamos en presencia de un acto de imitación de las prestaciones o servicios sino de los envoltorios o signos distintivos de los referidos productos. Este pronunciamiento desestimatorio no ha sido impugnado por LECHE PASCUAL, única parte a la que le causa un gravamen , por lo que ya ha devenido firme.

4.-) la Sentencia de instancia, amparándose en el principio iura novit curia, estimó la acción de competencia desleal fundada en el actual artículo 4.1.I LCD al considerar que GARCÍA CARRIÓN se aprovechó del esfuerzo o de las inversiones ajenas porque pasó a designar un producto compuesto de leche y zumo de frutas con la denominación FUNCIONA que LECHE PASCUAL ya venía utilizando con anterioridad para designar ese mismo tipo de producto ostentando la posición de liderazgo en el mercado en esa gama de productos tras una importante y continuada campaña de publicidad de manera que GARCÍA CARRIÓN se aprovechó de la calidad y prestigio asociado a la utilización del término FUNCIONA lo que le valió para aumentar de manera sensible su cuota de mercado.

5.-) la Sentencia de instancia, al estimar la acción de competencia desleal , condenó a la demandada a indemnizar a las actoras en la suma de 494.354,73.- ?.

SEXTO.- Partiendo de las premisas anteriores pasamos ya a analizar los concretos motivos de la primera alegación.

En primer lugar , denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial que impide acudir a la cláusula prohibitiva general (actual artículo 4.1.I LCD) si el acto reprochado está tipificado en los artículos 6 a 17 LCD .

La Sentencia de instancia, como ya hemos dicho, después de rechazar la comisión del ilícito concurrencial previsto en el artículo 11 LCD, incardina la conducta desleal en el artículo 4.1.I LCD .

La doctrina sobre la relación del anterior artículo 5 LCD respecto de los tipos descritos en los artículos siguientes se extracta en la ST.S. de 1 de junio de 2010 en los siguientes términos: La doctrina jurisprudencial relativa al art. 5º LCD ha venido reiterando que no se trata de una norma integrativa o complementaria de los tipos de ilícitos descritos en los artículos siguientes ( SS., entre otras muchas, 20 de febrero de 2.006 ; 23 de noviembre de 2.007 ; 19 de mayo de 2.008 ; y 30 de junio de 2.009 ). Por ello, no tiene como función completar los ilícitos previstos en los artículos 6º a 17 cuando falten algunos de los requisitos exigidos en éstos ( SS. 20 de febrero y 24 de noviembre de 2.006 ; 14 de marzo, 30 de mayo y 10 de octubre de 2.007 ; 19 y 28 de mayo de 2.008 y 30 de junio de 2.009 ; entre otras).

En virtud de dicha doctrina, que reserva la aplicabilidad de la norma del art. 5º a comportamientos en el mercado no contemplados en los artículos que le siguen , no cabe valerse de dicha norma, ni en invocación conjunta, ni sustitutiva , para obtener la sanción de una conducta cuya incardinación en un determinado supuesto típico no resulta posible, bien por la restricción legal de éste, o bien porque en el supuesto fáctico histórico falta alguno de los elementos exigidos por el tipo. Se trata de evitar, como dice la S. de 19 de mayo de 2.009, que "tipos intencionadamente restrictivos -según el preámbulo de la Ley- se apliquen, con una amplitud Superior a aquella con la que fueron formulados, a actos que se hubieran incluido en el específico modelo de referencia de haber reunido todos los elementos que el respectivo precepto tipificador señala como necesarios para su aplicación". La observancia práctica de la doctrina exige tener en cuenta la "ratio" de la norma que configura el respectivo ilícito y la naturaleza y caracteres del acto, a fin de determinar si debe ser enjuiciado a la luz de alguno de los preceptos que configuran supuestos típicos ( SS. 19 de mayo de 2.008 y 30 de junio de 2.009 ).

La aplicación de la doctrina jurisprudencial anterior a nuestro caso conduce a la estimación de este primer motivo al aplicar indebidamente el artículo 4.1.I LCD porque tipificando la demanda indistintamente los actos imitativos de la forma de presentación de los envases tanto en el anterior artículo 5 LCD como en el artículo 11 LCD , el rechazo de la subsunción de la conducta de la demandada en este último precepto por no estar previsto en su supuesto de hecho (imitación de prestaciones) impide acudir a tipificar la conducta en la cláusula general.

En el segundo motivo de la primera alegación del recurso se denuncia la indebida aplicación del principio iura novit curia al alterar unilateralmente el relato fáctico de la demanda y la causa petendi lo que ha provocado una situación de incongruencia extra petita generadora de indefensión.

Es cierto que la Sentencia de instancia, como ya hemos dicho , recurrió indebidamente al actual artículo 4.1.I LCD pero podría salvarse esta infracción en el caso de que en el relato fáctico de la demanda se hubiera descrito otra conducta distinta que tuviera cobertura en aquel precepto pues la jurisprudencia señala que el anterior artículo 5 LCD encierra una norma en sentido técnico, es decir completa, ( S.T.S. 23 de marzo de 2.007 ), con autonomía o sustantividad propia ( S.S.T.S. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 ), que si bien no complementa el tipo de otros ilícitos, sí sirve para completar el sistema de ordenación y control de las conductas en el mercado, del que es un instrumento la LCD 3/1991.

Sin embargo , en el relato fáctico de la demanda sólo se hacía referencia a una sólo conducta de imitación de la forma externa de presentación del conjunto del envase del producto y esa única conducta la tipificaba indistintamente en los artículos 5 y 11 LCD .

Si ello es así, debe acogerse también este segundo motivo del recurso porque la Sentencia de instancia se apartó unilateralmente del relato fáctico de la demanda y de la fundamentación jurídica alegada (actos de imitación) para pasar a describir una conducta desleal sustancialmente distinta como es la utilización por la demandada del término FUNCIONA para identificar el producto consistente en una bebida compuesta por leche y zumo de frutas que era la misma denominación ya utilizada por LECHE PASCUAL durante varios años, líder del mercado en esa gama de productos , aprovechándose indebidamente de la importante inversión publicitaria realizada respecto de FUNCIONA y de la calidad y reputación del producto así identificado lo que permitió a GARCÍA CARRIÓN aumentar de forma importante su cuota de mercado.

Al alterar la Sentencia recurrida de modo sustancial la causa de pedir infringió lo establecido en el artículo 218.1.II de la Ley de Enjuiciamiento Civil sin que pueda ampararse para ello en el principio iura novit curia, incurriendo en incongruencia extra petita que produce indefensión a la demandada, a la que no se le ha permitido oponerse a esa unilateral y sustancial modificación de la causa de pedir.

Con la estimación de estos primeros dos motivos resulta innecesario examinar los motivos tercero y cuarto de la primera alegación del recurso así como también resulta inútil analizar la segunda alegación en la que se impugnaba la condena a la indemnización de daños y perjuicios pues resulta evidente que la consecuencia final de la estimación de los dos primeros motivos de la primera alegación del recurso es la desestimación íntegra de la demanda, pronunciamiento interesado por la apelante en el suplico del recurso.

SÉPTIMO.- Las costas causadas en la instancia y en esta alzada.

La consecuencia de los pronunciamientos de la presente Sentencia es la desestimación íntegra de la demanda por lo que deberán imponerse a las demandantes las costas causadas en la instancia en virtud del principio del vencimiento objetivo reconocido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La desestimación del recurso de apelación deducido por las demandantes lleva consigo que se impongan a ellas las costas causadas en esta alzada originadas por su recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 394.1, al que se remite el artículo 398.1, ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La estimación del recurso de apelación deducido por la demandada lleva consigo que no se impongan a ninguna de las partes las costas causadas en esta alzada originadas por su recurso , según establece el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

OCTAVO.- Destino de los depósitos constituidos para la preparación de los respectivos recursos de apelación.

De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acuerda, de un lado, la devolución a GARCÍA CARRION del depósito constituido para la preparación del recurso de apelación al haberse estimado y, de otro lado, la pérdida del depósito constituido por las demandantes para la preparación del recurso al no haberse acogido.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido por GRUPO LECHE PASCUAL, S.A y GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L. y con estimación del recurso de apelación deducido por J. GARCÍA CARRIÓN , S.A., contra la Sentencia dictada por el juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2 , de fecha ocho de junio de dos mil diez , rectificada mediante Auto de fecha nueve de junio de dos mil diez, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo , debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada Resolución y , en su lugar, que desestimando la demanda promovida por el procurador Don Daniel Janusz Dabrowski Pernas, en nombre y representación de GRUPO LECHE PASCUAL, S.A y GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L., contra J. GARCÍA CARRIÓN, S.A., debemos absolver y absolvemos a ésta de todos los pedimentos deducidos en su contra y, debemos condenar y condenamos a las demandantes al pago de las costas causadas en la instancia , imponiendo a GRUPO LECHE PASCUAL, S.A y a GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L las costas causadas en esta alzada originadas por su recurso con pérdida del depósito constituido para la preparación del mismo y, sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada originadas por el recurso de J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. acordando la devolución a ésta del depósito constituido para su preparación.

Notifíquese esta sentencia en forma legal y , en su momento, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales compuestos de dos tomos y de dos carpetas-archivadoras que contienen los documentos aportados con la demanda, el documento número 9 de la contestación y los documentos aportados por ambas partes en el acto del juicio, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente Resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado , uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá prepararse el recurso de casación, en los términos establecidos en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el recurso extraordinario por infracción procesal, respecto de aquellas resoluciones que sean susceptibles de casación.

Sólo podrá prepararse el segundo recurso, sin formular el de casación, en los supuestos en que este último sería admisible, en los casos previstos en los números 1º y 2º del apartado segundo del artículo 477 mencionado.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y deberán prepararse ante esta sección en el término de cinco días siguientes a la notificación, constituyéndose previamente a la preparación del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 ? por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banesto, sin cuya acreditación no será admitido.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que , fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior Resolución por el Ilmo. Sr. ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando audiencia Pública. Doy fe.-